Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 21.06.2023 – 29 W (pat) 60/20
29. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:210623B29Wpat60.20.0
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BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 60/20 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2023:210623B29Wpat60.20.0
betreffend die Marke 30 2015 035 639
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. Juni 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin
Seyfarth und den Richter Posselt
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der
Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
5. November 2019 und vom 22. Juli 2020 aufgehoben.
2. Die Eintragung der Marke 30 2015 035 639 ist auf den Widerspruch aus der
international registrierten Marke 1 201 001 zu löschen.
G r ü n d e
I.
Die am 16. April 2015 angemeldete Wortmarke
INVICTUS
ist am 6. November 2015 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen
12, 25 und 35 unter der Nummer 30 2015 035 639 in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Nach einer
Teillöschung auf Antrag des Markeninhabers ist die Marke noch für
Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit
Fahrrädern; Laufrädern, Rahmen für Fahrräder, Felgen für Laufräder.
eingetragen.
Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 11. Dezember 2015.
Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus dem EU-
Schutzrechtsanteil
ihrer am 13. Dezember 2013
international registrierten
Wortmarke IR 1 201 001
INVICTA
Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für Waren der
Klassen 9 und 16 sowie
für die nachfolgend genannten Waren und
Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt:
Klasse 25: Articles of clothing, footwear, headgear; active wear, sportswear,
namely trousers, sport suits, shorts; swimwear, bathing suits, bikinis,
slips, swimsuit shorts, swimming caps; pareos, bras, ponchos;
underwear, namely bodies, boxers, Tshirts, tank tops, bras, culottes,
leotards, shorts, slips, thongs; leather wear and lounge bathrobes,
nightdresses, pajamas; apparel of any design and nature made from
fabrics of any nature, namely, pants, trousers, work clothing and work
overalls, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, overcoats, raincoats,
hosiery, knitwear, sweaters, cardigans, fleece tops and bottoms,
jumpers, twin sets, woven shirts; dresses, training and track suits,
bodies, shirts, plush shirts, polo shirts, nightshirts for men, T-shirts,
undershirts, cut and sew tops, dresses, skirts, trousers-skirts, gowns;
socks; dressing gowns; bands; balaclavas, scarves, silk scarves, neck
and face masks (bands); gloves and mittens, ski gloves; headwear,
namely hats, caps, bandanas, basques, visors, wrist bands; belts and
ties; footwear, shoes, dress shoes, sneakers, boots, chaps, sandals,
slippers, sport and athletic shoes, studded shoes, mountaineering
shoes; ski boots and trekking boots, gaiters, heeled shoes, bands for
protecting face and ear from cold.
Klasse 35: Retailing, wholesaling and online sales relating to optical apparatus and
instruments, eyeglasses, sunglasses, spectacles, spectacles frames,
goggles for sports, protection devices for personal use against
accidents,
irradiation and
fire, cases
for electronic diaries,
for
photographic apparatus, for glasses, for compact discs, DVD and video
cassettes, for laptops, for telephones and mobile telephones, for
smartphones, covers for mobile telephones, for smartphones, for tablet
computers and for electronic and/or computer products, calculating
machines, pocket calculators, cases for calculators, USB flash drivers,
printed matter, including stationery articles, decalcomanias (transfers),
bookmarkers, tickets, tag labels, cards, business cards, greetings cards,
invitations, stickers, gift voucher, writing or drawing books, diaries, block
note pads, posters, calendars, photographs, printed publications,
books, periodicals, manuals and handbooks, magazines, newspapers,
newsletters, catalogues, brochures and pamphlets, articles for the
correspondence, including writing papers and envelopes, sets of
stationery material, articles and instruments for writing and drawing,
namely pens, ballpoint pens, fountain pens, felt-tip markers, permanent
markers, highlighters, markers for underlining, rollerball pens, fine tip
pens, pencils, chalk, crayons cases for pens and for drawing, daily and
weekly planners, ring covers, folders for drawing, loose-leaf binders, gift
wrapping paper, shopping bags of paper, plastic materials for
packaging, rucksacks, backpacks, school bags, shoulder bags for
carrying infants, bags, shopping bags, travelling bags and duffel bags
for travel, bags and holdalls for sports, handbags, bags for campers,
beach bags, backpacks for hiking and climbing, satchels, briefcases,
pocket wallets, purses, key cases, hip bags, suitcases, umbrellas,
trunks, walking sticks, overnight suitcases, vanity cases, sample bags,
garment bags for clothing, wheeled bags, wheeled backpacks and
wheeled suitcases, articles of clothing, footwear, headgear, active wear,
sportswear, namely trousers, sport suits, shorts, swimwear, bathing
suits, bikinis, slips, swimsuit shorts, swimming caps, pareos, bras,
ponchos, underwear, namely bodies, boxers, T-shirts, tank tops, bras,
culottes, leotards, shorts, slips, thongs, leather wear and lounge wear,
bathrobes, nightdresses, pajamas, apparel of any design and nature
made from fabrics of any nature, namely, pants, trousers, work clothing
and work overalls, jeans, shorts, jackets, coats, waist coats, overcoats,
raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, cardigans, fleece tops and
bottoms jumpers, twin sets, woven shirts, dresses, training and track
suits, bodies, shirts, plush shirts, polo shirts, nightshirts for men, Tshirts, undershirts, cut and sew tops, dresses, skirts, trousers-skirts,
gowns, socks, dressing gowns, bands, balaclavas, scarves, silk
scarves, neck and face masks (bands), gloves and mittens, ski gloves,
headwear, namely hats, caps, bandanas, basques, visors, wrist bands,
belts and ties, footwear, shoes, dress shoes, sneakers, boots, chaps,
sandals, slippers, sport and athletic shoes, studded shoes,
mountaineering shoes, ski boots and trekking boots, gaiters, heeled
shoes, bands for protecting face and ear from cold, skis, protective
padding for the practice of sports, namely shin guards, knee pads, elbow
pads, gloves for sports, namely for football, soccer, hockey, rugby, golf,
bicycle and motorcycle, bob-sleighs, sleighs (sports articles), roller
skates, games, toys, skateboards (recreational equipment), ski and surf
boards, parachutes for paragliding, paragliders, hang gliders.
Mit Beschlüssen vom 5. November 2019 und vom 22. Juli 2020, letzterer ergangen
im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den
Widerspruch zurückgewiesen.
Es fehle an einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Zwischen den nach
einer Teillöschung von der jüngeren Marke noch beanspruchten „Groß- und
Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit Fahrrädern, Laufrädern,
Rahmen
für
Fahrräder,
Felgen
für
Laufräder“
und
den
Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke bezüglich Fahrräder und
der dazugehörigen Bekleidung bestehe Identität bzw. enge Ähnlichkeit, da
Fahrräder und die passende Bekleidung in den gleichen Vertriebsstätten angeboten
und verkauft sowie von den gleichen Verkehrskreisen erworben und zusammen
verwendet würden. Die angesprochenen breiten Verkehrskreise würden bei diesen
speziellen Dienstleistungen eine gewisse Sorgfalt anwenden und sie gezielt oder
nach einer Beratung in Anspruch nehmen. Es sei von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Der der lateinischen
Sprache zuzuordnende Begriff „INVICTA“ sei weiten Teilen der nationalen
Verkehrskreise nicht bekannt, zumindest sähen sie darin keinen sachlichen Bezug
zu den erfassten Waren und Dienstleistungen. Auch fehle es an Belegen für eine
deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die danach an den Zeichenabstand zu
stellenden Anforderungen würden eingehalten. Klanglich könnten die Zeichen
selbst bei undeutlicher mündlicher Wiedergabe in der Regel klar unterschieden
werden. Die ersten beiden von jeweils drei Silben seien identisch. Da beide Wörter
nicht sehr
lang seien, werde die
letzte Silbe bei der Aussprache nicht
vernachlässigt. Das Klangbild unterscheide sich durch die jeweiligen Vokale der
letzten Silbe deutlich, was durch deren unterschiedlich lange Aussprache verstärkt
werde. So bleibe das „a“ am Ende des Widerspruchszeichens prägnant erhalten,
während das „u“ durchaus mit anderen Vokalen verwechselt werden könne. Auch
schriftbildlich seien die Unterschiede in den Endungen ausreichend, da die jeweils
typische Umrisscharakteristik aufgrund der Kürze der Zeichen gut erkennbar sei.
Schließlich sei eine begriffliche Verwechslungsgefahr unwahrscheinlich. Diejenigen
Verkehrskreise, die die Bedeutung der lateinischen Wörter kennen würden, würden
auch die Endung beachten und als begrifflichen Unterschied auffassen. Soweit Teile
des Publikums nur über geringe Kenntnisse des Lateins verfügten, würden sie
„INVICTA“
eher
für
ein Fantasiewort
halten. Weitere Arten
der
Verwechslungsgefahr, wie z. B ein gedankliches Inverbindungbringen, seien
ebenfalls ausgeschlossen. Der Verkehr habe keine Veranlassung den Wortteil
„INVICT“ abzutrennen und als verwechslungsbegründend anzusehen.
Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.
Es sei von einer engen Dienstleistungsähnlichkeit sowie von einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Zudem liege sowohl eine
klangliche und schriftbildliche als auch eine begriffliche Ähnlichkeit vor. Da der
Verkehr seine Auffassung aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes gewinne,
würden übereinstimmende Merkmale der Marken stärker ins Gewicht fallen als
deren Unterschiede. Entsprechend dem Grundsatz, dass Wortanfänge stärker
beachtet würden, blieben Unterschiede in den Endungen meist weniger in
Erinnerung. Zudem seien die ersten beiden Silben „IN“ und „VIC“ besonders
prägnant und betont. Dagegen erschienen die Endungen unauffällig, auch das
stimmhafte „s“ falle kaum in Beachtung und werde oft verschluckt. Es bestehe auch
eine schriftbildliche Ähnlichkeit, da sich der dominante Bestandteil „INVIC“ schnell
einpräge. Schließlich seien die Zeichen begrifflich identisch. Beide Wörter ließen
sich auf das lateinische Adjektiv „invictus, -a, -um“ zurückführen und hätten dieselbe
Bedeutung, nämlich „unbesiegbar“, was auch Personen ohne Lateinkenntnisse
verstehen würden. Jedenfalls erkenne der Verkehr unabhängig vom
Bedeutungsgehalt, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen demselben
Wortstamm entlehnt seien und es sich bei der unterschiedlichen Endung – sofern
sie überhaupt erkannt werde – lediglich um einen grammatikalischen Unterschied
handele, wie ihn der Verkehr bereits aus verschiedenen Fremdwörtern kenne. Auch
im Hinblick auf die vom EUIPO festgestellte hohe phonetische und schriftbildliche
Ähnlichkeit zwischen „SPEC-TRA und „SPEC-TRUS“ sowie „AR-GEN-TA“ und „AR-
GEN-TUM“ seien die sich vorliegend gegenüberstehenden Zeichen als phonetisch
und schriftbildlich hochgradig ähnlich anzusehen. Zu diesem Ergebnis sei auch das
DPMA in der Widerspruchssache „INVICTA/INVICTUS TAILORING“ gelangt.
Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamt vom 5. November 2019 und vom 22. Juli 2020 aufzuheben und
die Eintragung der Marke 30 2015 035 639 auf den Widerspruch aus der
Marke IR 1 201 001 zu löschen.
Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner hat sich weder im
Beschwerdeverfahren noch im Verfahren vor dem DPMA zur Sache geäußert und
keinen Antrag gestellt.
Mit Schreiben vom 15. Mai 2023 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung
dargelegt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
1. Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. §
66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat auch in der Sache
Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr
2. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des
Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Da die Anmeldung
der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar
2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen
Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019
geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der
bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F., im Folgenden nur
MarkenG) anzuwenden.
Mit Wirkung zum 1. Mai 2022 ist ferner u. a. das Markengesetz (§§ 107 ff.
MarkenG) an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden.
Seit dem 31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider
Markenabkommens (MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen (PMMA). Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem
MMA richtet sich die internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem
PMMA. Mit den Änderungen wurde dem Rechnung getragen.
3. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin
Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR
2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 –
Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure). Von maßgeblicher
Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen, die
Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die
Kennzeichnungskraft
und
der
daraus
folgende Schutzumfang
der
Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen
voneinander unabhängig, bestimmen aber
in
ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il
Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO;
GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP;
GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo
Apotheke;
GRUR
2016,
Rn.
7,
BSA/DSA
DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).
Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr gemäß
a) Die hier relevanten Vergleichswaren und -dienstleistungen richten sich sowohl
an den Handel als auch an den durchschnittlich informierten, angemessen
aufmerksamen
und
verständigen
Durchschnittsverbraucher,
dessen
Aufmerksamkeit beim Erwerb der relevanten Waren bzw. bei der Inanspruchnahme
der Dienstleistungen durchschnittlich bzw. bei höherwertigen und teureren
Produkten etwas erhöht ist.
b) Die Widerspruchsmarke verfügt über eine originär durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die
Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als
Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens
bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und
Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik];
BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET / ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 –
pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder
geringe
Kennzeichnungskraft
sprechen,
ist
von
durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 –
Maalox/Melox-GRY). Dies ist vorliegend der Fall.
„INVICTA“ ist die lateinische weibliche Form des Adjektivs „invictus“ und bedeutet
„unbesiegt, unbesiegbar, unüberwindlich“ (vgl. https://de.langenscheidt.com/lateindeutsch/invictus; https://www.latein.me/latein/invicta). Dies führt jedoch nicht zu
einer Schwächung der Kennzeichnungskraft. Die angesprochenen Verkehrskreise
werden, sofern sie überhaupt über Kenntnisse der lateinischen Sprache verfügen,
bei den
in Rede stehenden Erzeugnissen
jedenfalls keine Überlegungen
linguistischer Art anstellen (vgl. BPatG, Beschluss vom 21.01.2005, 32 W (pat)
351/03 – HERBA D’OR/Herba) und daher dem Wort keine Bedeutung in Bezug auf
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beimessen. Selbst wenn sie die
Bedeutung von „invictus“ bzw. „invicta“ erkennen und ihr die Aussage „unbesiegt“
entnehmen sollten, so ist dieser Bedeutungsgehalt für die hier relevanten Waren
und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend. Ein möglicher beschreibender
Anklang, dass man mit Hilfe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
unbesiegbar werde,
ist nicht offensichtlich, sondern erforderte mehrere
Gedankengänge, so dass er nicht zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft
führt.
c) Für den Vergleich der Waren und Dienstleistungen ist, da die Einrede der
Nichtbenutzung nicht erhoben wurde, auf die Registerlage abzustellen Die
Vergleichszeichen können sich im Zusammenhang mit durchschnittlich ähnlichen
Dienstleistungen begegnen.
Eine Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese
bei Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander
kennzeichnen – insbesondere
ihrer Beschaffenheit,
ihrer
regelmäßigen
betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem
Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer
Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder
anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge
Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung
sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen
Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 85 – The Sunrider
Corp./HABM [VITAFRUIT]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club;
GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw
Informationsdienst Wissenschaft). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter)
Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des
Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist
(vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2014, 378
Rn. 38 – OTTO CAP; GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst
Wissenschaft).
Demnach besteht zwischen den vom
Inhaber der angegriffenen Marke
beanspruchten
Dienstleistungen
der
Klasse
„Groß
-und
Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit Fahrrädern; Laufrädern,
Rahmen für Fahrräder, Felgen für Laufräder“ und den Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke „Retailing, wholesaling and online sales relating to (…)
sportsware, (…) gloves for sports, namely for (…) bicycle“ der Klasse 35
durchschnittliche Ähnlichkeit, da in den entsprechenden Fachgeschäften üblicher
Weise auch Fahrradbekleidung, Fahrradhandschuhe sowie zum Fahrrad passende
Accessoires angeboten werden, und es den Marktgewohnheiten entspricht, dass
diese Waren gemeinsam vertrieben, beworben und präsentiert werden (vgl. BPatG,
Beschluss vom 30.09.1998, 28 W (pat) 242/97 VITALO/Vitallo; Beschluss vom
20.10.2004, 28 W (pat) 315/03 - Alpina / ALPINA), so dass die Dienstleistungen
demselben Unternehmen zugeordnet werden.
Inwiefern auch zu den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klasse
25 Ähnlichkeit besteht, bedarf keiner abschließenden Entscheidung, da bereits die
oben festgestellte Dienstleistungsähnlichkeit zu einer Verwechslungsgefahr führt.
d) Die Vergleichsmarken weisen eine überdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit
auf.
Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit
kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es
für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann, wenn zwischen
den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende
Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 27 – Medicon-
Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel;
GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips;
Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 268 f. m. w. N.). Dabei sind
grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem
Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so
aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und
zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn.
34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in:
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 248 m. w. N.). Das schließt nicht aus,
dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen
Kennzeichens
für den Gesamteindruck prägend sein können, den das
Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl.
EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO];
GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2014, 382 Rn. 14 –
REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY).
Hiernach
besteht
eine
unmittelbare
klangliche
und
schriftbildliche
Verwechslungsgefahr.
Es stehen sich die Zeichen
INVICTUS
und
INVICTA
gegenüber.
aa) Bei der klanglichen Verwechslungsgefahr kommt es vor allem auf die
Silbengliederung und die Vokalfolge an (vgl. BPatG, Beschluss vom 06.03.2012,
24 W (pat) 104/10 – ATOS/Artus). Die Unterschiede in den Endungen – „US“ bzw.
„A“ genügen nicht, um eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. In
Silbenzahl und Betonung sind die Zeichen identisch. Das angegriffene Zeichen
„INVICTUS“ unterscheidet sich nur durch die letzten beiden Buchstaben „US“ vom
Endbuchstaben „A“ der Widerspruchsmarke. Mit Ausnahme dieser Abweichung
weisen die Zeichen dieselbe Vokalfolge („i-i“) und den gleichen Sprechrhythmus
auf. Angesichts dieser Übereinstimmungen und der Tatsache, dass es sich bei
den jeweils dreisilbrigen Wörtern nicht um Kurzzeichen handelt, fällt die
Abweichung am Wortende, insbesondere unter der Berücksichtigung des
Erfahrungssatzes, dass der Verkehr Wortanfänge in der Regel stärker beachtet
als nachfolgende Markenteile und ihnen daher besondere Aufmerksamkeit
schenkt (BGH GRUR 2015, 1004 Rn. 36 – IPS/ISP; GRUR 1993, 972, 975 –
Sana/Schosana) phonetisch nicht entscheidend ins Gewicht (vgl. BPatG,
Beschluss vom 18.09.1994, 28 W (pat) 186/94 – RUSTICUS/RUSTIKA;
Beschluss vom 09.12.2010, 30 W (pat) 102/09 – MEDECUM/Medeco). Zu
berücksichtigen ist dabei auch der Erfahrungssatz, dass der Verkehr die beiden
Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt, sondern seine
Auffassung aufgrund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der
verschiedenen Marken gewinnt (BGH GRUR 2016, 197 Rn. 37 – Bounty; GRUR
2015, 1114 Rn. 20 – Springender Pudel; GRUR 1990, 450 Rn. 53 – St.
Petersquelle). Der angesprochene Verbraucher/Erwerber, der eine Marke nur
ungenau in Erinnerung hat, kann glauben, sie in einer anderen ähnlichen Marke
wiederzuerkennen, und insoweit Verwechslungen unterliegen. Daher fallen
übereinstimmende Merkmale der Marken stärker ins Gewicht als die Unterschiede
(vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 263).
bb) Auch schriftbildlich treten die Abweichungen hinter die Übereinstimmungen
zurück. Damit ist selbst bei günstigen Übermittlungsbedingungen für die
beteiligten Verkehrskreise keine hinreichend sichere Abgrenzbarkeit der beiden
Marken gewährleistet. Auch für den schriftbildlichen Vergleich gilt, dass die
Verbraucher nur selten die Möglichkeit haben werden, die Marken unmittelbar
miteinander vergleichen zu können, sondern sie vielmehr im Regelfall aus der
erfahrungsgemäß eher unsicheren Erinnerungen heraus voneinander abgrenzen
müssen (vgl. BGH GRUR 2016, 197 Rn. 37 – Bounty; BPatG, Beschluss vom
13.01.2010, 29 W (pat) 8/09 – Monrose/melrose/melrose).
e) Vor diesem Hintergrund
ist
im Rahmen der Gesamtabwägung aller
maßgeblichen
Faktoren
bei
überdurchschnittlicher
Ähnlichkeit
der
Vergleichszeichen,
unter
Berücksichtigung
durchschnittlich
ähnlicher
Dienstleistungen
und
durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft
der
Widerspruchsmarke sowie normaler bis erhöhter Aufmerksamkeit der
angesprochenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr unter klanglichen
und schriftbildlichen Gesichtspunkten zu bejahen.
4. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst
ersichtlich sind.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde
ist
innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.
Mittenberger-Huber
Seyfarth
Posselt