BPatG Beschluss vom 29.08.2023 – 1 W (pat) 38/22

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 38/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 081 091.9

(hier: Teilungserklärung)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

29. August 2023 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Schell und die

Richterin Lachenmayr-Nikolaou beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2023:290823B1Wpat38.22.0

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin hat am 17. August 2011 beim Deutschen Patent- und

Markenamt (DPMA) eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und

System für die Regelung des Betriebs einer elektrischen Ölpumpe in einem

Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV)" eingereicht und Prüfungsantrag gestellt. Mit

Beschluss vom 21. November 2019 hat die Prüfungsstelle für Klasse B60W des

DPMA die Anmeldung 10 2011 081 091.9 aus den Gründen des Prüfbescheids

vom 18. Februar 2019 unter Hinweis auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung

nach § 123 a PatG zurückgewiesen. Den Antrag der Anmelderin auf

Weiterbehandlung vom 20. Dezember 2019 hat die Prüfungsstelle für Klasse

B60W mit weiterem Beschluss vom 15. Januar 2020 ebenfalls zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin blieb erfolglos und wurde

mit Beschluss des 7. Senats des Bundespatentgerichts vom 4. Juni 2020 (Az. 7 W

(pat) 3/20) mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Anmelderin die

versäumte Handlung nicht innerhalb der einmonatigen Antragsfrist nachgeholt

habe. Voraussetzung für die Zulässigkeit des Antrags auf Weiterbehandlung sei

gem. § 123 a Abs. 2 Satz 2 PatG u. a. die Nachholung der versäumten Handlung

innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung über die

Zurückweisung der Patentanmeldung. Unter nachzuholender Handlung im Sinne

dieser Vorschrift sei jede Handlung zu verstehen, die sich als sachliche

Stellungnahme zu den

im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid

enthaltenen formellen oder inhaltlichen Beanstandungen darstelle. Der von der

Anmelderin eingereichte bloße Fristverlängerungsantrag vom 20. Dezember 2019

stelle daher nicht die nachzuholende Handlung i. S. v. § 123 a Abs. 2 S. 2 PatG

dar. Eine sachliche Stellungnahme sei erst nach Fristablauf vorgelegt worden.

Am 17. Juli 2020 hat die Anmelderin die Teilung erklärt und hierzu eine

Beschreibung,

eine

Erfinderbenennung,

eine

Zusammenfassung,

Patentansprüche und Zeichnungen eingereicht. Mit Zwischenbescheid vom

13. August 2020 hat das DPMA – Prüfungsstelle für Klasse B60W – die

Anmelderin darauf hingewiesen, dass die Teilungserklärung wegen fehlender

Anhängigkeit der Patentanmeldung unwirksam sei. Auf Antrag der Anmelderin

wurde am 25. November 2021 eine Anhörung vor der Prüfungsstelle durchgeführt,

bei der neben der Frage der Anhängigkeit der Patentanmeldung auch auf den

fehlenden Gebühreneingang zur Teilungserklärung hingewiesen wurde.

Die Prüfungsstelle für Klasse B60W des DPMA hat die Teilungserklärung vom

17. Juli 2020 mit Beschluss vom 31. März 2022 zurückgewiesen. Zur Begründung

führt die Prüfungsstelle aus, dass die Voraussetzung des Vorliegens einer

anhängigen Stammanmeldung nicht erfüllt sei. Vielmehr sei die Teilung zu einem

Zeitpunkt erklärt worden, zu dem die Anmeldung bereits erledigt gewesen sei, da

nur ein rechtswirksamer Weiterbehandlungsantrag den Zurückweisungsbeschluss

gem. § 123 a Abs. 1 PatG wirkungslos mache, so dass das Anmeldeverfahren in

der Lage vor dem Erlass des Zurückweisungsbeschlusses fortgesetzt werden

könne. Die Voraussetzungen für einen rechtswirksamen Weiterbehandlungsantrag

hätten jedoch nicht vorgelegen. Damit sei die Teilungserklärung unwirksam.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat sich im Beschwerdeverfahren

nicht geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie in einer Stellungnahme vom

18. September 2020 die Ansicht vertreten, dass die Anmeldung im Zeitpunkt der

Teilungserklärung noch anhängig gewesen sei und daher eine wirksame

Teilungserklärung anzunehmen sei. Der Gesetzgeber habe mit der Einführung des

Instituts der Weiterbehandlung gem. § 123 a Abs. 1 PatG die Intention verfolgt,

dem Säumigen die Wahlmöglichkeit zwischen der Einlegung einer Beschwerde,

dem Antrag auf Weiterbehandlung und ggf. dem Antrag auf Wiedereinsetzung in

den vorigen Stand einzuräumen. Somit habe der Gesetzgeber die

Weiterbehandlung

als

prinzipiell

gleichrangig mit Beschwerde

und

Wiedereinsetzung erachtet. Die Anmeldung

sei

daher während eines

Weiterbehandlungsverfahrens

im gleichen Zustand wie während eines

Beschwerdeverfahrens, also anhängig. Aus diesem Grunde

sei die

Teilungserklärung vorliegend rechtzeitig eingelegt worden und wirksam.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach § 73 Abs. 1 PatG statthafte und gem. § 73

Abs. 2 PatG form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache

ohne Erfolg.

Die Prüfungsstelle für Klasse B60W des DPMA hat die Teilungserklärung vom

17. Juli 2020 zu Recht zurückgewiesen, da zum Zeitpunkt der Erklärung keine

anhängige Stammanmeldung mehr vorlag, deren Teilung hätte erklärt werden

können.

1. Gem. § 39 Abs. 1 S. 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen.

Gegenstand der Teilungserklärung kann jedoch nur eine im Zeitpunkt des

Eingangs der Erklärung anhängige Stammanmeldung sein, so dass eine Teilung

nicht mehr möglich ist, wenn die Stammanmeldung beispielsweise infolge

Rücknahme oder unanfechtbar gewordener Patenterteilung erloschen ist (vgl.

Schulte/Moufang PatG, 11. Aufl. 2022, § 39 Rn. 16). Die Formulierung „jederzeit“

in § 39 Abs. 1 S. 1 PatG bedeutet somit, dass die Teilung in jedem Stadium des

Erteilungsverfahrens erklärt werden kann, nicht

jedoch außerhalb des

Erteilungsverfahrens

und

der

Anhängigkeit

der

Stammanmeldung

(Benkard/Schacht, PatG, 12. Aufl. 2023, § 39 Rn. 24).

2. Unter Beachtung dieser Grundsätze kann vorliegend keine wirksame

Teilungserklärung angenommen werden.

Die Beschwerdeführerin hat die Teilungserklärung vom 17. Juli 2020 während des

anhängigen Beschwerdeverfahrens gegen die Zurückweisung des unzulässigen

Weiterbehandlungsantrags

gestellt.

Zu

diesem

Zeitpunkt war

die

Stammanmeldung jedoch nicht mehr anhängig.

a) Ein wirksamer Antrag auf Weiterbehandlung hat zur Folge, dass der

Zurückweisungsbeschluss ohne ausdrückliche Aufhebung wirkungslos wird, das

Verfahren fortgesetzt wird und die Rechtsnachteile, die durch die Fristversäumung

eingetreten sind, beseitigt werden; das Anmeldeverfahren wird in der Lage vor

Erlass des Beschlusses fortgeführt (vgl. Schulte/Schell, a. a. O. § 123 a Rn. 29;

BeckOK PatR/Hofmeister, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 123 a Rn. 12). Im Falle eines

wirksamen Weiterbehandlungsantrags ist daher von einer weiterhin anhängigen

Stammanmeldung auszugehen, so dass auch eine Teilungserklärung noch

möglich ist.

Vorliegend

fehlt

es

jedoch

bereits

an

der

Zulässigkeit

des

Weiterbehandlungsantrags. Dies wurde mit Beschluss des 7. Senats des

Bundespatentgerichts vom 4. Juni 2020 (Az. 7 W (pat) 3/20)

rechtskräftig

festgestellt. Auf die Ausführungen in diesem Beschluss wird Bezug genommen.

Im Falle eines gem. § 123 a Abs. 2 PatG unzulässigen Weiterbehandlungsantrags

treten die Wirkungen des § 123 a Abs. 1 PatG nicht ein, so dass das

Erteilungsverfahren mit dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für

Klasse B60W vom 21. November 2019 beendet war und ab diesem Zeitpunkt

keine anhängige Stammanmeldung mehr vorlag, deren Teilung hätte erklärt

werden können.

b) Hieran ändert auch die erfolglose Beschwerde gegen die Zurückweisung des

Weiterbehandlungsantrags nichts. Auch während dieses Beschwerdeverfahrens

war die Stammanmeldung aus den vorgenannten Gründen nicht mehr anhängig.

Zudem hat das Weiterbehandlungsverfahren entgegen der Auffassung der

Beschwerdeführerin nicht dieselben Auswirkungen auf den Status einer

Anmeldung wie eine Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss.

Während eines Beschwerdeverfahrens ist eine Anmeldung weiterhin anhängig

und eine Teilung derselben möglich (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rn. 22).

Dabei bleibt dem Patentanmelder bzw. der Patentanmelderin die Möglichkeit der

Teilung der Anmeldung auch dann bis zum Ablauf der Beschwerdefrist erhalten,

wenn eine Beschwerde nicht eingelegt wird (vgl. BGH GRUR 2000, 688 –

Graustufenbild); zudem ist eine Teilung der Anmeldung noch während der

Anhängigkeit einer Rechtsbeschwerde gegen die Zurückweisung der Beschwerde

möglich (vgl. BGH GRUR 2019, 766 – Teilung einer Patentanmeldung während

Anhängigkeit der Rechtsbeschwerde – Abstandsberechnungsverfahren, unter

Aufgabe der früheren Rechtsprechung).

Vorliegend war die Beschwerdefrist gegen den Zurückweisungsbeschluss des

DPMA vom 21. November 2019 zum Zeitpunkt der Teilungserklärung vom 17. Juli

2020 bereits abgelaufen und der Antrag auf Weiterbehandlung und das

diesbezügliche Beschwerdeverfahren können für die Frage der Zulässigkeit der

Teilungserklärung entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht mit der

Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss gleichbehandelt werden.

Soweit die Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem DPMA ausgeführt hat, der

Gesetzgeber habe mit der Regelung des § 123 a PatG die Intention verfolgt, dem

Säumigen die Wahlmöglichkeit zwischen der Einlegung einer Beschwerde, dem

Antrag auf Weiterbehandlung und ggf. dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand einzuräumen, so erschließt sich dies hinsichtlich der Institute der

Weiterbehandlung und der Wiedereinsetzung bereits nicht ohne Weiteres, da

diese unterschiedliche Voraussetzungen haben (vgl. Schulte/Schell, a. a. O.

§ 123 a Rn. 26). Vor allem aber sagt eine bestehende Wahlmöglichkeit zwischen

verschiedenen Rechtsbehelfen nichts über deren rechtliche Wirkungen aus. Eine

Teilungserklärung setzt, wie dargelegt, die rechtliche Existenz der zu teilenden

Anmeldung voraus (vgl. BGH GRUR 2019, 766 Rn. 8 – Teilung einer

Patentanmeldung

während

Anhängigkeit

der

Rechtsbeschwerde –

Abstandsberechnungsverfahren). In Bezug auf die Existenz der Stammanmeldung

ist

zwischen

Beschwerde

und Rechtsbeschwerde

einerseits

und

Weiterbehandlungsantrag andererseits zu unterscheiden. Die Unzulässigkeit eines

Weiterbehandlungsantrags

führt dazu, dass es bei der abschließenden

Entscheidung der Prüfungsstelle – hier dem Beschluss der Prüfungsstelle für

Klasse B60W vom 21. November 2019 – bleibt. Im Beschwerdeverfahren vor dem

BPatG 7 W (pat) 3/20 war vom Gericht dementsprechend nur über die Frage der

Weiterbehandlung zu entscheiden, nicht jedoch über den Gegenstand des

Anmeldeverfahrens, wie dies aufgrund des Devolutiveffekts bei einer Beschwerde

gegen einen Zurückweisungsbeschluss der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2019, 766

Rn. 14 – Teilung einer Patentanmeldung während Anhängigkeit der Rechtsbeschwerde – Abstandsberechnungsverfahren).

Daher konnte die Teilung während des Beschwerdeverfahrens gegen die

Zurückweisung des Weiterbehandlungsantrags nicht mehr wirksam erklärt

werden.

3. Die vorliegende Entscheidung konnte gem. § 78 PatG im schriftlichen Verfahren

ergehen, da die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung nicht beantragt

und der Senat eine solche nicht für erforderlich gehalten hat.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn

gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit

mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern

er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt

hat,

5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist

kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Lachenmayr-Nikolaou

Schell Zugleich für RiBPatG Schell, der bei der Unterschriftsleistung verhindert ist. Dr. Hock