Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 20.09.2023 – 29 W (pat) 27/21
29. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:200923B29Wpat27.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 27/21 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2023:200923B29Wpat27.21.0
betreffend die Marke 30 2018 212 904
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. September 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Akintche und den Richter Posselt
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 26. April 2018 angemeldete Wortmarke
SANISTYLE
ist am 26. Juni 2018 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
geführte Register für die Waren der
Klasse 11:
angepasste Auskleidungen für Duschwannen; Apparate für
sanitäre Zwecke; Armaturen für das Badezimmer; Armaturen
für sanitäre Zwecke; Dampfbäder; Dampfbäder, Saunen und
Badeeinrichtungen
[Wellness];
Duschabtrennungen;
Duschenzubehör; Duschkabinen; Duschwannen; sanitäre
Apparate und Anlagen; Trennwände für Duschbecken, nicht
aus Metall; Trennwände für Duschbäder, nicht aus Metall;
Wände für Duschkabinen;
Klasse 19: Abdeckplatten [nicht aus Metall] zur Wasserabdichtung von
Gebäuden; Badekabinen, nicht aus Metall; Bauelemente [nicht
aus Metall] zur Verwendung im Bauwesen; Baumaterialien und
Bauelemente, nicht aus Metall; Feuchtigkeitshemmende
Baumaterialien, nicht aus Metall; Rahmen [nicht aus Metall] zur
Verwendung mit Trennwänden; Trennwände, nicht aus Metall;
verschiebbare Trennwände, nicht aus Metall;
Klasse 20: Badesitze;
Badezimmerhaken,
nicht
aus
Metall;
Badezimmerhocker;
Badezimmermöbel;
Badezimmerschränke; Badezimmerspiegel; Badezimmeruntertische mit
eingelassenen Waschbecken; Badezimmerzubehör in Form
von Möbeln; Trennwände; Trennwände mit Auslagen
eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 27. Juli 2018.
Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin
am
29. Oktober 2018 Widerspruch erhoben aus
1. der am 11. Februar 2019 angemeldeten und am 27. November 2019 in das
Register des DPMA eingetragenen Wort-/Bildmarke 396 12 446
die für die Waren
Baumaterialien
aus
Metall;
Wasserrohre
und
Rohrverbindungen, Rinnen, Leitungen und Siphons für Abfuhr
von Abwasser und Regenwasser; Rohrflansche und
Rohrmuffen; Gitter und Roste für Ableitung von Abwasser und
Regenwasser; Ventile und Ventilklappen aus Metall
für
Wasserleitungen;
Anlagen
und Geräte
für
die
Wasserversorgung
und Abfuhr
von Abwasser
und
Regenwasser; Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie
sanitäre Anlagen, insbesondere für Bäder und Toiletten;
Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht
aus Metall) und Schlauchverbindungen; Rohre und
Rohrverbindungen (nicht aus Metall) für Wasserversorgung
und Abfuhr von Abwässern und Regenwasser; Baumaterialien
(nicht aus Metall), ausgenommen Baumaterialien zum Mauern,
Betonieren, Reparieren, Sanieren, Verputzen, Verblenden,
Abdichten, Streichen und Schäumen von Wänden, Decken und
Böden; Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Rohre,
Leitungen und Rinnen aus Kunststoff für die Wasserversorgung
und Abfuhr von Abwässern und Regenwasser; Formkörper aus
Kunststoff, nämlich Wannen, Becken, Schüsseln, Behälter,
Kästen und Ablaufrinnen; Ventile, Ventilklappen, Gitter und
Roste aus Kunststoff für Wasserversorgung, und Abfuhr von
Abwässern und Regenwasser; Behälter für Haushalt und
Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert)
geschützt ist.
2. der am 1. April 1996 angemeldeten und am 13. Dezember 1999 in das Register
des Europäischen Amtes
für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragenen
Wortmarke UM 000 052 001
SANIT
die für die Waren der
Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-,
Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wärmeleitungsgeräte;
Waschtische, Waschtischunterbauten; Ein-
und
Anbauleuchten;
Klasse 20: Anbau- und Einbaumöbel; Einrichtungsgegenstände für
Bäder, Spiegelschränke, Badestühle, Kosmetikspiegel,
Beleuchtungsspiegel; insbesondere sämtliche Waren
aus Holz, Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff;
Klasse 21: Geräte und Behälter
für Haushalt und Küchen;
Badezimmerzubehörteile,
nämlich Handtuchhalter,
Seifenschalen, Zahnbecherhalter, Toilettenpapier- und
Reinigungsgeräthalter, Ablagekonsolen; insbesondere
sämtliche Waren aus Holz, Metall, Glas, Keramik oder
Kunststoff
geschützt ist.
3. der am 4. Dezember 1990 angemeldeten und am 4. September 1992 in das
Register des DPMA eingetragenen Wort-/Bildmarke 2 020 084
die für die Waren
Klasse 11: Armaturen für sanitäre Anlagen aus Metall und/oder
Kunststoff, Klosettspülkästen.
geschützt ist.
4. der am 14. August 1990 angemeldeten und am 2. März 1993 in das Register des
DPMA eingetragenen Wortmarke DD 652 403
SANIT
die für die Waren
Einrichtungsgegenstände
für Bäder,
nämlich Anbau-
und
Einbaumöbel,
Waschtische,
Waschtischunterbauten,
Spiegelschränke,
Spiegel,
Beleuchtungsspiegel,
Ein-
und
Anbauleuchten, Sanitärartikel, nämlich Bade- und Brausewannen,
Waschbecken, Klosettbecken, Bidetbecken, Sitzbretter
und
Sitzbrettauflagen; Badezimmerausstattungs-
und Zubehörteile,
nämlich Badezimmerteppiche, Handtuchhalter, Seifenschalen,
Zahnbecherhalter,
Ablagekonsolen,
Toilettenpapier-
und
Reinigungsgerätehalter, Armaturen; sämtliche Waren aus Holz,
Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff
geschützt ist.
Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 29. Juli 2021 wurden
die Widersprüche zurückgewiesen. Die Widersprechende habe auf die jeweils
zulässige Einrede der Nichtbenutzung hin die rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarken nicht hinreichend glaubhaft gemacht.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Die Widerspruchsmarken
seien
rechtserhaltend benutzt worden. Zur
Glaubhaftmachung legt sie eine eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen X
vom 30. September 2021, Beispielsetiketten sowie eine Preisliste und einen Katalog
aus 2017 vor. Die entsprechenden Kataloge der Jahre 2013 bis 2021 seien über die
Internetseite der Beschwerdeführerin abrufbar. Die sich gegenüberstehenden
Waren seien weitgehend
identisch,
im Übrigen hochgradig ähnlich. Die
Widerspruchsmarken
verfügten
über
zumindest
durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Aufgrund ihrer großen Bekanntheit und umfangreichen
Benutzung sei jedoch von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Bei
dieser Ausgangslage sei eine Verwechslungsgefahr nur auszuschließen, wenn die
Zeichen keinerlei Ähnlichkeit aufwiesen. Dies sei nicht der Fall; vielmehr bestehe in
klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die
angegriffene Marke werde durch den Bestandteil „SANI“ geprägt. Denn bei „STYLE“
handele es sich um ein „Allerweltsschlagwort“, das dem Publikum für sämtliche
Waren und Dienstleistungen als Werbeanpreisung im Sinne einer besonders guten
Qualität bzw. Gestaltung ohne weiteres vertraut sei. „SANI“ möge zwar eine
gewisse Bedeutung haben, die den angesprochenen Verkehrskreisen jedoch nicht
so geläufig sei, wie „STYLE“. Zudem werde in Wikipedia zwar „Sani“ als Abkürzung
für Sanitäter genannt, aber keine Verbindung zu „Sanitär“ hergestellt. Ginge man
davon aus, dass beide Bestandteile der angegriffenen Marke gleichsam
beschreibend seien und deshalb eine Prägung allein durch „Sani“ nicht in Betracht
komme, implizierte dies, dass die angegriffene Marke nicht schutzfähig sei. Dieser
müsse
jedoch bereits aufgrund
ihrer Eintragung ein Mindestmaß an
Kennzeichnungskraft zugebilligt werden, welches ausschließlich aus dem
Bestandteil „SANI“ erwachse. Daher stünden sich die Zeichen „SANI“ und „SANIT“
gegenüber, die weitgehend identisch seien. Das bei den Widerspruchsmarken am
Ende zusätzlich enthaltene „T“ gehe klanglich und schriftbildlich unter.
Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß:
1.
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 29. Juli
2021 wird aufgehoben. Auf die Widersprüche aus den Marken 396 12
446, 2 020 084 und DD 652 403 sowie der Unionsmarke UM 000 052
001 wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2018 212 904
angeordnet.
2.
Der Beschwerdegegnerin werden die Kosten des Verfahrens
auferlegt.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren weder einen
Antrag gestellt noch zur Sache vorgetragen. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie
mit Schriftsatz vom 17. September 2019 hinsichtlich aller Widerspruchsmarken die
Einrede der Nichtbenutzung erhoben und
vorgetragen, dass
keine
Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei noch durchschnittlich. Selbst
bei identischen und hochgradig ähnlichen Waren halte die angegriffene Marke den
gebotenen Abstand bei dieser Ausgangslage ein.
Im Gesamteindruck
unterschieden sich die sich jeweils gegenüberstehenden Zeichen deutlich. Die
angegriffene Marke werde auch nicht durch „SANI“ geprägt, da es sich hierbei um
einen
auf
dem
Gebiet
der
Sanitärerzeugnisse
zumindest
kennzeichnungsschwachen verkürzten Hinweis auf „Sanitär“ handele. Auch
bestehe nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung
gebracht würden.
Der Senat hat mit Hinweis vom 16. Dezember 2022 seine vorläufige
Rechtsauffassung dargelegt, nach der die Beschwerde zurückzuweisen sein dürfte.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66
Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
A. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 26. April 2018, also zwischen
dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, sind für die
gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG
weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden
Fassung anzuwenden. In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind
gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG in
ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.
B. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne
von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. §§ 119 Nr.
1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die
Widersprüche zu Recht zurückgewiesen wurden, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Gem.
§ 119 Nr. 4 MarkenG ist § 43 Abs. 1 MarkenG auf Unionsmarken mit der Maßgabe
entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem
Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke mit älterem
Zeitrang nach Artikel 18 UMV tritt.
Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin
Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR
2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR
2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE;
GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung
sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen, die
Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die
Kennzeichnungskraft
und
der
daraus
folgende Schutzumfang
der
Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen
voneinander unabhängig, bestimmen aber
in
ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il
Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO;
GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP;
GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo
Apotheke;
GRUR
2016,
Rn.
7,
BSA/DSA
DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).
Nach diesen Grundsätzen ist – selbst wenn man für alle vier Widersprüche eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken unterstellt und jeweils von
identischen Vergleichswaren ausgeht - keine Verwechslungsgefahr gegeben.
1. Die Waren der Klassen 11, 19, 20 und 21 richten sich sowohl an Unternehmen
bei ihrer geschäftlichen Betätigung, als auch an das allgemeine Publikum. Es ist
hinsichtlich hochpreisiger Produkte wie Saunen, Badezimmereinrichtungen oder
teuren Armaturen von einer leicht gesteigerten Aufmerksamkeit auszugehen, weil
diese regelmäßig erst nach fachkundiger Beratung und mit Bedacht erworben
werden. Im Übrigen ist eine durchschnittliche Aufmerksamkeit zugrunde zu legen.
2. Widerspruch aus der Wortmarke DD 652 403 SANIT
a. Die Einrede der Nichtbenutzung ist gem. § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG a. F.
zulässig, da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Eintragung der angegriffenen Marke am 27. Juli 2018 bereits über fünf Jahre im
Register eingetragen war (Eintragung am 2. März 1993). In dem undifferenzierten
Bestreiten der Benutzung ist die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz
1 und 2 MarkenG a. F. zu sehen (BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 – idw
Informationsdienst Wissenschaft). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
sind nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. daher nur die Waren zu berücksichtigen,
für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Ob dies der
Beschwerdeführerin mittels der im Beschwerdeverfahren erstmals eingereichten
Unterlagen gelungen ist, kann dahingestellt bleiben. Auch wenn man zu ihren
Gunsten
von einer
rechtserhaltenden Benutzung ausgeht,
ist
keine
Verwechslungsgefahr
zwischen den
sich gegenüberstehenden Marken
anzunehmen.
b. Zwischen den - unterstellt benutzten - Waren „Badezimmeraustattungs- und
Zubehörteile, nämlich Armaturen“ der Widerspruchsmarke und „Armaturen für
sanitäre Zwecke“ der angegriffenen Marke besteht Identität. Ob dies auch für
weitere Waren der Fall ist bzw. ob und in welchem Grade zwischen diesen eine
Ähnlichkeit anzunehmen sein könnte, muss nicht näher untersucht werden, da
selbst bei Warenidentität keine Verwechslungsgefahr besteht.
c. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Davon ist die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung zunächst selbst
ausgegangen. Anders als sie nun in ihrem Schreiben vom 10. Januar 2023 vorträgt,
ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch nicht aufgrund
Bekanntheit infolge umfangreicher Benutzung gesteigert.
aa. Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228
Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 –
ISET / ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten
Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen,
ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2016,
283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR
2012, 64 Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).
Nach diesen Grundsätzen verfügt die Widerspruchsmarke über durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Weder handelt es sich bei SANIT um eine gängige
Abkürzung der Begriffe Sanitär oder Sanitärtechnik, noch wird der Verkehr darin
ohne weiteres und unmittelbar den - zumindest für Waren des Sanitärbereichs
beschreibenden (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 15.09.2014, 24 W (pat) 518/13 –
Sani-Flex) - Begriff „SANI“ erkennen. Der Abwandlung dieses Wortes durch das am
Zeichenende angefügte „T“ kommt vielmehr ein individualisierender Charakter zu
(vgl. zur Abwandlung von beschreibenden Angaben auch Ströbele
in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 220). Dass insbesondere bei analytischer
Betrachtung beschreibende Anklänge vorhanden sein mögen, steht dem nicht
entgegen, da der Verkehr das Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu
unterziehen (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 170).
Für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft aus anderen Gründen, wie z. B.
zahlreicher im geschäftlichen Verkehr genutzter ähnlicher Drittmarken, ist weder
etwas vorgetragen noch ersichtlich.
bb. Anders als die Beschwerdeführerin meint, kann nicht von einer gesteigerten
Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Der Vortrag der Widersprechenden
und die vorgelegten Unterlagen lassen den Schluss auf eine durch intensive
Benutzung entstandene hohe Verkehrsbekanntheit nicht zu. Eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Inland ist schließlich nicht
gerichtsbekannt.
aaa. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände
zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von
Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die
geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der
Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten
Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke
als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH GRUR
1999, 723 Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 –
Wunderbaum II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG,
Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Prüfung
hat anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen, nicht
dagegen anhand genereller und abstrakter Angaben, wie etwa von festen
Prozentsätzen der Bekanntheit des Zeichens als Kennzeichnungsmittel bei den
beteiligten Verkehrskreisen (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 44 – Deutscher
Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; GRUR 1999,
723 Rn. 52 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum).
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung
gesteigerten Kennzeichnungskraft
ist grundsätzlich der Anmeldetag der
angegriffenen Marke, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft muss zudem bis
zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 –
Wunderbaum II; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 –
limango/MANGO) und im Kollisionsgebiet, d. h. in Deutschland vorliegen (BGH
GRUR 2018, 79 Rn. 21 ff. – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 75 Rn. 29 –
Wunderbaum II). Die Benutzungslage muss dabei durch präsente glaubhafte Mittel
zweifelsfrei belegt sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG,
Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die
Feststellungen zur Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen sind im Hinblick
auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn.
38 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15
– limango/MANGO).
bbb. Unter Zugrundelegung dieser Kriterien ist es der Beschwerdeführerin nicht
gelungen, eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke darzulegen und glaubhaft zu machen. Zu den für eine
Steigerung der Kennzeichnungskraft relevanten Tatsachen einschließlich des
Marktanteils (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12–
Senkrechte Balken) hat die Beschwerdeführerin nicht ausreichend vorgetragen.
Aus den vorgelegten Unterlagen, insbesondere der eidesstattlichen Versicherung,
sind zwar – durchaus hohe - Umsätze mit konkret genannten Waren in den Jahren
2013 bis 2021 in Deutschland ersichtlich. Diese allein sind jedoch in der Regel nicht
ausreichend (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, a. a. O., § 9
Rn 163). Vorliegend fehlt es sowohl an zusätzlichen Angaben zu den Marktanteilen,
die mit den oben genannten Waren unter der Widerspruchsmarke im Inland erreicht
wurden, als auch an den für die genannte Marke in Deutschland getätigten
langjährigen Werbeaufwendungen. Eine demoskopische Befragung wurde
ebenfalls nicht vorgelegt.
d. Die lediglich weit unterdurchschnittlich ähnlichen Zeichen halten bei dieser
Ausgangslage – identische Waren und durchschnittliche Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke - den notwendigen deutlichen Abstand ein. Anders als die
Beschwerdeführerin vorträgt ist hierfür keine Unähnlichkeit der Zeichen erforderlich.
aa. Es stehen sich die Vergleichszeichen
SANISTYLE
und
SANIT
gegenüber.
Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit
kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es
für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen
den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende
Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –
INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke;
GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 –
IPS/ISP; GRUR
2014,
382 Rn.
– REAL-Chips; Hacker
in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 270 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich
die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und
in
ihrem
Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so
aufnimmt, wie sie
ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und
zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34
– KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Das schließt nicht aus,
dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen
Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen
im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR
2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042
Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR
2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY). Die
relevanten Verkehrskreise nehmen diese in der Regel nicht nebeneinander wahr,
sondern vergleichen sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen
grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen (vgl. auch Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 263).
bb. Wie die Markenstelle und auch die Beschwerdeführerin selbst
in ihrer
Beschwerdebegründung vom 1. Oktober 2021 zutreffend ausgeführt haben, besteht
hinsichtlich der Zeichen in ihrer Gesamtheit keine ausreichende Ähnlichkeit, um
eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Zeichen sind
lediglich weit
unterdurchschnittlich ähnlich.
aaa. Auch wenn die ersten vier Buchstaben identisch sind unterscheiden sich die
Zeichen klanglich deutlich voneinander. Während die aus neun Buchstaben
bestehende angegriffene Marke
„SANISTYLE“
(SA-NI-STYLE) dreisilbig
ausgesprochen wird, enthält die widersprechende Marke „SANIT“ lediglich fünf
Buchstaben und besteht nur aus zwei Silben (SA-NIT), von denen die zweite betont
wird. Auch die Vokalfolge (A-I-E und A-I) weicht voneinander ab. Hierdurch
unterscheidet sich der Klang- und Betonungsrhythmus erheblich voneinander.
Hinzu kommt, dass sich die jeweilige Wortendung durch das am Stück
ausgesprochenen „STYLE“ am Ende der angegriffenen Marke sehr deutlich
unterscheiden. Zwar wird der Wortanfang im Allgemeinen stärker beachtet, jedoch
verleiht die Endsilbe dem angegriffenen Zeichen ein markant anderes Klanggefüge.
Daher ist auch ein Überhören der bestehenden Klangverschiedenheit selbst bei
schneller und undeutlicher Aussprache nicht zu erwarten.
bbb.
In schriftbildlicher Hinsicht halten die Vergleichszeichen ebenfalls einen
ausreichenden Abstand ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im
Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden,
als im eher flüchtigen Klangbild, das bei mündlicher Benennung entsteht. Die
markanten Unterschiede bei der Wortlänge – das angegriffene Zeichen ist fast
doppelt so lang – und das deutlich abweichende Wortende aufgrund des
zusätzlichen „STYLE“ der jüngeren Marke sowie des nach „SANI“ folgende „T“ der
Widerspruchsmarke bewirken einen erheblichen schriftbildlichen Unterschied.
ccc. Eine begriffliche Ähnlichkeit liegt ebenfalls nicht vor. Die Übereinstimmungen
im – zumindest kennzeichnungsschwachen – Markenanfang „SANI“ genügen nicht,
um eine begriffliche Ähnlichkeit der Gesamtzeichen annehmen zu können. Die
Widerspruchsmarke wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als
Fantasiebezeichnung aufgefasst, während die angegriffene Marke die Bedeutung
Sanitärstil aufweist.
cc. Das angegriffene Zeichen wird – anders als die Beschwerdeführerin meint –
nicht durch SANI geprägt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das – nur in
Großbuchstaben gehaltene – aus einem Wort bestehende „SANISTYLE“ vom
Verkehr als einheitliches Wort aufgefasst wird, bei dem kein Anlass besteht, es in
die Begriffe „SANI“ und „STYLE“ zu unterteilen (vgl. u. a. BPatG Beschluss vom
25.06.2013, 33 W (pat) 70/11 – IMMETRO / METRO). Dem steht schon die
Zusammenschreibung der Begriffe und die fehlende Hervorhebung des Beginns
des zweiten Bestandteils entgegen. Ferner sind sowohl SANI als Abkürzung für
Sanitär (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 15.09.2014, 24 W (pat) 518/13 – Sani-Flex
m. w. N.), als auch STYLE im Sinne von Stil bzw. aus dem Englischen übersetzt
"Stil, Art, Typ, Lebensgefühl oder auch Mode" (vgl. auch BPatG, Beschluss vom
13.12.2012, 27 W (pat) 37/11 – style) für die sich gegenüberstehenden Waren als
Hinweis auf deren Einsatz im Sanitärbereich bzw. als beschreibende sowie
werbemäßige Hervorhebung – und zwar auch als Gesamtbegriff im Sinne von
„Sanitärstil“ - zumindest kennzeichnungsschwach. Keines dieser Elemente ist daher
geeignet, das angegriffene Zeichen zu prägen. Anders als die Beschwerdeführerin
vorträgt, wird der Bestandteil „SANI“ in der Schreibweise „Sani“ nicht nur als
Abkürzung
für Sanitäter verwendet wird, sondern seit
langem auch
in
durchgehender Großschreibung als Abkürzung für „Sanitär“ genutzt, wie der 24.
Senat in seiner oben erwähnten Entscheidung umfangreich belegt hat.
Der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit wird durch die obigen Feststellungen
– anders als die Beschwerdeführerin meint – insoweit auch nicht jeglicher Schutz
abgesprochen, sondern dieser lediglich am unteren Rand der Schutzfähigkeit
angesiedelt. Die Frage der (fehlenden) Schutzfähigkeit wird im Übrigen in
Rechtsprechung und Literatur im Widerspruchsverfahren nahezu einhellig nur in
Bezug auf die Widerspruchsmarke
erörtert
(vgl. u. a. Hacker
in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 206 m. w. N.).
dd. Besondere Umstände, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr aufgrund
gedanklichen Inverbindungbringens im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG
rechtfertigen würden, sind nicht erkennbar.
aaa. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens besteht
nicht. Für die Annahme einer solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr müsste die
Inhaberin der Widerspruchsmarken im Verkehr bereits über eine entsprechend
gebildete Zeichenserie mit einem Stammbestandteil in Erscheinung getreten sein.
Die vier Widerspruchsmarken bilden jedoch bereits keine Serie, da sie lediglich über
den jeweils kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „Sanit“ verfügen bzw. sich in
diesem erschöpfen. Zwei der Widerspruchsmarken enthalten darüber hinaus
lediglich einen werbeüblichen Bildbestandteil, wovon eine zusätzlich einen nicht
schutzfähigen geografischen Bestandteil aufweist; bei den beiden anderen handelt
es sich lediglich um das Wort selbst.
bbb. Auch liegt keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor. Diese kann nicht
unter dem Aspekt einer Markenusurpation durch Übernahme der älteren Marke in
selbständig kennzeichnender Stellung in die jüngere Marke bejaht werden. Denn
über eine solche selbständig kennzeichnende Stellung verfügt das Element „SANI“
in der jüngeren Marke nicht. Zwar ist die ältere Marke "SANIT" teilweise, nämlich in
Form von „SANI“, in der jüngeren Marke enthalten. Allerdings wird schon nicht das
am Zeichenende der Widerspruchsmarke angefügte „T“, das der älteren Marke
wegen der Abwandlung des Wortes „SANI“ erst den individualisierenden Charakter
und damit die durchschnittliche Kennzeichnungskraft verleiht, übernommen. (vgl.
oben B. 2a) aa)). Zudem führt allein der Umstand, dass die Bestandteile der
zusammengesetzten jüngeren Marke "SANI“ und „STYLE" deren Gesamteindruck
gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild
der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, noch nicht zur Bejahung einer
selbständig kennzeichnenden Stellung; es reicht auch nicht aus, dass ein Zeichen
geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (vgl.
BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 – MIXI; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP;
GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Es müssen vielmehr besondere
Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen
einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl.
BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 – Culinaria/ Villa Culinaria). Anhaltspunkte hierfür
können darin bestehen, dass der älteren Marke
lediglich die bekannte
Unternehmensbezeichnung des Inhabers der jüngeren Marke oder eine andere
bekannte Marke des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt wird. Solche
besonderen Umstände sind weder von der Beschwerdeführerin ausreichend
vorgetragen worden noch ansonsten erkennbar. Die angegriffene Marke, bei der
schon die Zusammenschreibung eine Klammerwirkung erzielt, wird als einheitlicher
Begriff im Sinne von Sanitärstil wahrgenommen.
Soweit die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, es handele sich bei SANIT um eine
bekannte Marke, hat sie hierfür keine ausreichenden Belege vorgelegt. Ferner ist
„STYLE“
weder
Firmenmarke,
Firmenschlagwort
noch
sonst
ein
unternehmensbezogener Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke. Dem
Bestandteil
„SANI“ kommt
in der jüngeren Marke daher keine eigenständig
kennzeichnende Stellung zu.
ee. Eine Löschung des angegriffenen Zeichens kommt auch nicht gem. § 9 Abs. 1
Nr. 3 MarkenG in Betracht. Soweit die Beschwerdeführerin davon ausgeht, es
handele sich bei der Widerspruchsmarke um ein bekanntes Zeichen, so fehlt es
hierfür an den notwendigen Nachweisen. Ferner hat die Beschwerdeführerin nichts
dazu vorgetragen, weshalb die Benutzung der eingetragenen Marke die
Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der – aus ihrer Sicht - bekannten
Marke ohne rechtfertigenden Grund
in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeinträchtigen würde.
3. Widerspruch aus der Unionswortmarke UM 000 052 001 SANIT
Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin und Widersprechenden eine
Benutzung der Widerspruchsmarke in der Europäischen Union unterstellt und von
identischen bzw. hochgradig ähnlichen sich gegenüberstehenden Waren ausgeht,
besteht aus den bereits unter 2. dargestellten Erwägungen
keine
Verwechslungsgefahr gem. § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher vollumfänglich
auf die Ausführungen zur nationalen Wortmarke SANIT (siehe 2.) verwiesen.
4. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke 396 12 446
Unterstellt man zugunsten der Widersprechenden die rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke und geht von sich gegenüberstehenden identischen bzw.
hochgradig ähnlichen Waren sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke aus, halten die Zeichen auch in diesem Fall den erforderlichen
deutlichen Abstand zueinander ein.
Es stehen sich
SANISTYLE
und
gegenüber.
In
ihrer Gesamtheit sind die Zeichen aufgrund des zusätzlichen Wortes
„EISENBERG“ sowie des grafischen Elements der Widerspruchsmarke noch weiter
voneinander entfernt, als oben bei 2. bezüglich der Wortmarke SANIT dargestellt.
Selbst wenn man zu Gunsten der Beschwerdeführerin davon ausgeht, das
Widerspruchszeichen würde durch „SANIT“ geprägt, besteht aus den unter 2.
erörterten Gründen auch in diesem Fall keine ausreichende Ähnlichkeit zwischen
den Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr annehmen zu können. Diese sind
lediglich weit unterdurchschnittlich ähnlich.
5. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke 2 020 084
Um Wiederholungen zu vermeiden wird auch hier zunächst auf die Ausführungen
unter 2. und 4. verwiesen. Auch bei unterstellter rechtserhaltener Benutzung der
Widerspruchsmarke, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und
identischen
Waren hält die angegriffene Marke den erforderlichen deutlichen Abstand ein.
Es stehen sich
SANISTYLE
und
gegenüber.
In ihrer Gesamtheit sind die sich gegenüberstehenden Zeichen hier aufgrund des
grafischen Elements der Widerspruchsmarke bildlich noch weiter voneinander
entfernt, als unter 2. dargestellt. Auch wenn man davon ausgeht, das
Widerspruchszeichen würde klanglich nur mit „SANIT“ bezeichnet, besteht aus den
oben erörterten Gründen auch in diesem Fall keine ausreichende Ähnlichkeit
zwischen den Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr annehmen zu können.
Damit ist für die beteiligten Verkehrskreise eine hinreichend sichere Abgrenzbarkeit
der sich jeweils gegenüberstehenden Marken gewährleistet. Die Beschwerde der
Widersprechenden war daher zurückzuweisen.
C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass. Der
Kostenantrag der Beschwerdeführerin war daher zurückzuweisen.
Auszugehen ist von dem sich insbesondere auch aus § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG
ergebenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt.
Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände.
Solche sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der
prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein
Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten
aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation
sein
Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes
durchzusetzen versucht (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71
Rn. 12 f., 15 ff.). Solche besonderen Umstände sind hier von der ohnehin in der
Sache erfolglosen Beschwerdeführerin weder vorgetragen worden noch sind solche
ansonsten ersichtlich.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Mittenberger-Huber
Akintche
Posselt