Rechtsprechung / BPatG / 2024
BPatG Beschluss vom 25.09.2024 – 29 W (pat) 25/22
ECLI:DE:BPatG:2024:250924B29Wpat25.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 25/22 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Wort-/Bildmarke 302 01 619
(hier: Verfallsverfahren 0813/20 Lösch)
ECLI:DE:BPatG:2024:250924B29Wpat25.22.0
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
25. September 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Lachenmayr-Nikolaou und den Richter Posselt
beschlossen:
Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.
Gründe§
I.
Der Beschwerdeführer und Antragsgegner ist Inhaber der am 15. Januar 2002
angemeldeten und am 20. November 2002 für Waren und Dienstleistungen der
Klassen 2, 9, 16 und 35 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 302 01 619
(nachfolgend: Streitmarke)
Gegen die Eintragung der Marke war Widerspruch eingelegt worden. Das
Widerspruchsverfahren wurde am 7. Mai 2004 abgeschlossen. Nach
Teillöschungen auf Antrag des Inhabers vom 15. Dezember 2003 und 2. April 2004
sowie einer weiteren Teillöschung gem. § 47 Abs. 4 MarkenG mit Wirkung vom
1. Februar 2012 genießt die Marke noch Schutz für die nachfolgend aufgeführten
Waren der Klassen 2, 9 und 16 (ungruppiert):
„Tonerpatronen; Tintenpatronen, soweit
in Klasse 02 enthalten;
Druckertinte/Druckerpaste aus Wachs für Drucker/Kopierer/Fax, soweit in
Klasse 02 enthalten; Thermotransferzubehör für Drucker/Kopierer/Fax,
soweit in Klasse 09 enthalten; Ersatzteile für Drucker/Kopierer/Fax, soweit in
Klasse 09 enthalten; Farbbänder
für Drucker/Kopierer/Fax; Wachs-
/Harzbänder für Drucker/Kopierer/Fax soweit in Klasse 16 enthalten;
Thermotransferbänder für Drucker/Kopierer/Fax nicht aus Papier, soweit in
Klasse 16 enthalten.“
Am 27. November 2019 hat die Beschwerdegegnerin einen Antrag auf
Verfallslöschung der eben genannten Marke beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) gestellt, diesen jedoch nach fristgerechtem Widerspruch des
Markeninhabers, der ihr am 8. Mai 2020 zugestellt worden ist, nicht vor den
Zivilgerichten weiterverfolgt.
Stattdessen hat sie mit am 4. Juni 2020 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz
unter Zahlung der Gebühr beantragt, die Streitmarke mangels Benutzung gemäß
Der Antragsgegner und Markeninhaber hat dem ihm mittels Übergabeeinschreiben
zugestellten Verfallsantrag, der am 9. Juni 2020 zur Post aufgegeben worden war,
mit am 5. August 2020 per Telefax beim DPMA eingegangenem Schreiben
widersprochen. Der Widerspruch
ist den Verfahrensbevollmächtigten der
Antragstellerin am 14. August 2020 - nicht wie im Beschluss der Markenabteilung
3.4 aufgeführt am 17. August 2020 - zugestellt worden, woraufhin am
11. September 2020 die Weiterverfolgungsgebühr entrichtet wurde.
Der Markeninhaber hat
im Amtsverfahren geltend gemacht, dass der
Verfallslöschungsantrag vom 4. Juni 2020 missbräuchlich sei und die insoweit
darlegungs- und beweispflichtige Antragstellerin diesen auch nicht hinreichend
begründet habe. Die Zahlen zur Benutzung der Marke stellten Betriebsgeheimnisse
dar. Er versichere an Eides Statt, dass die Marke gemäß der Eintragung genutzt
werde, was auch aus dem als Anlage übermittelten „Garantiezertifikat ADLON“
hervorgehe.
Mit Beschluss vom 17. Februar 2022 hat die Markenabteilung 3.4 die Marke für
verfallen erklärt und deren Löschung angeordnet. Kosten hat sie weder auferlegt
noch erstattet.
Die Voraussetzungen für die Durchführung des amtlichen Verfallsverfahrens mit
inhaltlicher Prüfung seien erfüllt. Entgegen der Ansicht des Antragsgegners sei eine
detaillierte Begründung des Verfallsantrags nicht erforderlich. Da das Wissen über
konkrete Benutzungshandlungen in der Sphäre des Markeninhabers liege, sei die
Behauptung, die Marke werde nicht benutzt, als Begründung ausreichend. Insoweit
werde der Streitgegenstand des Antrags dahingehend festgelegt, dass eine
Löschung wegen Nichtbenutzung begehrt werde. Der Antrag habe auch in der
Sache Erfolg. Die Markenabteilung könne nicht feststellen, dass die Marke innerhalb
eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren vor Stellung des vorliegenden
Verfallsantrags rechtserhaltend benutzt worden sei. Entgegen seiner Auffassung
trage der Inhaber der angegriffenen Marke die Darlegungs- und Beweislast für die
Benutzung seiner Marke. Zum Nachweis kämen alle Beweismittel der ZPO in
Betracht. Außerdem könnten auch sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten,
Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw. insbesondere zur Ergänzung und
Verdeutlichung dienen. Insoweit sei es erforderlich, für jede einzelne Ware konkrete
Angaben insbesondere über Art, Umfang und Dauer der Benutzung zu machen.
Dem sei der Antragsgegner nicht nachgekommen. Insbesondere genüge hierfür die
Aussage in seinem Schriftsatz vom 30. Dezember 2020, die Marke werde und sei
entsprechend den Eintragungen genutzt worden, nicht. Es fehle an Angaben zu
Umsätzen der einzelnen Waren und zur Art der Verwendung der Marke im
relevanten Zeitraum. Dies lasse sich auch nicht aus der vorgelegten Anlage zum
oben genannten Schreiben ersehen, die nur eine Abbildung der Marke enthalte,
ohne dass sich daraus ergebe, in welchem Zusammenhang diese verwendet
worden sei. Der Antragsgegner könne sich auch nicht darauf berufen, der Nachweis
der Benutzung würde zu einer Preisgabe von Betriebsgeheimnissen führen. Bei der
Regelung des § 26 MarkenG, den Nachweis der Benutzung einer Marke zu führen,
handele es sich um eine gesetzliche Verpflichtung. Das Interesse an der Wahrung
von Betriebsgeheimnissen stehe dahinter zurück. Im Einzelfall könne ein gewisses
Maß an Diskretion auch dadurch gewahrt werden, dass für konkrete Waren
Mindestumsätze genannt würden und Rechnungskopien an einzelnen Stellen
geschwärzt würden.
Hiergegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt.
Er ist der Auffassung, dass der Verfallsantrag weder zulässig noch begründet sei.
Dieser sei rechtsmissbräuchlich, nicht wie erforderlich begründet und damit
unzulässig. Er habe bereits im vorangegangenen Verfallsverfahren die Nutzung
seiner Marke mitgeteilt. Das Verfahren sei daraufhin eingestellt worden. Die
Beschwerdegegnerin habe dennoch ohne weitere Begründung den hier
gegenständlichen Antrag auf Verfallslöschung gestellt, also wider besseres Wissen
und gestützt auf wissentlich falschen Vortrag. Zudem hat der Beschwerdeführer
unter Vorlage zweier Schreiben vom 18. Dezember 2003 und 6. Januar 2004 darauf
hingewiesen, dass die Rechtsvorgängerin der Beschwerdegegnerin vertraglich auf
ihr Recht zum Widerspruch gegen die hier verfahrensgegenständliche Marke
verzichtet habe. Es sei eine friedliche Co-Existenz der Marken vereinbart worden.
Jedenfalls sei der Antrag unbegründet. Die streitgegenständliche Marke sei von ihm
rechtserhaltend benutzt worden. Dies habe er bereits im vorangegangenen
Löschungsverfahren wegen Verfalls sowie im Amtsverfahren in dieser Sache
hinreichend nachgewiesen. Die von ihm abgegebene eidesstattliche Versicherung
stelle eines der höchsten Beweismittel der ZPO dar. Zudem habe die
Markenabteilung trotz seiner ausdrücklichen Bitte vor Beschlussfassung keinen
Hinweis gegeben, dass weitere Nachweise erforderlich seien. Beweismittel wie
Prospekte, Preislisten, Umsatzauswertungen, Daten, Zahlen etc. existierten
aufgrund branchenspezifischer Besonderheiten nicht. Es werde im B2B-Bereich
gearbeitet. Dort würden diese Unterlagen nicht benötigt. Der Produktbereich der
Toner- und Tintenpatronen sei schnelllebig, so dass solche Unterlagen zudem bei
Erstellung bereits veraltet wären. Auch Marketingmaßnahmen oder Werbeartikel
seien nicht erforderlich, da durch Empfehlung von Konzern zu Konzern gearbeitet
werde.
Einziges Werbemittel
sei das bereits
im Amtsverfahren
vorgelegte
Garantiezertifikat, das mit jedem Produkt oder auf elektronischem Wege übermittelt
werde. Dieses Zertifikat sei in den Jahren 2019 und 2020 in vierstelliger Anzahl
übersandt worden. Je Markengruppe seien Artikel in mindestens vierstelliger Anzahl
unter dem Markennamen ADLON vertrieben worden. Angaben, dass und welche
Artikel an welchen Kunden geliefert worden seien,
fielen unter die
Geheimhaltungspflicht entsprechender Lieferantenvereinbarungen.
Im Beschwerdeverfahren hat der Beschwerdeführer ergänzend weitere Unterlagen,
nämlich eine Liste der in 2019 und 2020 vertriebenen Produkte, zwei Ablichtungen
zur Nutzung der Marke am Produkt sowie sechs Auftragsbestätigungen, eine
Rechnung und ein Angebot, eingereicht.
Zudem könnten sowohl die nach Nutzung zurückgenommenen ADLON Produkte,
die stets hundertfach vorhanden seien, als auch mehrere zehntausende Belege wie
Auftragsbestätigungen und Rechnungen zum oben genannten Zeitraum, die
manuell zu sichten seien und teilweise auch andere Waren enthielten, so dass nur
exemplarischer Nachweis geführt werden könne, durch den Senat nach
Vereinbarung besichtigt werden.
Der Markeninhaber, Antragsgegner und Beschwerdeführer beantragt:
Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 17. Februar 2022 wird aufgehoben und der
Verfallslöschungsantrag zurückgewiesen.
Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Sie vertritt die Auffassung, dass der Markeninhaber eine ausreichende Benutzung
der gegenständlichen Marke nicht einmal ansatzweise belegt habe.
Der Senat hat mit Hinweisen vom 16. Oktober 2023, 20. März 2024, 25. Juni 2024
und Beschluss vom 31. Juli 2024 seine Rechtsauffassung dargelegt, wonach die
Beschwerde voraussichtlich nicht erfolgreich sein werde.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der
Sache keinen Erfolg.
A. Die Voraussetzungen für eine Löschung der Streitmarke wegen Verfalls nach
1.
Der Verfallsantrag ist zulässig.
a.
Die Beschwerdegegnerin hat mit einem am 4. Juni 2020 beim DPMA
eingegangenen Antrag unter Zahlung der zunächst erforderlichen Gebühr in Höhe
von 100 Euro die Löschung der Streitmarke wegen mangelnder rechtserhaltender
Übergabeeinschreibens versandten Schreibens ist der Antragsgegner über den
Verfallsantrag gemäß § 53 Abs. 4 Satz 1 MarkenG unterrichtet und aufgefordert
worden mitzuteilen, ob der beantragten Löschung widersprochen werde. Mit
Schreiben vom 5. August 2020, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag und
somit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 4 MarkenG, hat der
Markeninhaber der Löschung widersprochen. Die Antragstellerin ist mit ihr am
14. August 2020 zugestellten Schreiben über den Widerspruch des Markeninhabers
gegen den Löschungsantrag gemäß § 53 Abs. 5 Satz 3 MarkenG informiert worden
und hat daraufhin am 11. September 2020 – also fristgerecht innerhalb der Ein-
Monats-Frist des § 53 Abs. 5 Satz 4 MarkenG – die anfallende Gebühr in Höhe von
300 Euro für die Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens gezahlt.
b.
Gem. § 53 Abs. 1 S. 2 MarkenG sind für Anträge auf Erklärung des Verfalls
ab dem 1. Mai 2020 die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel
anzugeben. Dabei genügt es, dass erkennbar ist, welches Schutzhindernis
aufgrund welcher Tatsachenlage überprüft werden soll. Zudem müssen die weiteren
Voraussetzungen des § 41 MarkenV erfüllt sein (vgl. auch Miosga
in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 53 Rn. 9). Das ist hier der Fall.
Wie die Markenabteilung 3.4 zutreffend dargestellt hat,
ist daher eine
darüberhinausgehende detaillierte Begründung des Verfallsantrags nicht
erforderlich (vgl. entsprechend zur Verfallsklage EuGH GRUR 2022, 573 –
MAXXUS).
c.
Der Antrag ist auch nicht gem. § 53 Abs. 1 S. 4 und 5 MarkenG unzulässig,
weil über den selben Streitgegenstand zwischen den Parteien schon durch
unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden worden oder
diesbezüglich eine Klage nach § 55 MarkenG anhängig wäre. Hinsichtlich des
Verfallsantrags vom 27. November 2019 (Löschungsaktenzeichen SB 405/19) ist
keine Sachentscheidung ergangen. Vielmehr endete das Verfahren vor dem DPMA
- nach der hierfür geltenden alten Rechtslage -, da gegen den Verfallsantrag
Widerspruch eingelegt wurde. Die Antragstellerin hat ausweislich des
Markenregisters im Anschluss daran auch keine Verfallsklage in der genannten
Sache erhoben.
d.
Der Verfallsantrag ist zudem nicht rechtsmissbräuchlich.
aa. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die Beschwerdegegnerin habe
den hier verfahrensgegenständlichen Verfallsantrag wider besseres Wissen
gestellt,
da
ein
vorangegangenes Verfallsverfahren
zwischen
den
Verfahrensbeteiligten aufgrund der von ihm vorgetragenen Benutzung seiner Marke
erfolglos gewesen sei, trifft dies nicht zu.
Die Beschwerdegegnerin hat ihren am 27. November 2019 eingereichten
Verfallsantrag nach dem Widerspruch des Beschwerdeführers nicht vor den
ordentlichen Gerichten weiterverfolgt. Stattdessen hat sie sich dazu entschieden,
nach Änderung der Gesetzeslage – das Markengesetz ermöglicht nun für
Verfallsanträge, die seit dem 1. Mai 2020 eingereicht worden sind, auch eine
Fortsetzung des Verfahrens vor dem DPMA – einen neuen Verfallsantrag zu stellen
und das Verfahren nach Widerspruch des Beschwerdeführers vor dem DPMA
weiterzuführen. Diese Vorgehensweise stellt aber kein missbräuchliches Verhalten
dar. Vielmehr werden nur die vom Gesetzgeber eröffneten Möglichkeiten genutzt.
bb. Dass der Beschwerdeführer im vorangegangenen Verfallsverfahren mitgeteilt
hat, seine Marke werde benutzt, führt ebenfalls nicht dazu, dass der aktuelle
Verfallsantrag missbräuchlich wäre. Insbesondere konnte die Beschwerdegegnerin
mangels weiterer Angaben oder Unterlagen nicht überprüfen, ob und in welchem
Umfang und für welche Waren tatsächlich eine ausreichende Benutzung im
relevanten Zeitraum erfolgt sein soll.
cc. In der vom Beschwerdeführer mit Schreiben vom 10. November 2023
eingereichten Vereinbarung vom 18. Dezember 2003 (Bl. 35 Rs. f. d. A.) und der
Erwiderung des damals zuständigen gegnerischen Patentanwalts Dr. X … vom
6. Januar 2004 (Bl. 36 Rs. d. A.) ist keine umfassende Koexistenzvereinbarung
getroffen worden. Vielmehr bezieht sich die Abrede nur auf das damalige
Widerspruchsverfahren gegen die verfahrensgegenständliche Marke 302 01 619.
Ob darüber hinaus eine „Einigung“ im Sinne von Ziffer 4. des Schriftsatzes von
Rechtsanwalt Stumm zustande gekommen ist, kann dahinstehen. Es fehlt jedenfalls
an einer ausdrücklichen Bestätigung im Antwortschreiben von Patentanwalt X .
Selbst wenn Ziffer 4. Geltung erlangt hätte, würde diese jedoch lediglich den
Verzicht auf einen Widerspruch gegen eine nachträgliche
Internationale
Registrierung des Zeichens ADLON, nicht jedoch anderweitiges Vorgehen wie den
hier verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsantrag wegen Verfalls, umfassen.
dd. Die Frage, ob ein Rechtsmissbrauch bei der Prüfung der Zulässigkeit eines
Verfallsantrags überhaupt beachtlich ist, kann aus diesem Grund als nicht
entscheidungserheblich
dahingestellt
bleiben
(vgl.
hierzu Miosga
in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 21 und 22 mit Verweis auf EuGH
19.01.2021, C-401/20 Rn. 21).
2. Der Verfallsantrag ist auch begründet.
a.
Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wird eine Marke auf Antrag für verfallen
erklärt und gelöscht, wenn sie nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen
sie möglich war, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht
gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Der Eintritt des Verfalls setzt mithin
voraus, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist abgelaufen ist. Vorliegend
endete die Benutzungsschonfrist der Streitmarke, da gegen deren Eintragung
Widersprüche erhoben wurde, gem. § 26 Abs. 5 MarkenG mit Rücknahme des
letzten Widerspruchs am 7. Mai 2004. Der Verfallsantrag vom 4. Juni 2020 ist daher
deutlich nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gestellt worden.
b.
Für die Feststellung, ob der Fünf-Jahres-Zeitraum einer etwaigen
Nichtbenutzung abgelaufen
ist,
ist auf den Zeitpunkt des Eingangs des
Verfallsantrags beim Deutschen Patent und Markenamt abzustellen (BGH GRUR
2021, 736, 737, Rn. 15 – STELLA; vgl. auch Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 49 Rn. 15). Dies ist hier der 4. Juni 2020.
c.
Nach aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung trägt der Markeninhaber
bei der Verfallsklage die volle Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf das
Nichtvorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen für den Verfall, insbesondere
also für die Umstände der Benutzung der angegriffenen Marke (BGH GRUR 2021,
736 Rn. 20 ff. m. w. N. – STELLA [unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung];
EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 79 ff. – Ferrari SpA/DU [testarossa]). Dies folge aus
der unionsrechtskonformen Auslegung der harmonisierten Verfallsbestimmungen
mit Blick darauf, dass der Markeninhaber am besten in der Lage ist, den Beweis für
die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen,
dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. BGH, a. a. O. Rn. 22 – STELLA;
EuGH, a. a. O. Rn. 81 – Ferrari SpA/DU [testarossa]). Die zugrundeliegenden
Erwägungen gelten ebenso für das Verfahren nach § 53 MarkenG. Für die beim
Markeninhaber liegende Feststellungslast spricht auch hier, dass er deutlich besser
in der Lage ist, eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen (vgl. Miosga in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 71).
d.
Eine rechterhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt
voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität
der Waren und Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, verwendet
wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl.
EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 43 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2015, 685 Rn. 13 –
Stayer). Die Marke muss in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und
Weise benutzt werden, um als ernsthaft zu gelten (BGH GRUR 2013, 725 Rn. 38 –
Duff Beer). Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand
sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich
geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der
Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003
Rn. 38 – Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – VITAFRUIT). Nach der
europäischen Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die Marke
„tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“
(vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria SpA/HABM).
Der Markeninhaber hat mithin substantiiert darzulegen und zu beweisen, die Marke
in der eingetragenen Form oder in einer ihrem kennzeichnenden Charakter
entsprechenden Weise für die registrierten Waren in einem Umfang tatsächlich
benutzt zu haben, der unter Berücksichtigung aller Umstände auf eine
Ernsthaftigkeit schließen und eine bloße Scheinbenutzung ausgeschlossen
erscheinen lässt (vgl. BGH GRUR 2013, 725 Rn. 13 – Duff Beer; vgl. auch Ströbele
in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 11+16 m. w. N.).
Der Markeninhaber kann sich zum Nachweis dieser tatsächlichen Umstände
sämtlicher zivilprozessualer Beweismittel bedienen. Hierzu zählt – worauf die
Markenabteilung bereits hingewiesen hat – nach unionsrechtskonformer Auslegung
auch die eidesstattliche Versicherung, obwohl dieses Beweismittel – anders als
beim Benutzungsnachweis im Widerspruchsverfahren gemäß § 43 Abs. 1
Satz 2 MarkenG und im amtlichen Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte
gemäß § 53 Abs. 6 Satz 5 MarkenG – in den Bestimmungen zum Verfallsverfahren
nicht ausdrücklich erwähnt ist (vgl. Marx, MarkenR 2019, 61, 65 f.; Wirtz,
Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2020, 210). Aber auch wenn der
Nachweis durch eine eidesstattliche Versicherung grundsätzlich zugelassen ist,
werden insofern im konkreten Fall oft weitere Beweismittel notwendig sein, um eine
hinreichende Überzeugung der Markenabteilung bzw. des Senats herbeizuführen
(vgl. hierzu Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 101 mit Verweis
auf eine Entscheidung des EuG, Urteil v. 12.03.2020, T-321/19).
Hinsichtlich der Art und der Form der Benutzung stellt die eidesstattliche
Versicherung ohnehin für sich genommen kein geeignetes Beweismittel dar;
insoweit bedarf es weiterer Unterlagen, denen die tatsächliche Verwendung des
Zeichens im Zusammenhang mit
den
gekennzeichneten Waren
und
Dienstleistungen entnommen werden kann, wie Kataloge, Fotos und dergleichen
mehr (vgl. BPatG, Beschluss vom 28.09.2020, 26 W (pat) 62/14 – KANANA/NANA;
Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 95).
e.
Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen hat die Markenabteilung 3.4
zutreffend ausgeführt, dass der Markeninhaber
im Amtsverfahren seiner
Verpflichtung, die wesentlichen Umstände der Benutzung der Streitmarke nach
§ 26 MarkenG, nämlich nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem hier maßgeblichen
Zeitraum 7. Mai 2004 bis 4. Juni 2020 darzutun und nachzuweisen, nicht
hinreichend nachgekommen ist. Dies ist ihm auch unter Berücksichtigung des
weiteren Vortrags im Beschwerdeverfahren sowie der dort ergänzend eingereichten
Unterlagen nicht gelungen. Eine fünfjährige ununterbrochene Nichtbenutzung liegt
daher für mehrere Abschnitte im maßgeblichen Zeitraum vor, so u. a. für den
Zeitraum 7. Mai 2004 bis 7. Mai 2009 sowie für die Zeit vom 4. Juni 2015 bis
4. Juni 2020.
Ob die vom Markeninhaber in diesem Zusammenhang gerügte Verletzung des
rechtlichen Gehörs gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG durch die Markenabteilung vorliegt,
ist nicht entscheidungserheblich. Denn eine mögliche Verletzung des rechtlichen
Gehörs ist im Beschwerdeverfahren geheilt worden.
Die für die Feststellung der rechtserhaltenden Benutzung erforderlichen Umstände
beziehen sich – wie oben dargelegt – auf Art und Weise, Intensität, Umfang und
Dauer der Markennutzung durch den Markeninhaber oder seine Lizenznehmer.
Anhand der vorgelegten Unterlagen muss beantwortet werden können, wer die
Marke, an welchem Ort, auf welche Weise, in welchen Jahren, für welche Waren
benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist.
Hiernach gilt im Streitfall Folgendes:
Es fehlt – auch unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren zusätzlich
eingereichten Unterlagen – an einem ausreichenden Benutzungsnachweis für die
mit dem Verfallsantrag angegriffene Marke des Beschwerdeführers.
aa. Die ernsthafte Benutzung muss sich dabei zumindest aus einer Gesamtschau
aller vorgelegten Beweismittel ergeben. Welche Unterlagen er vorlegt, ist
grundsätzlich Sache des Markeninhabers. Geheimhaltungsinteressen kann – wie
die Markenabteilung 3.4 in ihrem Beschluss zutreffend dargestellt hat – zudem
durch angemessene Schwärzungen in den Dokumenten Genüge getan werden
(vgl. u. a. auch Maaßen, GRUR-Prax 2022, 568). Sollte dies jedoch dazu führen,
dass relevante Unterlagen fehlen oder wesentliche Aspekte nicht ersichtlich sind,
geht dies zu Lasten des Markeninhabers.
bb. Der Beschwerdeführerin hat folgende Unterlagen vorgelegt:
Im Verfahren vor dem DPMA:
- vorsorgliche eidesstattliche Versicherung im Schreiben vom 30. Dezember 2020
- „Garantiezertifikat ADLON“ als Anlage zum eben genannten Schreiben
Im Beschwerdeverfahren hat er ergänzend (vgl. Bl. 13 – 18 und 93 Rs. – 137 als
Fax sowie im Original Bl. 143 d. A.) übermittelt:
- Produktliste der in 2019 und 2020 vertriebenen Produkte (Bl. 96 Rs. – 137 d. A.)
- zwei Ablichtungen zur Nutzung der Marke am Produkt (Bl. 93 Rs. – 94 d. A.)
- Rechnung vom 20.09.2019 (Bl. 96 d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 12.12.2019 (Bl. 94 Rs. f. d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 04.04.2020 (Bl. 95 Rs. d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 13.02.2020 (Bl. 16 f. d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 26.08.2020 (Bl. 15 d. A.)
- Angebot vom 31.03.2021 (Bl. 18 d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 08.06.2021 (Bl. 14 d. A.)
- Auftragsbestätigung vom 03.12.2021 (Bl. 13 d. A.)
cc. Den oben genannten Anforderungen genügen die eingereichten Dokumente
nicht.
aaa. Die vorsorgliche eidesstattliche Versicherung enthält lediglich die Erklärung
„dass die Marke entsprechend der Eintragungen genutzt wurde und genutzt wird“.
Konkrete Angaben zum Nutzungszeitraum, zu mit den einzelnen Waren erzielten
Umsätzen, zu Stückzahlen, den Orten der Benutzung, etc. sind ihr hingegen nicht
zu entnehmen.
bbb. Aus der Anlage hierzu – dem „Garantiezertifikat ADLON“ – sowie den
Ablichtungen zur Nutzung der Marke am Produkt (vgl. Bl. 93 Rs – 94 d. A. sowie im
Original Bl. 143 d. A.) lässt sich erkennen, dass die Marke auf einem
„Garantiezertifikat“ sowie auf Produktverpackungen jeweils in leicht abgewandelter
Form verwendet wurde. Eine funktionsgemäße Benutzung der Marke auf den
Waren selbst, insbesondere auf den aus den übrigen Unterlagen ersichtlichen
Tonerpatronen, ist jedoch nicht ersichtlich. Zu Gunsten des Beschwerdeführers wird
jedoch unterstellt, dass eine Benutzung auf den Verpackungen eine marktübliche
Nutzungshandlung auch für Tonerpatronen darstellt, insbesondere wenn – wie hier
– mehrere Tonerpatronen an den gleichen Adressaten versandt werden.
ccc. Die in den unter 2. f. bb. genannten Unterlagen wiedergegebenen
Verwendungsformen
Verwendung lediglich von „ADLON“ verändern den kennzeichnenden Charakter der
sowie die
beschwerdegegenständlichen Wort-/Bildmarke
nicht.
Grundsätzlich muss eine Marke in der eingetragenen Form benutzt werden. Wird
die Marke – wie hier - in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt
eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die
Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist
dann anzunehmen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade
bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der
eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe
Marke sieht (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23 – Dorzo; GRUR 2015, 287 Rn. 12
– Pinar GRUR 2013, 725 Rn. 13 – Duff Beer) und den hinzugefügten oder
weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung
beimisst (BGH GRUR 2008, 616 Rn. 12 – AKZENTA). Diese Voraussetzungen sind
hier erfüllt. Trotz der leichten Modifikationen – einer Kontrastumkehr bzw. einer
Drehung um 90 Grad und Ergänzung des beschreibenden Elements
„Garantiezertifikat“ – sieht der Verkehr, insbesondere da der kennzeichnende
Wortbestandteil ADLON erhalten bleibt, in der verwendeten Form weiterhin die
Streitmarke.
ddd. In der Gesamtbetrachtung belegen die Unterlagen keine wirtschaftlich
sinnvolle und damit ernsthafte Inlandsbenutzung der beschwerdegegenständlichen
Marke.
Alle Dokumente beziehen sich ausschließlich auf Tonerpatronen. Aufgrund der
Schwärzungen ist nicht erkennbar, ob eine Nutzung des Zeichens im Inland erfolgt
ist. Die Schwärzung des Landes und des Ortes ist dabei auch unter dem Aspekt von
– nicht nachvollziehbaren – Geheimhaltungs- und Datenschutzgründen nicht
erforderlich.
Die Auftragsbestätigungen vom 26.08.2020 und aus dem Jahr 2021 sowie das
Angebot aus dem Jahr 2021 betreffen einen Zeitpunkt nach Stellung des Antrags
auf Löschung wegen Verfalls. Unabhängig davon weisen die Auftragsbestätigungen
aufgrund Schwärzungen keine Stückzahlen auf. Die genannten Umsätze von netto
1.402,18 €
(Auftragsbestätigung vom 26. August 2020), 411,94 €
(Auftragsbestätigung vom 03.12.2021), 2.221,97 € (Auftragsbestätigung vom 8.
Juni 2021) sind zudem gering. Inwieweit das Angebot vom 31.03.2021 über einen
Warenwert von 11.226,03 € zu einer Beauftragung geführt hat, ist zudem nicht
ersichtlich.
Soweit die Produktliste und die übrigen Dokumente (Rechnung vom 20.09.2019;
Auftragsbestätigung vom 12.12.2019; Auftragsbestätigung vom 04.04.2020;
Auftragsbestätigung vom 13.02.2020) im hier maßgeblichen Zeitraum 7. Mai 2004
bis 4. Juni 2020 liegen, umfassen sie nur die Jahre 2019 und 2020.
Die Produktliste und die Rechnung vom 20.09.2019 lassen jedoch bereits die
Streitmarke nicht erkennen.
Die Auftragsbestätigungen vom 12.12.2019 und 04.04.2020 zeigen zwar den
Absatz von mit ADLON gekennzeichneten Tonerpatronen, lassen aber aufgrund der
Schwärzungen wiederum weder die Stückzahlen noch die hiermit erzielten Umsätze
erkennen. Der Auftragsbestätigung vom 13.02.2020 lassen sich aufgrund der
Schwärzungen ebenfalls keine Stückzahlen entnehmen. Die dort genannten
Umsätze sind mit 431,26 € netto (inkl. Fracht) zudem sehr gering.
Daher geht aus diesen Dokumenten nicht hervor, dass die Benutzungshandlungen
einen Umfang erreicht haben, der eine ernsthafte Benutzung belegt und eine
Scheinbenutzung auszuschließen geeignet ist.
dd. Eine Vorlage weiterer Unterlagen war auch nicht aufgrund branchenspezifischer
Besonderheiten entbehrlich.
Soweit der Beschwerdeführer und Markeninhaber in seinem Schreiben vom
18. September 2024 ausdrücklich festgestellt hat, dass Prospekte, Preislisten,
Umsatzauswertungen, Daten, Zahlen etc. aufgrund
„branchenspezifischer
Besonderheiten“ nicht existierten, überzeugt dies nicht. Es mag zwar sein, dass der
Beschwerdeführer solche Unterlagen wie auch Prospekte oder Werbemittel nicht
erstellt bzw. verwendet hat. Es sind jedoch keine branchenspezifischen Umstände
vorgetragen oder ersichtlich, die einen Verzicht insbesondere auf Preislisten oder
Umsatzauswertungen und weitere Daten und Zahlen erklären könnten. Denn diese
sind u. a. für die Erstellung von Angeboten, die Führung des eigenen Geschäfts und
insbesondere für die Übermittlung von Steuerunterlagen an die Steuerbehörden
erforderlich.
ee. Soweit der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 18. September 2024
anbietet, der Senat könne nach Vereinbarung sowohl die nach Nutzung
zurückgenommenen ADLON Produkte, die „stets hundertfach vorhanden“ seien, als
auch „mehrere 10.000de Belege, welche manuell zu sichten sind und teilweise auch
andere Waren enthalten- -es kann nur exemplarischer Nachweis geführt werden“
besichtigen, sind – sofern man darin überhaupt ein Beweisangebot sehen kann –
weder das Beweisthema noch das konkrete Beweismittel ausreichend dargestellt.
Der Antrag ist daher unzureichend substantiiert (vgl. auch Greger in Zöller, ZPO,
35. Aufl., Vor § 284 Rn. 4, 8c).
f. Nach alledem hat der Markeninhaber und Beschwerdeführer die rechtserhaltende
Benutzung der Streitmarke gemäß § 26 MarkenG weder in den letzten fünf Jahren
vor Stellung des Verfallsantrags, also im Zeitraum von fünf Jahren vor dem
4. Juni 2020, noch in der Zeit davor seit dem 7. Mai 2004 nachgewiesen, so dass
sie für verfallen zu erklären ist.
B. Billigkeitsgründe, die eine Kostenauferlegung nach § 71 MarkenG rechtfertigen
würden, sind nicht erkennbar. Es verbleibt daher bei der gesetzlichen Regelung des
§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
2.
3.
4.
5.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.
Mittenberger-Huber
Lachenmayr-Nikolaou
Posselt