BPatG Beschluss vom 07.11.2024 – 30 W (pat) 539/22

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 539/22 _______________________ (Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2024:071124B30Wpat539.22.0

betreffend die Marke IR 1 558 452

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. November 2024 unter Mitwirkung der Richterin Dr.

Weitzel als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters am Amtsgericht

Hammer

beschlossen:

I.

Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

II.

Der Antrag der Widersprechenden, der IR-Markeninhaberin die Kosten

des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

I.

Die auf einer kasachischen Basisanmeldung vom 23. März 2020 beruhende und am

27. Juli 2020 international

für die Waren

„Klasse 01: Antifreeze; fluids for hydraulic circuits; power steering fluid; brake

fluid; transmission fluid; transmission oil;

Klasse 04: Lubricating oil; industrial oil; motor oil; lubricants; lubricating

grease.”

unter der Nummer IR 1 558 452 registrierte Wort-/Bildmarke

begehrt Schutz für die Bundesrepublik Deutschland.

Dagegen ist Widerspruch erhoben aus der der am 9. Oktober 1996 angemeldeten

und am 4. Dezember 1996 für die Waren

„Klasse 04: Öl und Schmiermittel für den industriellen Gebrauch; Motoren- und

Getriebeöle für Kraftfahrzeuge“

unter der Nummer 396 39 447 eingetragenen Wortmarke

ADDINOL

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 01

– Internationale Markenregistrierung - hat mit Beschluss vom 1. September 2022

der international registrierten Marke 1 558 452 wegen des Widerspruchs aus der

Marke 396 39 447 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert, da

zwischen den sich gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr im Sinne

von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die Vergleichszeichen könnten sich teilweise auf identischen und ansonsten

zumindest ähnlichen Waren begegnen.

So bestehe zunächst zwischen den Widerspruchswaren der Klasse 4 und den

angegriffenen Waren der Klasse 4 Identität, ferner auch zwischen dem in Klasse 01

eingetragenen „Getriebeöl“ (jüngere Marke) und der in Klasse 04 eingetragenen

Widerspruchsware „Getriebeöle für Kraftfahrzeuge“. Die Ware „Getriebeflüssigkeit“

(jüngere Marke) umfasse „Getriebeöle für Kraftfahrzeuge“ (ältere Marke), so dass

auch insoweit von einer Warenidentität auszugehen sei.

Die Ware „Frostschutzmittel“ (jüngere Marke) sei mit „Motorenöl“ (ältere Marke)

gleichartig.

Die weiteren Waren der Klasse 1 der angegriffenen Marke („Flüssigkeiten für

hydraulische Kreisläufe; Servolenkungsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit“) und die

Widerspruchswaren der Klasse 4 wiesen eine geringe Ähnlichkeit auf. Auch wenn

sie unterschiedliche Zwecke verfolgten, verfügten sie doch über dieselbe

Zweckrichtung, weil sie zum Funktionieren und Fahren von Kraftfahrzeugen bzw.

zum Funktionieren von industriellen Maschinen und Geräten benötigt würden. Sie

könnten von demselben Unternehmen hergestellt und auch gemeinsam angeboten

werden.

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke,

Warenidentität bzw. Warenähnlichkeiten und unterstellter normaler Aufmerksamkeit

der angesprochenen Verkehrskreise seien zur Vermeidung einer markenrechtlich

relevanten Verwechslungsgefahr strenge Anforderungen an den Markenabstand zu

stellen, denen die jüngere Marke auch bei gering ähnlichen Waren nicht gerecht

werde.

Denn jedenfalls in klanglicher Hinsicht wiesen beide Marken eine hochgradige

Zeichenähnlichkeit auf.

Beim Klangvergleich sei auf Seiten der grafisch ausgestalteten angegriffenen Marke

nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ allein der Wortbestandteil „AFINOL“

maßgeblich, so dass sich die Wörter „AFINOL“ und ADDINOL gegenüberstünden.

Klanglich stimmten die Vergleichsmarken bei gleicher Silbenzahl, gleichem

Sprechrhythmus und übereinstimmender Vokalfolge im Anfangsvokal „A“ sowie in

der Endsilbe „NOL“ überein; sie unterschieden sich lediglich in dem Anfangslaut der

zweiten Silbe „DD/F“. Diese Abweichung im Wortinneren beider Markenwörter trete

gegenüber den weitreichenden Übereinstimmungen am Wortanfang und -ende

sowie im Mittelvokal „I“ jedoch nicht so deutlich hervor, dass sie die weitgehend

übereinstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im Klangbild wesentlich

beeinflussen könnten.

Beide Marken wiesen auch keinen sofort und ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt

auf, welcher die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken „neutralisieren“

oder zumindest reduzieren könnte. Insgesamt überwögen damit aber die

Gemeinsamkeiten in beiden Markenwörtern.

Ausgehend von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit könne dann aber in der

Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen

Faktoren eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken selbst im Bereich

geringer Warenähnlichkeit nicht verneint werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der um Schutz in der

Bundesrepublik Deutschland nachsuchenden angegriffenen Marke, mit der sie im

Wesentlichen geltend macht, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den

Vergleichszeichen

teilweise

bereits

aufgrund

eines

hinreichenden

Warenabstandes, vor allem aber aufgrund der deutlichen Unterscheidbarkeit der

Marken selbst ausgeschlossen sei.

Zwar seien die sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 4 identisch bis ähnlich.

Allerdings sei die Widerspruchsmarke für keine Waren der Klasse 1 geschützt.

Wenngleich bei Waren unterschiedlicher Klassen nach ständiger Rechtsprechung

durchaus eine gewisse Warenähnlichkeit gegeben sein könne, scheide jedoch eine

Identität aus, da die zugrundeliegende Systematik der Klassifikation eine solche

ausschließe.

Die Waren der Anmeldemarke in Klasse 1 seien zudem nicht auf den Kfz-Bereich

beschränkt und würden

in unterschiedlichster Art und Weise vertrieben,

insbesondere über den spezialisierten Fachhandel. So erstrecke sich der

Einsatzbereich von Frostschutzmitteln beispielsweise nicht nur auf Kfz und/oder

Industriemaschinen, sondern auch auf den Bautenschutz, die Energiegewinnung

durch Solaranlagen und Wärmepumpen, die Nahrungsmittelindustrie und die

Pharmazie. Die Waren hätten folglich je nach Einsatzbereich ganz andere

Anwendungsbereiche und Zweckrichtungen. Dementsprechend würden sie von

unterschiedlichen Abnehmerkreisen nachgefragt und über unterschiedliche

Vertriebskanäle verkauft.

Eine gewisse, jedoch höchstens entfernte Ähnlichkeit leite sich allenfalls daraus ab,

dass es sich bei den Spezialölen der Widerspruchsmarke ebenfalls um

Flüssigkeiten handele, die unter Umständen einem der genannten

Anwendungszwecke unterfallen könnten.

Vor allem jedoch sei die klangliche und schriftbildliche Wirkung der streitbefangenen

Zeichen unter Zugrundelegung eines erhöhten Aufmerksamkeitsgrades der

vorliegend maßgeblichen Fachkreise und Durchschnittsverbraucher der

streitgegenständlichen Waren angesichts der Kürze der

jeweiligen Worte

hinreichend unterschiedlich.

Bei den Wortelementen der beiden Zeichen handele es sich um einzelne Worte mit

lediglich 6 bzw. 7 Buchstaben, also um verhältnismäßig kurze Einwortzeichen, bei

denen der Verkehr Unterschiede und Abweichungen in den einzelnen Buchstaben

erfahrungsgemäß deutlicher wahrnehme.

Die Abweichung in der mittleren Silbe der wie „A — DDIN — OL” bzw. “A — FIN –

OL” wiedergegebenen Zeichen sei ebenfalls erheblich. Die Endsilbe „OL" enthalte

im Kontext der beanspruchten Waren einen recht eindeutigen Hinweis darauf, dass

es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke um Öl handele, zumal die

Widerspruchsmarke klanglich der englischen Wortfolge „add in oil" entspreche. Die

Übereinstimmung in der Silbe „OL" sei deshalb zu vernachlässigen, zumal sich

diese Silbe am jeweiligen Wortende befinde.

Ferner sei die lediglich aus einem einzigen Buchstaben bestehende erste Silbe der

Vergleichszeichen aufgrund ihrer Kürze nicht geeignet, für sich genommen einen

selbstständig wahrnehmbaren Anfang zu bilden. Die danach maßgeblichen

Eingangsbestandteile der Vergleichsmarken „ADDIN“ bzw. „AFIN“ seien aber und

hinreichend deutlich voneinander zu unterscheiden.

Wie

in den vergleichbaren BPatG-Entscheidungen 24 W (pat) 68/10 –

BELARA/BIOLARA und 28 W (pat) 39/11 – GEFRO/GERBO unterschieden sich

daher auch die Vergleichszeichen trotz der formalen Übereinstimmung in den

beiden ersten und um letzten Buchstaben durch die starken Abweichungen in der

jeweiligen Wortmitte sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht

deutlich voneinander.

Zudem sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ADDINOL aufgrund

ihrer Anlehnung an die englische Wortfolge „add in oil" im unterdurchschnittlichen

Bereich anzusiedeln.

Die um Schutz nachsuchende Marke halte daher einen ausreichenden Abstand zur

Widerspruchsmarke ein.

Die IR-Markeninhaberin beantragt mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2022 sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle

für Klasse 01 –

Internationale

Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1.

September 2022 aufzuheben, und den Widerspruch aus der Marke 396 39 447

ADDINOL zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt mit Schriftsatz vom 13. Januar 2023 sinngemäß,

1. die Beschwerde der zurückzuweisen,

Inhaberin der Schutz suchenden

IR-Marke

2. der Inhaberin der Schutz suchenden IR-Marke die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen.

Sie macht geltend, dass sich die Vergleichszeichen nicht nur bei den jeweils zu

Klasse 04 registrierten Waren weitgehend auf identischen Waren begegnen

könnten, sondern auch zwischen den für die Widerspruchsmarke zu Klasse 04

registrierten Waren und den für die um Schutz nachsuchende angegriffene IR-

Marke zu Klasse 01 eingetragenen Waren eine erhebliche Ähnlichkeit vorliege.

Dies gelte insbesondere auch in Bezug auf die zu dieser Klasse registrierten Ware

„Frostschutzmittel“. Denn „Frostschutzmittel“ würden nicht nur als Zusatz für

Scheibenwischanlagen eingesetzt, sondern auch als Additive für Treibstoffe (z. B.

Diesel) oder

für Motorenöle. Dementsprechend habe das BPatG

in der

Entscheidung 28 W (pat) 169/90 (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren

und Dienstleistungen, 20. Aufl., 2024, S. 121 linke Spalte) Identität zwischen den

Waren

„Frostschutzmittel“ und

„Motorenöl“ angenommen.

In derselben

Entscheidung habe das BPatG eine hohe Ähnlichkeit zwischen „Motorenöle“

einerseits und „technischen Ölen und Fetten; Schmiermitteln, Bremsflüssigkeiten,

etc.“ andererseits bejaht. Vor diesem Hintergrund könne auch bezüglich der

weiteren Waren der Klasse 1 ein hohes Ähnlichkeitsverhältnis nicht verneint

werden.

Bei der Zeichenähnlichkeit sei zu beachten, dass es sich bei den Vergleichszeichen

nicht um Kurzbezeichnungen handele und neben den Übereinstimmungen am

Wortanfang und -ende auch die Mittelsilben „DIN/FIN“ phonetisch hochgradig

ähnlich seien, da sie durch den identischen Vokal „I“, gefolgt von dem Konsonanten

„N“ bestimmt würden. Die abweichenden Konsonanten „D/F“ seien demgegenüber

eher klangschwach und fielen daher weniger stark ins Gewicht.

Zudem könne die jeweilige Endsilbe „OL“ nicht mit „OIL“ oder „ÖL“ gleichgesetzt

werden. Vielmehr handele es sich bei ADDINOL um einen Kunstbegriff, der von den

angesprochenen Verkehrskreisen nicht mit der Bezeichnung „add

in oil“

gleichgesetzt werde, zumal es sich hierbei um eine englischsprachige

Wortkombination handele, die den deutschsprachigen Verkehrskreisen so nicht

bekannt sei.

Vorliegend unterschieden sich die Vergleichsmarken letztlich lediglich durch einen

Wechsel der klangschwachen Mittelkonsonanten „D/F“, dem aber eine kaum

nennenswerte Auswirkung auf das Gesamtklangbild beider Bezeichnungen

zukomme.

Ein Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen könne daher nicht

verneint werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der IR- Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat

zutreffend angenommen, dass

zwischen den

Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr besteht (§§ 107, 114, 43 Abs. 2,

42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B Nr. 1

PVÜ) und der angegriffenen Marke daher zu Recht Schutz in der Bundesrepublik

Deutschland verweigert (§§ 107, 114, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

A. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls

umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität

oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit

der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise

auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch

eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann

und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson

[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;

GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –

Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –

OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;

GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA

DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden

Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen

Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen

und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 –

Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen

ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von

Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht zu besorgen.

1. Ausgehend von der mangels Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede

maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichszeichen teilweise auf

identischen und ansonsten zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

a. Identität besteht zunächst zwischen den für die um Schutz nachsuchende Marke

zu Klasse 04 registrierten Waren „Lubricating oil; industrial oil; motor oil; lubricants;

lubricating grease“ (auf Deutsch „Schmieröl; Industrieöl; Motoröl; Schmierstoffe;

Schmierfett“), welche unter die weiten für die Widerspruchsmarke ebenfalls zu

Klasse 04 eingetragenen Warenbegriffe „Öl und Schmiermittel für den industriellen

Gebrauch“ fallen. Insoweit besteht auch Identität zwischen der Ware „Motoröl“ der

angegriffenen Marke und dem für die Widerspruchsmarke registrierten „Motorenöle

für Kraftfahrzeuge“.

b. Identität besteht weiterhin für die von der angegriffenen Marke zu Klasse 01

beanspruchten Waren „transmission oil“ („Getriebeöl“) sowie „transmission fluid“

(„Getriebeflüssigkeit“) – worunter auch Getriebeöle fallen können – und den

„Getriebeölen für Kraftfahrzeuge“ der Widerspruchsmarke. Die unterschiedliche

Klasseneinteilung ist dabei entgegen der Auffassung der Inhaberin der um Schutz

nachsuchenden angegriffenen IR-Marke irrelevant, da diese keinen unmittelbaren

Einfluss auf die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen hat (vgl.

BGH GRUR 2020, 870 Nr. 24 – INJEKT/INJEX; Ströbele/Hacker/Thiering,

Markengesetz, 14. Aufl., § 9 Rdnr. 95). Dies kommt auch in § 9 Abs. 3 Satz 2

MarkenG zum Ausdruck, wonach Waren nicht schon deswegen als unähnlich

angesehen werden, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza- Klassifikation

erscheinen. Die Vorschrift bekräftigt damit den bereits nach früherem Recht

feststehenden Grundsatz, dass die systematische Einordnung einer Marke in das

Schema der Nizzaer Klassifikation keine materiellen Rechtswirkungen zeitigt (vgl.

BeckOK MarkenR/Kur/v. Bomhard/Albrecht, 39. Ed. 1.10.2024, MarkenG § 9 Rn.

100).

Ohne Bedeutung ist ferner, dass die für die angegriffene Marke registrierten Waren

„transmission oil“ („Getriebeöl“) sowie „transmission fluid“ („Getriebeflüssigkeit“)

oberbegrifflich nicht wie die vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke auf eine

Verwendung in Kraftfahrzeugen beschränkt sind. Weisen bei den jeweiligen

Oberbegriffen der Vergleichsmarken nur einzelne Waren oder Dienstleistungen

Identität oder Ähnlichkeit auf, führt dies bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr

gleichwohl zur Löschung der jüngeren Marke für den gesamten Oberbegriff (vgl.

BGH GRUR 2008, 903 Nr. 11 SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905 Nr. 13 –

Pantohexal; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 73).

c. Die Waren „Hydraulikflüssigkeiten; Fluide für Servolenkungen; Bremsflüssigkeit“

der Klasse 01 der angegriffenen Marke sind allesamt Schmiermittel. Damit sind

auch

die Waren

„Hydraulikflüssigkeiten;

Servolenkungsflüssigkeiten;

Bremsflüssigkeit“ identisch zur Ware „Öl und Schmiermittel für den industriellen

Gebrauch“ der Widerspruchsmarke. Die Vergleichszeichen können sich daher auch

insoweit auf zumindest überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

d. „Antifreeze“ („Frostschutzmittel“) weisen zwar grundsätzlich eine andere

stoffliche Beschaffenheit auf als die von der Widerspruchsmarke beanspruchten

Waren; sie unterscheiden sich auch in ihrem Verwendungszweck insoweit, als

„Antifreeze“ der Herabsetzung des Gefrierpunktes von Stoffen und dabei

insbesondere Flüssigkeiten dienen, die von der Widerspruchsmarke beanspruchten

Waren hingegen zur Schmierung von Motoren, Getrieben und/oder Maschinen

bestimmt sind. Jedoch können beide Warengruppen dem Betrieb von Motoren,

Getrieben und Maschinen dienen und sich somit in ihrer Zweckbestimmung

ergänzen. Überschneidungen bestehen weiterhin bei den Herstellern und vor allem

den Vertriebswegen von Frostschutzmitteln und Motoren- und Getriebeölen für

Kraftfahrzeuge. Nicht zuletzt können – worauf die Widersprechende zutreffend

hinweist - Frostschutzmittel als Additive, insbesondere in industriell genutzten Ölen

und Schmiermitteln enthalten sein. Daher weisen „Antifreeze“ und jedenfalls die

Widerspruchswaren „Motoren- und Getriebeöle für Kraftfahrzeuge“ in ihrer

regelmäßigen betrieblichen Herkunft sowie regelmäßigen Vertriebsart als auch in

ihrer Eigenschaft als einander ergänzende Produkte

so erhebliche

Berührungspunkte auf, dass für den Verkehr eine gemeinsame betriebliche

Herkunft nicht so fern liegt, als dass eine durchschnittliche Ähnlichkeit in Abrede

gestellt werden könnte.

Insoweit ist aus den vorgenannten Gründen ebenfalls unerheblich, dass die Ware

„Antifreeze“ nicht auf eine Verwendung in Kraftfahrzeugen beschränkt ist.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt ferner von Haus aus über eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft.

Um darin die englische Wortfolge „add in oil" zu erkennen, bedarf es erheblicher

interpretatorischer Überlegungen, zumal es sich bei der – ohnehin nicht als

eigenständige Silbe hervortretenden Endung „-OL“ um kein Kurzwort für „Öl“

handelt und zudem das dem Verkehr als einheitlicher Phantasiebegriff

gegenübertretende Markenwort ADDINOL auch keinen Anlass für eine englische

Aussprache bietet.

3. Weiterhin ist die Ähnlichkeit der Zeichen zumindest als durchschnittlich zu

bewerten.

a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.

BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25

- pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 -

Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie

sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu

unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach

deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken

auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und

begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR

2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN;

BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 -

AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 -

coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die

Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende

Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr.

24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010,

235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO § 9 Rdn. 280

m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und

nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn.

37 – BioGourmet m. w. N.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen weisen die Vergleichsmarken jedenfalls in

klanglicher Hinsicht eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit auf.

b. Das beim Klangvergleich nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO. § 9 Rdnr. 470) bei der angegriffenen Marke allein

maßgebliche ausgesprochene Markenwort „AFINOL“ und die Widerspruchsmarke

ADDINOL stimmen zunächst in der Silbenzahl überein. Sie werden entgegen der

Auffassung der IR-Markeninhaberin nicht wie „A-FIN-OL“ und A-DDIN-OL“

artikuliert, da der gemeinsame Konsonant „N“ nicht den Endlaut einer Mittelsilbe

„FIN“ bzw. „DDIN“, sondern den Anlaut der jeweils letzten Silbe „NOL“ bildet. Zu

beachten ist weiterhin, dass bei der Widerspruchsmarke der Doppelkonsonant „DD“

bei klanglicher Wiedergabe nicht gesondert als Endlaut einer Anfangssilbe „AD“ und

Anlaut einer Mittelsilbe „DIN“ hervortritt. Vielmehr fällt die Verdoppelung des

Konsonanten „D“ im Klangbild der angegriffenen Marke nicht besonders ins

Gewicht, da sich der Anfangsbuchstabe „A“ und die nachfolgenden Buchstaben

„DDIN“ zu einer weitgehend einheitlichen Lautfolge ohne besondere klangliche

Zäsur zwischen dem Anfangsvokal „A und den nachfolgenden Buchstaben

verbinden, was aber auch auf Seiten der angegriffenen Marke für die Lautfolge „A-

FIN“ gilt. Beide Marken werden daher wie „(A-FI-)NOL“ und „(A-DDI-)NOL“ ohne

besondere klangliche Zäsur zwischen den jeweils ersten Silben „A-FI“ bzw. „A-DDI“

artikuliert.

Klanglich stimmen die Vergleichsmarken – worauf die Markenstelle zutreffend

hingewiesen hat - bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus und

übereinstimmender Vokalfolge im Anfangsvokal „A“, in dem Mittelvokal „I“ sowie in

der Endsilbe „NOL“ überein; sie unterscheiden sich lediglich in dem Anfangslaut der

zweiten Silbe „DD/F“. Diese Abweichung im Wortinneren beider Markenwörter

verliert jedoch durch die Verbindung mit dem gemeinsamen Mittelvokal „I“ an

Gewicht und tritt gegenüber den weiteren weitreichenden Übereinstimmungen am

Wortanfang und -ende der nachfolgenden Mittelvokal „I“ nicht so deutlich hervor,

dass sie die weitgehend übereinstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im

Klangbild wesentlich beeinflussen könnte. Entgegen der Auffassung der Inhaberin

der schutzsuchenden IR-Marke handelt es sich bei beiden Marken auch nicht um

Kurzzeichen, bei denen Abweichungen deutlicher hervortreten. Vielmehr sorgen die

vorgenannten Übereinstimmungen in Vokalfolge und Wortstruktur für einen

weitgehenden Gleichklang beider Markenwörter. Hier liegt auch der Unterschied zu

den von der

Inhaberin der schutzsuchenden

IR-Marke zitierten BPatG-

Entscheidungen 24 W (pat) 68/10 – BELARA/BIOLARA und 28 W (pat) 39/11 –

GEFRO/GERBO,

die

gegenüber

den

verfahrensgegenständlichen

Vergleichszeichen entweder über erhebliche Abweichungen in der Vokalfolge

(BELARA/BIOLARA) verfügen oder – was die Zeichen GE-FRO/GER-BO betrifft –

sich von den Vergleichszeichen in der Anzahl der Silben als auch bei der Bildung

der Silben selbst („GE-/GER-“ gegenüber „FRO-/-BO“) deutlich voneinander

unterscheiden.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke kommt der

Übereinstimmung in der Endung „OL“ dabei auch kein geringes Gewicht zu, weil

der (Fach-)Verkehr darin einen Hinweis auf „ÖL“ erkenne. Denn eine entsprechende

Verwendung der Lautfolge in diesem Sinne ist – wie bereits erwähnt - nicht

belegbar. Soweit das Suffix „OL“ häufig im Bereich der organischen Chemie und

dabei als Kennzeichnung eines Alkohols (einer organischen Verbindung mit einer

funktionellen Hydroxygruppe) verwendet wird (vgl. https://de.wiktionary.org/wiki/-ol

zu „-ol“), liegt ein solcher Bezug bei den vorliegend vom Verkehr als einheitliche

Phantasiebegriffe wahrgenommenen Markenwörtern „AFINOL“ und ADDINOL

jedenfalls

nicht

ohne

weiteres

nahe.

Zudem

können

auch

kennzeichnungsschwache bzw. „verbrauchte“ Bestandteile eines Markenworts den

jeweiligen maßgeblichen Gesamteindruck

der Markenwörter

durchaus

mitbestimmen und im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken für

die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen (vgl. BGH, GRUR

2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Insgesamt sind daher die Übereinstimmungen zu ausgeprägt, als dass eine

zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit verneint werden könnte. Dies gilt

umso mehr, als die Vergleichszeichen im Verkehr nicht gleichzeitig nebeneinander

aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 Nr. 26 Lloyd; BGH GRUR

2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 - Kellogg`s/Kelly`s).

Anhaltspunkte, wonach sich die festgestellten Übereinstimmungen durch einen

abweichenden Begriffsgehalt der Zeichen

so

reduzieren, dass eine

Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, fehlen vorliegend; vielmehr werden die

einheitlichen Markenwörter – wie bereits dargelegt - als Phantasiezeichen

wahrgenommen.

4. Ausgehend davon kann dann in der Gesamtabwägung angesichts der

zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der obengenannten Waren, der

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der

zumindest

durchschnittlichen

Ähnlichkeit

der

Kollisionszeichen

eine

Verwechslungsgefahr zwischen beiden nicht verneint werden.

B. Soweit die Widersprechenden und Beschwerdegegnerin im Schriftsatz vom 13.

Januar 2023 beantragt, der Beschwerdeführerin die Kosten „des Verfahrens“

aufzuerlegen, lässt sich dem Antrag nicht klar entnehmen, ob damit nur die Kosten

des Beschwerdeverfahrens oder auch die des amtlichen Widerspruchsverfahrens

gemeint sind, die die Beschwerdegegnerin nur im Wege der unselbständigen

Anschlussbeschwerde

geltend machen

könnte. Grundsätzlich

sind

Prozesserklärungen nach dem vermeintlichen Willen des Erklärenden umfassend

auszulegen (vgl. BGH BeckRS 2016, 17714 Rn. 27 - Kinderstube; Feskorn in:

Zöller, ZPO, 34. Aufl. 2022, § 308 Rn. 2). Eine abschließende Klärung kann jedoch

dahinstehen, da Billigkeitsgründe, die ein Abweichen von der gesetzlichen

Regelung der eigenen Kostentragung rechtfertigen könnten, weder für das

Amtsverfahren noch für das gerichtliche Beschwerdeverfahren vorgetragen wurden

oder ersichtlich sind. Es verbleibt daher bei der gesetzlichen Regelung gemäß § 63

Abs. 1 Satz 3 MarkenG bzw. § 71 Abs. 1 Satz 3 MarkenG .

C. Der Senat kann – trotz des von der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin

hilfsweise gestellten Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung –

über die Zurückweisung

ihres Kostenantrags

im schriftlichen Verfahren

entscheiden, weil das von der IR-Markeninhaberin in der Hauptsache eingelegte

Rechtsmittel der Beschwerde zurückzuweisen ist, während es sich bei der

Entscheidung über den Kostenantrag der Widersprechenden um eine

Nebenentscheidung handelt (vgl. BPatG 32 W (pat) 246/03 – Eichetti Candy-Land).

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist aus Sicht des Senats auch

nicht veranlasst (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Weitzel

Hammer

Merzbach