Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 30.01.2025 – 30 W (pat) 519/22
30. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:300125B30Wpat519.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 519/22 _______________________ (Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 30 2019 240 873
ECLI:DE:BPatG:2025:300125B30Wpat519.22.0
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Januar 2025 unter Mitwirkung des Richters Dr.
Meiser als Vorsitzenden sowie der Richter Merzbach und Hammer
beschlossen:
I.
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
21. Februar 2022 aufgehoben.
Wegen des Widerspruchs aus dem EU-Schutzrechtsanteil der Marke IR
1 428 131 wird die Löschung der Marke 30 2019 240 873 angeordnet.
II.
Der Widerspruch aus dem EU- Schutzrechtsanteil der Marke IR 962 460
ist zurzeit gegenstandslos.
Gründe§
I.
Die am 18. Dezember 2019 angemeldete Wort-/Bildmarke
ist am 13. Februar 2020 unter der Nummer 30 2019 240 873 für die Waren und
Dienstleistungen
„Klasse 03: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Bio-Kosmetika;
Farbkosmetika; Farbkosmetika für die Augen; Funktionelle Kosmetika;
Kosmetika;
Farbkosmetika
für
die
Haut;
Klasse 41: Schulung in Schönheitspflege;
Klasse 44: Beratung
im Bereich der Körper- und Schönheitspflege;
Beratungen auf dem Gebiet der Schönheitspflege; Auskünfte über
Schönheitspflege; Gesundheits- und Schönheitspflege
für Menschen;
Auftragen von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege auf das Gesicht;
Auftragen von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege auf den Körper;
Beratung über das Internet im Bereich Körper- und Schönheitspflege;
Gesundheits- und Schönheitspflege; Beratungen in Bezug auf Kosmetika“
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen
worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. März 2020.
Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin am 22. Juni 2020 aus drei
Marken Widerspruch erhoben, nämlich aus:
1. dem EU-Schutzrechtsanteil der für die Waren der
„Klasse 21: Schwammapplikator für Make-up“
seit 24. April 2008 international unter der Nummer IR 962 460 registrierten
Wortmarke
BEAUTYBLENDER
2. dem EU-Schutzrechtsanteil der für die Waren der
„Klasse 3: Kosmetika und Make-up; nicht medikamentöse Reinigungsmittel,
nämlich Reinigungsmittel zur Reinigung von Kosmetikschwamm Applikatoren
und Schminkpinseln“
seit dem 10. August 2018 international unter der Nummer IR 1 428 131 registrierten
Wort-/Bildmarke
3. dem EU-Schutzrechtsanteil der für die Dienstleistungen der
„Klasse 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit
Kosmetik- und Schönheitspflegeprodukten“
seit dem 14. August 2018 international unter der Nummer IR 1 426 663 registrierten
Wort-/Bildmarke
Der Schutz aus dem EU-Schutzrechtsanteil der letztgenannten Marke IR 1 426 663
ist zwischenzeitlich erloschen.
Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse
44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 21. Februar
2022 den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen
den Vergleichszeichen ausscheide, und zwar auch, soweit sie sich auf identischen
Waren begegnen könnten.
So
sei
die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken
lediglich
unterdurchschnittlich. Die Widerspruchsmarken bzw. deren insoweit maßgeblichen
Wortbestandteile bestünden jeweils aus den Worten „BEAUTY“ und „BLENDER“.
Im Kosmetikbereich handele es sich bei „BLENDER“ um eine Bezeichnung für einen
Schwamm oder Pinsel, mit denen Make-up verwischt werde, um einen weicheren
Übergang zu schaffen (blending). In ihrer Gesamtheit bedeuteten die Marken daher
jeweils „Schönheits-Blender“, also ein „Make-Up-Schwamm oder -Pinsel für die
Schönheit“. In Bezug auf die unterschiedlichen, von den drei Widerspruchsmarken
beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestünde deshalb
jeweils ein
erheblicher beschreibender Anklang, der zu einer unterdurchschnittlichen
Kennzeichnungskraft führe. Hinsichtlich der beiden Wort-/Bildmarken könne auch
die triviale Grafik keine Steigerung der Kennzeichnungskraft erwirken.
Zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr sei deshalb nur ein geringer Abstand
nötig, den die jüngere Marke zu den Widerspruchsmarken einhalte.
Schriftbildlich seien die Marken durch die verschiedenen Wortfolgen „blend beauty“
und „BEAUTYBLENDER“, durch die zusätzlichen Wortbestandteile „your online
make-up artist“ und durch die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke in
türkisfarbener Schrift mit einer Hand, die einen Blender hält und zwei Blumenblüten
am Handgelenk hat, ausreichend voneinander entfernt
In klanglicher Hinsicht werde die angegriffene Marke zwar von dem Bestandteil
„blend beauty“ geprägt, so dass sich
insoweit
„blend beauty“ und
„BEAUTYBLENDER“ gegenüberstünden.
Dennoch bestünde keine Verwechslungsgefahr. Denn der Grundsatz, dass die
bloße Umstellung
von
zwei Zeichenbestandteilen
(„anagrammatische
Klangrotation“) die Bejahung der klanglichen Verwechslungsgefahr häufig nicht
ausschließt, weil die korrekte Anordnung dem Publikum mit nachlassender
Erinnerung nicht mehr ohne weiteres bewusst ist, komme vorliegend nicht zur
Anwendung, weil die Wortelemente der Widerspruchszeichen zum Basisvokabular
der Kosmetikbranche gehörten und in den Widerspruchszeichen formal und
inhaltlich plausibel nach Art einer Sachangabe verbunden seien, die
Widerspruchszeichen daher ihre originäre Kennzeichnungskraft allenfalls aus der
konkreten Kombination der Einzelbestandteile gewönnen.
Der zu Gunsten der Widerspruchsmarken bestehende Schutz beziehe sich daher
ausschließlich auf die Abfolge der Zeichenelemente und nicht auf die Verwendung
und Verbindung der beiden beschreibenden Bestandteile als solche. Gerade in
diesem Punkt wichen die Vergleichsmarken aber voneinander ab. Die bloße
Verwendung derselben oder ähnlicher beschreibender Wortbestandteile könne
aber für sich genommen aus Rechtsgründen nicht zu einer Verwechslungsgefahr
führen.
Hinzu komme, dass auch bei der Beurteilung der anagrammatischen Klangrotation
zusätzliche Laute und Silben die Gefahr von derartigen Verwechslungen
reduzierten. Die Widerspruchsmarken
bzw.
deren Wortbestandteile
„BEAUTYBLENDER“ enthielten - im Gegensatz zum Zeichenbestandteil „blend
beauty“ der angegriffenen Marke - am Ende jedoch noch den Bestandteil „-ER“, der
auch zu einer weiteren Sprechsilbe führe. Eine klangliche Verwechslungsgefahr sei
daher ebenfalls auszuschließen.
Für das Vorliegen anderer Arten einer Verwechslungsgefahr bestünden keine
Anhaltspunkte.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie zunächst
erklärt, dass der Widerspruch nicht mehr auf den EU-Schutzrechtsanteil der Marke
IR 426 663 gestützt werde, da der Schutz
in der Europäischen Union
zwischenzeitlich erloschen sei.
In der Sache macht sie geltend, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen der
angegriffenen Marke und den noch verfahrensgegenständlichen Widerspruchszeichen entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht verneint werden könne.
Zutreffend sei die Markenstelle allerdings davon ausgegangen, dass die
angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht durch die Wortbestandteile
„blend beauty“ geprägt werde. Diese Zeichenbestandteile wiesen aber eine
hochgradige klangliche Ähnlichkeit zu den auf Seiten der Widerspruchsmarken
maßgeblichen Wortbestandteilen „beautyblender“ auf. Sämtliche Bestandteile der
jüngeren Marke seien in den Widerspruchsmarken identisch enthalten. Der einzige
Unterschied zwischen den Zeichen bestehe darin, dass die beiden klanglichen
Bestandteile „beauty“ und „blend“ im jüngeren Zeichen vertauscht und die beiden
Buchstaben „er“ am Ende der Widerspruchsmarken nicht übernommen worden
seien.
Allein die bloße Vertauschung der
identisch übernommenen klanglichen
Bestandteile „beauty“ und „blend“ sorge nicht dafür, dass der Verkehr die Marken in
der Erinnerung hinreichend unterscheiden könne. Denn ein Durchschnittsabnehmer
könne sich vielleicht an die beiden Bestandteile der älteren Marken erinnern, er
könne sich aber - wenn der erste Eindruck verblasst sei – häufig nicht mehr an deren
genaue Reihenfolge erinnern und sei deshalb versucht,
in einem aus
entsprechenden Teilen, aber in einer anderen Reihenfolge gebildeten Wort die
früher gehörte Marke wiederzuerkennen.
Auch das Weglassen der Endsilbe „er“ begründe keinen ausreichenden
Zeichenabstand. Diese Abweichung befinde sich zum einen am erfahrungsgemäß
weniger beachteten Zeichenende. Zudem würden bei der Aussprache
mehrgliedriger Worte oder Begriffe die Buchstaben am Ende vielfach undeutlich
ausgesprochen oder gar gänzlich „verschluckt“ werden. In der undeutlichen
Erinnerung des Verkehrs, der die beiden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig
nebeneinander wahrnehme und sie deshalb nicht unmittelbar miteinander
vergleichen könne, ginge der Unterschied in Gestalt zweier Buchstaben am
Zeichenende daher unter.
Zudem seien die Vergleichszeichen auch in begrifflicher Hinsicht hochgradig
ähnlich, da der Verkehr in seiner undeutlichen Erinnerung von praktisch identischen
Zeichen
ausgehen würde. Der Sinngehalt
der Widerspruchsmarken
„beautyblender“ werde dabei weder durch die Vertauschung von „beauty“ und
„blender“ noch durch das Weglassen der Buchstaben „er“ am Ende in relevanter
Weise verändert. Insoweit komme es auch nicht darauf an, welche konkrete
Bedeutung der Verkehr den Zeichenbestandteilen „beauty“ und „blend(er)“
entnehme. Denn unabhängig davon, ob der Verkehr – was naheliege – „blender“
als jemand oder etwas verstehe, der „blendet“ („Angeber“, „Aufschneider“), oder
aber – wie vom Amt unterstellt – als „Pinsel“ oder „Schwamm“, bleibe der
Bedeutungsgehalt der gegenüberstehenden Zeichen hochgradig ähnlich.
Weiterhin sei von Identität und ansonsten hochgradiger Ähnlichkeit der sich
gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen auszugehen.
Identität bestehe zunächst zwischen den zu Klasse 3 von der angegriffenen
jüngeren Marke beanspruchten Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
Bio-Kosmetika; Farbkosmetika; Farbkosmetika
für die Augen; Funktionelle
Kosmetika; Kosmetika; Farbkosmetika
für die Haut“ und den
für die
Widerspruchsmarke IR 1 428 131 ebenfalls zu Klasse 03 erfassten Waren
„Kosmetika und Make-up“.
Zu den für die Widerspruchsmarke IR 962 460 BEAUTYBLENDER zu Klasse 21
registrierten Waren „Schwammapplikatoren
für Make-up“ bestehe
insoweit
hochgradige Ähnlichkeit, da es sich um sich ergänzende Waren handele, die
regelmäßig von denselben Unternehmen hergestellt und vertrieben würden und an
denselben Kundenkreis adressiert seien.
Die Dienstleistungen der
jüngeren Marke
in Klasse 41 („Schulungen
in
Schönheitspflege“) und Klasse 44 („Beratung im Bereich der Körper- und
Schönheitspflege; Beratungen auf dem Gebiet der Schönheitspflege; Auskünfte
über Schönheitspflege; Gesundheits- und Schönheitspflege
für Menschen;
Auftragen von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege auf das Gesicht; Auftragen
von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege auf den Körper; Beratung über das
Internet
im Bereich Körper- und Schönheitspflege; Gesundheits- und
Schönheitspflege; Beratungen in Bezug auf Kosmetika“) seien jeweils hochgradig
ähnlich zu den von den Widerspruchsmarken geschützten Waren, insbesondere
„Kosmetika und Make-up“. Hersteller von Produkten
im Bereich der
Schönheitspflege böten regelmäßig auch Schulungen und Beratung im Bereich der
Schönheitspflege an, nicht zuletzt um Kunden (professionellen Kunden ebenso wie
Verbrauchern) die richtige An- und Verwendung der eigenen Produkte zu zeigen
und zu veranschaulichen. Schönheitspflegeprodukte und Schulung und Beratung
im Bereich der Schönheitspflege seien somit aus Sicht des Verkehrs unmittelbar
aufeinander bezogen und würden häufig durch ein- und dasselbe Unternehmen auf
gleichen „Vertriebskanälen“ angeboten.
In der Gesamtwürdigung bestehe bei dieser Sachlage entgegen der Auffassung der
Markenstelle eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.
Dies gelte selbst dann, wenn man mit der Markenstelle fälschlich von einer
„unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft“ der Widerspruchsmarken ausgehe,
da auch in diesem Fall die geringfügigen Unterschiede nicht genügten, um die
Zeichen für den Verkehr „unterscheidbar“ zu machen, so dass selbst bei dieser
(unrichtigen) Prämisse Verwechslungsgefahr festzustellen wäre.
Erst
recht sei von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn man
berücksichtige, dass die Widerspruchsmarken entgegen der Auffassung der
Markenstelle von Hause aus uneingeschränkt und damit normal kennzeichnungskräftig seien.
So fehle es in Bezug auf die von der Widerspruchsmarke IR 1 428 131 zu Klasse
03 beanspruchten Waren schon deshalb an einem die Kennzeichnungskraft
schwächenden beschreibenden Aussagegehalt des Widerspruchszeichens, weil
der Begriff
„BEAUTYBLENDER“ selbst mit der von der Markenstelle
angenommenen Bedeutung „Schönheitsblender“
im Sinne eines Make-up-
Schwamms oder -Pinsels kein Merkmal der in Klasse 03 beanspruchten Waren
bezeichne.
Ungeachtet dessen handele es sich bei dem Begriff „Blender“ nicht um einen
gebräuchlichen Gattungsbegriff
für einen Schwamm oder Pinsel
im
Kosmetikbereich. „Blender“ sei keine in Deutschland übliche Bezeichnung für ein
Accessoire im Kosmetikbereich. Gebräuchliche Bezeichnungen seien vielmehr
(Make-up)-Pinsel, (Make-Up)-Schwamm oder (Make-up)-Ei. Belegt werde dies
beispielsweise dadurch, dass es im Angebot der größten Kosmetikhändler und
Drogerien in Deutschland keine Produktkategorie „Blender“ gebe. Folgerichtig
enthalte auch die Liste von Begriffsbedeutungen für „Blender“ bei Wikipedia nicht
die von der Markenstelle zugrunde gelegte Bedeutung.
Ebenso wenig sei der Begriff „Blender“ in der vom Amt angenommenen Bedeutung
in der deutschen Sprache nachweisbar. Selbst in englischsprachigen Lexika fänden
sich keine Hinweise auf das von der Markenstelle herangezogene Verständnis des
Begriffes „Blender“, was vor dem Hintergrund, dass es sich bei „Blender“ in der vom
Amt herangezogenen Bedeutung um einen aus dem Englischen stammenden
Begriff handele, von besonderer Bedeutung sei. Dementsprechend sei auch das
EUIPO in der Sache R 445/2021-2 – beauty blender (fig.) / Beauty planet von einer
originär uneingeschränkten Kennzeichnungskraft des Zeichenbestandteils
„BLENDER“ ausgegangen.
Auch den von der Markenstelle als Beleg genannten Fundstellen könne eine
Verwendung von „BLENDER“ als Gattungsbezeichnung nicht entnommen werde,
da dieser Begriff in den betreffenden Fundstellen entweder nicht verwendet werde
oder es sich um das entsprechend bezeichnete Produkt der Widersprechenden
handele.
„BEAUTYBLENDER“ werde deshalb vom Verkehr im Bereich der Kosmetik und
Schönheitspflege, wenn überhaupt, nur mit dem „original“ Make-up-Schwamm der
Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht.
Ausgehend davon können dann aber eine Verwechslungsgefahr zwischen den
Vergleichszeichen nicht verneint werden.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 21. Februar 2022 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2019 240 873 aufgrund des Widerspruchs aus dem EU-
Schutzrechtsanteil der Marken IR 962 460 und IR 1 428 131 anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur
Sache geäußert noch einen Antrag gestellt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da bereits zwischen der
angegriffenen Marke und dem
für die Europäische Union eingetragenen
Schutzrechtsanteil der international registrierten Widerspruchsmarke IR 1 428 131
(nachfolgend: IR 1 428 131) eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr.
2 MarkenG besteht.
A. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 119 MarkenG i. V. m. § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG – im Hinblick auf die drei verfahrensgegenständlichen IR-
Widerspruchsmarken mit Schutzerstreckung auf die Europäische Union i.V.m. Art.
189 Abs. 2 UMV – vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen
der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der
Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in
der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson
[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –
Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 –
Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).
Ausgehend davon besteht bereits zwischen der angegriffenen Marke und der
Widerspruchsmarke IR 1 428 131 die Gefahr von Verwechslungen nach §§ 9 Abs.
1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch aus
dieser Marke zu Unrecht zurückgewiesen hat.
1. Nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage können sich die
Vergleichszeichen teilweise auf identischen bzw. hochgradig ähnlichen und
ansonsten zumindest überdurchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen
begegnen.
a. So umfassen die für die Widerspruchsmarke IR 1 428 131 zu Klasse 03
registrierten Waren „Kosmetika und Make-up“ oberbegrifflich die von der
angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Bio-Kosmetika; Farbkosmetika;
Farbkosmetika für die Augen; Funktionelle Kosmetika; Kosmetika; Farbkosmetika
für die Haut“, so dass insoweit eine Warenidentität vorliegt.
b. „Kosmetika“ weisen weiterhin eine jedenfalls enge Ähnlichkeit zu den weiteren
von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse beanspruchten „Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege“ auf, da „Kosmetika“ nicht nur die Aufgabe haben, das äußere
Erscheinungsbild des Benutzers zu verbessern, sondern - insbesondere im Bereich
der kosmetischen Hautcremes - darüber hinaus dazu bestimmt sein können, die
Haut zu pflegen und zu schützen, kosmetische Produkte daher der Körper- und
Schönheitspflege dienen können (vgl. dazu BPatG 25 W (pat) 507/13 v. 14.
November 2014 - Amoderm/ATODERM, veröffentlicht unter BeckRS 2014, 124526
sowie auf PAVIS PROMA).
c. Weiterhin ist von einer überdurchschnittlichen Ähnlichkeit zwischen den von der
angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Klasse 41: Schulung in
Schönheitspflege“ sowie „Klasse 44: Beratung im Bereich der Körper- und
Schönheitspflege; Beratungen auf dem Gebiet der Schönheitspflege; Auskünfte
über Schönheitspflege; Gesundheits- und Schönheitspflege
für Menschen;
Auftragen von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege auf das Gesicht; Auftragen
von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege auf den Körper; Beratung über das
Internet
im Bereich Körper- und Schönheitspflege; Gesundheits- und
Schönheitspflege; Beratungen in Bezug auf Kosmetika“ und den „Kosmetika“ der
Widerspruchsmarke IR 1 428 131 auszugehen.
aa. Zwar sind Dienstleistungen, aufgrund der zwischen der Erbringung einer
unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer
körperlichen Ware bestehenden grundlegenden Abweichungen, generell weder mit
den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie
erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich
anzusehen. Besondere Umstände können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit
nahelegen (vgl. BGH GRUR 2000, 883, 884 – PAPPAGALLO; BGH GRUR 2012,
1145 Nr. 35 – Pelikan). Maßgeblich ist insoweit die Verkehrsanschauung. Eine die
Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen
liegt vor, wenn das Publikum annimmt, die Ware und die Dienstleistung stammten
aus demselben oder jedenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH
GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2012, 1145 Nr. 35 – Pelikan). Dies ist der
Fall, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommt, dass Ware
und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass
das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder
dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber
sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR
2012, 1145 Nr. 35 – Pelikan; Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 9 Rn. 117).
bb. Ein Indiz für eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen kann
vorliegen, wenn die Waren nicht allgemein angeboten und verwendet werden,
sondern typischerweise bei der Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung
kommen (vgl. BGH, GRUR 2004, 241, 243– GeDIOS; GRUR 2012, 1145 Nr. 35 –
Pelikan), wie dies für das Verhältnis zwischen (kosmetischen) Produkten und
Dienstleistungen aus dem Bereich der Körper- und Schönheitspflege, wozu
insbesondere kosmetische (Beratungs-)Dienstleistungen gehören, der Fall ist. In
diesem Bereich ist der Verbraucher daran gewöhnt, dass zB die Hersteller von
pflegenden und dekorativen Kosmetika ihre Produkte auch im Rahmen von
Schönheitsfarmen, Kosmetikinstituten oder auch Tages-Schönheitsfarmen (ggf. mit
entsprechenden Schulungs- und Beratungsdienstleistungen) anbieten. Dabei
handelt es sich nicht nur um unselbständige Serviceleistungen, die
im
Zusammenhang mit dem Anbieten und Vertreiben der Kosmetika stehen, sondern
wegen des Umfangs einer solchen Tätigkeit und der Gleichwertigkeit zwischen
Produkt und Serviceleistung um eigenständig erbrachte, über die bloße Förderung
des
Absatzes
ihrer
Produkte
hinausgehende
Beratungs-
und
Schulungsdienstleistungen (vgl. BPatG 25 W (pat) 211/01 v. 26. April 2004 –
FOCUSVITAL/FOCUS, BeckRS 2004, 17293 Nr. 22 „engere Ähnlichkeit“). Hinzu
kommt, dass im Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege eine nicht
unerhebliche Zahl der Erbringer von kosmetischen Dienstleistungen die dafür
verwendeten Produkte selbst herstellt (vgl. BPatG 29 W (pat) 581/19 v. 28. Oktober
2021, GRUR-RS 2021, 34932 Nr. 27
- Karex/HEALTHCAREX sowie
Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. § 9 Rn. 120).
cc. Aufgrund dieser ganz erheblichen Überschneidungen und Gemeinsamkeiten
liegt für den Verkehr daher die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft
zwischen den „Kosmetika“ der Widerspruchsmarke IR 1 428 131 und den von der
angegriffenen Marke zu den Klassen 41 und 44 beanspruchten Dienstleistungen
auf dem Gebiet der Gesundheits- und Schönheitspflege einschließlich
entsprechender Beratungs- und Schulungsdienstleistungen sehr nahe, so dass eine
überdurchschnittliche Ähnlichkeit zwischen diesen Waren und Dienstleistungen
nicht verneint werden kann.
2. Was die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke betrifft, hat die
Markenstelle diese im Ergebnis zutreffend als unterdurchschnittlich bewertet.
a. Dies lässt sich entgegen den Ausführungen der Markenstelle im Rahmen der
Zeichenähnlichkeit allerdings nicht damit begründen, dass die Wortelemente der
Widerspruchsmarke formal und inhaltlich plausibel nach Art einer Sachangabe
verbunden seien, die Widerspruchsmarke daher ihre originäre Kennzeichnungskraft
allenfalls aus der konkreten Kombination der Einzelbestandteile und ihrer konkreten
Abfolge und Anordnung im Zeichen herleite: Denn dies würde bedeuten, dass die
Widerspruchsmarke
lediglich eine sehr schwache und damit deutlich
unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzusprechen wäre.
Von einer derart schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann
aber nicht ausgegangen werden. Vielmehr verfügt die Widerspruchsmarke in ihrer
Gesamtheit zwar über eine originär eingeschränkte, jedoch auch nicht lediglich sehr
schwache und allein durch die Eintragung begründete Kennzeichnungskraft,
sondern
insgesamt über eine als unterdurchschnittlich zu bewertende
Kennzeichnungskraft.
b. Maßgebend sind dabei allein die bei der Widerspruchsmarke IR 1 428 131
untereinander angeordneten Wortbestandteile „beauty“ und „blender“, da es sich
bei der oval- bzw. „ei“-förmigen Umrahmung sowie deren von normaler Druckschrift
leicht abweichenden Schreibweise um sehr einfache und gebräuchliche
Gestaltungselemente handelt, denen neben den Wortbestandteilen keine
kennzeichnende Wirkung beigemessen werden kann.
In den danach für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft allein maßgeblichen
Wortbestandteilen wird der Verkehr schon aufgrund ihrer getrennten Anordnung
untereinander eine Kombination der Begriffe „beauty“ und „blender“ erkennen.
c. Bei dem Zeichenbestandteil „beauty“ handelt es sich um das in den deutschen
Sprachgebrauch eingegangene und daher allgemein verständliche englische Wort
für „Schönheit“ (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 48/09 v. 09.12.2009 – beauty24.de, 30
W (pat) 551/21 v. 20.06.24 – private beauty lab/ BEAUTYLAB, GRUR-RS 2024,
22957). Mit dieser Bedeutung erschöpft sich dieser Zeichenbestandteil in einer glatt
beschreibenden und damit schutzunfähigen Angabe zu Bestimmungs- und
Verwendungszweck bzw. zu Gegenstand und Inhalt der für die Widerspruchsmarke
registrierten Dienstleistungen, da diese sämtlich der „Schönheit“ dienen können
bzw. – was die Dienstleistungen betrifft - sich inhaltlich/thematisch damit
beschäftigen können.
Im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen, die, wie z. B. Parfümerie- oder
Kosmetikwaren, der Schönheit dienen oder sich, wie z. B. Werbung, mit der
Schönheitsbranche befassen, wurde
„beauty“ – gerade auch
in
Zusammensetzungen mit anderen Wörtern - bereits mehrfach die Unterscheidungskraft abgesprochen (vgl. u. a. BPatG 26 W (pat) 048/09 v. 09.12.2009 – beauty24;
24 W (pat) 268/03 v. 11.05.2004 - BEAUTYpur; 25 W (pat) 189/01 v. 14.11.2002 -
BeautyNet; 32 W
(pat) 21/06 v. 24.10.2002
- New Beauty; 25 W
(pat)
110/03 v.23.10.2003 - beauty24.de).
d. Hinsichtlich des Zeichenbestandteils „blender“ kann aber entgegen der
Auffassung der Markenstelle nicht davon ausgegangen werden, dass es sich um
eine
im
vorliegend
relevanten Bereich
kosmetischer Waren
sehr
kennzeichnungsschwache oder sogar schutzunfähige Angabe handelt.
aa. Dies folgt zwar nicht bereits daraus, dass „blender“ in seiner deutschen
Bedeutung als Bezeichnung von Personen, die durch äußere Vorzüge sehr für sich
einnehmen und dadurch über negative Eigenschaften o. Ä. hinwegtäuschen (vgl.
DUDEN-online zu „Blender“ bzw. „blenden“), keinen beschreibenden Bezug auf die
vorliegend relevanten Waren aufweist.
Denn jedenfalls der vorliegend als relevanter Verkehrskreis zu beachtende und über
hinreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügende Fachverkehr wird
„blender“ unmittelbar als englisches Wort für „Mischer/Mixer“ erfassen und
verstehen (vgl. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/blender), womit ursprünglich ein
Küchengerät gemeint ist („Küchengerät mit Klingen, das zum Pürieren von Gemüse,
zum
Mixen
von
Flüssigkeiten
usw.
verwendet
wird“,
vgl.
https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/blender:
„a
kitchen
appliance with blades used for puréeing vegetables, blending liquids etc.“)
bb. Auf Grundlage dieser wortsinngemäßen und lexikalisch nachweisbaren
Bedeutung „Mischer/Mixer“ kann „blender“ aber in Bezug auf die Waren der
Widerspruchsmarke aus sich heraus zumindest nicht auf Anhieb ein beschreibender
Hinweis entnommen werden kann (so im Ergebnis auch EUIPO R 445/2021-2 v.
22.2.2022 – Beauty Planet/beauty blender, GRUR-RS 2022, 3842 Nr. 51 aaO Nr.
51). So bedarf es insbesondere einiger interpretatorischer Überlegungen, um einen
in aller Regel technische Geräte bezeichnenden Begriff wie „blender“ als Hinweis
darauf zu verstehen, dass die so bezeichneten kosmetischen Artikel wie zB Pinsel
oder Schwamm ein gleichmäßiges, übergangsloses Auftragen kosmetischer
Produkte wie insbesondere „Make-up“ und damit gleichsam ein „verblenden“
ermöglichen sollen.
cc. Entgegen der Auffassung der Markenstelle lässt sich aber auch nicht feststellen,
dass sich „blender“ im vorliegend relevanten Bereich der Kosmetik auf Grundlage
seiner dargelegten (lexikalischen) Bedeutung im Bereich der Kosmetik zu einem
Fachbegriff für „einen Schwamm oder Pinsel, mit denen das Make-up verwischt
wird, um einen weicheren Übergang zu schaffen (blending)“ entwickelt hat.
aaa. Dem steht zwar entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht allein
die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit dieser Bedeutung entgegen. Maßgebend
ist allein, ob sich ein entsprechender Sprachgebrauch feststellen lässt.
bbb. Die dazu seitens der Markenstelle als Anlagen 1 bis 10 recherchierten und
dem angefochtenen Beschluss beigefügten Fundstellen können jedoch bereits
deshalb nicht zum Beleg eines entsprechenden Verständnisses herangezogen
werden, weil sie bis auf Anlage 10 zeitlich nicht dem Kollisionszeitpunkt zugeordnet
werden können.
Im Widerspruchsverfahren ist maßgebender Zeitpunkt für die Prüfung der
Verwechslungsgefahr grundsätzlich der Zeitpunkt der Anmeldung bzw. Priorität der
jüngeren (angegriffenen) Marke und damit der Kollisionszeitpunkt der sich
gegenüberstehenden Zeichen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdnr. 53).
So wie eine über die originäre Kennzeichnungskraft hinausgehende, insbesondere
durch Benutzung gestärkte Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke daher
bereits zum Kollisionszeitpunkt vorliegen muss (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 Nr. 14
– KNEIPP II; GRUR 2020, 870 Nr. 22 – INJEKT/INJEX) – und darüber hinaus auch
zum Zeitpunkt der Entscheidung noch fortbestehen muss (vgl. BGH, ebenda) – ,
kann
sich
eine
originäre
Kennzeichnungsschwäche
einer
älteren
Widerspruchsmarke
im Widerspruchsverfahren
nur
dann
auf
deren
Kennzeichnungskraft auswirken, wenn diese nicht nur zum Zeitpunkt der
Entscheidung besteht, sondern auch bereits zum Kollisionszeitpunkt vorgelegen
hat.
ccc. Ungeachtet dessen kann den Anlagen 1 bis 9 aber auch kein Hinweis auf eine
entsprechende Verwendung und ein daraus resultierendes Verständnis von
„blender“ als (fachsprachliche) Bezeichnung für „einen Schwamm oder Pinsel, mit
denen das Make-up verwischt wird, um einen weicheren Übergang zu schaffen
(blending)“, entnommen werden.
Zwar wird der Begriff „blender“ in den Fundstellen entgegen der Auffassung der
Widersprechenden verwendet. Dies geschieht aber ausnahmslos im Rahmen von
Produktbezeichnungen und dabei entweder – worauf die Widersprechende
zutreffend hinweist – unter Zusatz eines den Gegenstand und/oder die Art des
Artikels näher definierenden Zusatzes wie „Pinsel“, „Schwamm“ „sponge“ etc. oder
aber – wie zB bei „BB Boutique Blender BB0001“ (vgl. Anlage 2 des angefochtenen
Beschlusses) – als Bestandteil einer einheitlichen Produktangabe („Boutique
Blender“). Außerhalb der jeweiligen Produktbezeichnungen weisen die betreffenden
Fundstellen jedoch keine weitere Verwendung dieses Begriffs aus, sondern
beziehen sich allenfalls auf eine mögliche Eignung/Funktion der betreffenden Artikel
zum „Verblenden“ zB von Make-up. Diese Funktion wird allerdings mit dem
englischen Begriff „blender“ allenfalls angedeutet, da „blender“ nicht die
substantivierte Form des insoweit beschreibenden Verbs „verblenden“ darstellt
– insoweit wäre die zutreffende Bezeichnung eher „blending“ (= „mischen“) – ,
sondern seinem Wortsinn nach – wie bereits dargelegt – „ein Küchengerät mit
Klingen, das zum Pürieren von Gemüse, zum Mixen von Flüssigkeiten usw.
verwendet wird“ bezeichnet.
Zutreffend weist die Widersprechende weiterhin darauf hin, dass „blender“ im
Bereich der Kosmetik keine eigene Produktkategorie darstellen; es gibt keine
„blender“ bzw. „Verblender“, sondern „blender“-Schwämme, „Blender“-Pinsel oder
auch make-up-„blender“, bei denen „blender“ lediglich als Wortbildungselement
(Bestimmungswort) von Determinativkomposita verwendet wird und bei denen ein
beschreibendes Verständnis als funktionsbeschreibende Angabe maßgeblich durch
die Benennung des zum „Verblenden“ geeigneten kosmetischen Artikels gefördert
wird.
Hinzu kommt, dass jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass die
Verwendung von „blender“ in diesen Fällen auf das unter der Bezeichnung
„beautyblender“ seit Jahren am Markt platzierte und offensichtlich durchaus
erfolgreiche Produkt der Widersprechenden zurückzuführen ist. Verdeutlicht wird
dies durch die dem angefochtenen Beschluss als Anlage 10 beigefügte und zeitlich
vor dem Kollisionszeitpunkt liegende Fundstelle (24. September 2015), welche sich
erkennbar auf das so bezeichnete Produkt der Widersprechenden bezieht.
Verwendungen und Nennungen durch die Markeninhaberin selbst können jedoch
nicht als Beleg für ein beschreibendes oder sachbezogenes Verständnis einer
Bezeichnung herangezogen werden.
ddd. Lässt sich eine Verwendung von „blender“ als Produkt(kategorie)angabe
jedoch (zum Kollisionszeitpunkt) nicht mit der erforderlichen Sicherheit belegen,
kann diesem Begriff zumindest als solchem eine kennzeichnende Wirkung aber
nicht aberkannt werden. Es mag sein, dass „blender“ aufgrund seiner zwar nicht
begrifflichen, so jedoch sprachlichen Nähe zum Verb „verblenden“ jedenfalls in
Kombination mit einem den Gegenstand und/oder die Art des kosmetischen Artikels
näher definierenden Zusatz wie „Pinsel“, „Schwamm“ „sponge“ etc. einen deutlich
beschreibenden Anklang aufweist; ohne einen solchen das Produkt nach Art und
Gegenstand näher erläuternden Zusatz – wie es bei der lediglich um die allgemeine
Verwendungsangabe „beauty“ ergänzten Wortkombination „beauty blender“ der Fall
ist – wirkt er jedoch als Funktions- und oder Beschaffenheitsangabe eher vage und
unbestimmt.
e. Vor diesem Hintergrund erschöpft sich dann aber auch die Begriffskombination
„beauty blender“ nicht in einer Aneinanderreihung beschreibender Angaben mit der
gesamtbegrifflichen Bedeutung „Schönheitsblender“ als Bezeichnung für „einen
Schwamm oder Pinsel, mit denen das Make-up verwischt wird, um einen weicheren
Übergang zu schaffen (blending)“.
Vielmehr wirkt die Verbindung von „blender“ mit einer allgemeinen (anpreisenden)
Bezeichnung wie „beauty“ – anders als bei einer Kombination mit einem den
Gegenstand und/oder die Art des kosmetischen Artikels näher definierenden Zusatz
– in ihrer Gesamtheit trotz ihres „sprechenden Charakters“ hinreichend originell und
so ungewöhnlich, dass ihr zwar keine durchschnittliche, jedoch auch keine lediglich
sehr schwache, allein durch die Eintragung begründete Kennzeichnungskraft
zuerkannt werden kann. Vielmehr ist diese insgesamt als unterdurchschnittlich zu
bewerten.
3. Die Vergleichszeichen verfügen
ferner über eine durchschnittliche
Zeichenähnlichkeit.
a. Zwar sind die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit nach der bei der Beurteilung
der Markenähnlichkeit allein maßgeblichen
registrierten Form durch die
zusätzlichen,
in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung
findenden
Wortbestandteile „your online make-up artist“ sowie die bei beiden Marken jeweils
vorhandenen graphischen Elemente leicht zu unterscheiden, so dass eine
markenrechtlich relevante Ähnlichkeit von vornherein nur dann in Betracht kommt,
wenn bei beiden Marken auf die Wortbestandteile „blend beauty“ der angegriffenen
Marke bzw. „beauty blender“ der Widerspruchsmarke abgestellt werden kann.
b. Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt jedoch nicht
dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen.
Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit
eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N.
BGH GRUR 2013, 1239, Nr. 32 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013,
833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2009, 772, Nr. 57 - Augsburger Puppenkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64,
Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055,
Nr. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können
(vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Nr. 37 – BGW/Scholz; GRUR 2007, 700,
Nr. 42 -HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Nr. 62 - Carbonell/La Espanola;
GRUR 2010, 1098, Nr. 56
- Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778,
779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, Nr. 45 - DiSC).
aa. Ausgehend davon wird zunächst der rechtlich maßgebliche Gesamteindruck der
angegriffenen Marke
jedenfalls
in klanglicher Hinsicht allein durch die
Wortbestandteile
„blend beauty“ geprägt, weil die übrigen Wort- und
Bildbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Dies
gilt zunächst für die weiteren Wortbestandteile „your online make-up artist“ (= „Ihr
Online Make-up Künstler“) der angegriffenen Marke, welche sich – worauf die
Markenstelle zutreffend hinweist – in der werblich-anpreisenden Angabe erschöpft,
dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen von einem „Künstler“ im Bereich
Make-up online angeboten oder erbracht werden.
Zudem werden dem Verkehr vor dem Hintergrund, dass zu einer den
Gesamteindruck prägenden Stellung eines Zeichenbestandteils auch dessen
Anordnung, Größe und Ausgestaltung beitragen kann (vgl. BGH GRUR 2019, 1058
Nr. 41 – KNEIPP), die Wortbestandteile „blend beauty“ nicht zuletzt auch durch ihre
deutlich wahrnehmbare farbliche und drucktechnische Hervorhebung gegenüber
„your online make-up artist“ als alleinige Kenn- und Merkwörter der angegriffenen
Marke nahegelegt.
Auch dem Bildbestandteil kommt insoweit jedenfalls bei der Feststellung des
klanglichen Gesamteindrucks keine Bedeutung zu, da insoweit von dem in ständiger
Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen
ist, dass der
Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit zur
Benennung bietet (BGH GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 23) - INTERCONNECT/T-
Interconnect; GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25)- SIERRA ANTIGUO; GRUR 2014, 378
(Nr. 30) - OTTO CAP; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO. § 9 Rdnr. 470).
bb. Dies gilt gleichermaßen für den Bildbestandteil der Widerspruchsmarke in Form
einer „ei“-förmigen Umrahmung, welchem der Verkehr als einfaches dekoratives
Element keine kennzeichnende Bedeutung beimessen wird, so dass auch insoweit
allein die Wortbestandteile „beauty blender“ maßgebend sind.
cc. Die danach miteinander zu vergleichenden Wortbestandteile „blend beauty“ der
angegriffenen Marke bzw. „beauty blender“ der Widerspruchsmarke, welche vom
Verkehr schon aufgrund der getrennten bzw. untereinander angeordneten
Schreibweise als Kombination des englischen Substantivs „beauty“ mit dem
(nachgestellten) englischen Substantiv „blender“ (Widerspruchsmarke) bzw. – bei
der angegriffenen Marke – mit dem englischen Verb „(to) blend“ in seiner Bedeutung
„mischen“ verstanden werden, sind für sich gesehen identisch bzw. – was
„blender/blend“ betrifft – sehr ähnlich, da sie sich insoweit nur durch die zusätzliche
Endsilbe von „blender“ am
in aller Regel weniger auffälligen Wortende
unterscheiden.
dd. Allein die Vertauschung der Reihenfolge der
identischen bzw.
(überdurchschnittlich) ähnlichen Zeichenbestandteile „blend beauty“ bzw. „beauty
blender“
führt
jedenfalls nicht zu einer nachhaltigen Reduzierung der
Zeichenähnlichkeit.
Insoweit ist zu beachten, dass der Konsument in der Regel nicht beide Marken
nebeneinander vor Augen hat. Aus der oftmals undeutlichen Erinnerung heraus
können sich Zweifel an der genauen Reihenfolge der Teilelemente ergeben, was
dazu führen kann, dass der Kunde irrtümlich zu der Annahme gelangt, er habe die
früher gesehene oder gehörte Marke vor sich, wenn ihm ein aus identischen oder
zumindest weitgehend entsprechenden Wortteilen bestehendes Zeichen
in
umgekehrter Reihenfolge begegnet (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn.
295 m.w. Nachw.).
Zwar muss der Gesichtspunkt der Zeichenverwechslung wegen Silbenrotation
zurückhaltend angewendet werden. Er kommt insbesondere dann nicht in Betracht,
wenn der Gesamteindruck beider Zeichenwörter völlig unterschiedlich ist, wenn sich
durch die Umstellung ein anderer, unschwer erfassbarer Gesamtbegriff ergibt oder
auch, wenn – worauf die Markenstelle im Ausgangspunkt zutreffend hinweist – sich
Verbindungen kennzeichnungsschwacher Markenteile gegenüberstehen, deren
Schutzfähigkeit auf der gewählten Reihenfolge beruht, die nicht ohne weiteres
verändert werden darf (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 296 m.w.
Nachw.).
All dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Der mit den zumindest einen
beschreibenden Anklang aufweisenden Begriffen „blend/blender“ und „beauty“
verbundene beschreibende Anklang ist in beiden Marken übereinstimmend
vorhanden, ohne dass sich die jeweiligen Begriffe zu einer geschlossenen und ggf.
voneinander abweichenden gesamtbegrifflichen Aussage verbinden; insbesondere
wird der Verkehr aus den obengenannten Gründen den Wortbestandteilen der
Widerspruchsmarke
keinen
(beschreibenden) Aussagegehalt
iS
eines
„Schönheitsblenders“ entnehmen, so dass sich auch nicht Verbindungen
kennzeichnungsschwacher Markenteile gegenüberstehen, deren Schutzfähigkeit
auf der gewählten Reihenfolge beruht, die nicht ohne weiteres verändert werden
darf. Deshalb ist gerade in einem Fall wie dem hier vorliegenden, in dem der
Sinngehalt der Markenwörter letztlich verschwommen bleibt, die Gefahr groß, dass
aus der Erinnerung heraus Irrtümer über die genaue Reihenfolge der Einzelteile
sich ergeben und somit die jeweiligen Marken unmittelbar verwechselt werden.
ee. Wenngleich die Zeichen in ihrer Gesamtheit trotz der für sich gesehen
überdurchschnittlich ähnlichen Zeichenbestandteile aufgrund ihres „sprechenden
Charakters“ sowie der Umstellung
insgesamt einen etwas geringeren
Ähnlichkeitsgrad aufweisen, ist dieser gleichwohl noch als durchschnittlich zu
bewerten.
4. In Anbetracht der durchschnittlichen Ähnlichkeit der angegriffenen Marke mit
dieser Widerspruchsmarke kann dann
trotz der unterdurchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke IR 1 428 131 im Rahmen der
Gesamtabwägung eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Zeichen jedenfalls
dann nicht verneint werden, soweit sie sich nach der vorliegend mangels Erhebung
der Einrede der Nichtbenutzung maßgeblichen Registerlage auf zumindest
überdurchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen können.
Davon ist in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
aus den zu A. 1. genannten Gründen auszugehen.
5. Der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 21. Februar 2022 ist daher aufzuheben und die
Löschung der angegriffenen Marke 30 2019 240 873 aufgrund des Widerspruchs
aus der Widerspruchsmarke IR 1 428 131 anzuordnen (§ 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG).
B. Da die Löschung der angegriffenen Marke bereits anzuordnen war, soweit der
Widerspruch auf die Widerspruchsmarke IR 1 428 131 gestützt ist, ist der
Widerspruch, soweit er auf den EU-Schutzrechtsanteil der Marke IR 962 460 als
weiterem eigenen Streitgegenstand (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14
Rn. 702 f. und § 55 Rn. 45, jeweils mwN) gestützt worden ist, zurzeit – und mit
Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Entscheidung abschließend –
gegenstandslos.
C. Soweit der Widerspruch zudem auf den EU-Schutzrechtsanteil der Marke IR 1
426 663 gestützt worden ist, ist dieser weitere Streitgegenstand mit der Erklärung
der Widersprechenden in der Beschwerdebegründung vom 30. Juni 2022, dass der
Widerspruch nicht mehr auf diese Marke gestützt werde, wirksam zurückgenommen
worden. Mit dieser teilweisen Rücknahme des Widerspruchs, für deren Wirksamkeit
es der Zustimmung der Markeninhaberin nicht bedarf, ist die Grundlage des
Widerspruchsverfahrens in Bezug auf diese Widerspruchsmarke durch Wegfall
einer Verfahrensvoraussetzung entfallen (vgl. BGH GRUR 1998, 818 – PUMA;
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz,
14. Aufl.,
§
42 Rn
59;
Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 42 Rn. 63). Dies bedarf jedenfalls
dann, wenn – wie hier – der Widerspruch auch insoweit durch die Markenstelle
zurückgewiesen worden ist, keiner gesonderten Feststellung durch den Senat
insbesondere in Bezug auf die Wirkungslosigkeit des angefochtenen Beschlusses
hinsichtlich dieser Widerspruchsmarke (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42
Rn. 60; Ingerl/Rohnke/Nordemann, a. a. O., § 42 Rn. 64).
D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
Meiser
Hammer
Merzbach