Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 03.07.2025 – 25 W (pat) 24/22
25. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:030725B25Wpat24.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 24/22 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2025:030725B25Wpat24.22.0
betreffend die Marke 30 2019 114 396
(hier: Nichtigkeitsverfahren S 81/20 Lösch)
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
3. Juli 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der
Richterinnen Butscher und Fehlhammer
beschlossen:
1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke trägt die Kosten des
Beschwerdeverfahrens.
2. Der Gegenstandswert wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.
Gründe§
I.
Das am 6. November 2019 angemeldete Zeichen
TUS
ist am 27. Januar 2020 unter der Nummer 30 2019 114 396 als Wortmarke in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für nachfolgende
Waren eingetragen worden:
Klasse 5:
Insektenschutz- und Vernichtungsmittel; Schädlingsschutz- und
Vernichtungsmittel; Insektizide; Fungizide; Herbizide;
Klasse 21:
Elektrische Insekten- und Schädlingsanlock-, -vernichtungs- und
-vergrämungsgeräte.
Mit amtlichem Formblatt, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am
14. April 2020, hat der Nichtigkeitsantragsteller die Erklärung der Nichtigkeit und die
vollständige Löschung der Eintragung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG
i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG beantragt. Der Antrag wurde der Inhaberin der
angegriffenen Marke am 21. April 2020 gegen Empfangsbekenntnis zugestellt. Mit
Schriftsatz vom 18. Juni 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt am selben Tag, hat sie der Löschung widersprochen.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss
vom 7. Januar 2022 den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung
zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, er sei zwar zulässig, weil mit der
Angabe des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG dem
Erfordernis, dass der verfahrenseinleitende Antrag Inhalt und Umfang der
begehrten Entscheidung erkennen lassen müsse, Genüge getan worden sei. Er sei
jedoch unbegründet, weil nicht mit der für eine Löschung hinreichenden Sicherheit
festgestellt werden könne, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet
worden sei. Es lägen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass ihre
Anmeldung zum Zwecke der Spekulation erfolgt sei oder einen Eingriff in einen
schutzwürdigen
Besitzstand
darstelle.
Ein
solcher
stünde
dem
Nichtigkeitsantragsteller nicht zu, zumal er bislang weder in Deutschland noch in
Österreich unter der Marke aktiv geworden sei. Auch von einer wettbewerbs- oder
sittenwidrigen Anmeldung sei nicht auszugehen, weil nicht feststellbar sei, dass die
Sperrwirkung der angegriffenen Marke als
zweckwidriges Mittel
im
Wettbewerbskampf dienen sollte. Denn der von ihrer Inhaberin behauptete
Benutzungswille
lasse sich nicht klar widerlegen. Der Vortrag des
Nichtigkeitsantragstellers, die angegriffene Marke, deren Benutzung ihre Inhaberin
vor vielen Jahren aufgegeben habe, passe nicht in deren Markenfamilie, sei nicht
hinreichend glaubhaft gemacht worden und erschöpfe sich in bloßen Vermutungen.
Diesem sei die Inhaberin der angegriffenen Marke entgegengetreten und habe unter
Vorlage von Unterlagen ihre Absicht, die Benutzung des Schutzrechts im
Anmeldezeitpunkt wiederaufzunehmen, bekräftigt. Da ein Relaunch von Marken
nicht auszuschließen sei, müsse von einem Benutzungswillen ausgegangen
werden. Auch die weiteren Umstände sprächen nicht für ein rechtsmissbräuchliches
Vorgehen. Dass sich die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht gegen die
Verfallslöschung der Eintragung ihrer älteren Marken zur Wehr gesetzt habe, sei
nachvollziehbar, weil sie diese in der Vergangenheit nicht benutzt habe. Dies stehe
einer Benutzungsabsicht im Anmeldezeitpunkt jedoch nicht entgegen. Dass die
Anmeldung allein der Behinderung des Marktzutritts des Nichtigkeitsantragstellers
dienen sollte, sei deshalb zweifelhaft, weil dieser am 6. November 2019 weder in
Österreich noch
in Deutschland wirtschaftlich aktiv gewesen sei.
In der
Gesamtabwägung sei damit auch unter Berücksichtigung der gegen die Position
der Inhaberin der angegriffenen Marke sprechenden Indizien nicht mit der für eine
Löschung
erforderlichen Sicherheit
eine
im Vordergrund
stehende
Behinderungsabsicht
festzustellen. Eine Löschung der Eintragung der
angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit komme daher nicht in Betracht. Insofern
bestehe auch kein Anlass für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen.
Hiergegen richtete sich die Beschwerde des Nichtigkeitsantragstellers, mit der er
die Aufhebung des Beschlusses der Markenabteilung und die Nichtigerklärung der
Eintragung der angegriffenen Marke begehrte. Zur Begründung führte er aus, dass
entgegen der Auffassung des Amtes nicht ersichtlich sei, dass die Inhaberin der
angegriffenen Marke ernsthaft beabsichtigt habe, sie zu nutzen. Sie habe die
gleichlautende, bereits am 20. März 2002 angemeldete deutsche Marke niemals in
Benutzung genommen, vielmehr habe sie ihre Produkte in Deutschland stets unter
anderen Kennzeichnungen, wie etwa „Autan“ oder „Raid“, vertrieben. Die Nutzung
der in Österreich geschützten Marke „TUS“ habe sie 2014 endgültig eingestellt.
Dementsprechend sei die
Inhaberin der angegriffenen Marke den gegen
entsprechende
Voreintragungen
gerichteten
Verfallsanträgen
des
Nichtigkeitsantragstellers nicht entgegengetreten. Soweit sie behaupte,
im
Zeitpunkt der Nachanmeldung der angegriffenen Marke im November 2019 die
Nutzung habe aufnehmen wollen, sei dies nicht glaubhaft. Eine tatsächliche
Benutzung sei bis heute nicht erfolgt. Der Flyer, den die Inhaberin der angegriffenen
Marke zum Nachweis einer Produktentwicklung im Anmeldezeitpunkt vorgelegt
habe, sei nicht datiert, weise eine von ihr bereits seit dem Jahr 2012 nicht mehr
genutzte grafische Ausgestaltung in Form eines Dreizacks auf und enthalte die
Produktbezeichnung „Gelsen-Stecker“, die nur in Österreich, nicht aber in
Deutschland gebräuchlich sei. Deshalb bestünden gewichtige Zweifel daran, dass
der Flyer
für den deutschen Markt bestimmt gewesen sei und einen
Benutzungswillen für Deutschland belege. Der Inhaberin der angegriffenen Marke
sei angesichts der gegen ihre älteren Marken angestrengten Verfallsverfahren
sowie der Eintragung der Marke „TUS“ für den Nichtigkeitsantragsteller in
Österreich im Anmeldezeitpunkt positiv bekannt gewesen, dass dieser Interesse an
der frei gewordenen Marke „TUS“ als Kennzeichnung für Insektizide und an ihrer
Nutzung auch in Deutschland gehabt habe. Mit ihrer Markenanmeldung habe sie
daher ausschließlich bezweckt, ihm den Zutritt auf den deutschen Markt zu
erschweren.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke berief sich darauf, dass der Benutzungswille
eines Markenanmelders grundsätzlich zu vermuten sei. Es obliege nicht ihm, seinen
Benutzungswillen zu beweisen. Vielmehr habe das Gericht die gegenteiligen
Feststellungen zu treffen, wobei der Nichtigkeitsantragsteller im Rahmen seiner
Mitwirkungspflicht die Erforschung des Sachverhalts zu unterstützen und bei
unaufklärbaren Umständen die Feststellungslast zu tragen habe. Zudem müsse
sich eine etwaige Bösgläubigkeit mit der gebotenen Sicherheit feststellen lassen, im
Zweifelsfall bleibe die angegriffene Marke eingetragen. Im vorliegenden Fall gebe
es keinerlei Hinweise, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke keinen
Benutzungswillen gehabt habe. Sie sei eine weltweit führende Herstellerin von
Insektiziden, habe die Marke „TUS“ vor mehreren Jahren übernommen und
nunmehr in Deutschland neu angemeldet, weil sie einen Produkt-Relaunch
beabsichtige. Dass sie sie aktuell nicht benutze, spreche nicht gegen ihren
grundsätzlichen Benutzungswillen. Auch die Anmeldung von Vorratsmarken als
Erweiterung einer bestehenden Markenreihe gehöre zu einer
redlichen
Geschäftstätigkeit. Es seien auch keine Unlauterkeitsmerkmale ersichtlich, die ihre
Anmeldung als bösgläubig erscheinen ließen. Insbesondere könne nicht die Rede
davon sein, dass sie die Marke angemeldet habe, um den deutschen Markt für den
Nichtigkeitsantragsteller zu sperren. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke habe dieser seine Marke noch nicht einmal in Österreich in
Benutzung gehabt, eine solche habe in Deutschland bis heute nicht stattgefunden.
Insofern habe eine auf Deutschland bezogene Behinderungsabsicht gar nicht
vorliegen können. Der diesbezügliche Vortrag des Nichtigkeitsantragstellers stütze
sich hauptsächlich auf Vermutungen ohne
jegliche Substanz, die einen
zweckwidrigen Einsatz der angegriffenen Marke nicht zu belegen vermögen. Auch
habe er keinerlei Nachweise für die behauptete Bösgläubigkeit beigebracht.
Vielmehr verhalte er sich selbst wettbewerbswidrig, indem er seine österreichische
Marke in der von der Inhaberin der angegriffenen Marke früher genutzten
Gestaltung verwende und damit den Verkehr, der damit weiterhin eine bestimmte
Qualitätsvorstellung verbinde, irreführe.
Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit schriftlichem Hinweis vom 4. März 2024
darauf hingewiesen, dass nach seiner vorläufigen Auffassung die Beschwerde
gegen den Beschluss vom 7. Januar 2022 Aussicht auf Erfolg habe, weil die
angegriffene Marke bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG angemeldet
worden sei.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat daraufhin mit Schriftsatz vom
16. April 2024 den Verzicht auf die Eintragung ihrer Marke gegenüber dem
Deutschen Patent- und Markenamt erklärt. Der Nichtigkeitsantragsteller hat auf die
gerichtliche Mitteilung vom 22. Mai 2024, dass sich das Beschwerdeverfahren
infolge des Wegfalls der Eintragung der angegriffenen Marke erledigt habe, mit
Schreiben vom 28. Mai 2024 ohne nähere Begründung beantragt,
1. der
Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des
Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG
aufzuerlegen
sowie
2. den Gegenstandswert für das Verfahren festzusetzen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat daraufhin beantragt,
den Antrag auf Kostenauferlegung zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, dass eine Kostenauferlegung, die im Markenrecht nur
ausnahmsweise aus Billigkeitsgründen in Betracht komme, nicht gerechtfertigt sei.
Insbesondere habe sich ihre rechtliche Situation, nachdem sie im Verfahren vor der
Markenabteilung obsiegt habe, nicht als offensichtlich aussichtslos dargestellt.
Nach der für sie überraschenden abweichenden Ersteinschätzung des Gerichts
habe sie die Eintragung ihrer Marke freiwillig löschen lassen, um das Verfahren
nicht unnötig zu verzögern. Ihr könne mithin nicht vorgeworfen werden, gegen
prozessuale Sorgfaltspflichten verstoßen zu haben.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
1. Die Beschwerde ist in der Hauptsache gegenstandslos, weil die Inhaberin der
angegriffenen Marke auf deren Eintragung verzichtet hat. Nachdem der
Nichtigkeitsantragsteller auf die gerichtliche Mitteilung vom 22. Mai 2024, dass sich
das Beschwerdeverfahren infolge der Löschung der Eintragung der angegriffenen
Marke erledigt habe, lediglich beantragt hat, die Kosten des Beschwerdeverfahrens
gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen,
hat er ersichtlich kein Interesse an einer über den „ex nunc“ wirkenden Verzicht
hinausgehenden Feststellung einer Nichtigkeit „ex tunc“. Mithin bedarf es keiner
Entscheidung in der Hauptsache mehr. Es ist daher nur noch über den nachträglich
gestellten Kostenantrag zu entscheiden, der von der Erledigung der Hauptsache
unberührt bleibt
(§ 71 Abs. 4 MarkenG). Angesichts
seiner eindeutigen
Formulierung betrifft er allein die Kosten des Beschwerdeverfahrens, eine
Auslegung als Kostenbeschwerde mit dem Ziel einer Abänderung der Entscheidung
über die Kosten des amtlichen Nichtigkeitsverfahrens im angefochtenen Beschluss
kommt deshalb nicht in Betracht.
2. Der Antrag auf Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens nach
§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.
a) Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hat grundsätzlich jeder Verfahrensbeteiligte
seine Kosten selbst zu tragen. Eine Abweichung von diesem Grundsatz kommt nur
dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG),
wobei eine solche Bestimmung auch im Fall der Erledigung der Hauptsache durch
Verzicht auf die Eintragung der streitgegenständlichen Marke getroffen werden
kann
(§ 71 Abs. 4 MarkenG). Das Gesetz knüpft damit eine etwaige
Kostenerstattung nicht generell an den Ausgang des Verfahrens, sondern sieht eine
solche nur in den Fällen vor, in denen die Anwendung des Grundsatzes der eigenen
Kostentragung wegen besonderer Umstände unbillig erscheint. Diese sind
insbesondere im Fall einer bösgläubigen Markenanmeldung gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 14 MarkenG gegeben, weil
ihr stets ein rechtsmissbräuchliches oder
sittenwidriges Handeln
zugrunde
liegt
(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 14. Auflage, § 71 Rn. 19 m. w. N.).
b) Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich
oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 - Glückspilz; GRUR
2016, 482 Rn. 16 - LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 ff. - lvadal). Die rechtliche
Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend
und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (vgl.
EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37, 51 bis 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH
GRUR 2009, 780 ff. - lvadal). Ein Anmelder handelt dabei nicht allein deshalb
unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren
benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl.
EuGH GRUR
Int. 2013, 792 Rn. 37 - Malaysia Dairy
Industries). Ein
Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. Es müssen
vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als
wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Hiervon ausgehend kann ein bösgläubiger
Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
insbesondere dann gegeben sein, wenn der Anmelder in Kenntnis eines
schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die
gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren
und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes
des Vorbenutzers oder in der Absicht, den weiteren Gebrauch der Marke durch ihn
zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI
2000; GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb
eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen
Besitzstandes eines Dritten, auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung
der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig
darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insbesondere darin gesehen
werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene -
an
sich unbedenkliche
- Sperrwirkung
zweckfremd als Mittel des
Wettbewerbskampfs einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 - EROS; GRUR
2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der
Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des
Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver
Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung
der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des
eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 - Glückspilz;
GRUR 2008, 917 Rn. 23 - EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS). Für eine
Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen
Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und
die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den
Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei
es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR 1986,
74, 77 - Shamrock III; GRUR 1998, 1034, 1036 - Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034
- EQUI 2000; GRUR 2008, 621 - AKADEMIKS, GRUR 2008, 917 - EROS; BPatG
GRUR 2006, 1032, 1034 - E 2). Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist hierbei
auf den Zeitpunkt der Markenanmeldung abzustellen (vgl. BGH GRUR 2016, 380
Rn. 14 - Glückspilz; GRUR 2016, 482 Rn. 14 - LIQUIDROM; GRUR 2013, 1143
Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des
Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus
diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte
für oder gegen eine zum
Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH GRUR
2016, 380 Rn. 14 - Glückspilz; BPatG, Beschluss vom 15. November 2017,
29 W (pat) 16/14
- YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz,
14. Auflage, § 8 Rn. 1081).
Nach diesen Grundsätzen ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke
bösgläubig angemeldet worden ist.
c) Der Senat
teilt zwar die Auffassung der Markenabteilung, dass der
Nichtigkeitsantragsteller mangels Benutzungshandlungen zum Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke über keinen prioritätsälteren schutzwürdigen
Besitzstand an der Kennzeichnung „TUS“ in Deutschland verfügt hat. Insofern war
mit der Anmeldung kein ungerechtfertigter Eingriff in eine gefestigte Rechtsposition
verbunden. Es bestehen allerdings hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme,
dass die angegriffene Marke in wettbewerbs- bzw. sittenwidriger Weise angemeldet
worden ist, um dem Nichtigkeitsantragsteller den Marktzutritt in Deutschland zu
erschweren.
Hierfür spricht zunächst, dass der Inhaberin der angegriffenen Marke angesichts
der vom Nichtigkeitsantragsteller gegen die Voreintragungen ihrer Marken „TUS“ in
Deutschland und Österreich angestrengten Verfallsverfahren sowie dessen
Anmeldung der Marke „TUS“ in Österreich bekannt war, dass dieser Interesse an
einer Nutzung des Kennzeichenrechts hatte. Aus dem Umstand, dass er gegen die
Voreintragung in Deutschland vorgegangen ist, konnte sie zumindest schließen,
dass er auch dort beabsichtigte, eine Geschäftstätigkeit aufzunehmen. Dass der
Nichtigkeitsantragsteller im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke
weder in Österreich noch in Deutschland konkrete Benutzungshandlungen
unternommen hatte, steht der Annahme einer im Vordergrund stehenden
Behinderungsabsicht nicht zwingend entgegen. Denn im Einzelfall kann eine
inländische Anmeldung sogar bei einer erst geplanten Auslandsbenutzung als
bösgläubig anzusehen sein
(vgl. BGH GRUR 1967, 304
- Siroset;
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 1153).
Zwar reicht die bloße Kenntnis von einer etwaigen Benutzungsabsicht für die
Bejahung eines Wettbewerbs- oder Sittenverstoßes nicht aus, hinzu kommen
müssen
vielmehr weitere Anzeichen,
die
eine wettbewerbswidrige
Behinderungsabsicht ersichtlich machen. Voraussetzung ist zudem, dass die
Behinderungsabsicht als primäres Bestreben erkennbar ist und nicht die Förderung
des eigenen Wettbewerbs im Vordergrund steht. Letzteres hat die Inhaberin der
angegriffenen Marke zwar für sich in Anspruch genommen, indem sie sich auf einen
Benutzungswillen im Anmeldezeitpunkt berufen und die Neuanmeldung mit einem
geplanten Relaunch der Marke „TUS“ begründet hat. Abgesehen davon, dass aus
objektiver Sicht ein Bedürfnis für die Wiedereinführung nicht zwingend erscheint,
weil die
Inhaberin der angegriffenen Marke dieselben Produkte, nämlich
Schädlingsbekämpfungs- und -schutzmittel im Inland unter gut eingeführten
Kennzeichnungen vertreibt (z. B. „Autan“ und „Raid“), sind Wiederbelebungen
älterer Kennzeichnungen im Wirtschaftsleben durchaus üblich. Allerdings greifen
die Unternehmen dabei in aller Regel auf früher im Verkehr aktiv benutzte
Kennzeichen zurück. Dem entspricht auch der Vortrag der Inhaberin der
angegriffenen Marke, wonach sie beabsichtigte, die angegriffene Marke als eine im
deutschen Sprachraum „alt eingeführte“ Marke neu aufzusetzen. Zumindest für
Deutschland fehlt es aber an einer solchen Vorbenutzung. Die Inhaberin der
angegriffenen Marke hatte zwar auch hier das formale Registerrecht an der
Kennzeichnung „TUS“ inne, hat diese aber unbestritten auf dem deutschen Markt
nie eingesetzt. Insofern hätte dort auch kein „Relaunch“ der Marke im Wortsinne
erfolgen können. Ein solcher käme allenfalls für Österreich in Betracht, wo die
Inhaberin der angegriffenen Marke offenbar bis 2014 tatsächlich Produkte unter der
Kennzeichnung „TUS“ vertrieben hat und an die dort möglicherweise noch
vorhandene Bekanntheit hätte anknüpfen können. Vor diesem Hintergrund vermag
der Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zu ihrer im Jahr 2019 geplanten
Benutzungsaufnahme in Deutschland, zu der es bis dato offenbar auch nicht
gekommen ist, nicht zu überzeugen.
Auch der von ihr als Anlage AG 4 zum Schriftsatz vom 16. November 2020
vorgelegte Auszug aus einer Broschüre zum zukünftigen Branding und Design der
neu aufgelegten Marke „TUS“ bzw. „tus“ für Schädlingsbekämpfungsmittel stützt
ihre Behauptung nicht ausreichend. Wie der Nichtigkeitsantragsteller zu Recht
moniert hat, sind die in der Broschüre verwendeten Begrifflichkeiten „Gelsen“ und
„Gelsen-Stecker“ als österreichische Bezeichnungen für „Mücken“ und „Mücken-
Stecker“ im Deutschen völlig unüblich. Dies lässt an der Ausrichtung der Broschüre
auf den deutschen Markt zweifeln. Nachdem sie zudem nicht datiert ist, erscheint
dem Senat die Vermutung des Nichtigkeitsantragstellers, es könne sich auch wegen
der konkreten Aufmachung der Marke in Kombination mit einer in früheren Jahren
verwendeten Dreizackgestaltung um eine weit vor dem Jahr 2019 für Österreich
erstellte Broschüre handeln, nicht fernliegend.
Zwar ist, worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend hinweist, ein
Benutzungswille grundsätzlich zu vermuten, dies bedeutet aber zugleich, dass er
bei gegenteiligen Feststellungen widerlegbar ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 1091). Die Umstände, die derartige
Feststellungen ermöglichen, sind gemäß § 73 Abs. 1 MarkenG von Amts wegen zu
ermitteln, wobei den Nichtigkeitsantragsteller eine besondere Mitwirkungspflicht
dahingehend trifft, dass er sämtliche zur Begründung seines Begehrens dienenden
Tatsachen und Beweismittel anzugeben hat. Dieser Verpflichtung ist er nach
Auffassung des Senats mit seiner ausführlichen Darlegung des Sachverhalts sowie
der Nennung derjenigen Umstände, die aus seiner Sicht auf einen fehlenden
Benutzungswillen schließen lassen, substantiiert und erschöpfend nachgekommen.
Daraufhin oblag es der
Inhaberin der angegriffenen Marke,
ihre
Benutzungsabsichten konkret nachzuweisen, da sie in ihrer Sphäre liegen und
folglich der Amtsermittlung nicht zugänglich sind. Dies ist ihr jedoch nicht gelungen.
Vor dem Hintergrund, dass Marketingstrategien, die dem Vortrag der Inhaberin der
angegriffenen Marke zufolge der Anmeldung der angegriffenen Marke zugrunde
gelegen haben, in einem Unternehmen üblicherweise umfassend diskutiert und
dokumentiert werden, erweist sich die Vorlage einer einzelnen Seite einer einzigen
Broschüre, aus der sich weder ergibt, wann sie erstellt, noch ob und zu welchem
Zweck sie ausgegeben worden ist, als nicht ausreichend, um die bestehenden
Zweifel an einem im Vordergrund stehenden Benutzungswillen auszuräumen.
Zusammenfassend lassen die verfahrensgegenständlichen Umstände darauf
schließen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke, nachdem sie in Deutschland
und Österreich ihre TUS-Markenrechte verloren und der Nichtigkeitsantragsteller in
Österreich Schutz für die Marke „TUS“ erhalten hatte, dessen Ausweitung auf
Deutschland verhindern wollte. Ihre damit einhergehende Bösgläubigkeit bei
Anmeldung der angegriffenen Marke gibt Anlass, ihr aus Gründen der Billigkeit die
Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
aufzuerlegen.
d) Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke darauf hinweist, dass sie
umgehend nach dem gerichtlichen Hinweis vom 4. März 2024 auf die Eintragung
ihrer Marke verzichtet habe und ihr damit nicht der Vorwurf gemacht werden könne,
in einer aussichtslosen Situation an ihrem Registerrecht festgehalten zu haben,
übersieht sie, dass vorliegend nicht ein Verstoß gegen prozessuale
Sorgfaltspflichten Grund für die Kostenauferlegung ist, sondern eine in bösgläubiger
Absicht vorgenommene Markenanmeldung. Die damit verbundene, eine
Kostenauferlegung aus Billigkeit rechtfertigende Unlauterkeit, die Grund für die
Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens wegen Bösgläubigkeit war, ist durch die
nachträgliche Verzichtserklärung nicht entfallen.
3. Der Antrag des Nichtigkeitsantragstellers, den Gegenstandswert für das
Beschwerdeverfahren festzusetzen, ist gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 RVG zulässig.
Der Nichtigkeitsantragsteller war in diesem Verfahren durch einen Rechtsanwalt
vertreten, dessen Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 RVG fällig geworden ist, weil
das Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist.
Der Gegenstandswert ist auf 50.000,00 EUR festzusetzen. Da für Anwaltsgebühren
in markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine speziellen
Wertvorschriften existieren,
ist der Gegenstandswert gemäß §§ 33 Abs. 1,
23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen.
Maßgeblich
für die Bestimmung des Gegenstandswerts
ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch im Nichtigkeitsverfahren das
wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Nichtigkeitsantrag angegriffenen
Marke an deren Aufrechterhaltung (vgl. BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3 -
Sparkassen-Rot; WRP 2018, 950 - Gegenstandswert im Markenlöschungsstreit).
Dieses Interesse bemisst der Bundesgerichtshof regelmäßig mit 50.000,00 EUR,
soweit die Umstände des Einzelfalles keinen Anlass bieten, einen anderen
Gegenstandswert zu bestimmen (vgl. BGH GRUR 2006, 704 Rn. 2 - Markenwert).
Dem folgend geht auch das Bundespatentgericht in ständiger Spruchpraxis von
diesem (Ausgangs-) Regelwert aus (vgl. u. a. BPatG 30 W (pat) 1/14;
29 W (pat) 7/13;
29 W (pat) 16/14;
28 W (pat) 46/18; 25 W (pat) 47/21), wobei die Wertbemessungsgrundsätze für alle
Nichtigkeitsgründe des § 50 Abs. 1 MarkenG, d. h. auch im Falle einer bösgläubigen
Anmeldung
im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gelten
(vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 71 Rn. 51).
Für ein Abweichen von diesem Regelgegenstandswert besteht vorliegend keine
Veranlassung. Gründe für eine Erhöhung oder Verringerung sind weder dargetan
noch ersichtlich.
4. Über die Auferlegung der Verfahrenskosten sowie die Festsetzung des
Gegenstandswerts konnte ohne mündliche Verhandlung Beschluss gefasst werden
(§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO).
5. Die Entscheidungen über die Auferlegung der Verfahrenskosten sowie die
Festsetzung des Gegenstandswerts sind unanfechtbar (§ 82 Abs. 1 Satz 1 i. V. m.
Kortbein
Butscher
Fehlhammer