Rechtsprechung / BPatG / 2026
BPatG Beschluss vom 05.02.2026 – 25 W (pat) 60/22
25. Senat · ECLI:DE:BPatG:2026:050226B25Wpat60.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 60/22 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 30 2014 021 683
(hier: Nichtigkeitsverfahren S 44/20 Lösch)
ECLI:DE:BPatG:2026:050226B25Wpat60.22.0
hat der 25. Senat
(Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
5. Februar 2026 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der
Richterin Butscher sowie der Richterin von Bonin
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Nichtigkeitsantragstellerin wird der Beschluss
der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
12. Juli 2022 aufgehoben, soweit der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit
und Löschung der Eintragung der Marke 30 2014 021 683 für die
Dienstleistung „Design von Textilien“ zurückgewiesen worden ist.
2. Die Eintragung der Marke 30 2014 021 683 wird für die Dienstleistung
„Design von Textilien“ für nichtig erklärt und gelöscht.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 23. Januar 2014 angemeldete Wortmarke
Sherpa Design
ist am 31. Juli 2014 unter der Nummer 30 2014 021 683 für nachfolgende
Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register
eingetragen worden:
Klasse 35:
Marketing, insbesondere im Bereich neue Medien und Computer; Werbung;
Verbreitung von Werbeanzeigen und Werbeschriften; Beratung bei der
Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere strategische
Beratung im Zusammenhang mit Corporate Design und Corporate Identity;
Beratung in Bezug auf Werbung; betriebswirtschaftliche Beratung der
Unternehmensführung;
Organisationsberatung
in
Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit
[Public Relations];
Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;
Klasse 38:
Telekommunikation, insbesondere Nachrichtenübermittlung mittels Internet
und neuen Medien;
Klasse 42:
Design-Beratung; Dienstleistungen einer Design-Agentur, nämlich
Beratung im Zusammenhang mit Designkonzepten, Designstrategien,
Designmanagement,
Grafikdesign,
Illustrationen,
Webdesign,
Interfacedesign; Dienstleistungen eines Grafikers, insbesondere im Bereich
des Corporate Identity und Corporate Design, nämlich Gestaltung und
Entwicklung von Namens- und Identifikationssystemen für Unternehmen,
insbesondere
von
geschäftlichen Bezeichnungen, Waren- und
Dienstleistungsmarken, Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes;
Dienstleistungen eines Industrie- und Verpackungsdesigners; Erstellen von
Websites; Design von Textilien.
Mit am 19. Februar 2020 eingegangenem Antrag hat die Beschwerdeführerin
gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt die Erklärung der vollständigen
Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke wegen absoluter
Schutzhindernisse gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
MarkenG beantragt und den Nichtigkeitsantrag durch Schriftsatz vom 27. Februar
2020 auch auf das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt sowie
näher begründet.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem ihr mit Schreiben des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 24. April 2020 nebst dem Schriftsatz vom 27. Februar
2020 zugestellten Löschungsantrag vom 19. Februar 2020 mit Schriftsatz vom 19. Mai
2020, beim Deutschen Patent- und Markenamt am 22. Mai 2020 eingegangen,
widersprochen.
Mit Beschluss vom 12. Juli 2022 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts den Antrag auf Nichtigerklärung und Löschung der Eintragung der
angegriffenen Wortmarke zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass ihrer
Eintragung nicht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
entgegenstehe. Die Wortkombination „Sherpa Design“ stelle in Verbindung mit den
beanspruchten Dienstleistungen keine ausschließlich beschreibende Angabe dar. Der
Begriff
„Sherpa“ bezeichne ein Volk, das
im Himalaya-Gebiet
lebe. Seit
Hochgebirgsexpeditionen im Himalaya häufig Angehörige dieses Volkes als Träger
engagiert hätten, werde das Wort auch im übertragenen Sinne als Synonym für
Hochgebirgsträger im Himalaya verwendet. Es lasse sich aber nicht feststellen, dass
„Sherpa“ darüber hinaus im übertragenen Sinne als beschreibende Bezeichnung für
einen Guide oder Führer auf irgendeinem Gebiet gebraucht werde. Die angegriffene
Marke bringe auch nicht zum Ausdruck, dass Gegenstand der Dienstleistungen ein
spezielles „Sherpa Design“ sei, denn es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass ein
solches spezielles Sherpa-Design existiere. Schließlich weise sie auch nicht darauf
hin, dass die in Rede stehenden Dienstleistungen das Volk der Sherpa allgemein oder
die Sprache Sherpa zum Thema oder Gegenstand hätten. Soweit der Wortbestandteil
„Design“ den Gegenstand der Dienstleistungen benenne, sei dieser auf den
Designbereich eingegrenzt. Von ihm nicht umfasste Themen könnten durch das
Gesamtzeichen nicht beschrieben werden. Der angegriffenen Marke fehle auch nicht
jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angesprochenen
Verkehrskreise hätten keinen Anlass, sie lediglich als beschreibende oder auch
anpreisende Sachangabe aufzufassen. Insbesondere lasse sich nicht feststellen, dass
der Begriff „Sherpa“ im Rahmen der Bewerbung und Beschreibung von Produkten im
Sinne von Führer, Guide oder Helfer üblicherweise verwendet oder von den
Verkehrskreisen so verstanden werde. Eine entsprechende Assoziation erfordere vom
Verkehr mehrere gedankliche Zwischenschritte, so dass der angegriffenen Marke nicht
jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Sie sei auch nicht als
übliche Bezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vom Markenschutz
ausgeschlossen gewesen.
Hiergegen wendet sich die Nichtigkeitsantragstellerin mit ihrer Beschwerde vom
12. August 2022. Zur Begründung führt sie aus, ein rein beschreibender Begriffsinhalt
des Wortes „Sherpa“ ergebe sich schon daraus, dass es - nachdem Hochgebirgsexpeditionen im Himalaya häufig Angehörige des Volkes der Sherpa als Träger
engagiert hätten - im übertragenen Sinne als Synonym für Hochgebirgsträger genutzt
werde und zwar unabhängig davon, ob diese im Himalaya oder in anderen Regionen
tätig seien. Darüber hinaus werde es als beschreibende Bezeichnung für einen Guide
oder Führer verwendet. Auch die Inhaberin der angegriffenen Marke benutze den
Begriff „Sherpa“ in diesem Sinne. So gebe sie auf ihrer Webseite an, dass sie Kunden
im Designbereich „führe“, „zum Aufstieg" einlade und einen Großteil der Last
abnehme. Dem sei eine klare Bezugnahme auf den beschreibenden Inhalt des Begriffs
„Sherpa“ zu entnehmen. Zudem handele es sich, wie sich aus dem Duden ergebe, bei
diesem um ein geläufiges Synonym für Führer, Guide oder Träger und damit um
jemanden, der in der Lage sei, eine Gruppe auf den richtigen Weg zu bringen oder
zum Gipfel zu führen. Das Zeichen erschöpfe sich in einer Sachbeschreibung, die
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig sei.
Die Beschwerdeführerin hat sinngemäß beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. Juli 2022 aufzuheben und die Eintragung der Marke
30 2014 021 683 für nichtig zu erklären und zu löschen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Zur Begründung führt sie aus, dass der Begriff „Sherpa Design“ für die beanspruchten
Dienstleistungen nicht beschreibend sei. Dies gelte insbesondere auch für die
Dienstleistung „Design von Textilien“, denn eine traditionelle Sherpabekleidung
existiere nicht. Es gebe lediglich eine traditionelle tibetische Bekleidung, die sog.
„Chupa“ oder „Chuba”.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Markenabteilung 3.4, auf die Schriftsätze der Beteiligten, auf die Hinweise des Senats
vom 27. Februar 2024, vom 10. Juni 2024 und vom 11. September 2024 nebst den
beigefügten Rechercheergebnissen sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug
genommen.
II.
Die zulässige, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG statthafte
sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde gegen den Beschluss der
Markenabteilung 3.4 vom 12. Juli 2022 ist teilweise begründet.
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG,
BGBl. I 2018, Seite 2357) mit Wirkung vom 1. Mai 2020 geändert worden. Die
Änderungen berühren allerdings bereits abgeschlossene Verfahrenshandlungen nicht
(vgl. BPatG 25 W (pat) 6/21 - DOUBLE). Demzufolge ist auf den Widerspruch der
Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den Nichtigkeitsantrag vom 19. Februar 2020
§ 54 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2020 geltenden Fassung (MarkenG a. F.) und nicht
§ 53 MarkenG in seiner aktuellen Fassung anwendbar, in dem der Widerspruch gegen
die Löschung aufgrund Nichtigkeit nunmehr geregelt ist.
2. Dem zulässigen, insbesondere innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 3
MarkenG gestellten, mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom
24. April 2020 zugestellten Nichtigkeitsantrag der Beschwerdeführerin hat die
Inhaberin der angegriffenen Marke mit am 22. Mai 2020 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangenem Schreiben, mithin rechtzeitig innerhalb der Zwei-
Monatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen. Demzufolge liegen
die Voraussetzungen zur Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens vor (§ 54 Abs. 2
Satz 3 MarkenG a. F.).
3. Die nachträgliche Geltendmachung des Nichtigkeitsgrunds gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3
i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG mit Schriftsatz der Nichtigkeitsantragstellerin vom
27. Februar 2020 ist zulässig. Es handelt sich hierbei um eine Antragsänderung, auf die
§ 263 ZPO analog i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG Anwendung findet (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 53, Rn. 77). Sie setzt voraus,
dass die Änderung für sachdienlich erachtet wird oder die Inhaberin der angegriffenen
Marke einwilligt. Hiervon ist auch dann auszugehen, wenn sie sich auf die Erweiterung
eingelassen hat (§ 267 ZPO analog i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Dies ist
vorliegend der Fall. In ihren Schriftsätzen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke
sich nicht dagegen gewandt, dass die Nichtigkeitsantragstellerin ihr Begehren
zusätzlich auf § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt hat. Auch nimmt sie beispielsweise in
ihrem Schriftsatz vom 7. August 2020 ausdrücklich auf § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Bezug,
indem sie ausführt, dass der „Eintragung der Marke ‚Sherpa Design‘ keine absoluten
Schutzhindernisse iSd § 8 Abs. 2 Nrn. 1-3 MarkenG“ entgegenstehen.
4. Der angegriffenen Marke 30 2014 021 683 fehlt weder die erforderliche
Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sie ist auch keine
freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, noch besteht sie aus
Zeichen oder Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur
Bezeichnung der Dienstleistungen üblich geworden sind. Etwas anderes gilt nur in
Verbindung mit der Dienstleistung „Design von Textilien“ (Klasse 42).
a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis
aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die
Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu
gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11
- Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy;
GRUR 2010, 1100, Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-
Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rn. 18
- FUSSBALL WM 2006). Auch das
Schutzhindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft
ist
im Lichte des
zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die
Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH
GRUR 2003, 604, Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 - Smartbook). Bei
der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der
beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in
denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei
kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und
Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL
WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013,
1143, 1144, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 - Gute
Laune Drops; GRUR 2014, 483, Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439,
Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl.
BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674,
Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer
bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung
in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11
- Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die
Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände
beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht
unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen
hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).
(1) Von den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 werden
Verantwortliche in Unternehmen sowie Fachleute insbesondere aus den Bereichen
Marketing, Werbung, Beratung, Telekommunikation und Design als auch, jedenfalls
was die Telekommunikation angeht, interessierte und vorinformierte Durchschnittsverbraucher angesprochen.
(2) Die angegriffene Marke setzt sich aus den Wörtern „Sherpa“ und „Design“
zusammen.
Die Sherpa sind ein Volk von ca. 180.000 Menschen, die vor allem im Osten Nepals
sowie
in den grenznahen Regionen Chinas und
Indiens
leben
(vgl.
„https://de.wikipedia.org/wiki/Sherpa“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom
27. Februar 2024). Sie nutzen eine eigene, auch als „Sherpa“ bezeichnete Sprache,
haben eine für sie typische Kultur und kleiden sich relativ traditionell (vgl.
„https://www.sac-cas.ch/de/die-alpen/volksgruppen-in-nepal-sherpa-14711/“
als
Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 27. Februar 2024). Zudem wird der Begriff
„Sherpa“ als Synonym für einen als Lastträger bei Expeditionen im Himalaya
arbeitenden
Tibetaner
verwendet
(vgl.
„https://www.duden.de/rechtschreibung/Sherpa“ als Anlage 1 zum gerichtlichen
Hinweis vom 27. Februar 2024). Davon abgeleitet werden heute auch
Chefunterhändler einer Regierung zur Vorbereitung von Gipfeltreffen als „Sherpa“
bezeichnet
(vgl.
„https://de.wikipedia.org/wiki/Sherpa_(Chefunterhändler)“
als
Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 27. Februar 2024). Die Senatsrecherchen
haben demgegenüber nicht ergeben, dass der Begriff „Sherpa“ in maßgeblichem
Umfang im inländischen Verkehr als Synonym für das Wort „Führer“ oder „Guide“
verwendet wird, geschweige denn geläufig ist.
„Design“ ist die formgerechte und funktionale Gestaltgebung und daraus sich
ergebende Form eines Gebrauchsgegenstandes o. Ä. bzw. ein Entwurf oder eine
Entwurfszeichnung (vgl. „https://www.duden.de/rechtschreibung/Design“ als Anlage 5
zum gerichtlichen Hinweis vom 27. Februar 2024).
Insgesamt können der angegriffenen Marke damit u. a. die Bedeutungen „Gestaltung
des Volkes der Sherpa“, „Dekor eines als Lastträger arbeitenden Tibetaners“ oder
„Aufmachung eines Chefunterhändlers“ zukommen.
(3) Davon ausgehend weist die Wortkombination „Sherpa Design“ noch nicht einmal
einen engen beschreibenden Bezug zu den Dienstleistungen der Klasse 35
„Marketing, insbesondere im Bereich neue Medien und Computer;
Werbung; Verbreitung von Werbeanzeigen und Werbeschriften; Beratung
bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere
strategische Beratung im Zusammenhang mit Corporate Design und
Corporate Identity; Beratung in Bezug auf Werbung; betriebswirtschaftliche
Beratung
der Unternehmensführung; Organisationsberatung
in
Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit
[Public Relations];
Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“
auf. Zum einen ist nicht erkennbar, dass sie unter besonderer Berücksichtigung von
Design-Elementen der Sherpa-Kultur erbracht werden. Zum anderen werden
insbesondere Werbung und Unternehmensberatung regelmäßig durch die Art des
verwendeten Mediums oder die jeweilige Branche beschrieben. Demgegenüber sind
sie regelmäßig unabhängig von dem Gegenstand, für den geworben oder zu dem
beraten wird. Maßgeblich kommt es darauf an, ob mit dem in Rede stehenden Zeichen
ein bedeutsames Auswahlkriterium
zum Ausdruck gebracht wird
(vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8, Rn. 141, 142). Dies ist
vorliegend jedoch nicht der Fall. Weder bezeichnet die Kombination „Sherpa Design“
ein Medium noch eine Werbe-, Geschäfts- oder Unternehmensbranche. Sie benennt
ein spezielles Design, ist jedoch nicht im Sinne einer Branchenangabe allgemein und
weit gefasst. Mangels einer Verwendung im Sinne von „Führer“ oder „Guide“ kann der
angegriffenen Marke auch nicht die Aussage entnommen werden, dass mit Hilfe der
Beratung diejenigen, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, auf den richtigen
Weg gebracht oder zu einem Ziel geleitet werden sollen.
Vergleichbares gilt für die weiterhin beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38
„Telekommunikation,
insbesondere Nachrichtenübermittlung mittels
Internet und neuen Medien“.
Insbesondere scheint es fernliegend, dass im Wege der Telekommunikation Daten zu
Designs von Angehörigen der Sherpa ausgetauscht werden. Selbst wenn dem so sein
sollte, so bietet sich
„Sherpa Design“ nicht als eine die Dienstleistung
charakterisierende Inhaltsangabe an. Die angegriffene Marke benennt allenfalls einen
unbedeutenden Teil der übermittelten Informationen, nicht jedoch eine vom Verkehr
als maßgeblich angesehene Eigenschaft der Telekommunikation. Diese wird in erster
Linie durch die eingesetzte Übertragungstechnik, wie Kabel, Funk oder Satellit, die
Übertragungsgeschwindigkeit oder die benötigte Infrastruktur, wie Router, Repeater
oder Telefongeräte, gekennzeichnet. Insofern kommt der Wortverbindung „Sherpa
Design“ nicht die Funktion eines Sachhinweises zu.
Ebenso lässt sich der Wortfolge „Sherpa Design“ keine eindeutige Aussage über ein
Merkmal der Dienstleistungen der Klasse 42
„Design-Beratung; Dienstleistungen einer Design-Agentur, nämlich
Beratung im Zusammenhang mit Designkonzepten, Designstrategien,
Designmanagement,
Grafikdesign,
Illustrationen,
Webdesign,
Interfacedesign; Dienstleistungen eines Grafikers, insbesondere im Bereich
des Corporate Identity und Corporate Design, nämlich Gestaltung und
Entwicklung von Namens- und Identifikationssystemen für Unternehmen,
insbesondere
von
geschäftlichen Bezeichnungen, Waren- und
Dienstleistungsmarken, Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes;
Dienstleistungen eines Industrie- und Verpackungsdesigners; Erstellen von
Websites“
entnehmen. Wie bereits oben ausgeführt, werden Beratungsdienstleistungen in der
Regel durch die Branche charakterisiert, in der sie erbracht werden. Eine solche wird
von der angegriffenen Marke nicht benannt. Die nicht mit Beratung im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen der Klasse 42 „Dienstleistungen eines Grafikers,
insbesondere im Bereich des Corporate Identity und Corporate Design, nämlich
Gestaltung und Entwicklung von Namens- und
Identifikationssystemen
für
Unternehmen,
insbesondere von geschäftlichen Bezeichnungen, Waren- und
Dienstleistungsmarken,
Gestaltung
des
äußeren
Erscheinungsbildes;
Dienstleistungen eines Industrie- und Verpackungsdesigners; Erstellen von Websites“
können zwar durch ihren Gegenstand im Verkehr beschrieben werden. Allerdings ließ
sich nicht ermitteln, dass Sherpa-Design vom Verkehr im Sinne einer Grafik oder eines
Industrie- bzw. Verpackungsdesigns aufgefasst wird. Darüber hinaus kommt es beim
„Erstellen von Websites“ vornehmlich auf das Programmieren und Gestalten, nicht
jedoch auf den Inhalt der betreffenden Seiten an. Im Übrigen steht ihre Vieldeutigkeit
und ihr sehr eingeschränkter Bedeutungsumfang einem Verständnis der angegriffenen
Marke als Inhaltsangabe entgegen.
b) Davon ausgehend bringt die Wortkombination „Sherpa Design“ nicht die Art, die
Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder
ein sonstiges Merkmal der Dienstleistungen der Klassen 35, 38 oder 42 mit Ausnahme
von „Design von Textilien“ zum Ausdruck. Sie unterliegt folglich auch nicht dem
Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Diese Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder
Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen beschreiben (können), von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche
Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht
aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl.
EuGH GRUR 2011, 1035, Rn. 37 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000];
BGH GRUR 2021, 1195, Rn. 13 f. - Black Friday; GRUR 2017, 186, Rn. 38 -
Stadtwerke Bremen). Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, ist
entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung allein die Eignung einer
Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25,
Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 31 f.
DOUBLEMINT). Ein Freihaltebedürfnis
liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung eines Zeichens als Sachangabe noch
‑
‑
nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen
kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534, Rn. 52 - Prana Haus/HABM [PRANAHAUS];
GRUR 2004, 146, Rn. 32 - HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680, Rn. 38 -
Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH GRUR 2021, 1195, Rn. 19 - Black Friday; GRUR
2017, 186, Rn. 42 - Stadtwerke Bremen).
Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und
angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als
maßgebliche Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR
1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen
Concord/Hukla; EuGH GRUR 2004, 682, Rn. 23 bis 25 - Bostongurka; BGH GRUR
2017, 186, Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).
Unter Bezugnahme auf obige Ausführungen zur Unterscheidungskraft besteht kein
hinreichender Sachbezug. Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, die erwarten
lassen, dass die angegriffene Marke in Verbindung mit den von der Zurückweisung
der Beschwerde umfassten Dienstleistungen als unmittelbar beschreibende Angabe
angesehen wird.
c) Schließlich ist nicht feststellbar, dass es sich bei der Zusammensetzung „Sherpa
Design“ um eine übliche Bezeichnung der gegenständlichen Dienstleistungen der
Klassen 35, 38 und 42 handelt (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz,
14. Auflage, § 8, Rn. 682). Insofern ist das Vorliegen des Schutzhindernisses gemäß
§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu verneinen.
5. Der Nichtigkeitsantrag ist jedoch hinsichtlich der in Klasse 42 beanspruchten
Dienstleistung „Design von Textilien“ begründet, weil der Eintragung der angegriffenen
Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung insoweit die Schutzhindernisse gemäß
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden haben
und zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht entfallen sind (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).
Die Wortfolge „Sherpa Design“ weist nämlich darauf hin, dass die Textilien im Stil des
Volkes der Sherpa entworfen werden, der sich durch lange Wollgewänder, die
traditionelle Chuba oder bunt gestaltete Schürzen und Schärpen auszeichnet. Soweit
sich die Beschwerdeführerin darauf beruft, dass eine traditionelle Sherpa-Kleidung
nicht existiere und es sich sowohl bei der Chuba als auch bei den umgebundenen
Schärpen und Schürzen um traditionelle tibetische Kleidung handele, rechtfertigt dies
eine andere Beurteilung nicht. Auch wenn diese Kleidungsstücke nicht nur allein von
dem Volk der Sherpa getragen werden, sondern auch von anderen Volksstämmen des
tibetischen Hochlandes, ist auch das Volk der Sherpa bekannt für diese Art der
Kleidung. Demzufolge ist die Wortfolge „Sherpa Design“ dazu geeignet, Merkmale der
in Rede stehenden Dienstleistung „Design von Textilien“ zu beschreiben.
6. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden,
nachdem ein Antrag auf Durchführung einer solchen von keiner Beteiligten gestellt
worden ist (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und sie auch nach Einschätzung des Senats nicht
sachdienlich war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
7. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG besteht keine Veranlassung, so dass es bei der Regelung gemäß § 71 Abs. 1
Satz 2 MarkenG verbleibt, nach der jede Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten selbst
trägt.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses
beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.
Kortbein
Butscher
von Bonin