BGH Beschluss vom 11.05.2006 – I ZB 28/04

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 28/04

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke 395 20 154

Nachschlagewerk: ja ja BGHZ: ja BGHR:

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Verkündet am: 11. Mai 2006 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Malteserkreuz

a) Behält der mit der älteren Marke identische oder ähnliche Bildbestandteil einer aus einem Wort- und einem Bildbestandteil bestehenden jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung, kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen sein. Dies kann auch anzunehmen sein, wenn das mit dem übernommenen Bestandteil identische oder ähnliche äl- tere Zeichen nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und der Gesamteindruck der zusammengesetzten jüngeren Marke von dem an- deren Bestandteil dominiert oder geprägt wird (im Anschluss an EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE).

b) Einer schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke kann grundsätzlich auch die durch Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeich- nungskraft zugerechnet werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Charakteristik der Marke nicht ändert.

BGH, Beschl. v. 11. Mai 2006 - I ZB 28/04 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 11. Mai 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und

die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden wird der am

1. Oktober 2004 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des

25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

I. Für den Markeninhaber ist die am 12. Mai 1995 als Kollektivmarke an-

gemeldete Marke 395 20 154

am 6. Oktober 1995 für

"Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung

einschließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleis-

tungen Bedürftiger auf nationaler und internationaler Ebene"

in den Farben grün und weiß eingetragen worden. Die Eintragung ist am

26. Februar 1996 veröffentlicht worden.

Am 13. Mai 1996 hat der Widersprechende aus seiner seit dem 28. Juni

1994 unter anderem für die Dienstleistungen

"Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig

und körperlich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veran-

staltung von Reisen, insbesondere von Erholungs- und Pilgerrei-

sen mit Kranken und/oder Behinderten; Reisebegleitung, insbe-

sondere für Kranke und Behinderte; Rückholdienste; Ausbildung

in Erster Hilfe, im Sanitätsdienst, im Zivil- und Katastrophen-

schutz, in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von

Kranken, Verletzten oder Verwundeten, im Gymnastikunterricht,

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen

und Seminaren; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im Sanitäts-

dienst; Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich

Sanitätsdienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Ver-

letzten oder Verwundeten, Fernmeldedienst; Dienstleistung im

sozialen und karitativen Betreuungsdienst, nämlich Hilfsdienste

für Alte, Kranke und Behinderte, Mahlzeitendienste; Medikamen-

tennotdienst; Dienstleistungen von Ärzten, Chiropraktikern, Chi-

rurgen, Optikern, Physiotherapeuten, eines Sanitäters, eines

Zahnarztes; Dienstleistungen einer medizinischen Ambulanz, ei-

nes Altenheimes, einer Blutbank, von Erholungsheimen, von Ge-

nesungsheimen, eines Krankenhauses, eines Kurheimes, eines

medizinischen Labors, einer Leprastation, eines Pflegeheimes,

eines Sanatoriums"

eingetragenen schwarz-weißen Bildmarke Nr. 2 069 437

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts

hat die Verwechslungsgefahr der Marken bejaht und die Löschung der angegrif-

fenen Marke angeordnet.

Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht

den Widerspruch zurückgewiesen (MarkenR 2005, 162).

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt der Widersprechende

sein Löschungsbegehren weiter. Der Markeninhaber beantragt, die Rechtsbe-

schwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des Löschungs-

grunds der Verwechslungsgefahr (§ 43 Abs. 2 Satz 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG) verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme es neben dem

Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der

Marken maßgeblich darauf an, von welchem Schutzgegenstand und welchem

Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei, da

hierdurch der Schutzbereich einer Marke bestimmt werde. Schutzgegenstand

sei der Gegenstand der Anmeldung in seiner gewählten Form. Farbig angemel-

dete und eingetragene Marken seien auf die konkrete farbige Gestaltung be-

schränkt. Dementsprechend sei die angegriffene Marke auf die farbige Darstel-

lung eines grünen achtspitzigen Kreuzes auf einem weißen Hintergrund in Form

eines Wappenschildes festgelegt. Die Widerspruchsmarke hingegen sei in

schwarz-weißer Darstellung eingetragen. Eine schwarz-weiß eingetragene Mar-

ke könne für die farbige Wiedergabe dann keinen Schutz beanspruchen, wenn

diese durch die Farbgebung zu einem abweichend gestalteten Bild führe.

Der Schutzgegenstand der Widerspruchsmarke umfasse wegen des

Wappencharakters der Vergleichsmarken daher allenfalls eine Darstellung, die

eine den Grauwerten entsprechende farbig abgestufte Tönung zeige, nicht da-

gegen eine Abbildung, die zusätzlich auf einer Kontrast-Umkehr insbesondere

verschiedener Farben beruhe.

Der Markenschutz, den die schwarz-weiß eingetragene Widerspruchs-

marke im vorliegenden Fall beanspruchen könne, könne sich damit allenfalls

auf eine farbige Wiedergabe beziehen, die sich im Rahmen gleicher Kontraste

halte, also ein helles Kreuz auf dunklem Untergrund zeige. Davon abweichende

Darstellungen, insbesondere solche, die eine Kontrast-Umkehr enthielten, seien

vom Schutzgegenstand nicht mehr umfasst und könnten nicht mehr zur Be-

messung des Schutzbereichs und damit zur Verteidigung der älteren Marke

herangezogen werden. Würde sich nämlich der Schutz auch auf eine Darstel-

lung der Widerspruchsmarke in der Weise erstrecken, wie sie der Darstellung

der angegriffenen Marke entspräche, also ein grünes Kreuz auf weißem Hinter-

grund enthielte, würde sich durch diese Art der Farbumkehr nämlich der Bild-

Eindruck der älteren Marke verändern, da die Gestaltung der Kontraste in der

eingetragenen Schwarz-Weiß-Darstellung gerade ein weißes Kreuz auf dunk-

lem bzw. schwarzem Untergrund zeige. Auf diese Gestaltung sei die Wider-

spruchsmarke beschränkt. Eine Farbumkehr würde hier zu einer anderen

Kennzeichnung führen, wie am Beispiel der Schweizer Flagge, die ein weißes

Kreuz auf rotem Grund zeige, und dem Symbol des Roten Kreuzes zu erken-

nen sei, das ein rotes Kreuz auf weißem Grund enthalte.

Die Umstände des Falles würden dafür sprechen, dass sich die Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Bandbreite durchschnittlicher

Kennzeichnungskraft eher im unteren Bereich bewege. Kreuzdarstellungen sei-

en im karitativen Bereich grundsätzlich eher nicht originell, da sie als Symbol für

Wohlfahrtspflege auch von anderen Organisationen eingesetzt würden. Daher

spiele nach der Lebenserfahrung bei der Wiedererkennung einer solchen

Kennzeichnung die konkrete Farbgestaltung eine herausragende Rolle. Die

angesprochenen Verkehrskreise seien daran gewöhnt, die unterschiedlichen

Anbieter an Hand der konkreten Farbgebung bzw. Farbkombination und der

Umrahmung oder der Hintergrundgestaltung des Zeichens zu unterscheiden.

Dies gelte auch für den vorliegenden Fall, da die Johanniter-Unfall-Hilfe das

identische Kreuz in unterschiedlicher Farbkombination verwende.

Die geltend gemachte kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe der Markeninhaber bestritten, so

dass die Benutzungslage im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nicht be-

rücksichtigt werden könne. Darüber hinaus habe der Widersprechende die

Verwendung der Widerspruchsmarke nur in farbiger Gestaltung mit weißem

Kreuz auf rotem Hintergrund belegt. Die Beispiele würden daher keinen Auf-

schluss darüber geben, inwieweit die Bekanntheit durch die Verwendung der

eingetragenen Widerspruchsmarke gefördert worden sei.

Letztlich bedürfe aber die Frage, von welchem Grad der Kennzeich-

nungskraft auszugehen sei, keiner Entscheidung, da selbst im Falle einer ge-

steigerten Kennzeichnungskraft - auch unter Berücksichtigung teilweiser identi-

scher Dienstleistungen - mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht

die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG be-

stünde. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit sei vom jeweiligen Gesamteindruck der

sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen. In ihrer Gesamtheit würden

sich die Marken in unmittelbarer Hinsicht hinreichend deutlich voneinander un-

terscheiden. Der als reine Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke stehe

eine aus Wort und Bild kombinierte jüngere Marke gegenüber. Eine Verwechs-

lungsgefahr könne daher nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn

für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken dem ein Wappenschild mit einem

achtspitzigen Kreuz umfassenden Bildbestandteil der jüngeren Marke eine den

Gesamteindruck prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung

zukomme. Dies sei nicht der Fall, da sich nach der Erfahrung der Verkehr bei

derartigen Kombinationsmarken

regelmäßig am kennzeichnungskräftigen

Wortbestandteil orientiere, weil er die einfachste Art der Benennung darstelle.

Hier stünden sich eine Bildmarke und eine Kombinationsmarke mit dem deut-

lich herausgestellten und kennzeichnungskräftigen Wort "LAZARUS" gegen-

über. Der Verkehr werde sich zur Benennung überwiegend dieses unterschei-

dungskräftigen Wortes bedienen und daher die Marken auseinanderhalten, zu-

mal das Wort in der Kombination der jüngeren Marke nicht untergehe, sondern

herausgehoben oberhalb des Bildbestandteils platziert sei. Deshalb bestehe in

klanglicher Hinsicht keine Verwechslungsgefahr.

Auch in bildlicher Hinsicht sei keine Gefahr von Verwechslungen der

Marken gegeben, da kein Grund dafür ersichtlich sei, dass der Bildbestandteil

der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck präge.

Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheide aus, weil das Wort

"LAZARUS" nicht die Bezeichnung des Bildes darstelle. Wegen der Farbabwei-

chungen und der Kontrastumkehr sei auch keine Verwechslungsgefahr unter

dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens oder unter dem Gesichtspunkt der

organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen (sog. Verwechslungsge-

fahr im weiteren Sinne) anzunehmen.

III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der ange-

fochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundes-

patentgericht.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die

Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor-

liegt, wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände

des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung

zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem

Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsäl-

teren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit

der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke

ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2005

- I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May; Beschl. v.

22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo).

Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Sei-

ne Beurteilung, die Verwechslungsgefahr sei selbst bei gesteigerter Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise identischen Dienstleistungen

zu verneinen, weil die sich gegenüber stehenden Zeichen nicht hinreichend

ähnlich seien, ist jedoch, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, nicht frei

von Rechtsfehlern.

a) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist

nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder

Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Ver-

kehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Im

Widerspruchsverfahren ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht angenom-

men hat - auf die eingetragene Form abzustellen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002

- I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Somit

steht im vorliegenden Fall der älteren schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke

des Widersprechenden, die ein weißes Kreuz auf schwarzem Hintergrund in

Form eines Wappenschildes zeigt, die angegriffene farbige Marke gegenüber,

die neben einem grünen Kreuz auf weißem Hintergrund in Form eines Wap-

penschildes zusätzlich aus dem Wortbestandteil "LAZARUS" besteht.

Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr sind bei der

Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken die fragli-

chen Marken jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamtein-

druck miteinander zu vergleichen. Das schließt es nicht aus, dass unter Um-

ständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch

die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen

Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04,

GRUR 2005, 1042 Tz 28/29 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH

GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo, jeweils m.w.N.). Weiter ist nicht ausge-

schlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte

Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstän-

dig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der

zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder

prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v.

5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-

Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004,

1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeich-

nenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit

älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesproche-

nen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fragli-

chen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander

verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 31

- THOMSON LIFE).

b) Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung der

Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der sich gegenüber stehen-

den Marken zugrunde gelegt. Es hat der Sache nach auch geprüft, ob eine

Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeich-

nenden Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke begründet ist,

indem es im Zusammenhang mit der Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildli-

cher Hinsicht ausgeführt hat, der Verkehr könne unter Umständen aufgrund der

Gestaltung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten

auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige,

von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kenn-

zeichnungsfunktion zuerkennen oder in Fällen zusammengesetzter Zeichen

einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten

Zweitkennzeichens auffassen. Die Erwägungen, mit denen es eine solche selb-

ständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke

verneint hat, halten jedoch der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

aa) Das Bundespatentgericht führt insoweit lediglich aus, im vorliegenden

Fall könne eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" nicht mit

der Begründung verneint werden, es handele sich um ein fremdsprachiges

Wort, das dem inländischen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres in Erinne-

rung bleibe. Vielmehr entspreche es im karitativen Bereich den üblichen Be-

zeichnungsgewohnheiten, Namen wie "Lazarus", "Malteser" und "Johanniter"

zu verwenden. Auch unter dem Gesichtspunkt der kennzeichnenden Bedeu-

tung von Unternehmenskennzeichen in Kombinationsmarken bestehe kein An-

lass zu der Annahme, der Verkehr werde "LAZARUS" bei der Wahrnehmung

der angegriffenen Marke vernachlässigen, weil in dem hier einschlägigen

Dienstleistungsbereich erfahrungsgemäß der betrieblichen Zuordnung und Be-

zeichnung der Organisation besonderes Gewicht beigemessen werde.

bb) Die Annahme, dass der Verkehr dem Bildbestandteil des angegriffe-

nen Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung zumisst, hängt entge-

gen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht davon ab, ob eine prägen-

de Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" verneint werden kann. Vielmehr

kann einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke auch dann eine selb-

ständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der

zusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder ge-

prägt wird (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Insbesondere

wenn der Verkehr in dem Wortbestandteil "LAZARUS" eine Unternehmensbe-

zeichnung sieht, wovon das Bundespatentgericht ausgeht, kommt eine solche

selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in Betracht (vgl.

EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Da es für die Annahme

einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritäts-

jüngeren komplexen Zeichens nicht darauf ankommt, ob dieser innerhalb des

zusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung

hat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere

Zeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen (vgl.

EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 37 - THOMSON LIFE).

cc) Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der

angegriffenen Marke kann sich im vorliegenden Fall insbesondere aus der Tat-

sache ergeben, dass dem Bildelement durch die Wappenform eine in sich ge-

schlossene Gestalt gegeben ist. Außerdem kommt die Annahme einer selb-

ständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils aufgrund der vom Bun-

despatentgericht festgestellten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem hier

maßgeblichen Gebiet in Betracht. Danach ist dem Verkehr bekannt, dass auf

dem vorliegenden Dienstleistungssektor Bildzeichen in Form von Kreuzdarstel-

lungen auch im Zusammenhang mit wörtlichen Bezeichnungen der jeweiligen

karitativen Organisation verwendet werden. Von einer solchen Benutzungsform

macht auch der Widersprechende Gebrauch, der seine Bildmarke gleichfalls

auch im Zusammenhang mit entsprechenden Zusätzen verwendet. Ist der Ver-

kehr aber daran gewöhnt, dass auf dem maßgeblichen Gebiet Bildzeichen nicht

nur isoliert, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Wortzeichen, insbe-

sondere mit Unternehmensnamen, verwendet werden, dann liegt die Vorstel-

lung einer jeweils selbständig kennzeichnenden Stellung von Wort- und Bildbe-

standteil auch bei der Verwendung der angegriffenen Marke nahe.

dd) Die Erwägungen des Bundespatentgerichts tragen somit nicht seine

Annahme, dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke komme keine selb-

ständig kennzeichnende Bedeutung zu, so dass die Verneinung der Verwechs-

lungsgefahr schon aus diesem Grunde keinen Bestand haben kann. Hat der

Bildbestandteil der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stel-

lung behalten, so kann sich eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG aus der Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit der Widerspruchs-

marke ergeben (vgl. auch BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Ob die Zei-

chenähnlichkeit auch insoweit nicht ausreicht, um bei (lediglich) durchschnittli-

cher oder sogar bei - vom Bundespatentgericht unterstellter - gesteigerter

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweiser) Identität der

Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG zu bejahen, hat das Bundespatentgericht bislang nicht geprüft. Der

Bildbestandteil der angegriffenen Marke entspricht mit Ausnahme der Farbge-

bung, des Kontrastes und einer nicht ins Gewicht fallenden Abweichung der

Umrahmung im unteren Bereich der älteren Bildmarke. Insoweit besteht ein

hoher Grad an Ähnlichkeit. Der vor allem durch die Übereinstimmung in der

Darstellung des achtzackigen Kreuzes bewirkte hohe Grad an Ähnlichkeit der

beiden Zeichen wird nicht dadurch wesentlich vermindert, dass die angegriffene

Marke farbig gestaltet ist. Entgegen der in anderem Zusammenhang geäußer-

ten Auffassung des Bundespatentgerichts kann aus dem von ihm angeführten

Umstand, dass bei der Gestaltung von Wappen, Flaggen und Hoheitszeichen

regelmäßig eine konkrete Farbgebung im Vordergrund steht, nicht hergeleitet

werden, dass allein durch die farbliche Veränderung auch im vorliegenden Fall

dem Betrachter ein anderes Bild vermittelt werde. Das Charakteristische der

Gestaltung der Widerspruchsmarke besteht in der achtspitzigen Form des

Kreuzes. Diese Gestaltung nimmt die angegriffene Marke der Form nach iden-

tisch auf. Für die Hervorhebung des Kreuzes aus dem ihn umgebenden Wap-

penschild ist es, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht anführt, ohne Bedeutung,

ob es dunkel auf hellem Hintergrund oder hell auf dunklem Hintergrund darge-

stellt wird. Der charakteristische Eindruck des Zeichens ändert sich entgegen

der Auffassung des Bundespatentgerichts dadurch nicht.

Der Umstand, dass Kreuzdarstellungen auch von anderen Organisatio-

nen auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor verwendet werden, steht der

Annahme einer Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Marken

nicht entgegen, soweit dabei, wie die vom Markeninhaber vorgelegten Beispiele

des Roten Kreuzes und der Arbeiterwohlfahrt zeigen, Kreuze in Balkenform

verwendet werden. Von diesen bekannten einfachen Kreuzformen unterschei-

det sich die achtspitzige, besonders ausgeprägte Gestaltung der angegriffenen

Marke und der Widerspruchsmarke, die kaum noch an ein Kreuz erinnert, deut-

lich. Neben dem Widersprechenden verwendet nach den Feststellungen des

Bundespatentgerichts allerdings mit dem Johanniter-Orden eine weitere karita-

tiv tätige Organisation ein achtspitziges Kreuz, und zwar in roter Farbe oder in

weißer Farbe in einem roten Kreis. Entgegen der Auffassung des Bundespa-

tentgerichts ist insoweit jedoch der gemeinsame historische Ursprung von Jo-

hanniter- und Malteser-Orden für die Bestimmung des Schutzumfangs der Wi-

derspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke von Bedeutung. Die

Verwendung des achtspitzigen "Malteserkreuzes" durch den Widersprechenden

und den Johanniter-Orden, dem protestantischen Zweig des Malteserordens,

beruht danach darauf, dass beide Organisationen historisch eng mit dem Mal-

teserorden verknüpft sind. Ersichtlich wegen des gemeinsamen historischen

Ursprungs wird die beiderseitige Verwendung des "Malteserkreuzes" im Ver-

hältnis dieser beiden Organisationen zueinander von diesen geduldet. Diese

Koexistenz beruht letztlich auf einer Abwägung der aus ihrem gemeinsamen

historischen Ursprung herrührenden Interessen des Widersprechenden und des

Johanniter-Ordens. Sie kann daher aus Rechtsgründen Dritten gegenüber kei-

ne Verringerung des Schutzes der von den beiden Organisationen verwendeten

Zeichen bewirken, selbst wenn die historischen Verhältnisse, wie das Bundes-

patentgericht angenommen hat, nur einem geringen Teil des Verkehrs bekannt

sein dürften. Ob die unterschiedliche Farbgestaltung auch unter Berücksichti-

gung der vorgenannten Umstände gleichwohl zu einer anderen Beurteilung

führt, insbesondere weil der Verkehr - wie das Bundespatentgericht meint - im

karitativen Bereich daran gewöhnt ist, die von den Dienstleistungsanbietern

verwendeten Zeichen bereits nach der Farbe zu unterscheiden, wird vom Bun-

despatentgericht zu prüfen sein.

c) Wie die Rechtsbeschwerde weiter mit Recht rügt, ist die Beurteilung

der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der der Widerspruchs-

marke als Gesamtzeichen gegenüberstehenden angegriffenen Marke unter

dem Gesichtspunkt, welcher Bestandteil deren Gesamteindruck prägt, zudem

ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.

aa) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die sich ge-

genüber stehenden Marken für teilweise identische Dienstleistungen eingetra-

gen sind. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von den Partei-

en auch nicht beanstandet.

bb) Der Widersprechende hat eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke geltend gemacht. Das Bundespatentgericht hat verschie-

dene Umstände angeführt, die seiner Ansicht nach der Anerkennung einer ge-

steigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegenstünden. So-

dann hat es aber angenommen, die Frage, von welchem Grad der Kennzeich-

nungskraft ausgegangen werde, bedürfe letztlich keiner Entscheidung. Selbst

wenn bei der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und

ein entsprechend erhöhter Schutzumfang zugrunde gelegt würden, bestünde

auch unter Berücksichtigung teilweise identischer Dienstleistungen und allge-

meiner Verkehrskreise mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die

Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das Bun-

despatentgericht hat somit abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungs-

kraft der Widerspruchsmarke nicht getroffen. Für die rechtliche Beurteilung in

der Rechtsbeschwerdeinstanz ist folglich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen.

cc) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist das Bundespatentge-

richt zu dem Ergebnis gelangt, die Ähnlichkeit der Marken reiche nicht aus, um

selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teil-

weise) identischen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Diese Beurteilung ist nicht in jeder

Hinsicht frei von Rechtsfehlern.

(1) Das Bundespatentgericht ist in klanglicher Hinsicht von dem Erfah-

rungssatz ausgegangen, dass sich bei einer Kombination von Wort und Bild in

einer Marke der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er

kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil bei einer solchen Marke die

einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001

- I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTER-

LAND; BGH GRUR 2006, 60 Tz 20 - coccodrillo). Dies lässt einen Rechtsfehler

nicht erkennen. Der angesprochene Erfahrungssatz gilt - entgegen der Auffas-

sung der Rechtsbeschwerde - auch dann, wenn sich der Bildbestandteil begriff-

lich beschreiben lässt.

(2) In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr jedoch in der Regel nur

dann eher an dem Wortbestandteil orientieren, wenn es sich bei dem Bildbe-

standteil lediglich um eine nichts sagende oder geläufige und nicht ins Gewicht

fallende Verzierung handelt. Es besteht kein Erfahrungssatz, nach dem der

Verkehr auch sonst bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke

in erster Linie den Wort- und nicht den Bildbestandteil in seine Erinnerung auf-

nimmt (vgl. BGHZ 139, 340, 348 f. - Lions). Der genannte Erfahrungssatz ver-

wehrt es somit nicht, in einzelnen Fällen dem Bildbestandteil einer Wort-/

Bildmarke eine prägende Bedeutung zuzumessen (vgl. BGH, Beschl. v.

29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende

Raubkatze; BGH GRUR 2002, 171, 174 f. - Marlboro-Dach; Büscher, GRUR

2005, 802, 809). Im vorliegenden Fall ist die Auffassung des Bundespatentge-

richts, es sei kein Grund dafür ersichtlich, dass der Bildbestandteil der angegrif-

fenen Marke deren Gesamteindruck in bildlicher Hinsicht präge, aus Rechts-

gründen zu beanstanden.

Handelt es sich bei der angegriffenen Marke um ein zusammengesetztes

oder komplexes Zeichen, das neben anderen Elementen einen mit der Wider-

spruchsmarke identischen oder - wie hier - ähnlichen Bestandteil aufweist, so

ist bei der Beurteilung, ob der mit der Widerspruchsmarke identische oder ähn-

liche Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, eine gesteigerte Kennzeich-

nungskraft des Widerspruchszeichens zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v.

13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus;

Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909

- Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60

Tz 19 - coccodrillo; Büscher, GRUR 2005, 802, 805 f.; Ullmann, juris PR-

WettbR 1/2005, Anm. 1). Dies gilt unabhängig davon, ob die gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft von Haus aus besteht oder kraft Benutzung gewonnen wurde

(vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Denn dem Verkehr bleibt ein

bekanntes Zeichen in Erinnerung, so dass er es deshalb eher in einer anderen

Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175

- Marlboro-Dach; GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 60 Tz 19

- coccodrillo). Mit der Frage, ob im vorliegenden Fall der Bildbestandteil des

angegriffenen Zeichens dessen Gesamteindruck prägt, weil der Widerspruchs-

marke, wie das Bundespatentgericht unterstellt hat, eine gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft zukommt, hat es sich nicht befasst. Auch aus diesem Grunde

kann seine Auffassung, mangels ausreichender Zeichenähnlichkeit bestehe

keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, keinen

Bestand haben.

2. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Das Bundespa-

tentgericht wird in der wieder eröffneten Beschwerdeinstanz zunächst der Fra-

ge nachzugehen haben, ob dem Bildbestandteil in der angegriffenen Marke

eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und eine Verwechslungs-

gefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist. Sollte dies zu

verneinen sein, wird es den Gesamteindruck der angegriffenen Marke unter

dem Gesichtspunkt erneut zu beurteilen haben, ob er (auch) durch deren Bild-

bestandteil geprägt wird. Soweit dabei abschließende Feststellungen zur Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Anmeldung der an-

gegriffenen Marke (zum Zeitpunkt BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV)

zu treffen sind, ist auf Folgendes hinzuweisen:

a) Auch wenn das Widerspruchsverfahren als summarisches, auf die Er-

ledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren nicht dafür

geeignet ist, komplizierte Sachverhalte zu klären (vgl. BGH, Beschl. v.

24.11.1999

- I ZB 17/97, GRUR 2000, 890, 892 = WRP 2000, 743

- IMMUNINE/IMUKIN), schließt das bloße Bestreiten der gesteigerten Kenn-

zeichnungskraft die Berücksichtigung der Benutzungslage bei der Prüfung der

Verwechslungsgefahr nicht aus. Vielmehr ist auch im Widerspruchsverfahren

die Benutzungslage maßgeblich, soweit sie durch präsente glaubhafte Mittel

zweifelsfrei belegt oder amtsbekannt ist (vgl. BGHZ 46, 152, 160 - Vitapur;

BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872

- COMPO-SANA; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 42 Rdn. 51; Hacker in

Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 193).

b) Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass der Inhaber der an-

gegriffenen Marke die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmar-

ke nur hinsichtlich des schwarz-weiß eingetragenen Zeichens, nicht aber hin-

sichtlich des von dem Widersprechenden benutzten weißen Kreuzes auf rotem

Grund bestreitet. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann bei

einem schwarz-weiß eingetragenen Bildzeichen auch dann eine kraft Benut-

zung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliegen, wenn die Nutzung

überwiegend in einer anderen Farbe erfolgt ist. Zwar kommt es - wie bereits

ausgeführt - im Widerspruchsverfahren bei der Prüfung der Verwechslungsge-

fahr auf die eingetragene Form an. Einer in Schwarzdruck eingetragenen Bild-

marke kann allerdings grundsätzlich auch die durch die Benutzung in irgendei-

ner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft zugerechnet werden, wenn

sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Charakteristik der

Marke nicht ändert (vgl. BGH, Urt. v. 29.11.1955 - I ZR 4/54, GRUR 1956, 183,

185 - Drei-Punkt-Urteil; Urt. v. 4.1.1963 - Ib ZR 95/61, GRUR 1963, 423, 425

- coffeinfrei; Urt. v. 30.4.1969 - I ZR 122/67, GRUR 1969, 686, 687 f. - Roth-

Händle; vgl. ferner EuG, Urt. v. 21.4.2004 - T-127/02, GRUR 2004, 773 Tz 45

- Bildmarke ECA; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 104; Lange, Marken-

und Kennzeichenrecht Rdn. 1940, 2041). Eine solche Änderung ist entgegen

der Auffassung des Bundespatentgerichts, wie oben unter III 1 b dd dargelegt,

zu verneinen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - worauf die Rechtsbeschwer-

de zu Recht hinweist - farbige Zeichen auch schwarz-weiß genutzt werden, da

beispielsweise auf Kopien, E-Mail-Ausdrucken oder Telefaxen regelmäßig kei-

ne Farben wiedergegeben werden.

c) Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt hat das Bundespa-

tentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Eine solche ist nur dann anzunehmen,

wenn das Wort aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die nahe lie-

gende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl.

BGH GRUR 2006, 60 Tz 22 - coccodrillo m.w.N.). Dies ist - wie das Bundespa-

tentgericht zu Recht ausgeführt hat - nicht der Fall.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

RiBGH Pokrant ist in Urlaub. Ullmann

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.10.2004 - 25 W(pat) 42/02 -