BGH Versäumnisurteil vom 22.07.2004 – I ZR 204/01

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

VERSÄUMNISURTEIL

I ZR 204/01

Verkündet am: 22. Juli 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

Mustang

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2

a) Der Verkehr kann in besonders gelagerten Fällen einen Bestandteil eines angegriffenen zusammengesetzten Zeichens auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. In einem solchen Fall kann eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und dem an- gegriffenen Zeichen auch durch eine Ähnlichkeit der Klagemarke mit diesem Zeichenbestandteil begründet sein.

b) Für den Warensektor "Schuhe und Schuhwaren" ist im Regelfall nicht davon auszugehen, daß bei einem zusammengesetzten Wortzeichen die Herstel- lerangabe in der Sicht des Verkehrs nicht ins Gewicht fällt und den Gesamt- eindruck der Marke nicht mitprägt.

c) Zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, wenn in einem angegriffenen Zeichen ein mit dem Unternehmenskennzeichen und der Marke der Klägerin identischer Wortbestandteil aufgeführt ist.

BGH, Vers.-Urt. v. 22. Juli 2004 - I ZR 204/01 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 13. Mai 2004 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof.

Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 19. Juni 2001 im Kostenpunkt

und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Klägerin erkannt

worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird auf die Berufung der Klägerin das

Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 31. Au-

gust 2000 wie folgt abgeändert:

I. Die Beklagte wird weiter verurteilt,

1. c) es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Wort-/ Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" entsprechend der nachstehend wiedergegebenen Abbil- dung

zu gebrauchen;

2.

3.

in die Löschung der vorstehend wiedergegebenen Wort-/ Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" einzuwilligen;

der Klägerin über den Umfang der vorstehend zu I 1 c) bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und zwar unter Angabe

a) der Mengen der ausgelieferten Schuhe und Stiefel,

b) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gesamtum-

satzes,

c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abneh-

mer vorstehend bezeichneter Schuhe und Stiefel,

d) des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüs- selt nach Werbeträgern, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gewinns

unter Angabe sämtlicher Kostenfaktoren,

soweit hierbei die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 ge- braucht wurde.

4.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verurteilung zur Unterlassung gemäß Ausspruch zu I 1 c) wird der Be- klagten Ordnungsgeld bis zu 250.000 €, ersatzweise Ord- nungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten angedroht.

II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Kläge- rin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorstehend unter I 1 c) bezeichneten Handlungen entstanden ist und künf- tig entstehen wird.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Von Rechts wegen

Die Klägerin firmiert seit 1965 unter "Mustang Bekleidungswerke GmbH

& Co.". Sie gehört zu den größten Jeansherstellern in Deutschland. Spätestens

seit 1996 vertreibt sie auch Schuhe.

Die Klägerin ist Inhaberin der am 2. März 1959 für "Bekleidungsstücke,

ausgenommen gewirkte und gestrickte" eingetragenen Wortmarke Nr. 722 702

"MUSTANG", der mit Priorität vom 25. April 1981 für "Schuhe" eingetragenen

Wortmarke Nr. 1 058 413 "MUSTANG" und der u.a. für "Bekleidungsstücke,

Sportbekleidung, Bekleidungsstücke aus Leder, Gürtel für Bekleidung, Schuh-

waren, Sportschuhe" am 4. September 1995 angemeldeten und am 9. Januar

1996 eingetragenen nachfolgenden Wort-/Bildmarke Nr. 395 36 135

Die am 18. September 1995 gegründete, in Spanien ansässige Beklagte

stellt Schuhwaren her und firmiert unter "Mustang Inter S.L.". Sie ist Inhaberin

der für "Schuhe und Schuhwaren" am 7. April 1998 angemeldeten und am

13. Mai 1998 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751, wie sie im Klage-

antrag zu I 1 c) wiedergegeben ist.

Während der vom 6. bis 8. Februar 1998 dauernden Fachmesse "Inter-

jeans" in Köln stellte die Beklagte mit dem Zeichen "MUSTANG" versehene

Schuhe aus. Auf der Fachmesse "G.D.S.", die in der Zeit vom 17. bis

20. September 1998 in Düsseldorf stattfand, verwandte sie auf ihrem Messe-

stand einen ihrer Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 entsprechenden Aufsteller.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte

durch die Beklagte. Sie hat behauptet, ihre Firma und ihre Marken verfügten

über eine außerordentlich hohe Bekanntheit.

Mit einem nicht in die Revisionsinstanz gelangten Teil der Klage hat die

Klägerin von der Beklagten verlangt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Ver-

kehr zur Kennzeichnung ihres auf den Vertrieb von Schuhen und Stiefeln ge-

richteten Geschäftsbetriebs die Bezeichnung "MUSTANG BOOTS & SHOES"

und/oder "MUSTANG INTER S.L." zu benutzen sowie Schuhe und Stiefel unter

dem Zeichen "MUSTANG" anzubieten (Klageanträge zu I 1 a und b).

Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt,

I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurtei-

len,

1. c) es zu unterlassen, die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751

"Sixtyseven by Mustang Inter" entsprechend der nachste- hend wiedergegebenen Abbildung

zu gebrauchen;

I. 2.

in die Löschung der vorstehend wiedergegebenen Wort-/ Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" einzu- willigen;

I. 3. der Klägerin über den Umfang der vorstehend zu I 1 c) bezeich-

neten Handlungen Auskunft zu erteilen und zwar unter Angabe

a) der Mengen der ausgelieferten Schuhe und Stiefel,

b) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gesamtumsatzes,

c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer vor-

stehend bezeichneter Schuhe und Stiefel,

d) des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gewinns unter

Angabe sämtlicher Kostenfaktoren,

soweit hierbei die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 gebraucht wurde.

II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorstehend unter Zif- fer I 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig ent- stehen wird.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat den Klageanträgen zu I 1 a) und b) und den darauf

gerichteten Anträgen auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung stattgege-

ben und die Klageanträge zu I 1 c) und I 2 und die darauf bezogenen Anträge

zu I 3 (Auskunftsantrag) und II (Schadensersatzfeststellungsantrag) abgewie-

sen (LG Düsseldorf Mitt. 2001, 456). Die dagegen gerichteten Berufungen der

Parteien hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin eine

Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen zu I 1 c) und I 2 sowie

nach dem darauf bezogenen Auskunfts- und dem Feststellungsantrag erstrebt.

I. Über den Revisionsantrag ist, da die Revisionsbeklagte trotz ord-

nungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungstermin nicht vertreten war,

auf Antrag der Revisionsklägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

II. Das Berufungsgericht hat die gegen den Gebrauch und auf die Lö-

schung der Marke der Beklagten gerichteten Ansprüche der Klägerin nach § 14

Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6, § 15 Abs. 2 und Abs. 3 i.V. mit Abs. 4

MarkenG und den darauf bezogenen Auskunfts- und den Schadensersatzan-

spruch verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Die Wort-/Bildmarke der Beklagten sei mit den Zeichen der Klägerin nicht

verwechselbar. Es fehle an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit. Die Marke

der Beklagten werde in ihrem Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil

"MUSTANG" in einer Weise geprägt, daß ihre weiteren Bestandteile für den

Verkehr zurückträten und vernachlässigt werden könnten. Dies gelte selbst

dann, wenn zugunsten der Klägerin von einer überdurchschnittlichen Kenn-

zeichnungskraft der angeblich bekannten "MUSTANG"-Zeichen auszugehen

sei. Die Schrift "by Mustang Inter Sl Spain" sei das unauffälligste und kleinste

Element der Marke der Beklagten, die nach ihrer grafischen Gestaltung durch

das fünffach wiederholte Element "Sixtyseven" und die Zahl "67" beherrscht

werde. Selbst eine Gleichgewichtigkeit des Bestandteils "by Mustang Inter Sl

Spain" mit dem Element "Sixtyseven" sei nicht ausreichend, um von der Prä-

gung des Gesamteindrucks des Kollisionszeichens durch den Wortbestandteil

"Mustang" auszugehen. Endgültig entfalle die Eignung des Bestandteils "by

Mustang Inter Sl Spain", weil es sich eindeutig um eine Herstellerangabe han-

dele. Für den Produktbereich "Schuhe" habe die Klägerin aber nicht vorgetra-

gen, daß der Verkehr die Ware nach dem Namen des Herstellers unterscheide,

wie dies bei Bekleidung der Fall sei. Dagegen spreche auch die fehlende Wa-

renähnlichkeit zwischen Schuhen und Bekleidungsstücken.

III. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Verurteilung nach den von

der Klägerin in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträgen.

1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ge-

gen die Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten aufgrund

ihrer prioritätsälteren Marken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 nach § 14

Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu-

stimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu be-

nutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähn-

lichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstlei-

stungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurtei-

lung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Be-

rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine

Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesonde-

re der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeich-

neten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren

Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstlei-

stungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine

erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und

umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, WRP 2004, 763, 764

- d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, WRP 2004, 909, 912 - Ferrari-

Pferd).

b) Zwischen den Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und

Nr. 395 36 135 eingetragen sind (Schuhe und Schuhwaren), und den Waren,

für die die Kollisionsmarke Schutz beansprucht, besteht Warenidentität.

c) Das Berufungsgericht hat zugunsten der Klägerin eine überdurch-

schnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marken unterstellt. Die Beklagte ist dem

Vortrag der Klägerin zur Bekanntheit ihrer Kennzeichenrechte entgegengetre-

ten. Im Revisionsverfahren ist daher der Entscheidung nur eine normale Kenn-

zeichnungskraft der Klagemarken von Hause aus zugrunde zu legen.

d) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-

fungsgerichts, zwischen den Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke

Nr. 398 19 751 der Beklagten bestehe keine Zeichenähnlichkeit.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, wie das Berufungsge-

richt nicht verkannt hat, von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden

Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einan-

der gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003

- I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v.

13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/

medAS). Das schließt es aber nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestand-

teil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kenn-

zeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in

dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden

Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Dies setzt voraus, daß die anderen Be-

standteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund

treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstimmende Bestandteil

für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Dies gilt un-

abhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen

die zusätzlichen Bestandteile aufweist

(vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003

- I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus, m.w.N.).

Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

bb) Bei einer angegriffenen Gestaltung kann der Verkehr unter Umstän-

den aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kenn-

zeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengebiet

einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion an-

derer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl.

BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315

- Marlboro-Dach). In entsprechender Weise kann der Verkehr in besonders ge-

lagerten Fällen bei einem zusammengesetzten Zeichen einen Zeichenbestand-

teil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auf-

fassen. Wäre davon im Streitfall für den Wortbestandteil "by Mustang Inter Sl

Spain" auszugehen, könnte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klage-

marken und dem angegriffenen Zeichen auch durch eine Ähnlichkeit mit diesem

Zeichenbestandteil begründet sein.

Ob dem Bestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" in der Kollisionsmarke

der Beklagten eine solche selbständige kennzeichnende Funktion zukommt, ist

eine Tatfrage. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht

getroffen, obwohl ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs gerade wegen

des auf einen Hersteller hinweisenden Zusatzes "by" in der Kollisionsmarke

naheliegend ist. Dies nötigt jedoch nicht zu einer Zurückverweisung der Sache

in die Berufungsinstanz zur Nachholung der entsprechenden Feststellungen.

cc) Im Streitfall ist, auch wenn auf den Eindruck der Kollisionsmarke der

Beklagten in ihrer Gesamtheit abgestellt wird, nicht von (vollständiger) Zeichen-

unähnlichkeit auszugehen.

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kann der Wortbestandteil

"by Mustang Inter Sl Spain" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Mar-

ke der Beklagten nicht deshalb vernachlässigt werden, weil es sich erkennbar

um den Herstellerhinweis handelt. Allerdings kommt dem Bestandteil eines Zei-

chens, der für den Verkehr erkennbar nicht das Produkt, sondern das dahinter-

stehende Unternehmen bezeichnet, regelmäßig keine prägende Bedeutung zu.

Denn der Verkehr wird bei zusammengesetzten Zeichen, insbesondere bei der

Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte

oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung gehört, die eigentli-

che Produktkennzeichnung nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern

in den anderen Bestandteilen erblicken

(BGH, Beschl. v. 14.3.1996

- I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Urt. v.

21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Winter-

garten). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedoch anerkannt,

daß einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil nicht stets eine

(mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke abzusprechen

ist. Vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob die

Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl.

BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997,

567 - JUWEL; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP

2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 =

WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Insoweit sind die besonderen Ge-

gebenheiten der Zeichengestaltung und der üblichen Bezeichnungsgewohnhei-

ten auf dem jeweiligen Warensektor von Bedeutung.

Für den Modebereich hat der Senat aufgrund der dort üblichen Kenn-

zeichnungsgewohnheiten wiederholt angenommen, daß der Verkehr daran ge-

wöhnt ist, den Herkunftshinweis in der Herstellerangabe zu sehen (BGH GRUR

1996, 406, 407 - JUWEL; BGH, Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996,

774 - falke-run/LE RUN; Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014,

1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II). Anders als das Berufungsgericht meint,

sind die für den Modesektor maßgeblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch

bei Schuhen und Schuhwaren üblich, die ebenfalls zum Modesektor zählen

(vgl. auch den der Entscheidung BGH GRUR 1998, 1014 f. - ECCO II - zugrun-

deliegenden Sachverhalt, in dem die Zeichen Schutz ebenfalls für Schuhwaren

beanspruchten). Es entspricht der Lebenserfahrung, daß eine Vielzahl von Un-

ternehmen ihre Schuhe mit der Herstellerangabe kennzeichnet.

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Kollisionsmarke der Be-

klagten kann danach die Herstellerangabe nicht außer Betracht bleiben.

dd) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die Herstellerbezeichnung

"Mustang" in der Marke der Beklagten deren Gesamteindruck mitprägt.

Das Landgericht, auf dessen Entscheidung das Berufungsgericht Bezug

genommen hat, hat angenommen, bei der von der Beklagten benutzten Be-

zeichnung "MUSTANG INTER S.L." sei allein die Bezeichnung "MUSTANG"

prägend, während die Bestandteile "INTER" als Abkürzung für "International"

und "S.L." als Angabe der Rechtsform (Sociedad Limitada) nur beschreibend

seien. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch die weitere An-

gabe "Spain" hat als geographische Angabe beschreibenden Charakter und

wird vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Pu-

blikums und nicht als Teil der Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH GRUR

2002, 167, 170 - Bit/Bud, m.w.N.). Von den Wortbestandteilen "Mustang Inter Sl

Spain" der Kollisionsmarke hat danach allein "Mustang" eine herkunftshinwei-

sende Funktion.

Der Gesamteindruck der Marke der Beklagten wird auch durch diese in

ihr enthaltene Herstellerangabe mitbestimmt. Der Verkehr wird in ihr entspre-

chend der Funktion der Marke den Hinweis auf die Ursprungsidentität der Ware

sehen, die ihm die Gewähr bietet, daß alle Waren, die derart gekennzeichnet

sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind,

das für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. hierzu EuGH, Urt.

v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 48 = GRUR 2003, 55 =

WRP 2002, 1415 - Arsenal). An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand

nichts, daß die Marke der Beklagten neben den Wortbestandteilen weitere Bild-

bestandteile enthält. Zu Recht macht die Revision in diesem Zusammenhang

geltend, daß diese Bildbestandteile eine Mitprägung des Gesamteindrucks der

Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe nicht ausschließen.

Wird die Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe aber mitge-

prägt, kann von einer vollständigen Zeichenunähnlichkeit zwischen den Klage-

marken und der Kollisionsmarke der Beklagten nicht ausgegangen werden.

e) Die Zeichenähnlichkeit zwischen den "Mustang"-Marken der Klägerin

und der Wort-/Bildmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit ist trotz Wareniden-

tität bei normaler Kennzeichnungskraft allerdings zu gering, um eine unmittelba-

re Verwechslungsgefahr zu begründen.

f) Im Streitfall ist jedoch von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sin-

ne auszugehen.

Ist eine Marke zugleich Unternehmenskennzeichen, so kann eine Ver-

wechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sein, wenn der Verkehr die

Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Überein-

stimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen

zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993

- Rs. C-317/91, Slg. 1993, I-6260 Tz. 36 und 37 = GRUR 1994, 286 = WRP

1994, 294 - quattro/Quadra; BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, WRP 2004,

907, 909 - Kleiner Feigling, m.w.N.). So liegen die Dinge im vorliegenden Fall.

Die Klägerin benutzt "Mustang" auch als Unternehmenskennzeichen. Die ange-

sprochenen Verkehrskreise erkennen in der Kollisionsmarke den mit dem Un-

ternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Wortbestandteil infolge der

Herausstellung durch das vorangestellte "by" ohne weiteres als Herstelleranga-

be. Unter Berücksichtigung der Identität der Waren, für die die Klagemarken

Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 und die Marke der Beklagten Schutz bean-

spruchen, wird der Verkehr bei der mit dem Unternehmenskennzeichen der

Klägerin identischen Herstellerangabe in der Kollisionsmarke von wirtschaftli-

chen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgehen.

2. Der auf Einwilligung in die Löschung der Wort-/Bildmarke der Beklag-

ten gerichtete Klageantrag zu I 2 ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51, § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarken Nr. 1 058 413 und

Nr. 395 36 135 sind ältere Rechte, bei denen die Gefahr von Verwechslungen

mit der Marke der Beklagten i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht (vgl.

vorstehend Abschn. II 1).

3. Der Schadensersatzanspruch (Klageantrag zu II) folgt aus § 14 Abs. 6

MarkenG. Die Beklagte hat die Markenrechte der Klägerin schuldhaft verletzt.

Ein etwaiger Rechtsirrtum vermag die Beklagte nicht zu entlasten. Denn sie

mußte eine von ihrer eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der recht-

lichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen (vgl. BGH, Urt.

v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691

- vossius.de). Die Verurteilung zur Auskunftserteilung (Klageantrag zu I 3) be-

ruht auf § 19 MarkenG, § 242 BGB.

4. Die in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträge zu I 1 c), 2

und 3 sowie II sind weiterhin wegen Verletzung der Firma der Klägerin nach

§ 15 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5, § 19 MarkenG, § 242 BGB begründet.

a) Der Firmenbestandteil "Mustang" ist originär schutzfähig. Für einen

Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmen-

namens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2

MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähi-

gen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen

Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger

Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es

nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmen-

bestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist, und ob sie sich im Verkehr

durchgesetzt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 =

WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).

b) Zu Recht macht die Revision geltend, daß zwischen dem Unterneh-

menskennzeichen "Mustang" der Klägerin und der Kollisionsmarke der Beklag-

ten Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Bei der Beur-

teilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller maßgebli-

chen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem

Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kenn-

zeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unterneh-

mensbereiche (BGH GRUR 2002, 898 - defacto; BGH, Urt. v. 27.11.2003

- I ZR 79/01, WRP 2004, 758, 759 = MarkenR 2004, 189 - Telekom).

Zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien, die beide Schuhe ver-

treiben, besteht Branchenidentität. Der Firmenbestandteil "Mustang" verfügt von

Hause aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese ist im Revisions-

verfahren der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen, weil das

Berufungsgericht eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht festgestellt hat.

Zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und der Marke der Be-

klagten besteht Zeichenähnlichkeit (vgl. Abschn. II 1 d). Diese begründet im

Streitfall zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, sondern aus den unter

II 1 f angegebenen Gründen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (zur

Anwendung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bei § 15 Abs. 2 Mar-

kenG: BGHZ 130, 134, 138 - Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, Urt. v.

28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner;

GRUR 2002, 898, 900 - defacto).

c) Der Klageantrag auf Einwilligung in die Markenlöschung ist nach § 55

Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51 i.V. mit § 12 MarkenG begründet. Der Schadenser-

satz- und der Auskunftsanspruch folgen aus § 15 Abs. 5, § 19 MarkenG und

§ 242 BGB.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entschei-

dung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 2 ZPO.

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann