BGH Urteil vom 25.10.2007 – I ZR 18/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 18/05

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 25. Oktober 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

TUC-Salzcracker

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Eine aus der Form der Ware bestehende, von Haus aus nicht unterscheidungs- kräftige Gestaltung kann als Bestandteil einer aus mehreren Zeichenelementen zusammengesetzten Marke deren Gesamteindruck maßgeblich mitbestimmen, wenn sie infolge der Benutzung des Zeichens hinreichende Kennzeichnungs- kraft erlangt hat; ein für die Eintragung der Form als im Verkehr durchgesetzte Marke nach § 8 Abs. 3 MarkenG genügender Kennzeichnungsgrad ist dafür nicht erforderlich.

BGH, Urt. v. 25. Oktober 2007 - I ZR 18/05 - OLG Köln LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 25. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Köln vom 22. Dezember 2004 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch

über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-

wiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin der für Biscuits, gaufres, pâtisserie, produits de

boulangerie, cacao, chocolat, produits de chocolaterie, confiserie eingetrage-

nen, nachfolgend abgebildeten IR-Bildmarke 523 170, deren Schutz Ende 1988

auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist:

Die Marke zeigt ein Salzgebäck, dessen rechteckige, an den Ecken ab-

geschrägte Oberfläche die aus 21 Einstanzungen gebildete Aufschrift TUC so-

wie jeweils vier über und unter der Aufschrift TUC befindliche Einstanzungen

aufweist. Ein Salzcracker mit dieser Gestaltung wird in Deutschland von einem

zum selben Konzern wie die Klägerin gehörenden Unternehmen vertrieben.

Die Beklagte, die ihren Geschäftssitz in Istanbul/Türkei hat, bietet seit

Anfang 2002 in Deutschland einen rechteckigen Salzcracker mit abgerundeten

Ecken und lochförmigen Einstanzungen in der aus dem Klageantrag ersichtli-

chen Anordnung an.

Die Klägerin ist der Auffassung, der Vertrieb des Cracker-Produkts der

Beklagten verletze ihr Markenrecht. Außerdem sei der Vertrieb unter dem Ge-

sichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung und der Rufausbeutung

wettbewerbswidrig.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlas-

sen,

einen rechteckigen, salzigen Cracker mit den ungefähren Kantenmaßen 6,3 cm x 4,7 cm, wobei die Ecken abgerundet sind, wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:

Ferner hat sie Feststellung der Schadensersatzpflicht und Auskunftser-

teilung begehrt.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, nachdem es

ein Meinungsforschungsgutachten zu der Frage eingeholt hat, in welchem Ma-

ße die Form des Salzgebäcks TUC für sich genommen als Herkunftshinweis

auf die Klägerin verweist. Bei der Verkehrsbefragung wurde den befragten Ver-

kehrsteilnehmern die Abbildung eines neutralisierten Crackers der Klägerin vor-

gelegt, bei der die Aufschrift TUC durch 36 Einstanzungen ersetzt worden war.

Diese waren in drei Felder aufgeteilt, die durch jeweils drei senkrechte Reihen

zu je vier Einstanzungen gebildet wurden.

Das Berufungsgericht hat auf die Berufung der Beklagten die Klage ab-

gewiesen.

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die

Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die gel-

tend gemachten Ansprüche weder aus Markenrecht noch nach den Vorschriften

des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes zu. Zur Begrün-

dung hat es ausgeführt:

Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG seien nicht

gegeben. Zwar fehle es nicht an einer markenmäßigen Verwendung der ange-

griffenen Kennzeichnung im geschäftlichen Verkehr. Es bestehe jedoch keine

Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Klagemarke zei-

ge die Ware als ein Salzgebäck mit Einstanzungen, wie es dem Verkehr typi-

scherweise auf dem Markt begegne. Soweit bei der Beurteilung des Schutzum-

fangs nicht auf den Schriftzug TUC abgestellt werde, bestehe sie in einer reinen

Warenform, mit der der Verkehr Herkunftsvorstellungen grundsätzlich nicht ver-

binde. Ihr fehle deshalb jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG. Die Marke der Klägerin habe das Eintragungshindernis auch nicht

bereits zum Zeitpunkt der Markeneintragung wegen Verkehrsdurchsetzung i.S.

des § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Der dafür in der Regel erforderliche Zu-

ordnungsgrad zu einem bestimmten Hersteller von 50% der beteiligten Ver-

kehrskreise werde im Streitfall nicht erreicht.

Stelle man demgegenüber für die Frage der Schutzfähigkeit der Klage-

marke entscheidend darauf ab, dass sie den Schriftzug TUC trage, scheitere

das Klagebegehren ungeachtet der Frage einer etwa gestärkten Kennzeich-

nungskraft dieser Marke daran, dass die notwendige Zeichenähnlichkeit nicht

bejaht werden könne. Selbst wenn jedoch davon ausgegangen werden müsste,

dass nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern dass

ihre konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzun-

gen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften, stünde der Klägerin der

geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. Zwar würde dann vielleicht

die notwendige Markenähnlichkeit noch bejaht werden können, weil auch der

Cracker der Beklagten im weitesten Sinne achteckig sei und Ausstanzungen

enthalte. In Anbetracht der Tatsache, dass der Klagemarke dann allenfalls nor-

male Kennzeichnungskraft zukäme und die Markenähnlichkeit als verschwin-

dend gering einzustufen wäre, fehlte es für diesen Fall zumindest an der für den

Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG notwendigen Verwechslungsgefahr.

Denn bei dem Cracker der Beklagten fehle die Bezeichnung TUC völlig; die

konkrete Form des Crackers und auch die Stanzenbildung wiesen gegenüber

der Marke der Klägerin deutliche Unterschiede auf.

Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz

scheiterten daran, dass die Klägerin die Gefahr einer Herkunftstäuschung sowie

einer Rufausbeutung nicht dargelegt habe.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen

zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an

das Berufungsgericht. Die Revision rügt mit Erfolg, dass die Beurteilung des

Berufungsgerichts, die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Verletzung der

Marke der Klägerin i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seien nicht gegeben, auf

rechtsfehlerhaften Erwägungen beruht.

1. Für die Revisionsinstanz ist eine markenmäßige Benutzung der ange-

griffenen Gestaltung durch die Beklagte zu unterstellen.

Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich

nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestal-

tungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes

jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen

anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 =

GRUR 2003, 55 Tz. 51 f. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; Urt. v.

25.1.2007 - C-48/05 P, GRUR 2007, 318 Tz. 21, 24 = WRP 2007, 299 - Adam

Opel/Autec; BGH, Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04, GRUR 2007, 780 Tz. 22 =

WRP 2007, 1090 - Pralinenform, zur Veröffentlichung in BGHZ 171, 89 vorge-

sehen, m.w.N.). Das Berufungsgericht ist von einer markenmäßigen Verwen-

dung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten ausgegangen. Aufgrund des

Ergebnisses der durchgeführten Verkehrsbefragung stehe fest, dass ein be-

achtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs mit der Gestaltung einer Ware,

wie sie von den Parteien vertrieben werde, die Vorstellung verbinde, solche

Ware stamme aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb. Von einer näheren Be-

gründung, aus welchen Gründen sich aus der Verkehrsbefragung, bei der den

Befragten der neutralisierte Cracker der Klägerin vorgelegt worden ist, eine

markenmäßige Benutzung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten ergibt,

hat das Berufungsgericht abgesehen, weil seiner Ansicht nach die weiteren an-

spruchsbegründenden Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht

gegeben sind. Nach dem Ergebnis der durchgeführten Verkehrsbefragung hat-

ten über 50% der befragten Verkehrsteilnehmer angegeben, sie verstünden den

auf der ihnen gezeigten Abbildung dargestellten Cracker als Hinweis auf einen

ganz bestimmten Hersteller. Dieser Prozentsatz reiche für die Annahme einer

markenmäßigen Verwendung der bei der Verkehrsbefragung gezeigten Form

aus. Allerdings zeigt die der Verkehrsbefragung zugrunde gelegte Abbildung

eines Crackers nicht die angegriffene Form der Beklagten, sondern eine neutra-

lisierte Darstellung des TUC-Crackers der Klägerin. Eine Übertragung der Er-

gebnisse der Verkehrsbefragung auf die angegriffene Form kommt daher nur in

Betracht, wenn in den herkunftshinweisenden Merkmalen Übereinstimmungen

oder hinreichende Ähnlichkeiten zwischen der angegriffenen und der der Ver-

kehrsbefragung zugrunde gelegten Form bestehen. Dazu hat das Berufungsge-

richt keine Feststellungen getroffen. Ihm obliegt jedoch die tatrichterliche Beur-

teilung, ob die angegriffene Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis

verstanden und somit markenmäßig verwendet wird (vgl. BGHZ 153, 131, 139

- Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 =

WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Demzufolge ist für die rechtliche

Beurteilung in der Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin davon auszugehen,

dass gemäß ihrem Vorbringen die angegriffene Gestaltung von einem ausrei-

chenden Teil der angesprochenen Verkehrsteilnehmer als Hinweis auf die Her-

kunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen verstanden und damit

markenmäßig verwendet wird.

2. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht

ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vor-

zunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu

ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähn-

lichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der

Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähn-

lichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähn-

lichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren

Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGHZ 156, 112, 120 f.

- Kinder I, m.w.N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsge-

fahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustel-

len, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden

Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06 P,

GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Financiaria/HABM

[BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der

Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und

nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007

- C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 169,

295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass bei der

Bestimmung des Schutzumfangs des Klagezeichens die Marke so zugrunde zu

legen ist, wie sie eingetragen ist (vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück,

m.w.N.). Bei der Klagemarke handelt es sich um eine (zweidimensionale) Bild-

marke, die aus der Abbildung eines Salzgebäcks besteht, das die aus Einstan-

zungen gebildete Aufschrift TUC trägt. Bei dem angegriffenen Cracker der Be-

klagten handelt es sich um eine dreidimensionale Gestaltung. Zwischen einer

(flächenhaften) Bildmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung kann eine

Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehen (vgl. BGH,

Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535

- ATTACHÉ/TISSERAND, m.w.N.).

c) Den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie der Ähn-

lichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht dage-

gen nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

aa) Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr in

der Weise vorgegangen, dass es sich bei der Bestimmung des Gesamtein-

drucks der Klagemarke und deren Kennzeichnungskraft zunächst mit der Un-

terscheidungskraft der abgebildeten Warenform als solcher befasst, sodann für

die Frage des Schutzumfangs der Klagemarke allein auf den Schriftzug TUC

abgestellt und schließlich die Verwechslungsgefahr unter der Annahme geprüft

hat, dass neben dem prägenden Buchstabenkürzel TUC die konkrete achtecki-

ge Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer

Acht gelassen werden dürften. Diese Vorgehensweise ist nicht bereits deshalb

zu beanstanden, weil für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Ge-

samteindruck der Zeichen abzustellen ist. Dies schließt nicht aus, dass zu-

nächst die einzelnen Gestaltungselemente einer Marke nacheinander geprüft

werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu

untersuchen (vgl. EuGH, Urt. v. 4.10.2007 - C-144/06 P, GRUR Int. 2008, 43

Tz. 39 - Henkel/HABM; Urt. v. 30.6.2005 - C-286/04 P, Slg. 2005, I-5797

Tz. 22/23 = GRUR Int. 2005, 823 - Eurocermex/HABM, m.w.N.).

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass der Klagemarke allen-

falls normale Kennzeichnungskraft zukomme und die Zeichenähnlichkeit ver-

schwindend gering sei, wenn nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klage-

marke präge, sondern die abgebildete Form, d.h. die konkrete achteckige Aus-

gestaltung und die Einstanzungen, nicht völlig außer acht gelassen werde. Die

Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht dabei die Kennzeichnungs-

kraft der Klagemarke als Ganzes, d.h. nach deren Gesamteindruck, nicht

rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

Das Berufungsgericht hat insoweit schon nicht hinreichend dargelegt,

warum der Klagemarke lediglich normale Kennzeichnungskraft zukommen soll,

wenn der abgebildeten Crackerform eine den Gesamteindruck der Klagemarke

mitbestimmende Bedeutung beizumessen ist. Bei der diesen Ausführungen

vorangehenden Prüfung der Verwechslungsgefahr unter der - nicht hinreichend

begründeten (siehe dazu unter II 2 c cc) - Annahme, dass für die Frage des

Schutzumfangs des Klagezeichens entscheidend nur auf den Schriftzug TUC

abzustellen sei, ist das Berufungsgericht von einer gesteigerten Kennzeich-

nungskraft der Klagemarke ausgegangen. Es ist nicht erkennbar, weshalb die

Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens demgegenüber geringer sein sollte,

wenn der Gesamteindruck der Klagemarke nicht lediglich durch den Schriftzug

TUC, sondern auch durch die Form der abgebildeten Ware bestimmt wird. Die

Kennzeichnungskraft einzelner Zeichenbestandteile besagt zwar nicht notwen-

digerweise etwas über die Kennzeichnungskraft des zusammengesetzten Zei-

chens (vgl. BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorek-

tal/Indohexal). Besteht das Gesamtzeichen aber, wovon im vorliegenden Zu-

sammenhang auszugehen ist, aus einer kennzeichnungskräftigen Warenform

und einem auf der Ware angebrachten Wortzeichen, so besteht regelmäßig

kein Grund zu der Annahme, die Kennzeichnungskraft des so zusammenge-

setzten Gesamtzeichens sei niedriger als diejenige seiner einzelnen Bestandtei-

le. Denn der Verkehr ist, wenn er eine Warenform als Herkunftshinweis ver-

steht, daran gewöhnt, dass die betreffende Ware neben der Form zusätzlich mit

anderen Kennzeichen, insbesondere mit Wortkennzeichen, versehen ist. Er

wird diese Kennzeichnungsmittel somit auch dann, wenn sie ihm wie im vorlie-

genden Fall als Bestandteile eines einheitlichen Bildzeichens entgegentreten,

als solche erkennen, so dass die Kennzeichnungskraft der Bestandteile als sol-

che in der Regel in dem Gesamtzeichen nicht verloren geht, sondern dessen

Kennzeichnungskraft mitbestimmt. Dass die Gestaltung der Klagemarke dem-

gegenüber Besonderheiten aufweist, die zu einer anderen Auffassung des Ver-

kehrs führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht dargelegt.

cc) Ersichtlich ist das Berufungsgericht bei seiner Beurteilung, die Kenn-

zeichnungskraft der Klagemarke sei geringer, wenn nicht lediglich der Schrift-

zug TUC, sondern auch die Form des abgebildeten Salzgebäcks deren Ge-

samteindruck mitbestimme, sowie bei der Annahme einer verschwindend gerin-

gen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen da-

von ausgegangen, dass der von der Klagemarke abgebildeten Form als solcher

allenfalls eine sehr geringe Kennzeichnungskraft zukommt. Auch diese Annah-

me wird jedoch von den getroffenen Feststellungen nicht getragen.

(1) Der Form des abgebildeten Salzgebäcks hat das Berufungsgericht

keine maßgebliche Bedeutung für den Schutzumfang des Klagezeichens bei-

gemessen, weil sie aus einer reinen Warenform bestehe, der jegliche Unter-

scheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, und sie sich auch nicht

als Herkunftshinweis i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt habe. In diesem

Zusammenhang ist das Berufungsgericht zwar rechtlich zutreffend von dem

Grundsatz ausgegangen, dass der bloßen Abbildung der Ware, für die Zei-

chenschutz in Anspruch genommen wird, im Allgemeinen wegen ihres bloß be-

schreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlt, die Waren, auf die sich der

Zeichenschutz bezieht, von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Er-

schöpft sich die Abbildung der Ware allerdings nicht in der Darstellung von

Merkmalen, die für die Ware typisch oder lediglich von dekorativer Art sind,

sondern weist sie darüber hinausgehende charakteristische Merkmale auf, kann

der Verkehr darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen (vgl. BGHZ

159, 57, 62 f. - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH, Beschl. v. 12.8.2004

- I ZB 1/04, GRUR 2005, 257, 258 = WRP 2005, 217 - Bürogebäude, m.w.N.).

Wird die betreffende Form vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden, kann

folglich auch der Abbildung der Form die Kennzeichnungskraft nicht mit der Be-

gründung abgesprochen werden, sie erschöpfe sich in der Wiedergabe der ge-

kennzeichneten Ware

(vgl.

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8

Rdn. 172).

(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, auch nach dem Ergebnis

der durchgeführten Verkehrsbefragung verbinde der Verkehr mit der abgebilde-

ten Warenform keine Herkunftsvorstellungen. Der für eine Verkehrsdurchset-

zung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderliche Zuordnungsgrad von 50% sei

nicht erreicht, weil der Anteil der befragten Personen, die den der Verkehrsbe-

fragung zugrunde gelegten Cracker dem richtigen Unternehmen per Namens-

nennung zugeordnet hätten, sich lediglich auf 1,1% belaufe. Selbst wenn man

- unrichtigerweise - diejenigen hinzurechne, die statt des Herkunftsunterneh-

mens die Marke TUC genannt hätten, sei der dann gegebene Zuordnungsgrad

von 37% nicht ausreichend. Es spreche erst recht nichts dafür, dass ein ausrei-

chender Zuordnungsgrad bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt der Erstreckung

der Klagemarke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erreicht gewe-

sen sein könnte. Diese Erwägungen des Berufungsgerichts unterliegen in mehr-

facher Hinsicht rechtlichen Bedenken.

(3) Für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke kommt

es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht auf den Zeitpunkt der

Erstreckung der Klagemarke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland

im Jahre 1988 an. Besteht für die angegriffene Gestaltung wie im Streitfall kein

eigener Kennzeichenschutz, ist vielmehr nach der Rechtsprechung des Senats

für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke auf den Zeitpunkt

der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz abzustellen (vgl.

BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537

- BANK 24). Allenfalls kann - in dem hier nicht in Rede stehenden Fall, dass die

widerrechtliche Benutzung zu einer Schwächung des Klagezeichens geführt

hat - der Zeitpunkt von Bedeutung sein, zu dem die Benutzung des angegriffe-

nen Zeichens begonnen hat (vgl. EuGH, Urt. v. 27.4.2006 - C-145/05, Slg.

2006, I-3703 Tz. 18 = GRUR 2006, 495 - Levi Strauss/Casucci; BGH, Urt. v.

10.7.1956 - I ZR 106/54, GRUR 1957, 428, 430 - Bücherdienst; Urt. v. 5.1.1962

- I ZR 107/60, GRUR 1962, 409, 411 - Wandsteckdose).

(4) Das Berufungsgericht hat ferner rechtsfehlerhaft den Kennzeich-

nungsgrad der Form, der sich aus der Verkehrsbefragung ergibt, nur unter dem

Gesichtspunkt gewürdigt, ob er für die Eintragung der Form als Marke aufgrund

von Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG unter der Vorausset-

zung ausreicht, ihr fehle als Beschreibung der Ware von Haus aus die Unter-

scheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Frage nach dem für ei-

ne Verkehrsdurchsetzung der Form als (Einzel-)Marke i.S. von § 8 Abs. 3

MarkenG erforderlichen Durchsetzungsgrad kann nicht mit der Frage gleichge-

setzt werden, ob einem von Haus aus nicht unterscheidungskräftigen Zeichen-

bestandteil infolge Benutzung im Rahmen eines zusammengesetzten Zeichens

eine dessen Gesamteindruck mitbestimmende Bedeutung zukommt. Die Fest-

stellung, ob ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiges Zeichen infolge

seiner Benutzung die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem

bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit von denjeni-

gen anderer Unternehmen zu unterscheiden, erfordert zwar in der Regel einen

Durchsetzungsgrad von über 50%, bei beschreibenden Angaben sogar einen

deutlich höheren (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 u. C-109/97, Slg.

1999, I-2799 Tz. 50 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGHZ

156, 112, 125 - Kinder I). Das Erfordernis eines über 50% liegenden Durchset-

zungsgrads beruht darauf, dass an den Nachweis, ein an sich nicht unterschei-

dungskräftiges Zeichen habe als solches infolge seiner Benutzung die Eignung

erlangt, als Herkunftshinweis zu wirken, besondere Anforderungen zu stellen

sind, die um so höher sind, je weniger sich das betreffende Zeichen nach sei-

nem spezifischen Charakter als Herkunftshinweis eignet (EuGH GRUR 1999,

723 Tz. 50 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006,

760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Bei der anders gearteten Frage, ob

infolge Benutzung ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiger Zeichenbe-

standteil eine den Gesamteindruck eines mehrgliedrigen Zeichens mitbestim-

mende Bedeutung erlangt hat, kann dagegen nicht davon ausgegangen wer-

den, dass dem Zeichenbestandteil bei einem Durchsetzungsgrad unter 50%

grundsätzlich jede Bedeutung für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft und

für den Gesamteindruck des Gesamtzeichens abzusprechen ist. Insbesondere

wenn es wie im vorliegenden Fall um die Form als Zeichenbestandteil geht,

könnte selbst bei einem Durchsetzungsgrad von knapp unter 50% nicht von

einer sehr niedrigen Kennzeichnungskraft der Form als solcher ausgegangen

und ihre Eignung, den Gesamteindruck des Gesamtzeichens mitzubestimmen,

nicht schon wegen mangelnder Kennzeichnungskraft verneint werden. Für eine

im Hinblick auf die Mitbestimmung des Gesamteindrucks des Klagezeichens

nicht bloß geringe Kennzeichnungskraft der Form spricht im Streitfall auch,

dass das Berufungsgericht im Rahmen der Prüfung, ob die angegriffene Gestal-

tung markenmäßig verwendet wird, aufgrund des Ergebnisses der durchgeführ-

ten Verkehrsbefragung festgestellt hat, ein beachtlicher Teil des angesproche-

nen Verkehrs verbinde mit der Gestaltung der Ware der Parteien, also auch mit

der von der Klägerin verwendeten Crackerform, die Vorstellung, solche Ware

stamme aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb.

(5) Zudem hat das Berufungsgericht, wie die Revision mit Recht rügt, die

Ergebnisse der in erster Instanz durchgeführten Beweisaufnahme nicht zutref-

fend gewürdigt. Nach dem vom Landgericht eingeholten Meinungsforschungs-

gutachten haben 53,6% der Befragten in dem neutralisierten Cracker der Kläge-

rin (ohne den Schriftzug TUC) einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Herstell-

Unternehmen oder auf eine ganz bestimmte Marke gesehen. Das Berufungsge-

richt hat von diesem Prozentsatz der Befragten nur den Anteil der Verkehrsteil-

nehmer für maßgeblich erachtet, die auf die weitere Frage, wie das Unterneh-

men oder die Marke heißt, den Namen des Unternehmens richtig angegeben

haben (1,1%). Es hat die Ansicht vertreten, selbst diejenigen, die nicht das Un-

ternehmen, sondern die Marke TUC genannt hätten, dürften nicht hinzugerech-

net werden, weil diese Antworten nur den Bekanntheitsgrad der Marke wider-

spiegelten, nicht aber den notwendigen Zuordnungsgrad beträfen. Für die im

Streitfall zu beurteilende Frage, in welchem Umfang der Verkehr die abgebilde-

te Form des Klagezeichens als Herkunftshinweis versteht und die Form dem-

gemäß für die Kennzeichnungskraft und den Gesamteindruck der Klagemarke

von Bedeutung ist, kommt es jedoch entgegen der Auffassung des Berufungs-

gerichts allein darauf an, welcher Anteil der befragten Personen in diesem Ges-

taltungsmerkmal einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (Durch-

setzungs- oder Kennzeichnungsgrad). Dagegen ist es nach der ständigen

Rechtsprechung des Senats in Verletzungsverfahren nicht erforderlich, dass

das Unternehmen auch richtig benannt wird (vgl. BGHZ 169, 295 Tz. 25

- Goldhase; BGH, Urt. v. 15.9.2005 - I ZR 151/02, GRUR 2006, 79, 82 = WRP

2006, 75 - Jeans I; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 30 =

WRP 2007, 1461 - Kinder II). Die Frage, ob davon auch dann auszugehen ist,

wenn die Eintragung einer Formmarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung

gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG begehrt wird (vgl. dazu Hacker in Ströbele/Hacker,

Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 m.w.N.), stellt sich entgegen der Ansicht

der Revisionserwiderung hier nicht.

Für die Bestimmung des Kennzeichnungsgrads sind folglich zusätzlich

zu dem Anteil der Befragten, die das Unternehmen der Markeninhaberin na-

mentlich richtig benannt haben (Zuordnungsgrad), alle Antworten zu berück-

sichtigen, denen hinreichend deutlich entnommen werden kann, dass die Be-

fragten in dem betreffenden Zeichen einen Hinweis auf einen bestimmten Ge-

schäftsbetrieb sehen. Dazu zählen diejenigen, die TUC angegeben haben

(37,7% der Befragten), schon deswegen, weil damit das Unternehmen der Klä-

gerin eindeutig - wenn auch nicht mit der richtigen Firma - bezeichnet worden

ist. Ferner sind diejenigen Befragten zu berücksichtigen, die das Zeichen zwar

als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, es aber keinem na-

mentlich benannten Unternehmen zuordnen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071

Tz. 30 - Kinder II). Bei den übrigen Antworten ist danach zu unterscheiden, ob

die Angaben als ausreichende Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen

verstanden werden können oder ob sie die gegenteilige Annahme nahelegen.

Ein hinreichender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ist dabei ohne wei-

teres solchen Antworten zu entnehmen, die das Zeichen jedenfalls mittelbar der

Klägerin zuordnen (vgl. BGHZ 156, 112, 121 - Kinder I). Eine solche hinrei-

chende mittelbare Zuordnung ist gegeben, wenn mit dem Zeicheninhaber ver-

bundene Unternehmen oder solche Unternehmen angegeben werden, die das

Zeichen mit ausdrücklicher Zustimmung des Zeicheninhabers benutzen; auch

die Angabe anderer Marken des betreffenden Unternehmens kann genügen

(vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 354).

(6) Inwieweit danach bei der Bestimmung des Grades der Kennzeich-

nungskraft der Form außer den vom Berufungsgericht bereits berücksichtigten

richtigen Unternehmensbezeichnungen und den namentlich zutreffenden Be-

nennungen durch die Angabe TUC noch weitere Antworten auf die Frage nach

dem Namen des Unternehmens hinzuzurechnen oder auszuschließen sind,

kann im Revisionsverfahren nicht festgestellt werden, da sich das Berufungsge-

richt mit den betreffenden Angaben nicht näher befasst hat. Zugunsten der Klä-

gerin ist daher für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon aus-

zugehen, dass es bei dem Anteil von 53,6% der Befragten verbleibt, die auf die

den Kennzeichnungsgrad der Form betreffende Frage geantwortet haben, sie

sähen darin einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Herstell-Unternehmen oder

auf eine ganz bestimmte Marke. Der sich aus diesem Prozentsatz ergebende

Grad an Kennzeichnungskraft der Form (zur Bedeutung der Prozentsätze, die

sich aufgrund demoskopischer Abfragen bei den neuen Markenformen im Ver-

gleich zu den traditionellen Zeichen erzielen lassen, vgl. Niedermann, GRUR

2006, 367, 371 m.w.N.) ist bei der Frage zugrunde zu legen, ob ihr eine für die

Kennzeichnungskraft und den Gesamteindruck des Klagezeichens maßgebli-

che Bedeutung zukommt.

dd) Das Berufungsgericht hat folglich nach den bislang getroffenen Fest-

stellungen seiner Beurteilung einen zu niedrigen Grad der Kennzeichnungskraft

der abgebildeten Form des Salzgebäcks der Klägerin zugrunde gelegt und den

Gesamteindruck des Klagezeichens nicht rechtsfehlerfrei ermittelt. Aus diesem

Grund kann auch seine Annahme keinen Bestand haben, es bestehe trotz der

hier gegebenen Warenidentität selbst dann keine Verwechslungsgefahr i.S. von

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn gemäß dem Vorbringen der Klägerin davon

ausgegangen werden müsste, dass nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die

Klagemarke präge, sondern ihre konkrete achteckige Ausgestaltung und die

vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürf-

ten. Die bisherigen Feststellungen tragen die Auffassung des Berufungsgerichts

nicht, es sei von einer verschwindend geringen Ähnlichkeit zwischen der Kla-

gemarke und der angegriffenen Gestaltung der Beklagten auszugehen. Zwar

fehlt bei der angegriffenen Gestaltung die Bezeichnung TUC. Welche Bedeu-

tung dem für die Frage der Zeichenähnlichkeit zukommt, hängt jedoch davon

ab, ob und in welchem Maße der Gesamteindruck der Klagemarke von der ab-

gebildeten Form des Salzgebäcks bestimmt wird. Es besteht kein Erfahrungs-

satz dahingehend, dass der Gesamteindruck einer aus der Form sowie aus

Wort- und sonstigen Bestandteilen zusammengesetzten Marke unabhängig von

der konkreten Anordnung und Gestaltung der einzelnen Elemente regelmäßig

durch den Wortbestandteil bestimmt wird (BGHZ 169, 295 Tz. 22 - Goldhase).

Zum Gesamteindruck der konkreten Anordnung von Wort- und Formelementen

bei der Klagemarke, bei der die Buchstabenfolge TUC durch Ausstanzungen

gebildet wird, die, worauf das Landgericht abgestellt hat, auf dem Cracker nicht

besonders hervorsticht, sondern nur bei genauerem Hinsehen wahrgenommen

wird, fehlt es, wie oben unter II 2 c cc dargelegt worden ist, bisher an rechtsfeh-

lerfreien Feststellungen.

Soweit das Berufungsgericht eine geringe Zeichenähnlichkeit weiter da-

mit begründet hat, die konkrete Form und auch die Stanzenbildung des

Crackers der Beklagten wiesen gegenüber der Klagemarke deutliche Unter-

schiede auf, beanstandet die Revision mit Recht, dass sich das Berufungsge-

richt nicht mit der gegenteiligen Auffassung des Landgerichts auseinanderge-

setzt hat. Das Landgericht hat angenommen, die Gestaltungsform des angegrif-

fenen Crackers stimme nahezu vollständig mit derjenigen des TUC-Crackers

überein. Dabei hat es darauf abgestellt, dass die Cracker beider Parteien über-

einstimmend eine rechteckige Form aufweisen. Diese korrespondierten auch

der Größe nach nahezu vollständig miteinander, womit das Landgericht ersicht-

lich gemeint hat, dass die Längenverhältnisse der Seiten des Rechtecks bei

beiden Formen übereinstimmen. Die Ecken seien bei beiden Crackerformen

nicht spitz, sondern übereinstimmend abgeflacht. Dass diese Abflachung bei

dem Cracker der Beklagten im Unterschied zum TUC-Cracker eher als Run-

dung ausgebildet sei, sei aus der Sicht des Verkehrs kaum wahrnehmbar und

werde bei isolierter Betrachtung des jeweiligen Crackers kaum in Erinnerung

behalten. Darüber hinaus weise der Cracker der Beklagten auf seiner Oberflä-

che Einstanzungen auf, die nach Art und Verteilung mit denjenigen des TUC-

Crackers in großem Maße übereinstimme. Das Berufungsgericht führt nicht

aus, worin demgegenüber die von ihm angenommenen deutlichen Unterschie-

de in der konkreten Form und der Stanzenbildung liegen sollen. Dazu hätte

auch deshalb Anlass bestanden, weil das Berufungsgericht, soweit es aufgrund

der durchgeführten Verkehrsbefragung ohne weiteres hinsichtlich beider For-

men eine markenmäßige Verwendung angenommen hat, ersichtlich nicht davon

ausgegangen ist, zwischen ihnen bestünden maßgebliche Unterschiede.

3. Da somit nach den bisherigen Feststellungen eine Verletzung der Kla-

gemarke durch die angegriffene Gestaltung der Beklagten i.S. von § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden kann, kann auch die Abweisung des auf

Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten

gerichteten Klagebegehrens keinen Bestand haben.

III. Das Berufungsurteil ist folglich aufzuheben. Die Sache ist zur neuen

Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-

rufungsgericht zurückzuverweisen, damit das Berufungsgericht abschließende

Feststellungen zur Frage der markenmäßigen Benutzung der angegriffenen

Gestaltung sowie zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke und zur Zeichen-

ähnlichkeit treffen kann. Sollte sich danach ergeben, dass die abgebildete Wa-

renform aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft den Gesamteindruck des Klage-

zeichens maßgeblich mitbestimmt und sich weiter die Ähnlichkeit der beiden

gegenüber stehenden Zeichen nur oder jedenfalls maßgeblich aus Überein-

stimmungen in der Form ergibt, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben,

welche Bedeutung im Rahmen der bei der Verwechslungsgefahr vorzuneh-

menden Gesamtabwägung dem Umstand zukommt, dass es sich bei der Form

um ein allein aufgrund Verkehrsdurchsetzung einzutragendes Zeichen handelt.

Dieser Umstand kann zwar zur Annahme eines engeren Schutzumfangs führen.

Es ist aber nicht generell ausgeschlossen, dass aus einer kennzeichnungskräf-

tigen, aus Wort- und Formbestandteil bestehenden Marke infolge der den Ge-

samteindruck des Zeichens prägenden Form ein Schutz beansprucht werden

kann, der der Form als Einzelzeichen mangels Verkehrsdurchsetzung nicht zu-

käme.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 24.06.2004 - 31 O 661/02 -

OLG Köln, Entscheidung vom 22.12.2004 - 6 U 143/04 -