BGH Urteil vom 26.02.2009 – I ZR 219/06
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
BGHZ:
BGHR:
nein
ja
UWG §§ 3, 5
Verkündet am: 26. Februar 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Thermoroll
a) Die wettbewerbliche Relevanz ist ein dem Irreführungstatbestand immanen- tes Erheblichkeitserfordernis, das eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG ausschließt.
b) Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® verwendet, ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, führt den Verkehr regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre. Etwas anderes kann gelten, wenn der Betreffende Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die Verwendung des Zei- chens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt.
BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06 - OLG Karlsruhe LG Mannheim
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 26. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Dr. Schaffert, Dr. Bergmann, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22. November 2006 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Widerklage abgewiesen worden ist.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 6. Dezember 2005 wird zurückge- wiesen.
Auf die Berufung der Beklagten wird
a) die Klägerin verurteilt, der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 Produkte für den Bereich Sonnenschutz und/oder Blendschutz und/oder Verdunkelung mit dem Zeichen „Thermoroll®“ beworben hat;
b) festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklag- ten den Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorste- hend unter a) bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.
Die Klägerin trägt 1/10 der Kosten des Berufungsverfahrens und 14/15 der Kosten des Revisionsverfahrens. Die übrigen Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Parteien, die Rollos vertreiben, haben über die Berechtigung gestrit-
ten, mit dem Zeichen „Thermoroll®“ zu werben.
Die Geschäftsführerin der Klägerin ist seit 1987 Inhaberin der Wortmarke
Nr. 1 108 095 „Termorol“, die eingetragen ist für
Vorhänge aus Textil- und/oder Kunstfasergewebe und/oder aus Kunst- stofffolien und/oder Folienverbund; Fassadenelemente, nämlich Gitter- gewebe und Drahtgeflechte.
Die Beklagte hat Vermögensgegenstände der
insolventen C.
I. GmbH erworben, unter anderem Werbematerial, das mit dem Zeichen
„Thermoroll®“ versehen war. Beide Parteien führen in ihrer Firma den Bestand-
teil „C. “.
In der Berufungsinstanz hat die Klägerin geltend gemacht, mittlerweile
aufgrund eines Lizenzvertrags berechtigt zu sein, die für ihre Geschäftsführerin
am 16. Februar 2006 eingetragene Wort-/Bildmarke Nr. 30 575 631 „Thermo-
roll®“ zu nutzen. Die Beklagte berief sich auf eine Nutzungslizenz der L.
GmbH
für deren am 13. Februar 2006 ein-
getragene Wortmarke „Thermoroll®“. Die Parteien haben daraufhin ihre wech-
selseitigen Unterlassungsansprüche übereinstimmend für erledigt erklärt.
Soweit für das Revisionsverfahren noch von Interesse, hat die Beklagte
vor dem Berufungsgericht widerklagend beantragt,
die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 für den Bereich Son-
nenschutz und/oder Blendschutz und/oder Verdunkelung mit dem Zei- chen „Thermoroll®“ geworben hat,
und die Verpflichtung der Klägerin festzustellen, der Beklagten denjeni- gen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.
Das Berufungsgericht hat die Widerklage abgewiesen und der Beklagten
gemäß § 91a ZPO die Kosten des von ihr ursprünglich verfolgten Unterlas-
sungsanspruchs auferlegt. Auch soweit die Beklagte sich gegen die Verurtei-
lung zur Zahlung der Abmahnkosten der Klägerin für die vorprozessuale Ein-
schaltung eines Patentanwalts gewandt hatte, blieb ihre Berufung ohne Erfolg.
Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision wendet sich die
Beklagte gegen die Abweisung der Widerklage und die Verurteilung zur Zah-
lung der Patentanwaltskosten.
Entscheidungsgründe
I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Beklagten wegen Verwen-
dung der Marke „Thermoroll®“ verneint. Einen Anspruch der Klägerin auf Er-
stattung von Patentanwaltskosten hat es bejaht. Zur Begründung hat es ausge-
führt:
In weiten Kreisen der Bevölkerung sei bekannt, dass der Zusatz ® auf
die Registrierung einer Marke hinweise. Die Werbung der Klägerin sei irrefüh-
rend gewesen, weil sie jedenfalls bis zum 16. Februar 2006 weder Inhaberin
einer eingetragenen Marke „Thermoroll®“ noch zu deren Nutzung berechtigt
gewesen sei. Dieser Irreführung fehle jedoch die erforderliche wettbewerbs-
rechtliche Relevanz. Die Klägerin habe die Marke „Termorol“ verwenden dürfen.
Sie habe die angesprochenen Verkehrskreise daher lediglich darüber in die Irre
geführt, dass die in ihrer Werbung angegebene Marke „Thermoroll®“ von der
tatsächlich bestehenden Marke abgewichen sei. Unter diesen Umständen sei
nicht zu erwarten, dass die Irreführung geeignet sei, sich mit den Produkten der
Klägerin näher zu befassen oder sich für ein solches Produkt zu entscheiden.
Der davon abweichenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
14. Dezember 1989 (I ZR 1/88, GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) sei nicht zu fol-
gen.
Zu den von der Beklagten zu erstattenden Abmahnkosten gehörten auch
die Kosten des Patentanwalts der Klägerin. Da die Parteien über die Berechti-
gung zur Werbung unter Hinweis auf eine eingetragene Marke stritten, handele
es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von § 140 Abs. 3 MarkenG. Zur
Klärung der Rechtslage sei eine markenrechtliche Recherche und damit die
Mitwirkung eines Patentanwalts erforderlich gewesen.
II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg, soweit sie sich gegen die Ab-
weisung der Widerklage wendet. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Erstattung
der Patentanwaltskosten ist sie hingegen unbegründet.
1. Für die Streitentscheidung maßgeblich ist allein das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb in der vom 8. Juli 2004 bis zum 30. Dezember 2008
geltenden Fassung (UWG 2004). Die Beklagte stützt ihre Auskunfts-, Feststel-
lungs- und Zahlungsansprüche auf keine vor dem 8. Juli 2004 begangenen Ver-
letzungshandlungen und bestreitet nicht die Berechtigung der Klägerin, das Zei-
chen „Thermoroll®“ nach dem 16. Februar 2006 zu nutzen.
2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft Ansprüche der Beklagten
wegen irreführender Verwendung des Zusatzes ® durch die Klägerin bis zum
16. Februar 2006 verneint.
a) Nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts, dass
die Verwendung des Zeichens „Thermoroll®“ irreführend war, solange die Klä-
gerin nicht über eine entsprechende Lizenz verfügte. Die dagegen in der Revi-
sionserwiderung erhobenen Gegenrügen greifen nicht durch.
Die von der Klägerin angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der
Beifügung des ® zu dem Zeichen „Thermoroll“, dass es eine Marke genau die-
ses Inhalts gibt (vgl. BGH GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) und die Klägerin zu
deren Benutzung in der konkreten Werbung berechtigt ist. Letzteres war aber
bis zum 16. Februar 2006 nicht der Fall. Die Marke „Termorol“, die von der Klä-
gerin aufgrund einer Lizenz genutzt werden durfte, weicht in zwei Buchstaben
von der mit dem Zusatz ® verwendeten Marke „Thermoroll“ ab.
Wird einem Zeichen der Zusatz ® beigefügt, erwartet der Verkehr, dass
dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der
Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat. Lediglich geringfügige Abweichungen, die
- weil sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26
Abs. 3 MarkenG) - auch einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen
stünden, sind insofern unschädlich. Das setzt indessen voraus, dass der Ver-
kehr in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht (vgl. BGH, Urt.
v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439
- Kellogg's/Kelly's). Abweichungen durch das Hinzufügen oder Verdoppeln von
Buchstaben sind nur dann für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung un-
erheblich, wenn sie weder phonetische noch begriffliche Bedeutung haben (vgl.
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 26 Rdn. 113; Bous in Ekey/Klippel/Bender,
Markenrecht, 2. Aufl., § 26 MarkenG Rdn. 109). Daran fehlt es im Streitfall. Zum
einen führt die Verwendung eines Doppelkonsonanten am Wortende zu einer
veränderten Aussprache: Das lange „o“ der letzten Silbe des Zeichens „Termo-
rol“ wird ersetzt durch ein kurz gesprochenes „o“ in „Thermoroll®“. Zum zweiten
wird durch die Einfügung des „h“ hinter dem Anfangsbuchstaben „T“ eine we-
sentlich stärkere Assoziation zu dem Begriff „Therm-“ (für Wärme) geweckt.
b) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht der Irreführung darüber, dass die
in der Werbung angegebene Marke „Thermoroll®“ von der tatsächlich beste-
henden Marke „Termorol“ abweicht, die wettbewerbsrechtliche Relevanz abge-
sprochen.
aa) Zustimmung verdient allerdings der Ausgangspunkt des Berufungs-
gerichts: Die wettbewerbliche Erheblichkeit ist ein dem Irreführungstatbestand
immanentes, spezifisches Relevanzerfordernis, das als eigenständige Bagatell-
schwelle eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG ausschließt (vgl.
Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 27. Aufl., § 5 Rdn. 2.169 i.V.
mit Rdn. 2.20 f.). Eine Werbung ist nur dann irreführend, wenn sie geeignet ist,
bei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen
über das Angebot hervorzurufen und die zu treffende Marktentschließung in
wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen (Begründung des Regie-
UWG a.F. BGH, Urt. v. 29.1.2004 - I ZR 132/01, GRUR 2004, 437, 438 = WRP
2004, 606 - Fortfall einer Herstellerpreisempfehlung; Urt. v. 10.11.1994
- I ZR 201/92, GRUR 1995, 125, 126 = WRP 1995, 183 - Editorial I).
bb) Das Berufungsgericht hat die Eignung zur Beeinflussung wirtschaftli-
cher Entscheidungen verneint. Es sei weder dargetan noch sonst ersichtlich,
dass die angesprochenen Verkehrskreise gerade mit dem Zeichen „Thermo-
roll®“ besondere Qualitätsvorstellungen verbänden, die sie bezüglich des Zei-
chens „Termorol“ nicht hätten, dass sie durch die Verwendung des eingetrage-
nen Zeichens „Termorol“ ungünstig beeinflusst werden könnten oder dass eine
sonstige, über die irrtümliche Annahme eines Rechts der Klägerin am Zeichen
„Thermoroll“ hinausgehende Fehlvorstellung hervorgerufen werden könnte. Mit
diesen Erwägungen hat das Berufungsgericht das Irreführungspotential der
Werbung der Klägerin nicht zutreffend erfasst.
(1) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, die Verwendung des
Zeichens „Thermoroll®“ durch die Klägerin habe zu keiner relevanten Fehlvor-
stellung der Verbraucher geführt, den Sachverhalt nicht ausreichend gewürdigt.
Der Rechtsstreit belegt mit Deutlichkeit, dass die Parteien selbst der Verwen-
dung des Zeichens „Thermoroll®“ eine große Bedeutung beigemessen haben.
Denn mit diesem Zeichen haben die Parteien an die unter der Marke „Thermo-
roll“ vertriebenen Produkte der insolventen C. I. GmbH angeknüpft.
Die in der Verwendung des Zeichens „Thermoroll®“ liegende Behauptung, die
Rechte an dieser Marke zu besitzen oder als Lizenznehmer des Markeninha-
bers zur Nutzung dieser Marke berechtigt zu sein, spielte für beide Parteien
- wie sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt - gerade auch in der Ab-
grenzung zum Wettbewerber eine maßgebliche Rolle.
(2) Das Berufungsgericht lässt im Übrigen außer Betracht, dass kein
Grund ersichtlich ist, weswegen die Klägerin für ihre Produkte mit der fremden
Marke „Thermoroll“ unter Hinzufügen des Zusatzes ® geworben und damit der
Wahrheit zuwider den Eindruck erweckt hat, ihr stehe diese Marke oder eine
Lizenz an ihr zu. Die Klägerin war sich dabei des Unterschieds zwischen ihrer
Marke „Termorol“ und dem verwendeten Zeichen „Thermoroll®“ bewusst. Es
liegt auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, das in dieser Weise den fal-
schen Eindruck erweckt, Rechte an einem bestimmten Zeichen zu besitzen,
hiervon einen Vorteil gegenüber den Abnehmern verspricht, der im Streitfall im
Hinblick auf die Vorgeschichte naheliegt. Es ist ureigenste Aufgabe des Irrefüh-
rungsverbots, die Werbung mit der Unwahrheit im geschäftlichen Verkehr zu
unterbinden (vgl. BGH, Urt. v. 24.5.2000 - I ZR 222/97, GRUR 2001, 78, 79 =
WRP 2000, 1402 - Falsche Herstellerpreisempfehlung; Urt. v. 20.12.2001
- I ZR 215/98, GRUR 2002, 715, 716 = WRP 2002, 977 - Scanner-Werbung).
3. Die Revision der Beklagten ist dagegen unbegründet, soweit sie sich
gegen die Verurteilung richtet, der Klägerin die Kosten des Patentanwalts als
Abmahnkosten zu erstatten.
a) Das Berufungsgericht hat die Revision entgegen der Ansicht der Revi-
sionserwiderung auch insoweit zugelassen. Im Tenor des Berufungsurteils ist
die Zulassung der Revision ohne Beschränkung ausgesprochen worden. Die
Eingrenzung der Rechtsmittelzulassung kann sich zwar auch aus den Ent-
scheidungsgründen ergeben (siehe nur BGHZ 48, 134, 136; 153, 358, 360 f.).
Das kann aber nur angenommen werden, wenn daraus ausreichend deutlich
hervorgeht, dass das Berufungsgericht die Möglichkeit einer Nachprüfung im
Revisionsverfahren allein wegen eines Teils des Streitgegenstandes eröffnen
wollte (BGH, Urt. v. 12.7.2000 - XII ZR 159/98, NJW-RR 2001, 485, 486; Urt. v.
3.3.2005
- IX ZR 45/04, NJW-RR 2005, 715, 716; Urt. v. 8.11.2007
- III ZR 102/07, NJW 2008, 140 Tz. 6 m.w.N.). Daran fehlt es im vorliegenden
Fall. Das Berufungsgericht hat die Revision wegen einer Divergenz zur Recht-
sprechung des Senats zugelassen und sich dabei auf die Senatsentscheidung
in der Sache „Baelz“ (GRUR 1990, 364, 366) bezogen. Das lässt nicht hinrei-
chend deutlich erkennen, ob das Berufungsgericht damit lediglich eine Begrün-
dung für die Zulassung der Revision gegeben hat oder die Zulassung der Revi-
sion auf den von der Divergenz betroffenen Teil des Streitgegenstands hat be-
schränken wollen.
b) Die Revision ist jedoch unbegründet, soweit sie sich dagegen wendet,
dass der Klägerin die Kosten des Patentanwalts zugesprochen worden sind. Zu
den von der Beklagten zu erstattenden Abmahnkosten gehören auch die Kos-
ten des Patentanwalts der Klägerin. Wie das Berufungsgericht zutreffend aus-
geführt hat, handelt es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von § 140
Abs. 3 MarkenG, an der der Patentanwalt der Klägerin auch mitgewirkt hat.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO, wobei der Kostenaus-
spruch des Berufungsgerichts hinsichtlich der Teilerledigung gemäß § 91a ZPO
unverändert zu übernehmen ist. Das Berufungsgericht hat eine gemischte Kos-
tenentscheidung getroffen, die auch die Kosten des nach § 91a ZPO in zweiter
Instanz erledigten Teils umfasst. Mit der Würdigung durch das Berufungsgericht
nach § 91a ZPO hat es sein Bewenden. Insofern kann der Kostenausspruch
des Berufungsgerichts mit der Revision nicht überprüft werden (vgl. BGH, Urt.
v. 21.12.2006 - IX ZR 66/05, NJW 2007, 1591 Tz. 21 ff.; Musielak/Wolst, ZPO,
6. Aufl., § 91a Rdn. 53).
Bornkamm Schaffert Bergmann
Kirchhoff Koch
Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 06.12.2005 - 2 O 241/05 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 22.11.2006 - 6 U 1/06 -