Rechtsprechung / BPatG / 2001
BPatG Beschluss vom 31.07.2001 – 23 W (pat) 3/00
23. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Patentanmeldung 198 07 165.5
hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung am 31. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Beyer und der Richter Dr. Meinel, Knoll und Lokys 6.70
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der
Prüfungsstelle 11.52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 1999 aufgehoben. Das Verfahren
wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
Dem Anmelder wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.
G r ü n d e
I.
Die vorliegende Patentanmeldung ist zunächst mit einer in englischer Sprache
beschrifteten Zeichnung und der Bezeichnung "Thermonuclear battery cell" am
18. Februar 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.
Der Anmelder hat sodann am 20. Februar 1998 einen Patenterteilungsantrag
unter der Bezeichnung "Thermonukleare Batterie-Zelle" und eine Zeichnung mit
einer Beschriftung in deutscher Sprache nachgereicht. Mit Beschluss vom
7. April 1999 hat die Prüfungsstelle 11.33 den Anmeldetag auf den 20. Februar 1998 festgesetzt.
Mit Bescheid der Prüfungsstelle 11.52 vom 11. Juni 1999 wurde der Anmelder auf
Mängel seiner Anmeldung hingewiesen. Die Prüfungsstelle hat dazu ausgeführt,
dass außer der Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes und den Zeichnungen auch Patentansprüche einzureichen seien, in denen anzugeben sei, welche
konkreten technischen Merkmale des Anmeldungsgegenstandes als neu und
patentfähig unter Schutz gestellt werden sollen. Wegen der Einzelheiten wird auf
den Bescheid vom 11. Juni 1999 (Bl 12/13 der Anmeldeakten) verwiesen. Am
25. August 1999 hat der Anmelder eine weitere Zeichnung mit geänderter
Beschriftung eingereicht, worauf die Prüfungsstelle mit Bescheid vom 14. September 1999 dem Anmelder zur Erledigung des Bescheides vom 11. Juni 1999 eine
Frist von einem Monat gesetzt hat. Innerhalb dieser Frist hat der Anmelder einen
Schriftsatz vom 17. Oktober 1999, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt am 19. Oktober 1999, mit dem Betreff "Beschreibung zur Skizze vom
20. Februar 1998 thermonukleare Batterie-Zelle" eingereicht. Wegen der Einzelheiten wird auf diesen Schriftsatz (Bl 20/21 dA) verwiesen.
Mit Beschluss vom 2. November 1999 hat die Prüfungsstelle 11.52 durch einen
Beamten des gehobenen Dienstes die Patentanmeldung gemäß § 42 Abs 3 PatG
mit der Begründung zurückgewiesen, dass die im Bescheid vom 11. Juni 1999
angegebenen Mängel trotz Aufforderung vom 14. September 1999 nicht beseitigt
worden seien.
Gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung richtet sich die am 25. November 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde des
Anmelders. Der Anmelder rügt unter anderem, dass in dem Zurückweisungsbeschluss vom 2. November 1999 seine Erläuterungen zur Patentanmeldung gemäß
Schreiben vom 17. Oktober 1999 mit keinem Wort erwähnt worden seien.
Erst daraufhin hat die Patentabteilung 11 mit Schreiben vom 10. Dezember 1999
den Anmelder ergänzend darauf hingewiesen, dass auch seine im Oktober 1999
eingereichten Unterlagen nicht den Anforderungen des Patentgesetzes entsprochen hätten.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Prüfungsstelle 11.52
sowie auf die Schriftsätze des Anmelders Bezug genommen.
II.
Auf die zulässige Beschwerde des Anmelders hin ist der angegriffene Beschluss
gemäß § 79 Abs 3 Nr 2 PatG ohne Sachprüfung aufzuheben und die Sache ist an
das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Verfahren vor
dem Patentamt an wesentlichen Mängeln leidet.
Zunächst wurde die Entscheidung nach § 42 Abs 3 PatG von einem funktionell
nicht zuständigen Beamten des gehobenen Dienstes getroffen. Gemäß §§ 26, 27
Abs 1 Satz 1 Nr 1, Abs 2 PatG hätte ein technisches Mitglied der Patentabteilung
(Prüfer) in der Sache entscheiden müssen. Zwar können nach § 1 Abs 1 Nr 7b der
Wahrnehmungsverordnung vom 14. Dezember 1994 (siehe BlPMZ 1995, 51 ff)
auch Beamte des gehobenen Dienstes Entscheidungen nach § 42 Abs 3 PatG
treffen. Dies gilt aber nur für Zurückweisungen, die nach Beanstandungen zu
formellen Mängeln iSd § 42 Abs 1 Satz 1 PatG der Patentanmeldung ergehen,
denen der Anmelder nicht widersprochen hat. In dem vom Anmelder eingereichten
Schriftsatz vom 17. Oktober 1999 muß aber ein solcher Widerspruch gegen den
Beanstandungsbescheid vom 11. Juni 1999 gesehen werden, auch wenn darin
den Beanstandungen möglicherweise nicht oder nicht in vollem Umfang Rechnung
getragen worden ist. Demzufolge bleibt es auch im Rahmen der Entscheidung
nach § 42 Abs 1 iVm Abs 3 PatG bei der regulären funktionellen Zuständigkeit
eines
technischen Mitglieds der Patentabteilung
(vgl zur Frage des
Verfahrensmangels bei Entscheidung durch einen Unzuständigen auch BPatG
GRUR 1991, 216).
Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Anmelder in seiner Eingabe vom
17. Oktober 1999 Patentansprüche nicht ausdrücklich als solche ausformuliert und
somit möglicherweise bei formaler Betrachtungsweise dem Beanstandungsbescheid nicht nachgekommen ist, hätte die Prüfungsstelle ohne weiteren Hinweis
an den Anmelder und ohne weitere Aufklärung nicht sofort entscheiden dürfen. Ein
weiterer wesentlicher Verfahrensmangel
liegt darin begründet, dass die
Prüfungsstelle den Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör verletzt hat.
Dieser Verstoß ergibt sich daraus, dass die Prüfungsstelle bei ihrer Entscheidung
vom 2. November 1999 den Schriftsatz des Anmelders vom 17. Oktober 1999
offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen hat (vgl zu einer entsprechenden
Fallgestaltung BGH GRUR 1997, 223 - Ceco). Da sich die Entscheidung zudem
mit dem Vorbringen in diesem Anmelderschriftsatz nicht auseinandersetzt, liegt
auch ein Begründungsmangel vor, was ebenfalls einen wesentlichen Verfahrensfehler darstellt. Der nach erlassener Zurückweisungsentscheidung im Schreiben
der Patentabteilung 11 vom 10. Dezember 1999 erfolgte Hinweis, dass die im
Schreiben vom 17. Oktober 1999 eingereichten Unterlagen nicht den Anforderungen des Patentgesetzes genügten, kann diesen Mangel fehlender Begründung
nicht heilen, zumal auch dieses Schreiben der Patentabteilung sich mit der Eingabe des Anmelders vom 17. Oktober 1999 sachlich nicht auseinandersetzt.
Beim gegenwärtigen Verfahrensstand erscheint eine Sachentscheidung durch den
Senat nicht angemessen und nicht sachgerecht. Sie wäre derzeit wohl ohnehin
noch nicht möglich, da dem Anmelder zunächst erneut Gelegenheit zu geben ist,
seine Unterlagen zu vervollständigen. Es ist nicht Sinn und Zweck des
Beschwerdeverfahrens, erst dort auf die Vorlage der für eine Patentanmeldung
erforderlichen Unterlagen hinzuwirken, um dann erstmals im Beschwerdeverfahren eine Sachentscheidung zu treffen. Bei einer solchen Verfahrensweise ginge
dem Anmelder eine Instanz verloren.
Die Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 Abs 1 und Abs 3 PatG, nämlich ob die
genügen und ob eine patentfähige Erfindung offensichtlich nicht vorliegt, wird die
Prüfungsstelle im fortzusetzenden Verfahren vorzunehmen haben. Dabei wird zu
prüfen sein, ob im Vorbringen gemäß Schriftsatz vom 17. Oktober 1999 die Formulierung von Patentansprüchen im Sinne des § 34 Abs 3 Nr 3 PatG gesehen
werden kann. Sofern dies nicht der Fall ist, wird die Prüfungsstelle dem Anmelder
erneut unter Fristsetzung Gelegenheit geben müssen, ausformulierte Patentansprüche einzureichen, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz
gestellt werden soll.
In diesem Zusammenhang wird auch erneut zu prüfen sein, ob die bis zum
20. Februar 1998 eingereichten Anmeldeunterlagen - dh die beschriftete Zeichnung - schon als wirksame Patentanmeldung angesehen werden können (vgl
dazu BPatG GRUR 1984, 804, wobei sich diese Entscheidung allerdings - im
Unterschied zum vorliegenden Fall - auf eine unbeschriftete Zeichnung bezieht).
Sollte sich erweisen, dass sich eine technische Lehre für den Fachmann nicht aus
der beschrifteten Zeichnung allein schon herauslesen lässt, sondern sich erstmals
im Zusammenhang mit dem Vorbringen im Schriftsatz vom 17. Oktober 1999
ergibt, wäre es im weiteren Prüfungsverfahren als fehlerhaft anzusehen, dieses
Vorbringen im Schriftsatz vom 17. Oktober 1999 unter dem Gesichtspunkt einer
unzulässigen Erweiterung bzw fehlender ursprünglicher Offenbarung zurückzuweisen. In einem solchen Fall wären die Voraussetzungen für die Vergabe eines
Anmeldetages erst mit dem Eingang des Schreibens vom 17. Oktober 1999 beim
Deutschen Patent- und Markenamt am 19. Oktober 1999 erfüllt und es wäre eine
entsprechende Festlegung des Anmeldetages auf diesen späteren Zeitpunkt
erforderlich. Denn eine vorschnelle Vergabe des Anmeldetages darf nicht dazu
führen, dass spätere Eingaben, aus denen sich erstmals eine technische Lehre
ergibt, unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung bzw der fehlenden
Offenbarung zurückgewiesen werden.
Es entspricht vorliegend der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs 3
PatG zurückzuzahlen. Als Gründe für eine Rückzahlung kommen insbesondere
Verfahrensfehler seitens des Deutschen Patent- und Markenamts in Betracht (vgl
hierzu Schulte PatG, 6. Aufl, § 80 Rdn 66 ff). Wie oben näher ausgeführt, lagen
solche relevanten Fehler vor, die auch für die konkrete Beschwerdeeinlegung
ursächlich waren.
Dr. Beyer
Dr. Meinel
Lokys
Knoll
br/Kr/Fa