Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Urteil vom 05.02.2002 – 3 Ni 7/01
3. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
Verkündet am 5. Februar 2002 …
In der Patentnichtigkeitssache
(Aktenzeichen)
…
betreffend das Patent 196 33 347 9.72
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 5. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Ing. Köhn,
Dipl.-Ing. Dr. Pösentrup, der Richterin Sredl und des Richters Dipl.-Ing. Schmitz
für Recht erkannt:
Das Patent 196 33 347 wird für nichtig erklärt.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 2.300,- €
vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand§
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 8. August 1996 angemeldeten Patents 196 33 347 (Streitpatent), das ein Gerät zur Dichtigkeitsprüfung von Kanalrohren betrifft und 11 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet:
"Gerät zur Dichtigkeitsprüfung und Sanierung von Kanalrohren,
insbesondere Hausanschlussrohren, dadurch gekennzeichnet,
dass es zumindest teilweise aus einem Rohrkörper (7) und einer unter Druck aufblasbaren Blase (5) besteht, und der Rohrkörper (7) mit einem Gummibelag (3) versehen ist, wobei die eine Seite des Rohrkörpers (7) unter Druck aufblasbar ausgeführt
ist."
Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Der Kläger macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig,
weil er widerrechtlich entnommen worden sei. Zur Begründung beruft er sich auf
verschiedene Unterlagen gemäß den Anlagen K 3 bis K 9 und bietet zum Beweis
seiner Behauptungen die Einvernahme von Zeugen an.
Mit Schriftsatz vom 28. Februar 2001 hat die Beklagte gegenüber dem Deutschen
Patent- und Markenamt auf das Streitpatent verzichtet und erklärt, dass sie auch
für die Vergangenheit keine Rechte geltend machen werde. Sie ist der Auffassung, dass dem Kläger daher das Rechtsschutzinteresse für die Nichtigkeitsklage
fehle, die Klage also unzulässig sei, und trägt im Übrigen vor, dass der Kläger sie
vor Klageerhebung nicht zum Verzicht aufgefordert habe, so dass sie von der
Nichtigkeitsklage überrascht worden sei. Der Kläger habe somit die Kosten des
Rechtsstreits gemäß § 93 ZPO zu tragen.
Demgegenüber vertritt der Kläger unter Berufung auf die "Klebemax"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1963, 519) die Meinung, nur eine Nichtigerklärung könne verhindern, dass das Streitpatent seinen prioritätsjüngeren Gebrauchsmustern DE 296 21 297 U1 und DE 297 18 641 U1 gemäß § 15 Abs 1
Nr 2 GbmG als älteres Recht entgegengehalten werden könne. Der von der Beklagten erklärte Verzicht auf das Streitpatent reiche nicht aus, um die Wirkung des
§ 21 Abs 3 Satz 1 PatG zu erreichen, so dass es auch nicht erforderlich gewesen
sei, die Beklagte vor Erhebung der Nichtigkeitsklage darüber zu informieren.
Der Kläger beantragt,
das Patent 196 33 347 für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
dem Kläger die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.
Entscheidungsgründe§
I
Die Klage ist zulässig, denn der Kläger hat ein rechtliches Interesse an der Nichtigerklärung des Streitpatents.
Grundsätzlich steht die Nichtigkeitsklage jedermann frei, solange das Streitpatent
in Kraft ist. Daher braucht ein Kläger ein eigenes Interesse an der Nichtigerklärung
nicht nachzuweisen, solange die Öffentlichkeit ein Interesse an der Vernichtung eines zu Unrecht erteilten Patents hat (BGH GRUR 1963, 253 - Bürovorsteher).
Mit Erlöschen des Patents zB durch Zeitablauf oder durch Verzicht entfällt das Interesse der Allgemeinheit an einer Vernichtung des Patents, so dass der Kläger
dann ein Rechtsschutzinteresse darzulegen und auch zu beweisen hat, wenn er
die Nichtigerklärung des ex nunc erloschenen Patents auch für die Vergangenheit
ex tunc erreichen will (Schulte, PatG, 6. Aufl § 81, Rdnr 47 ff).
Im vorliegenden Fall hat die Beklagte nicht nur für die Zukunft gemäß § 20 PatG
auf das Streitpatent verzichtet, sondern darüber hinaus erklärt, dass sie auch für
die Vergangenheit hieraus keine Rechte mehr geltend machen wolle. Abgesehen
davon, dass die Beklagte damit und zudem durch ausdrückliche Erklärung den
Klageantrag auf Nichtigerklärung des Streitpatents wegen widerrechtlicher Entnahme anerkennt, führt die auf die Vergangenheit gerichtete Erklärung der Beklagten dazu, dass der Kläger für sein Begehren nun ein (eigenes) Rechtsschutzinteresse nachzuweisen hat (BGH GRUR 1965, 231 - Zierfalten).
Die Wirkung dieser auf den Zeitraum ab Patentanmeldung gerichteten Erklärung
der Beklagten reicht indessen nicht soweit, dass damit die Existenz des Schutzrechts beseitigt werden könnte. Weder kann die Beklagte mit der rein schuldrechtlich wirkenden Erklärung des Verzichts ex tunc die Veröffentlichung von Druckschriften des Streitpatents, die zum Stand der Technik zählen, rückgängig machen, noch wird hierdurch die Eigenschaft des Streitpatents als älteres Recht beeinflusst (Schulte, PatG, 6. Aufl, § 21, Rdnr 117 mit Hinweisen zur Rechtsprechung; Busse, PatG, 5. Aufl, § 15 GbmG, Rdnr 10 iVm § 3 PatG, Rdnr 172). Um
die Wirkung des § 21 Abs 3 Satz 1 PatG herbeizuführen, der gemäß § 22 Abs 2
Satz 1 PatG auch für das Nichtigkeitsverfahren gilt, bedarf es der Nichtigerklärung
des als älteres Recht in Frage kommenden Streitpatents (vgl Busse aaO, § 21,
Rdnr 135; ders § 15 GbmG, Rdnr 10; BGH GRUR 1963, 519 - Klebemax sowie
Heine aaO, S 523; BGH aaO - Zierfalten).
Für das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses des Klägers an der Nichtigerklärung des Streitpatents reicht es aus, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Gebrauchsmusters voll einschließt, da dies das Gebrauchsmuster zumindest teillöschbar macht. Dies ist für das Gebrauchsmuster DE 296 21 297 U1 der Fall, wobei es nicht auf den Wortlaut der Merkmalsbezeichnungen ankommt.
Die Merkmale des Schutzanspruchs 1 des Gebrauchsmusters finden sich funktionsgleich in den Merkmalen der Patentansprüche 1 und 11 des Streitpatents, wie
die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt.
Streitpatent
Gebrauchsmuster
A) Gerät zur Dichtigkeitsprüfung und
a) Sanierungsgerät zur
Sanierung von Kanalrohren, insbeson-
Sanierung von Kanalrohren
dere Hausanschlußrohren
B) das zumindest teilweise aus einem
b) mit einem im Kanalrohr
Rohrkörper
verfahrbaren Stützkörper
C) und einer unter Druck aufblasbaren
c) der Stützkörper weist eine
Blase besteht
tubusförmige, mit ihrer Aussenkontur dem Kanalrohr angepaßte
Blase auf, die durch eine Öffnung im Stützkörper in einen
Kanalanschluss oder eine Kanalverzweigung einbringbar ist
D) der Rohrkörper ist mit einem Gummid) der Stützkörper besteht aus
belag versehen
einem Versteifungskörper
E) die eine Seite des Rohrkörpers ist
e) und mindestens einem durch
unter Druck aufblasbar.
Druck aufweitbaren Teil
F) durch Aufblasen des Rohrkörpers
f) der Stützkörper ist mindestens
wird das Gerät im Kanalrohr verankert
an einem Bereich in axialer
und der Weichgummibelag gegen das
Richtung am gesamten Umfang
Kanalrohr gedrückt
des Kanalrohrs dicht anlegbar
G) wobei ... ein Füllstoff zur
g) durch Füllstofföffnungen wird
Abdichtung des Hohlraumes einge-
Füllmasse zu Schadstellen zubracht wird
geführt, die vom Stützkörper abgedichtet werden.
Die das Wesen der Erfindung ausmachenden Merkmale des Streitpatents A bis G
entsprechen in Funktion und Ausgestaltung den Merkmalen a bis g des Gebrauchsmusters. Der (steife) Rohrkörper B ist nichts anderes als ein Stützkörper b.
Dass auch die Blase C an dem abzudichtenden Kanalabschnitt innen anliegen
muß (Merkmal c), ist funktionsnotwendig und das Gleiche gilt für die Materialbeschaffenheit (Gummibelag) der Blase, um ihre Aufblasbarkeit unter Druck zu gewährleisten. Bei den Merkmalen g und h des Gebrauchsmusters handelt es sich
um aus der Ausgestaltung des Verfahrens nach Anspruch 11 des Streitpatents
hervorgehende Funktions- bzw. Wirkungsangaben.
Damit liegt zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Gebrauchsmusters
und dem Gegenstand des Streitpatents Wesensgleichheit vor, was von der Beklagten auch nicht bestritten worden ist.
II
Die Klage erweist sich als begründet.
Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme führt zur
1) Die Voraussetzungen des § 21 Abs 1 Nr 3 PatG liegen vor. Die Beklagte hat
dem Vortrag des Klägers, er sei als Verletzter im Erfindungsbesitz des Gegenstandes des Streitpatents gewesen, und die Beklagte habe kein Recht zur Anmeldung
der Erfindung zum Patent gehabt, nicht widersprochen.
Die Beklagte hat auch nicht vorgetragen, der Gegenstand des Streitpatents sei im
Sinne des § 21 Abs 1 Nr 1 PatG nicht patentfähig. Zwar setzt nach (noch) herrschender Meinung der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme voraus, dass
der umstrittene Erfindungsgegenstand patentfähig ist (vgl Busse aaO, § 21,
Rdnr 76 mit Hinweisen zur Rechtsprechung). Diese Frage kann jedoch insoweit
dahinstehen, da sonstige Anhaltspunkte für eine fehlende Patentfähigkeit nicht ersichtlich sind.
Das Patent 196 33 347 war daher für nichtig zu erklären.
2) Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.
Auch wenn die Beklagte infolge der Anerkennung des vom Kläger geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes innerhalb der Widerspruchsfrist des § 82 Abs 1 PatG
auf ihre Rechte am Streitpatent verzichtet und damit aus ihrer Sicht alles unternommen hat, um den Kläger klaglos zu stellen, kann bei der Frage der Kostenauferlegung aus Gründen der Billigkeit nicht unberücksichtigt bleiben, dass sie sich in
die Position der Unterlegenen begeben hat. Hinzu kommt, dass die Nichtigkeitsklage im Zusammenhang mit dem Verhalten der Beklagten vor Klageerhebung
und dem Problem der widerrechtlichen Entnahme des Erfindungsgegenstandes
des Streitpatents steht. Insoweit kann dem Umstand, dass die Beklagte auf ihre
Rechte am Streitpatent noch innerhalb der Widerspruchsfrist des § 82 Abs 1 PatG
verzichtet hat, im Hinblick auf die von der Beklagten begehrten Folge, dass die
Kosten nach § 84 Abs 2 PatG iVm § 93 ZPO dem Kläger aufzuerlegen wären, kein
entscheidendes Gewicht zukommen, da die Klageveranlassung durch die Wirkung
des Streitpatents als älteres Recht gegenüber den Gebrauchsmusteranmeldungen
weiter besteht.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs 1 PatG
iVm § 709 ZPO.
Hellebrand
Köhn
Dr. Pösentrup
Sredl
Schmitz
Be