Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Beschluss vom 29.04.2002 – 10 W (pat) 40/01
10. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Gebrauchsmuster 299 22 288
wegen Kostenfestsetzung
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. April 2002 durch die Richterin Schuster als Vorsitzende sowie
den Richter Knoll und die Richterin Püschel 10.99
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin gegen den
Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2001 wird zurückgewiesen.
2. Die Löschungsantragstellerin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.
3. Der Beschwerdewert wird auf 1007,25 Euro (entspricht 1970,--DM)
festgesetzt.
G r ü n d e
I.
Mit ihrer Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluß der Gebrauchsmusterabteilung I vom 12. Juli 2001 begehrt die Löschungsantragstellerin über die
festgesetzten Kosten hinaus neben den Gebühren für einen Patentanwalt auch die
Festsetzung von Gebühren für einen mitwirkenden Rechtsanwalt.
Nachdem der Gebrauchsmusterinhaber und Löschungsantragsgegner dem ihm
am 21. Oktober 2000 zugestellten Löschungsantrag der Löschungsantragstellerin
vom 28. September 2000 nicht widersprochen hat, wurde das Gebrauchsmuster
299 22 288 gelöscht. Dem Löschungsantragsgegner wurden gemäß Kostenentscheidung vom 28. März 2001 die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt.
Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Löschungsantragstellerin hat die
Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. Juli 2001 die Kosten festgesetzt, wobei der Antrag
auf Festsetzung einer Gebühr für einen beigezogenen Rechtsanwalt als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen wurde.
Im Beschluss ist hierzu ausgeführt, dass der Rechtsanwalt bereits mit Stellung des
Löschungsantrages beigezogen worden sei. Da es den Parteien obliege, ihre
Kosten so gering wie möglich zu halten, sei die Festsetzung dieser Kosten unbillig,
zumal der Antragsgegner dem Löschungsantrag nicht widersprochen habe.
Gegen diese Teilzurückweisung richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin. Sie meint, die Gebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt sei erstattungsfähig. Der Antragsgegner habe den Gegenstand des Gebrauchsmusters widerrechtlich den Unterlagen der Löschungsantragstellerin entnommen. Dies sei
ursächlich für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gewesen. Die Antragstellerin habe nicht erwarten können, dass der Antragsgegner dem Löschungsantrag nicht widerspreche, zumal er der dem Löschungsantrag vorausgegangenen
Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster nicht nachgekommen sei.
Ausgehend davon und angesichts der rechtlichen Schwierigkeiten sei es gerechtfertigt gewesen, bereits bei der Ausarbeitung und Einreichung des Löschungsantrages einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Im übrigen sei der bearbeitende Patentanwalt im Löschungsantrag als Zeuge benannt gewesen. Insoweit hätte ohne
Hinzuziehung eines weiteren Vertreters keine der Interessenlage der Löschungsantragstellerin entsprechende Zeugeneinvernahme erfolgen können.
Die Löschungsantragstellerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2001 insoweit
aufzuheben, als die Festsetzung der beantragten Gebühr für
einen mitwirkenden Rechtsanwalt zurückgewiesen worden
war und diese Gebühr festzusetzen.
Der Löschungsantragsgegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gebrauchsmusterlöschungsakten
299 22 288 Lö I 155/00 und die im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsätze verwiesen.
II.
Die Beschwerde ist statthaft, § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 4
1. Halbsatz PatG. Sie ist auch ansonsten zulässig, insbesondere form- und fristgerecht innerhalb der für Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse verkürzten Beschwerdefrist von zwei Wochen eingereicht worden, § 17 Abs 4 Satz 2
GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 4 2.Halbsatz PatG.
Die Beschwerde ist aber nicht begründet. Die Festsetzung der geltend gemachten
Gebühr für einen - neben einem Patentanwalt als Beteiligtenvertreter - mitwirkenden Rechtsanwalt ist zu Recht zurückgewiesen worden, weil diese Kosten nicht
notwendig waren im Sinne des § 62 Absatz 2 Satz 1 PatG.
Die Antragstellerin hat nach § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 62
Absatz 2 PatG, §§ 103 ff ZPO nur einen Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten,
soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Dazu
gehören die neben den anerkannten Kosten für die Einschaltung eines Patentanwalts geltend gemachten Rechtsanwaltskosten nicht.
Anders als in Patent-Nichtigkeitsverfahren wird eine Doppelvertretung durch Patentanwälte und Rechtsanwälte im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sowohl
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch vor dem Bundespatentgericht in der Rechtsprechung regelmäßig nicht als notwendig angesehen (vgl die
grundlegende Entscheidung des BGH zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren
in GRUR 1965, 621, 626 - Patentanwaltskosten). Dies ist auch in neueren Entscheidungen unter Bezugnahme auf die genannte und spezifisch zum
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergangene Entscheidung des BGH stets so
bestätigt worden (vgl etwa die nicht veröffentlichten Entscheidungen vom
7. November 1997 bzw vom 30. Juli 1998, nämlich 5 W (pat) 30/96 bzw
5 ZA (pat) 30/97), wobei in diesen konkreten Fällen wegen besonderer rechtlicher
Schwierigkeiten ausnahmsweise ein Teil der geltend gemachten Doppelvertretungskosten für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren anerkannt worden
war. Die Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren wird auch von der Kommentarliteratur überwiegend
- jedenfalls soweit es sich um das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt handelt - als nicht notwendig angesehen mit der Folge, dass insoweit auch
ein Kostenerstattungsanspruch nicht anerkannt wird (siehe Bühring, GebrMG,
5.Aufl., § 17 Rdn 62; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl.,
§ 17 Rdn 30 GebrMG).
Allein Loth (vgl Kommentar zum GebrMG, § 17 Rdn 72) hält die Kosten für eine
Doppelvertretung ohne Differenzierung in Bezug auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht für erstattungsfähig, weil im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren
nichts anderes gelten könne als im patentgerichtlichen Nichtigkeitsverfahren. Dieser nicht näher begründeten Einzelmeinung vermag der Senat nicht zu folgen. Die
juristischen Anforderungen bei der Ausarbeitung einer Nichtigkeitsklage sind regelmäßig ungleich höher als die Anforderungen bei der Ausarbeitung eines
Gebrauchsmusterlöschungsantrages. Die höheren Anforderungen ergeben sich
zB bereits in formaler Hinsicht daraus, dass bei der Klage die Parteien mit ihren
gesetzlichen Vertretern gemäß § 99 Abs 1 PatG iVm §§ 253 Abs 4, 130 Nr 1 ZPO
zu bezeichnen sind, was bei juristischen Personen vor Klageerhebung die Erholung eines Handelsregisterauszuges erforderlich machen kann. Im verfahrenseinleitenden Löschungsantrag nach § 16 GebrMG braucht die Inhaberin des Streitgebrauchsmusters nicht benannt zu werden, sondern es genügt die Bezeichnung
des angegriffenen Gebrauchsmusters. Auch die Begründungsanforderungen werden bei einer Klageschrift im Nichtigkeitsverfahren gegenüber der Antragsschrift
im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren regelmäßig höher anzusetzen sein, zumal selbst bei einer schlüssig begründeten Nichtigkeitsklage ohne fristgerechte
Gegenerklärung des Beklagten nicht ohne weiteres eine Entscheidung auf Nichtigerklärung des Streitpatents ohne mündliche Verhandlung ergeht, da § 82 Abs 2
PatG eine solche Verfahrensweise zwar ermöglicht, aber anders als § 17 Abs 1
Satz 2 GebrMG nicht zwingend vorsieht. Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen einem Klageverfahren und einem vor dem Patentamt einzuleitenden Antragsverfahren lassen es angezeigt erscheinen, die Frage der Notwendigkeit der
Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt im Ansatz unterschiedlich zu
behandeln, nämlich dahingehend, dass im Nichtigskeitsverfahren über eine analoge Anwendung von § 143 Abs 5 PatG eine begrenzte - aufgrund der geänderten
Fassung dieser Vorschrift zum 1.1.2002 möglicherweise sogar weitergehende -
Erstattungsfähigkeit von Patent- und Rechtsanwaltskosten grundsätzlich anerkannt wird, im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dagegen nur im Einzelfall,
wenn aufgrund besonderer (juristischer) Schwierigkeiten die Zuziehung eines
Rechtsanwalts notwendig erscheint. Eine Übernahme der Rechtsprechung zur
begrenzten Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentgerichtlichen Nichtigkeitsverfahren (BPatG GRUR 1990, 351 - Doppelvertretung) auf das
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren kommt somit nicht in Betracht, zumal dies
eine weitere Ausweitung der grundsätzlich eng auszulegenden Ausnahmevorschrift des § 143 Abs 5 PatG bedeuten würde.
Die Löschungsantragstellerin hat im übrigen einen besonders klaren und in rechtlicher Hinsicht auch einfachen Fall einer widerrechtlichen Entnahme vorgetragen.
Entgegen ihrer Auffassung ist nicht erkennbar, dass hier besondere Schwierigkeiten rechtlicher Art vorgelegen haben, die zur Ausarbeitung der Antragsschrift
ausnahmsweise neben dem bereits tätigen Patentanwalt die Einschaltung eines
zusätzlichen Rechtsanwalts als notwendig erscheinen lassen. Nach dem Sachvortrag in der Löschungsantragsschrift hatte der Inhaber des Streitgebrauchsmusters bei seiner Gebrauchsmusteranmeldung eine von der Löschungsantragstellerin stammende Zeichnung praktisch ohne jede Verfremdung eingereicht, so
dass auch bei der Beweisführung nicht mit Schwierigkeiten zu rechnen war.
Soweit die Löschungsantragstellerin die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines
Rechtsanwalts damit begründet, dass der im Verfahren tätige Patentanwalt in der
Antragsschrift als Zeuge benannt war, kann dem nicht gefolgt werden. Zum einen
ist es durchaus möglich, dass ein Anwalt in der mündlichen Verhandlung als
Zeuge einvernommen wird und gleichwohl seine Funktion als Verfahrensbevollmächtigter ausübt. Dabei muss er nur zwischen der Rolle des Zeugen und des
Verfahrensbevollmächtigten wechseln, was in der forensischen Praxis nicht selten
geschieht und funktioniert. Sofern bei der Befragung des verfahrensbevollmächtigten Anwalts durch die Gebrauchsmusterabteilung die für die Löschungsantragstellerin wichtigen Fragen nicht gestellt worden wären, hätte der Anwalt nach seiner Befragung als Zeuge dann als Verfahrensbevollmächtigter entsprechende
Anträge zur ergänzenden Zeugeneinvernahme stellen können, worauf die Zeugeneinvernahme hätte fortgesetzt werden können.
Unabhängig von dieser Frage der Notwendigkeit einer Hinzuziehung eines weiteren Verfahrensbevollmächtigten bei besonderen Konstellationen im Rahmen der
Beweisaufnahme war die Einschaltung eines Rechtsanwalts aus diesem Grund
aber jedenfalls bei der Ausarbeitung der Antragsschrift noch nicht notwendig.
Notwendig sind nämlich nur solche Kosten, die zur Zeit ihrer Aufwendung objektiv
erforderlich und für den Zweck geeignet waren. Solange die Möglichkeit besteht,
dass der Gebrauchsmusterinhaber dem Löschungsantrag nicht widerspricht und
die Sache ohne streitiges Verfahren beendet wird, ist die Einschaltung eines
Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt unter diesem Gesichtspunkt nicht gerechtfertigt. Soweit die Löschungsantragstellerin vorträgt, sie habe nicht damit
rechnen können, dass der Gebrauchsmusterinhaber dem Löschungsantrag nicht
widerspreche, weil dieser auf die außeramtliche Aufforderung zum Verzicht auf
das Gebrauchsmuster nicht reagiert habe, ist diese Argumentation unter dem
streitgegenständlichen Kostengesichtspunkt nicht stichhaltig. Wenn jemand auf
eine außeramtliche oder außergerichtliche Aufforderung nicht reagiert, gibt er zwar
Anlaß, dass gegen ihn vorgegangen wird, entweder durch Klageerhebung - oder
wie hier - durch Stellung eines Löschungsantrages. Dies rechtfertigt auch eine
Kostenentscheidung zu seinen Lasten, wie sie vorliegend erlassen worden war.
Aus einem solchen Verhalten kann aber nicht geschlossen werden, dass derjenige
sich in einem Verfahren auch verteidigt, wenn tatsächlich gegen ihn vorgegangen
wird. Dies zeigt die Erfahrung in sehr vielen Zivilprozessen, in denen Anerkenntnis- oder Versäumnisurteil ergeht. Die voramtliche Untätigkeit oder fehlende Kooperationsbereitschaft des Gebrauchsmusterinhabers kann demzufolge keine
kostenrechtliche Rechtfertigung dafür sein, im Hinblick auf den rein theoretisch
möglichen Widerstand im Verfahren und die dann mögliche Beweisaufnahme
durch Einvernahme des Verfahrensbevollmächtigen als Zeugen von vorn herein
kostenverursachend einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Etwas anderes könnte
allenfalls dann erwogen werden, wenn der Gebrauchsmusterinhaber sich vorher
bereits konkret verteidigt hätte und die Nichteinlegung des Widerspruchs gegen
den Löschungsantrag wirklich überraschend wäre. Davon kann hier nicht ausgegangen werden.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2
Satz 3 PatG, § 97 Abs 1 ZPO.
Schuster
Püschel
Knoll
Pr