BPatG Beschluss vom 07.07.2004 – 28 W (pat) 227/03

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 227/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

7. Juli 2004

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

…

betreffend die IR-Marke 501 557

(hier: Schutzentziehungsverfahren SB 764/01 und SB 53/02)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Stoppel sowie der Richter von Schwichow und Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR- Markeninhaberin wird die Verfügung

des Leiters der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und

Markenamtes vom 29. Juli 2002, mit der der IR-Marke 501 557 der

Schutz für die Bundesrepublik Deutschland wegen Nichtbenutzung entzogen wurde, aufgehoben.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 17. Oktober 1986 der nachfolgend

wiedergegebenen, unter der Nummer IR 501 557 international registrierten Wort-

Bild-Marke

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren

„Couleurs, vernis, laques; matieres; préservatifs contre la rouille et

contre la déterioration du bois; matières tinctoriales; mordants;

résines naturelles, tous le produits précités de provenance suisse“

der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland bewilligt worden.

Gegen die Eintragung der Marke sind zwei Anträge auf Schutzentziehung nach

§§ 115, 107, 49 Abs 1 Nr 1 MarkenG eingereicht worden, und zwar von der

Antragstellerin zu 1) am 14. Dezember 2001 ein Antrag auf Entziehung für die

Waren

„Couleur, vernis, laques; matières tinctoriales, tous le produits

précités de provenance suisse“

und von dem Antragsteller zu 2) am 18. Januar 2002 ein Antrag auf Entziehung

sämtlicher für Deutschland bewilligter Waren.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die

Benachrichtigungen - mit welchen sie die IR-Markeninhaberin über den jeweiligen

Antrag unterrichtet und zur Mitteilung innerhalb von zwei Monaten aufgefordert

hat, ob sie der Schutzrechtsentziehung widerspreche - nicht an die in der letzten

WIPO-Notification von 1990 (Bl. 4 der Amtsakte) genannte Inhaberin und Adresse

gesandt, sondern an die Beschwerdeführerin und ihre Adresse, wie sie sich aus

einem in der Aktenlasche der Amtsakte aufbewahrten „ROMARIN“-Auszug vom

11. Februar 2002 ergibt. Die entsprechenden Briefe in die Schweiz wurden durch

Aufgabe zur Post zugestellt und kamen mit dem Aufdruck „a déménagé délai de

réexpéditon expiré“ bzw. „Parti sans laisser d’adresse“ zurück.

In einem „Vermerk“ vom 9. April 2002 hat der Vorsitzende der Markenabteilung

festgehalten, dass die Zustellung der Benachrichtigungen der Markenabteilung

über die Schutzentziehungsanträge vom 3. Januar und 18. März 2002 nicht

möglich sei, da der Aufenthalt des Empfängers allgemein unbekannt sei und die

Nachforschungen erfolglos geblieben seien; er hat sodann die Öffentliche

Zustellung angeordnet, da die Voraussetzungen nach § 15 VwZG gegeben seien.

Nachdem auf die Öffentliche Zustellung hin kein Posteingang zu verzeichnen war,

hat der Vorsitzende durch Verfügung vom 29. Juli 2002 festgestellt, dass mangels

Widerspruchs des Markeninhabers der IR-Marke der Schutz für alle Waren wegen

Nichtbenutzung entzogen werde. Dies ist sowohl den in der Beschwerde

Beteiligten als auch der WIPO, jeweils mit Schreiben vom 22. August 2002,

mitgeteilt worden.

Mit Schreiben vom 20. November 2002 hat die Beschwerdeführerin dem Amt

mitgeteilt, dass sie erst jetzt über eine andere gerichtliche Auseinandersetzung

von dem Schutzentziehungsantrag erfahren habe, gegen den sie nunmehr

Widerspruch einlege, wofür sie hilfsweise Wiedereinsetzung beantrage.

Die Markenabteilung hat die Eingabe der IR-Markeninhaberin als Beschwerde gegen den nicht förmlichen Löschungsbeschluss ausgelegt und das Verfahren dem

Bundespatentgericht vorgelegt, wo die IR-Markeninhaberin ihr Begehren weiter

verfolgt und damit begründet hat, dass die Marke seit Jahren umfänglich benutzt

werde und mangels ordnungsgemäßer Zustellung der Benachrichtigungen über

die Schutzentziehungsanträge die Widerspruchsfrist nicht in Lauf gesetzt worden

sei. Die Voraussetzungen für die vereinfachte Zustellung ins Ausland durch Aufgabe zur Post hätten nicht vorgelegen, da für die IR-Markeninhaberin im Zeitpunkt

der zu bewirkenden Zustellung die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters nicht erkennbar gewesen wäre; nachdem ihr Schutzgesuch auf Deutschland anstandslos erstreckt worden sei und sie dort die Marke benutzt habe, habe

sie mit einem Antrag auf Schutzentziehung wegen Nichtbenutzung nicht rechnen

müssen.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

die angefochtene Löschungsentscheidung aufzuheben.

Die Antragsteller beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie halten die Schutzentziehung für berechtigt, weil die IR-Markeninhaberin spätestens seit dem 11. Oktober 2001 von der Absicht der Antragstellerin zu 1) gewusst habe, Schutzentziehungsantrag für Deutschland zu stellen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Das Schreiben der Antragsgegnerin vom 20. November 2002 ist als Beschwerde

auszulegen, auch wenn darin Widerspruch erhoben und hilfsweise Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung des Widerspruchs geltend gemacht wurde. Für

die Qualifizierung als Beschwerde reicht aus, dass erkennbar wird, welche Entscheidung in welchem Umfang angefochten wird, was hier der Fall ist, weil die

Antragsgegnerin sich gegen die Schutzentziehung ihrer IR-Marke wendet. Dieses

Begehren konnte auch im Wege der Beschwerde geltend gemacht werden. Zwar

richtet sie sich nicht gegen einen formellen Beschluss der Markenabteilung, welcher gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG mit der Beschwerde anfechtbar ist. Doch stellen

Feststellungen der Schutzrechtsziehung wegen Verfalls - unabhängig von der

Frage, ob bei ihnen nicht ohnehin mit Rücksicht auf die Rechtsweggarantie des

Art. 19 Abs. 4 GG gegenüber Akten der öffentlichen Gewalt ein förmlicher Beschluss erforderlich ist - anfechtbare Entscheidungen dar, gegen die gemäß § 66

Abs.1 MarkenG die Beschwerde zum Bundespatentgericht eröffnet ist. Denn

hierzu gehören auch Entscheidungen in Form von privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakten mit konstitutiver Wirkung, durch die eine abschließende Regelung

erfolgt, die im vorliegenden Fall die Rechte der IR-Markeninhaberin berührt und

sie damit beschwert (so auch BPatG BlPMZ 2004,168ff).

Die Beschwerde ist auch rechtzeitig, da die Mitteilung vom 22. August 2002 über

die Schutzentziehung - abgesehen von der Frage einer wirksamen Zustellung

durch einfachen Brief - jedenfalls keine Rechtsmittelbelehrung enthalten hat (vgl.

Bl. 30, 31 der Amtsakte), so dass gemäß § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG die Jahresfrist seit Zustellung gilt, die hier durch das Schreiben vom 20. November 2002 eingehalten ist. Der Eingang der Beschwerdegebühr erst am 14. November 2003

schadet nicht, da deren Entrichtung von der Jahresfrist des § 61 Abs. 2 Satz 3

MarkenG nicht erfasst wird (BPatGE 23, 61 für die Parallelvorschrift im Patentgesetz; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 61 Rdn. 35).

Die Beschwerde ist auch begründet.

Hinsichtlich des Antrags der Antragstellerin zu 1) war die vollständige Schutzentziehung bereits deshalb fehlerhaft, weil es insoweit an einem entsprechenden Antrag fehlt, der auf die oben genannten Waren beschränkt war.

Zudem liegen die markenregisterrechtlichen Voraussetzungen für eine Schutzentziehung der angegriffenen Marke wegen Verfalls gemäß §§ 115, 107, 49 Abs 1

Nr 1, 53 Abs. 3 MarkenG nicht vor.

Nach § 53 Abs. 3 MarkenG wird eine Eintragung aufgrund eines Antrages auf Löschung wegen Verfalls (§ 49 MarkenG) gelöscht, wenn der Inhaber der Marke

nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Patentamtes

gemäß § 53 Abs.2 MarkenG der Löschung widerspricht.

Einen solchen Widerspruch hat die IR-Markeninhaberin mit Schreiben vom

20. November 2002 eingereicht. Dieser Widerspruch war aber gar nicht erforderlich, weil der IR-Markeninhaberin die Mitteilungen des Patentamts über die beiden

Löschungsanträge nicht wirksam zugestellt worden sind, so dass eine Widerspruchsfrist nicht in Gang gesetzt worden ist.

a) Die Zustellungsversuche des Amtes durch Aufgabe zur Post am 7. Januar 2002

bzw. 19. März 2002 waren nicht von § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG gedeckt.

Nach dieser Vorschrift kann an Empfänger, die sich im Ausland aufhalten und die

keinen Inlandsvertreter (§ 96 MarkenG) bestellt haben, auch durch Aufgabe zur

Post zugestellt werden, soweit für den Empfänger die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung erkennbar war. Diese Voraussetzung trifft auf die IR-Markeninhaberin nicht zu.

Zwar kann nach § 96 Abs.1 MarkenG ein Markeninhaber, der im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch eine Niederlassung hat, an einem in MarkenG geregelten

Verfahren vor dem Patentamt nur teilnehmen und die Rechte aus einer Marke

geltend machen, wenn er im Inland einen Vertreter (Rechts- oder Patentanwalt)

bestellt hat, der zur Vertretung im Verfahren vor dem Patentamt bevollmächtigt ist.

Hingegen erfordert das reine Schutzerstreckungsverfahren nach dem MMA jedenfalls solange keinen Inlandsvertreter, wie das Schutzgesuch nicht gem. Art. 5

MMA durch die zuständige Inlandsbehörde (teilweise) verweigert werden soll. Eine

entsprechende Absicht ist dann dem auswärtigen IR-Markeninhaber gemäß Art. 5

Abs. 3 MMA über das Internationale Büro zu übermitteln mit der Aufforderung, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Da im vorliegenden Fall das Schutzgesuch unbeanstandet geblieben ist, bedurfte es seinerzeit keiner derartigen Vertreterbestellung, sondern erst aufgrund des Eingangs der vorliegenden Anträge auf

Schutzentziehung. Die Notwendigkeit der Vertreterbestellung war der Antragsgegnerin aber im Zeitpunkt der zu bewirkenden Zustellung nicht erkennbar. Mit dieser

Gesetzesformulierung sollte der früheren Rechtsprechung zum Warenzeichenrecht entsprochen werden (vgl.Ströbele/Hacker, aaO. § 94 Rdn. 36 m.w.N.), wonach der IR-Markeninhaber nicht von vornherein gehalten sei, einen Inlandsvertreter zu bestellen, solange er nicht den Markenschutz, etwa durch Angriff aus der

Marke oder durch deren Verteidigung, geltend mache; denn andernfalls würde die

in § 8 Abs.1 Satz 2 VOIntR enthaltene Erleichterung für IR-Marken-Inhaber weitgehend entwertet, wenn diese stets einen Inlandsvertreter bestellen müssten, um

der Gefahr zu begegnen, ihre Markenrechte zu verlieren, ohne zuvor gehört worden zu sein (vgl. BGH GRUR 1993, 476 (487)). An dieser Beurteilung ändert sich

auch nichts, wenn die Antragsgegnerin tatsächlich von der Absicht der Antragsteller gewusst hätte, Schutzentziehungsantrag zu stellen, weil sie sich insoweit darauf verlassen durfte, dass ihr derart weitreichende Anträge ordnungsgemäß zugestellt werden.

b) Auch die später eingeleitete Öffentliche Zustellung gemäß § 15 VwZG hinsichtlich beider Mitteilungen über die Schutzentziehungsanträge durch Aushang am

29. April 2002 führte zu keiner wirksamen Zustellung. Denn die Voraussetzungen

einer Öffentlichen Zustellung waren entgegen der Feststellung des Leiters der

Markenabteilung 3.4. im Vermerk vom 9. April 2002 nicht erfüllt.

Diese Zustellungsart ist als letzter Weg nur zulässig, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind, dem Empfänger das Schriftstück zu übermitteln. Im vorliegenden Fall sind die ersten Zustellungsversuche durch Aufgabe zur Post gescheitert, nachdem die Briefe mit entsprechenden postalischen Vermerken „verzogen“ des ausländischen Zustellers an die Markenabteilung zurückgelangt sind.

Dies rechtfertigt jedoch nicht die nach § 15 Abs.1 a VwZG erforderliche Feststellung, dass der Aufenthalt des Empfängers allgemein unbekannt ist. Vielmehr sind

dazu vorherige Nachforschungen, insbesondere bei Einwohnermeldeämtern oder

sonstigen Registerbehörden, erforderlich (vgl. Ströbele/Hacker, aaO. § 94 Rdn.

39; Sadler, VwVG/VwZG, 5. Aufl. 2002, § 15 VwZG, Rdn. 4 ff.). Welche Nachforschungen die Markenabteilung betrieben hat, die laut dem Vermerk vom

9. April 2002 erfolglos geblieben sein sollen, lässt sich der Amtsakte nicht entnehmen. Lediglich im Laschenfach der Akte ist ein „ROMARIN“-Auszug vom

11. Februar 2002 zu finden, aus dem sich Name und Adresse der Antragsgegnerin ergibt, die aber beide von den Angaben im Deckblatt der IR-Akte abweichen.

Warum insbesondere die Mitteilung über den Antrag der Antragstellerin zu 1), die

über einen Monat davor, nämlich am 7. Januar 2002, verschickt wurde, nicht an

die im Deckblatt (Bl. 2/4 der Amtsakte) genannte IR-Markeninhaberin gesandt

wurde und woher der Markenabteilung zum damaligen Zeitpunkt die „ROMARIN“-

Angaben bekannt waren (gab es vielleicht einen früheren „ROMARIN“-Auszug ?),

lässt sich aus dem Akteninhalt nicht ableiten. Auch wenn sich die Nachforschungen insoweit nicht auf das Ausland erstrecken müssen, wäre zumindest ein Zustellungsversuch gemäß der Deckblattangaben nicht völlig sinnlos gewesen, zumal der „ROMARIN“-Auszug selbst fehlerbehaftet sein kann, insbesondere weil

Änderungen einen Vorlauf von bis zu drei Monaten benötigen. Nichtsdestotrotz

wären die Erkenntnismöglichkeiten damit keineswegs erschöpft gewesen. So

hätte der Zustellungsversuch mit der Post wiederholt werden können, um sicherzustellen, dass kein Fehler am Empfangsort vorgefallen ist, auch wenn hier beide

Mitteilungen über die verschiedenen Anträge zurückgegangen sind. Dennoch ist

es erstaunlich, dass die Antragsgegnerin mit ihrem Selbsttest einer Postsendung

an ihre alte Adresse belegt hat, dass ihr Nachsendeauftrag funktioniert. Des weiteren hätte eine Anfrage bei der WIPO vermutlich näheren Aufschluss über den derzeitigen IR-Markeninhaber und seinen aktuellen Aufenthaltsort gegeben. Im Übrigen schließen die erforderlichen Nachforschungen auch eine Nachfrage bei dem

Antragsteller der Schutzentziehung ein, der sich möglicherweise - wie im

vorliegenden Fall eingetreten - wegen anderer Rechtsstreitigkeiten im Kontakt mit

der Antragsgegnerin befindet. Vor allem aber hätte es hier nahe gelegen, nicht nur

die Angaben des „ROMARIN“-Auszuges zur IR-Markeninhaberin zu verwerten,

sondern auch die dort ebenfalls aufgeführten Angaben ihres inländischen Vertreters in Heidelberg, auch wenn die Adresse fälschlicherweise mit dem Nationalitätensymbol „(CH)“ versehen war. Es wäre ein leichtes gewesen, über das Anwaltsverzeichnis Telefonkontakt aufzunehmen oder gleich dorthin zuzustellen. Alle

diese Ermittlungsversuche sind offensichtlich unterblieben, obwohl dies angesichts

der erheblichen Rechtsfolgen zu Lasten der IR-Markeninhaberin bei einer rein

formalen Öffentlichen Zustellung angezeigt gewesen wäre. Die von der Markenabteilung dokumentierten Nachforschungen waren jedenfalls nicht so umfangreich, dass die Schlussfolgerung davon gedeckt war, der Aufenthalt der IR-Markeninhaberin sei allgemein unbekannt im Sinne von § 15 VwZG.

Eine Heilung der Zustellungsmängel gemäß § 9 VwZG scheidet aus, da der tatsächliche Zugang der Mitteilungen nicht nachgewiesen ist.

Infolgedessen kommt es auch nicht mehr auf die Rechtsfrage an, ob der Antrag

der Antragstellerin zu 1) nicht bereits deshalb gegenstandslos war, weil sich die

Vorschrift des § 96 Abs.1 MarkenG im vorliegenden Fall auch gegen sie selbst

wendet, nachdem ihr Vertreter mit Schreiben vom 21. Februar 2002 - also vor dem

fiktiven Zustellungstermin von 14 Tagen nach Aufgabe zur Post (§ 184 Abs. 2

ZPO) - die Vertretung niedergelegt hat und nicht der im Niederlegungsschreiben

avisierte Vertreter, sondern der Antragsteller zu 2) die Vertretung übernommen

hat, und zwar erst mit Schreiben vom 23. Dezember 2002 (Bl. 67 der Amtsakte).

Mangels wirksamer Zustellung konnte die Frist zur Einlegung des Widerspruches

gegen den Antrag auf Schutzentziehung wegen Verfalls nicht in Lauf gesetzt werden, so dass die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung entgegen der Feststellung des Leiters der Markenabteilung vom 29. Juli 2002 nicht vorgelegen haben. Die entsprechende Verfügung war deshalb aufzuheben, wobei der Senat

eine weitere Zustellung für entbehrlich hält, nachdem die IR-Markeninhaberin unmissverständlich ihren Widerspruch gegen die Anträge erklärt hat, so dass gemäß

§ 53 Abs.4 MarkenG die Antragsteller zu informieren und auf den Klageweg nach

§ 55 MarkenG zu verweisen sind.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin musste damit Erfolg haben.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71

Abs.3 MarkenG. Angesichts der fehlerhaften Sachbehandlung durch die Markenabteilung, die mangels der erforderlichen Nachforschungen eine wirksame Zustellung versäumt und damit ohne rechtliches Gehör der Antragsgegnerin eine

Entscheidung zu ihren Lasten über den Bestand ihres inländischen Markenrechts

getroffen hat, gegen die sich die Antragsgegnerin zur Wahrung ihrer Rechte nur

im Wege der Beschwerde verteidigen konnte, entspricht es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, zumal auch der Antrag der Antragstellerin zu 1) bereits im Ansatz falsch behandelt wurde.

Eine weitergehende Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

von Schwichow

Paetzold

Pü/Bb

Abb. 1