Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 02.11.2004 – 33 W (pat) 45/03
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
2. November 2004
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 302 14 920.1
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 2. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker 6.70
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 6. November 2002 aufgehoben.
G r ü n d e
I
Am 21. März 2002 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke
"ProTect"
für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:
Klasse 1:
synthetische Harze und Kunstharze im Rohzustand, gegebenenfalls mit einem Gehalt an Additiven; Kunststoffdispersionen und
-lösungen;
Klasse 2:
Farben, Firnisse, Lacke, Färbemittel;
Klasse 6:
Fußböden aus Metall; Verkleidungsteile aus Metall für Bauzwecke;
Klasse 17:
Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Raumfugen, insbesondere Bewegungs- und Dehnungsfugen sowie Scheinfugen,
Pressfugen und Schwindfugen, und Abdichtungen und Dichtungen
für alle diese Fugen, Fugenkitte, Dichtungsstreifen, Klebebänder
und Klebestreifen, die letzten beiden soweit in Klasse 17 enthalten;
Klasse 19:
Beschichtungsmaterialien
für Bauzwecke, nicht aus Metall;
Raumfugen, insbesondere Bewegungs- und Dehnungsfugen sowie Scheinfugen, Pressfugen und Schwindfugen, sämtliche dieser
Fugen für Bauzwecke, und Abdichtungen und Dichtungen für alle
diese Fugen; Profilleisten, nicht aus Metall für Bauzwecke; Verkleidungsteile für Bauten, nicht aus Metall; Fußböden, nicht aus
Metall;
Klasse 27:
Fußbodenbeläge (Oberböden), Fußbodenisolierbeläge;
Klasse 37:
Dichtungsarbeiten, Dämmungsarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Fußbodenlegearbeiten, Maler-, Lackierer- und Tapezierarbeiten, Gebäudeentfeuchtung, Isolierbau.
Mit Beschluss vom 6. November 2002 hat die Markenstelle für Klasse 1 die Anmeldung durch ein Mitglied des Patentamts nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle werde der Verkehr
die angemeldete Wortzusammensetzung dahingehend verstehen, dass es sich
um Mittel oder Dienstleistungen handele, die besonders schützen. Bei dem Wort
"protect", so meint die Markenstelle sinngemäß, handele es sich um einen Begriff
des englischen Basiswortschatzes. Die Großschreibung des mittleren Buchstabens "T" in der Anmeldemarke nehme dem Wort nicht die Bedeutung, was ebenso
für die Verwendung der Verb- statt der Substantivform gelte. Gerade bei Bauteilen
liege der Schutz vor Feuchtigkeit nahe. Damit beschreibe die angemeldete Marke
nur die Wirkungsweise bzw. das Anwendungsgebiet der Waren und Dienstleistungen. In diesem Sinne werde sie auch bereits verwendet, wie aus Internetauszügen
hervorgehe. Der angemeldeten Marke fehle somit jegliche Unterscheidungskraft.
Die Frage eines Freihaltebedürfnisses könne dahingestellt bleiben.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
sinngemäß beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben.
Zur Begründung führt sie aus, dass die Marke fremdsprachlich und zudem ein
Verb sei, was einer sinnvoll beschreibenden Angabe entgegenwirke. Hingegen
wären allenfalls etwa Begriffe wie "protective" bzw. "protective coating" (Schutzüberzug) sinnvolle Warenbeschreibungen. Abgesehen davon werde die englische
Sprache von Bauarbeitern, an die sich die beanspruchten Waren im wesentlichen
wendeten, kaum verstanden. Auch soweit der Senat der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung verschiedene Verwendungsbeispiele mitgeteilt
hat, sei daraus keine beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke zu entnehmen. In diesen Beispielen befinde sich das Wort "Protect" zumeist hinter einem Firmennamen als Teil einer Gesamtkennzeichnung. Zudem seien in den
Fließtexten der Verwendungsbeispiele stets zusätzliche Erläuterungen vorhanden,
in denen auf die Schutzfunktion der betreffenden Waren hingewiesen werde. Wäre
das Wort "protect" beschreibend, so wären keine solchen Erläuterungen erforderlich. Ergänzend verweist die Anmelderin auf die besondere Schreibweise des angemeldeten Markenworts. Im Gegensatz zu den Rechtsprechungsbeispielen, die
der Senat der Anmelderin mit der Ladung mitgeteilt hat, liege hier kein Fall vor, in
der eine erkennbar aus zwei Worten bestehende Wortkombination unter Binnengroßschreibung des jeweils zweiten Worts zusammengezogen sei. Soweit der Senat die angemeldete Schreibweise "ProTect" im Internet einmal aufgefunden
habe, beziehe sich dieses Verwendungsbeispiel auf den Warenbereich der Glaskeramik, der hier nicht einschlägig sei. Schließlich weist die Anmelderin auf verschiedene Voreintragungen hin, insbesondere Voreintragungen des Wortes "Protect" bzw. "PROTECT" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 7,12, 17,
20, 28, 30, 31, 37.
In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin auf Anregung des Senats das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt beschränkt:
Klasse 17:
Dachdichtungs-, Dachpackungs- und Dachisoliermaterial; Dachdichtungsstreifen, Dachklebebänder und Dachklebestreifen, die
letzten beiden soweit in Klasse 17 enthalten;
Klasse 19:
Dachbeschichtungsmaterialien für Bauzwecke, nicht aus Metall;
Dachprofilleisten, nicht aus Metall für Bauzwecke; Dachverkleidungsteile für Bauten, nicht aus Metall;
Klasse 37:
Dachdichtungsarbeiten, Dachdämmungsarbeiten, Dachdeckerarbeiten.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Nach der Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist die
Beschwerde begründet.
Der Senat hält die angemeldete Marke nunmehr für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke gemäß §§ 33
Abs. 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.
So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die
die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
rechtfertigen können. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen
Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der
Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen dienen können.
Zwar enthält das englische Verb, zugleich Imperativ, "protect" entgegen der Auffassung der Anmelderin auch für die sich nunmehr ausschließlich auf Dachisolierung und -beschichtung beziehenden Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Bezug. Denn es verkörpert schlagwortartig und für praktisch jedermann ohne weiteres verständlich einen Hinweis auf einen Schutz, den Dächer und
darauf bezogene Waren und Dienstleistungen, wie etwa Dichtungs- und Isoliermaterial sowie -arbeiten, naturgemäß gewähren sollen. Insofern haben die Ausführungen der Anmelderin den Senat nicht zu überzeugen vermocht. Hierauf
braucht allerdings nicht weiter eingegangen zu werden. Denn nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses weist die angemeldete Marke
"ProTect" in Bezug auf die verbleibenden rein dachbezogenen Waren und
Dienstleistungen in eine andere begriffliche Richtung.
Wie von der Anmelderin insoweit zu Recht vorgetragen worden ist, wird die so
genannte Binnengroßschreibung in der Werbepraxis häufig verwendet, um zwei
Worte, die in ihrer Reihenfolge eine sinnvolle beschreibende bzw. werbliche Kombination ergeben, zusammenzuziehen. Dabei wird durch die Großschreibung des
ersten Buchstabens des jeweils zweiten Begriffs der Charakter einer aus mehreren Einzelworten zusammengesetzten Begriffskombination betont (vgl. HABM
GRUR 1999 - ToxAlert). Derartige, rein beschreibende Wortzusammenziehungen
sind Gegenstand zahlreicher Zurückweisungsentscheidungen
(z.B. BPatG,
29. Senat vom 10.10.2001 (29 W (pat) 140/00) - BranchOnline; vom 14.5.2003
(29 W (pat) 83/01) - CallOnline; 28. Senat vom 28.4.2004 (28 W (pat) 218/03)
- FrühstücksGenuss; 29. Senat vom 26.11.2003 (29 W (pat) 27/03) - Deutschland-
Direkt; 33. Senat vom 12.3.2002 (33 W (pat) 347/01) - MicroFlor).
Damit führt die konkrete Schreibweise "ProTect" jedoch vorliegend vom Sinngehalt "schützen/schütze!" weg. Dieser wird, gerade auch im Hinblick auf das nunmehr rein dachbezogene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, vielmehr in die
Richtung "für das Dach" gelenkt. Denn die optisch in die Bestandteile "Pro" und
"Tect" gegliederte Marke entspricht insoweit den lateinischen Wörtern "pro" (für)
und "tectum" (Dach), die auch entsprechenden Wörtern lebender romanischer
Sprachen ähneln (z.B. ital.: "per", "tetto"; span.: "por", "techo"). Zwar handelt es
sich auch insoweit inhaltlich um eine beschreibende Angabe über die Bestimmung
der Waren und Dienstleistungen, diese ist jedoch aufgrund der Verkürzung des
lateinischen Worts "tectum" zu "tect" sprachregelwidrig gebildet. Im Gegensatz
zum korrekt - in den üblichen Schreibweisen - geschriebenen englischen Wort
"protect" wird die angemeldete Marke "ProTect" für die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen daher nicht von den Mitbewerbern zur beschreibenden
Bezeichnung von Merkmalen ihrer Waren und Dienstleistungen benötigt. Vielmehr
weist sie einen über eine reine Sachbeschreibung hinausgehenden eigenständigen Charakter auf (vgl. a. z.B. BPatG GRUR 2002, 889 - fanTASTic). Sie ist damit
nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.
Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke auch die erforderliche
Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität
der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als
von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35
- Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei
auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer
Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein
gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom
Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung -
stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt
es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und
damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409
- INDIVIDUELLE m.w.N.).
Wie oben dargelegt, weist die angemeldete Marke aufgrund ihrer Schreibweise
und im Hinblick auf das eingeschränkte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
einen vom Sinngehalt "schützen"/"schütze!" wegführenden Begriffsinhalt auf (ähnlich wie etwa "ProTest", "ProGramm", "ProKura" oder "ProPortion", vgl. a. BPatG
GRUR 2002, 889 - fanTASTic"), der zwar ebenfalls auf eine beschreibende Aussage anspielt, wegen seiner sprachregelwidrigen Verkürzung jedoch nicht über
einen im Vordergrund stehenden, rein beschreibenden Charakter verfügt. Der angemeldeten Marke fehlt damit nicht jegliche Eignung, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.
Winkler
Dr. Hock
Kätker
Cl