Rechtsprechung / BPatG / 2007
BPatG Beschluss vom 13.02.2007 – 27 W (pat) 25/06
27. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
13. Februar 2007
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen:
Darlegungs- und Beweislast in markenrechtlichen Kostenfestsetzungsverfahren
1. Macht ein Kostengläubiger im markenrechtlichen Kostenfestsetzungsverfahren eine bestimmte Vergütung - hier: Berechnung nach dem RVG statt nach der BRAGO bei einem vor dem 1. Juli 2004 eingelegten Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke - geltend, so trifft ihn hinsichtlich sämtlicher Voraussetzungen die Darlegungs- und Beweislast für die von ihm geforderte Kostenerstattung.
2. Die Beauftragung eines Verfahrensbevollmächtigten zur Vertretung eines Anmelders im Anmeldeverfahren kann nicht gleichzeitig auch als Beauftragung zur Vertretung in einem evtl. anschließenden Widerspruchsverfahren verstanden werden, weil Anmelde- und Widerspruchsverfahren nach dem MarkenG im Gegensatz zum früheren WZG und zum Verfahren nach der GMV nicht dieselbe Angelegenheit i. S. d. § 15 RVG betreffen.
3. Da es aber zur anwaltlichen Sorgfaltspflicht im Anmeldeverfahren gehört, den Anmelder über die Möglichkeit aufzuklären, dass gegen seine einzutragende Marke Widerspruch aufgrund älterer Rechte eingelegt werden kann, sind Absprachen zwischen dem Anmelder und seinen Verfahrensbevollmächtigten bereits im Anmeldeverfahren darüber erforderlich, wie im Falle eines Widerspruchs verfahren werden soll; beauftragt er seine Bevollmächtigten dabei auch - wie üblich - für das evtl. anschließende Widerspruchsverfahren, wird der Auftrag bereits im Zeitpunkt des Eingangs eines Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt zu einem unbedingten Auftrag i. S. d. §§ 60, 61 RVG.
4. Macht ein Anmelder in Abweichung von den üblichen Fallgestaltungen bei der Kostenfestsetzung geltend, dass er seine ihn im Anmeldeverfahren vertretenden Bevollmächtigten nicht auch zugleich für ein evtl. Widerspruchsverfahren beauftragt oder sich eine solche Beauftragung in Abhängigkeit von der Zulässigkeit und Begründetheit des Widerspruchs ausdrücklich vorbehalten hat, genügt er seiner Darlegungs- und Beweislast nur, wenn er die bereits bei der Beauftragung für das Anmeldeverfahren konkret getroffenen Absprachen für den Fall eines Widerspruchs schlüssig darlegt und im Falle des Bestreitens durch den Kostenschuldner auch beweist.
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
13. Februar 2007
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 303 66 379;
hier: Kostenfestsetzung
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2007 …
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Antragsgegnerin hat mit Schreiben vom 6. Juni 2004 gegen die Eintragung der
Marke 303 66 379 Widerspruch eingelegt aus ihrer Marke 301 28 569. Der
Widerspruch
ist den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin am
29. Juni 2004 von der Markenstelle übersandt worden. Mit Schreiben vom
7. Juli 2004 haben sich die Verfahrensbevollmächtigten für die Antragstellerin
bestellt und zum Widerspruch Stellung genommen.
Mit Beschluss vom 15. Dezember 2004 hat die Markenstelle für Klasse 25 des
Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch wegen Fehlens jeglicher
Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen und der Antragsgegnerin
die Kosten des Widerspruchsverfahren auferlegt. Ihre hiergegen eingelegte
Beschwerde hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 13. Juni 2005
zurückgenommen.
Bereits mit Schreiben vom 24. Januar 2005 hatte die Antragstellerin bei der
Markenstelle beantragt, die ihr im Widerspruchsverfahren entstandenen Kosten
gegenüber der Antragsgegnerin festzusetzen. Dabei hat sie die Vorschriften des
RVG mit der Begründung zugrunde gelegt, dass der Auftrag zur Vertretung im
Widerspruchsverfahren erst nach dem 1. Juli 2004 erteilt worden sei, und die
Kosten mit insgesamt 756,09 € beziffert. Die Antragsgegnerin hat hierauf mit
Schriftsatz vom 13. Juni 2005 lediglich beanstandet, dass die Mehrwertsteuer zu
Unrecht
zugrunde
gelegt worden
sei, weil
die
Antragstellerin
vorsteuerabzugsberechtigt sei.
Mit Beschluss vom 15. November 2005 hat die Markenstelle die zu erstattenden
Kosten auf 384,50 € festgesetzt und den weitergehenden Antrag mit der
Begründung zurückgewiesen, die Kosten seien allein nach den Vorschriften der
BRAGO zu berechnen, weil der die Kostenerstattungspflicht auslösende
Widerspruch vor dem 1. Juli 2004 eingelegt worden sei.
Gegen diesen
ihren Verfahrensbevollmächtigten am 25. November 2005
zugestellten Beschluss richtet sich die mit Schriftsatz vom 28. November 2005
eingelegte Beschwerde der Antragstellerin. Sie hält eine Kostenerstattung nach
den Vorschriften des RVG für geboten und trägt hierzu vor: Der Widerspruch der
Antragsgegnerin
sei
ihren Verfahrensbevollmächtigten am 2. Juli 2004
zugegangen, welche ihn ihr im Anschluss hieran übermittelt hätten; erst danach
habe sie die Verfahrensbevollmächtigten zu
ihrer Vertretung
im Widerspruchsverfahren beauftragt.
Die Antragstellerin beantragt,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
15. November 2005 aufzuheben, soweit
ihr Antrag zurückgewiesen wurde, und die zu erstattenden Kosten auf 651,80 €
festzusetzen.
Die Antragsgegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie bestreitet, dass die Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin erst nach
dem 1. Juli 2004 zur Vertretung bevollmächtigt worden seien; vielmehr seien sie
laufend mit der Betreuung der Marke beauftragt gewesen, wozu auch die
Vertretung im Widerspruchsverfahren gehöre.
In der mündlichen Verhandlung, an welcher die Beschwerdegegnerin
entsprechend vorheriger Ankündigung nicht
teilgenommen hat, hat die
Beschwerdeführerin, die ihren zunächst gestellten Kostenantrag zurückgenommen
hat, ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.
II.
A.
hat in der Sache keinen Erfolg. Zutreffend hat die Markenstelle die von der
Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten nach Maßgabe der
bis 30. Juni 2004 geltenden Vorschriften der BRAGO nur auf 384,50 € festgesetzt.
Nach § 61 RVG - der als besondere, auf den hier in Rede stehenden Übergang
der bis 30. Juni 2004 geltenden Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte
(BRAGO) zum am 1. Juli 2004 in Kraft tretenden RVG abzielende Regelung der
allgemeinen Übergangsvorschrift des § 60 RVG vorgeht - sind die Vorschriften der
BRAGO in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn
der unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit im Sinne des § 15
RVG vor dem 1. Juli 2004 erteilt worden ist.
1.
Eine Anwendung der BRAGO nach dieser Übergangsvorschrift ist nicht
schon deshalb gegeben, weil die Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin
unzweifelhaft bereits vor dem 1. Juli 2004 mit der am 18. Dezember 2003
erfolgten Anmeldung der Marke 303 66 379 der Antragstellerin und deren
Vertretung
im Anmeldeverfahren beauftragt worden sind. Anmelde- und
Widerspruchsverfahren sind nämlich aufgrund ihrer besonderen Ausgestaltung im
MarkenG nicht als dieselbe Angelegenheit i. S. d. § 15 RVG anzusehen. Mit der
Eintragung der angemeldeten Marke ist das Anmeldeverfahren abgeschlossen.
Die Eintragung hängt dabei anders als im früheren WZG und auch nach Art. 8, 42
und 43 GMV für die Gemeinschaftsmarke nicht (mehr) davon ab, dass gegen die
angemeldete Marke von dritter Seite entweder innerhalb der gesetzlichen Frist
kein Widerspruch eingelegt oder ein solcher Widerspruch bestandskräftig
zurückgewiesen wurde; vielmehr ist das Widerspruchsverfahren nach §§ 42, 43
MarkenG dem Anmeldeverfahren, in welchem lediglich eine Prüfung auf absolute
Schutzhindernisse erfolgt (§ 37 MarkenG) und das bei Fehlen solcher Hindernisse
mit der Eintragung der schutzfähigen Marke endet
(§ 41 MarkenG),
nachgeschaltet; daran ändert auch nichts, dass das Widerspruchsverfahren wie
das Anmeldeverfahren im MarkenG im selben, mit „Eintragungsverfahren“
überschriebenen Abschnitt zusammen geregelt ist, denn dieser Abschnitt enthält
auch Vorschriften über die
- vor dem Zivilgericht zu erhebende - Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG), bei der es sich unzweifelhaft um ein
von der Eintragung einer angemeldeten Marke gesondertes Verfahren und damit
auch um eine eigenständige Angelegenheit i. S. d. § 15 RVG handelt; dies zeigt,
dass die Überschrift „Eintragungsverfahren“ nicht zum Ausdruck bringen will, dass
sämtliche hierunter geregelten Verwaltungs- und Gerichtsverfahren als ein
einheitliches Verfahren anzusehen seien, sondern dass dieser Abschnitt alle
Verfahren lediglich zusammenfassend regelt, die in einer unmittelbaren zeitlichen
und sachlichen Beziehung zur Eintragung einer angemeldeten Marke stehen. Sind
aber Anmelde- und Widerspruchsverfahren verschiedene Angelegenheiten i. S. d.
daraus hergeleitet werden, dass die Verfahrensbevollmächtigten bereits vor dem
1. Juli 2004 unstreitig mit der Vertretung der Antragstellerin bei der Anmeldung
ihrer Marke beauftragt waren.
2.
Maßgeblich für die Anwendung der Vorschriften der BRAGO kann daher
nur sein, ob der (unbedingte) Auftrag zur Vertretung der Antragstellerin im
Widerspruchsverfahren bereits vor dem 1. Juli 2004 erteilt wurde.
Entgegen ihrer Ansicht ist die Antragstellerin für die nach § 61 RVG bestehenden
Voraussetzungen darlegungs- und beweispflichtig, da sie eine Festsetzung ihrer
Kosten nach den Vorschriften des RVG geltend macht und damit entsprechend
den üblichen Regeln die Darlegungs- und Beweislast
für eine solche
Kostenberechnung trägt; im Übrigen verkennt die Antragstellerin, dass sie auch
bei Zugrundlegung ihrer Auffassung über die Darlegungs- und Beweislast nach
der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Hinblick darauf, dass
die fraglichen Vorgänge ausschließlich ihrer eigenen Einflusssphäre zuzuordnen
sind, eine erhöhte Darlegungslast trifft (vgl. BGHZ 86, 23, 29; 140, 156, 158 f.;
Zöller/Greger, ZPO, 26. Aufl. 2007, vor § 284 Rn. 34 f.), der sie aus den
nachstehenden Gründen
in keiner Weise genügt hat. Damit hatte die
Antragstellerin schlüssig vorzutragen und im Fall des Bestreitens durch die
Antragsgegnerin auch nachzuweisen, dass der Auftrag zur Vertretung im
Widerspruchsverfahren erst nach dem 30. Juni 2004 erteilt wurde; sofern es an
einem schlüssigen Vortrag fehlt, ihr der Nachweis nicht gelingt oder die
Voraussetzungen für die Anwendung des RVG nicht zur Überzeugung des
Gerichts feststehen, hat es dabei zu verbleiben, dass eine Kostenerstattung nur
nach Maßgabe der Normen der BRAGO in Betracht kommt, die bei Einleitung des
Widerspruchsverfahrens noch anzuwenden waren.
Nachdem die Antragsgegnerin eine Beauftragung nach dem 30. Juni 2004
bestritten hat, hätte es daher der Antragstellerin oblegen, dies nachzuweisen;
einen solchen Nachweis hat sie indessen nicht erbracht.
a)
Da es zur anwaltlichen Sorgfaltspflicht im Anmeldeverfahren gehört, den
Anmelder über die Möglichkeit aufzuklären, dass gegen die Marke, deren
Eintragung er begehrt, relative Eintragungshindernisse von Seiten Dritter wegen
älterer Rechte bereits unmittelbar nach der Eintragung im Rahmen eines
Widerspruchs nach § 42 MarkenG geltend gemacht werden können, sind
Absprachen zwischen dem Anmelder und seinen Verfahrensbevollmächtigten
bereits
im Anmeldeverfahren darüber erforderlich, wie
im Falle eines
Widerspruchs verfahren werden soll. Es entspricht dabei einer dem Senat
bekannten üblichen Gestaltung, dass - wie auch die Antragsgegnerin zutreffend
geltend gemacht - der mit der Anmeldung beauftragte Rechts- oder Patentanwalt
schon bei seiner Beauftragung für das Anmeldeverfahren auch für ein evtl.
nachfolgendes Widerspruchsverfahren als Verfahrensbevollmächtigter des Anmelders bestimmt wird, weil mit einer Widerspruchseinlegung durch Dritte stets zu
rechnen ist und zwischen Anmelde- und Widerspruchsverfahren ein sehr enger
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht; die von der Antragsgegnerin
angesprochene generelle Beauftragung zur „laufenden Betreuung der Marke“
- was gebührenrechtlich im Rahmen eines Pauschalvergütungsvertrages möglich
ist (vgl. § 4 Abs. 2 RVG, § 3 Abs. 5 BRAGO i. d. bis 30. Juni 2004 geltenden
Fassung) - kommt dabei nach den Erkenntnissen des Senats häufig vor. Zwar
handelt es sich in diesem Fall, da die Einlegung eines Widerspruchs zu diesem
Zeitpunkt noch nicht feststeht, nur um einen bedingten Auftrag, so dass im
Zeitpunkt der Beauftragung des Verfahrensbevollmächtigten zur Vertretung im
Anmelde- und ggf. im Widerspruchsverfahren ein unbedingter Auftrag i. S. d.
lediglich von der tatsächlichen Einlegung eines Widerspruchs abhängig gemacht
wird, steht der Auftrag üblicherweise allein unter der aufschiebenden Bedingung
(§ 158 Abs. 1 BGB), dass beim Deutschen Patent- und Markenamt ein
Widerspruch gegen die eingetragene Marke eingeht; damit wird im Zeitpunkt des
Zugangs des Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt - der
vorliegend vor dem 1. Juli 2004 lag - der bislang bedingte Auftrag zu einem
Verfahrensbevollmächtigten grundsätzlich frei, auch andere Absprachen zu
treffen, etwa indem als Bedingung nicht nur die Widerspruchseinlegung, sondern
auch die Bejahung seiner Unzulässigkeit oder Unbegründetheit durch die
Verfahrensbevollmächtigten verabredet wird, oder sich der Anmelder den Auftrag
zur Vertretung im anschließenden Widerspruchsverfahren sogar ausdrücklich zur
Gänze offenhält; in allen vorgenannten Fällen sind die konkret getroffenen
Abreden aber vom Kostengläubiger schlüssig darzulegen und im Falle des
Bestreitens durch den Kostenschuldner auch zu beweisen.
b)
Soweit die Antragstellerin sich in ihrem Vortrag darauf beschränkt hat, dass
ein Auftrag für ihre Vertretung im Widerspruchsverfahren erst nach dem
30. Juni 2004, nämlich erst nach Zugang der Mitteilung der Markenstelle über den
eingegangenen Widerspruch der Beschwerdegegnerin bei
ihren Verfahrensbevollmächtigten und dessen Prüfung durch letztere erteilt worden sei,
reicht dies
für einen schlüssigen Vortrag nach den oben dargelegten
Anforderungen, die an einen solchen zu stellen sind, nicht aus. Aus dem Vortrag
der Antragstellerin kann allein gefolgert werden, dass jedenfalls die von ihr wohl
eher nur theoretisch angesprochene Variante der Erteilung eines nur bedingten
Auftrages
vor Widerspruchseinlegung
schon aus
logischen Gründen
ausgeschlossen ist; nachvollziehbarer Vortrag dazu, aus welchen Gründen sie
sich aber die Auftragserteilung für den Fall eines Widerspruchs ausdrücklich
offengehalten hat, fehlt demgegenüber. Angesichts der üblichen Fallgestaltungen
kann der Vortrag der Antragstellerin daher nicht ausreichen, eine Auftragserteilung
erst nach dem 30. Juni 2004 plausibel zu machen, so dass sich - abgesehen
davon, dass die Antragstellerin Beweismittel mit Ausnahme einer nachgereichten
schriftlichen Vollmacht, auf welche sogleich einzugehen sein wird, ohnehin nicht
benannt hat - jegliche Beweisaufnahme zu den Umständen der Auftragserteilung
von Vornherein erübrigte.
c)
Auch die von der Antragstellerin eingereichte Vollmacht vom 24. Juli 2006,
die wegen ihres auf den Nachweis der Vertretungsmacht beschränkten Inhalts
(§ 172 BGB) ohnehin allenfalls indizielle Bedeutung für die hiervon zu trennende
einer Beauftragung ungeeignet, da die Beweiskraft dieser Urkunde nach § 416
ZPO darauf beschränkt ist, dass die dort enthaltenen Erklärungen, derzufolge eine
mündliche Beauftragung für das Anmeldeverfahren im Dezember 2003 und für
das Widerspruchsverfahren im Juli 2004 erfolgten, am 24. Juli 2006 und damit
allein im Rahmen und aus Anlass des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, also
erst lange nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens, gemacht wurden; für
einen Nachweis einer Beauftragung nach Einleitung des Widerspruchsverfahrens
gibt die Vollmacht somit nichts her.
d)
Da die Antragstellerin somit nicht ausreichend zu den Umständen der
Auftragserteilung vorgetragen und auch keine weiteren Beweismittel benannt hat,
kann sie eine Vergütung für das noch unter den Geltungsbereich der BRAGO
fallende Widerspruchsverfahren nach den neuen Vorschriften des RVG nicht
geltend machen, so dass sie eine Vergütung nur nach Maßgabe der Normen der
BRAGO verlangen kann.
3.
Unter Zugrundelegung des von der Antragstellerin angesetzten Gegenstandswerts von 10.000 €, welcher der früheren Festsetzungspraxis des BPatG
entspricht (vgl. BPatG GRUR 1999, 64, 65 - Gegenstandswert für Widerspruchsverfahren), errechnet sich damit - wie von der Markenstelle festgesetzt und auch
von den Beteiligten der Höhe nach nicht beanstandet - eine Gebühr i. H. v.
384,50 €, bestehend aus einer 7,5/10-Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1
BRAGO a. F. und der Kostenpauschale nach § 26 BRAGO a. F.
4.
Da die Markenstelle im angefochtenen Beschluss die zu erstattenden
Kosten somit zutreffend
festgesetzt hatte, war die hiergegen gerichtete
Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.
B.
Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71
Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat
es schließlich dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
gez.
Unterschriften