Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 09.12.2008 – 24 W (pat) 125/06
24. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
24 W (pat) 125/06 _______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am 9. Dezember 2008
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
betreffend die IR-Marke 772 556
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters
Eisenrauch
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse
der Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2005 und vom 17. Oktober 2006 aufgehoben,
soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 014 411 der
IR-Marke teilweise der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland
verweigert worden ist.
Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 2 014 411 zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die Schutzerstreckung der am 21. Februar 2002 veröffentlichten IR-Marke 772 556
,
die international für die Waren
“3 Cleaning preparations.
5 Air freshening preparations and deodorants other than for
personal use; preparations for the neutralization of bad and
undesirable odours (not included in other classes).
11 Air deodorising apparatus.”
registriert
ist, hat die
Inhaberin der prioritätsälteren deutschen Wortmarke 2 014 411
SAMBI,
die am 22. Mai 1992 eingetragen worden war und deren Warenverzeichnis die
Waren
„Putz-, Polier- und Reinigungsmittel; Wasch- und Bleichmittel,
Seifen“
umfasst, Widerspruch erhoben.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Eingabe vom 11. Dezember 2002
im Verfahren vor der Markenstelle die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Daraufhin hat die Widersprechende Unterlagen zur
Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung eingereicht und zwar im
Wesentlichen eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 10. Februar 2003, zwei Blatt Produktinformationen betreffend
einen „flüssigen Allzweckreiniger“ bzw. betreffend einen „Allzweck-Tiefenreiniger
mit Salmiak“ (nebst jeweils einem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt) sowie
ein Originaletikett eines Allzweck-Tiefenreiniger/flüssig. In der eidesstattlichen Versicherung wird hierzu erklärt, dass die Widersprechende die Widerspruchsmarke
„SAMBI“ seit dem Jahr 1992 zur Bezeichnung eines „mildalkalischen Allzweck-Tiefenreinigers“ benutzt habe und mit dem so bezeichneten Produkt folgende Umsätze erzielt habe: 1998: … €, 1999: … €, 2000: … €, 2001: … €
und 2002: … €. Nach Kenntnisnahme des Benutzungsmaterials hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten.
Mit Beschlüssen vom 7. Juli 2005 und 17. Oktober 2006, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen
Patent- und Markenamts wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 014 411 der
international registrierten Marke 772 556 teilweise, nämlich im Umfang der Waren
„Cleaning preparations“, den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Die Markenstelle war der
Meinung, die Widersprechende habe auf die zulässig bestrittene Benutzung ihrer
Benutzungsnachweis erbracht. Bei den Waren „Cleaning preparations“ einerseits
und „Reinigungsmittel“ anderseits sei von Warenidentität auszugehen, wobei die
Widerspruchsmarke über einen normalen Schutzumfang verfüge. Somit sei hinsichtlich der angegriffenen Waren „Cleaning preparations“ ein deutlicher Abstand
der jüngeren Marke zu fordern, den diese jedoch nicht einhalte. Der am Wortanfang der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandene klangschwache Konsonant „S“ reiche nicht aus, die weitreichenden Übereinstimmungen der Kollisionsmarken so abzumildern, dass ein sicheres Auseinanderhalten der Marken ermöglicht werde und eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 107, 114, 43 Abs. 2
Satz 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke. Ihrer Auffassung habe die Markenstelle zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr
bejaht. Die von der Widersprechenden bisher vorgelegten Unterlagen, seien nicht
geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen. Unabhängig von
der Benutzungslage seien die Schutz suchende Marke mit dem Wortbestandteil
„Ambi-Pur“ und die Widerspruchsmarke „SAMBI“ auch nicht hinreichend ähnlich,
um eine Verwechslungsgefahr hervorrufen zu können. Mit Eingabe vom
erhoben.
Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),
die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und den Widerspruch
zurückzuweisen.
Die Widersprechende hat (schriftsätzlich) beantragt,
die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.
Im Beschwerdeverfahren hat sich die Widersprechende weder zur Sache geäußert noch weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke hat in der
Sache Erfolg. Es greift die von ihr erhobene Einrede der mangelnden Benutzung
§§ 43 Abs. 1 Satz 3, 26 MarkenG). Die von der Markenstelle aufgrund des Widerspruchs angeordnete teilweise Löschung der angegriffenen Marke war daher aufzuheben und der Widerspruch insgesamt zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2
MarkenG).
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle zulässig die Benutzung der am 22. Mai 1992 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten, nachdem diese im Zeitpunkt der Veröffentlichung der internationalen Registrierung der angegriffenen Marke am 21. Februar 2002 bereits länger
als fünf Jahre eingetragen war (§§ 114 Abs. 1, 43 Abs. 1 MarkenG). Eine Einschränkung der Nichtbenutzungseinrede auf einen der beiden Fünfjahreszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG ist in dem Einredeschriftsatz der Inhaberin der Schutz suchenden Marke vom 11. Dezember 2002 nicht enthalten. Im
Übrigen hat die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren mit ihrer Eingabe vom
17. Juli 2007 die Benutzung der Widerspruchsmarke hinsichtlich des Fünfjahreszeitraums vor der Entscheidung über den Widerspruch nochmals ausdrücklich bestritten. Die Widersprechende war demnach verpflichtet, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 MarkenG für beide in § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2
MarkenG bestimmten Fünfjahreszeiträume glaubhaft zu machen (vgl. Ströbele/
Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 14), vorliegend also für die Zeiträume von
Februar 1997 bis Februar 2002 sowie von Dezember 2003 bis Dezember 2008.
Diesen Verpflichtungen ist die Widersprechende nicht in ausreichendem Maße
nachgekommen.
Zwar hat die Widersprechende mit den die Jahre 1998 bis 2002 betreffenden Unterlagen Belege zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für
den ersten Zeitraum von Februar 1997 bis Februar 2002 eingereicht; ob hierin
aber - wie die Markenstelle meint - eine ausreichende Glaubhaftmachung der Benutzung für diesen Zeitraum zu sehen ist, kann indessen dahingestellt bleiben. Für
den zweiten maßgeblichen Benutzungszeitraum von Dezember 2003 bis Dezember 2008 fehlt hingegen jegliches Glaubhaftmachungsmaterial. Die Einrede greift
deshalb bereits aus diesem Grund durch, ohne dass es im Weiteren noch auf die
Frage ankommt, ob und für welche Waren die eingereichten Unterlagen eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in dem ersten fraglichen
Zeitraum glaubhaft machen können.
Insoweit durfte die Widersprechende auch nicht mit einem, den Mangel der Glaubhaftmachung aufklärenden Hinweis des Senats (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m.
§ 139 Abs. 1 ZPO) rechnen. Da die Ausgestaltung des Benutzungszwangs im Widerspruchsverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt ist
(vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 „DRAGON“; GRUR 2006, 152, 154 „GALLUP“),
ist es grundsätzlich Sache der Widersprechenden, von sich aus alle für eine
rechtserhaltende Benutzung erforderlichen Umstände darzulegen und glaubhaft
zu machen (vgl. BPatGE 42, 195, 198 ff. „Neuro-Vibolex“). In dieser Hinsicht trägt
die Widersprechende die volle Verantwortung für die vollständige Glaubhaftmachung und verbleibende Zweifel gehen zu ihren Lasten (vgl. BGH a. a. O.
„GALLUP“). Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Grundanforderungen an die
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung, die - wie vorliegend - in
ständiger Rechtsprechung geklärt sind (vgl. BPatG a. a. O. „Neuro-Vibolex“).
Nachdem der Widerspruch bereits wegen unzureichender Glaubhaftmachung der
keinen Erfolg haben kann, kommt es auf die Frage einer zwischen den Vergleichsmarken bestehenden Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG nicht mehr an.
Es besteht kein Anlass, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
Dr. Ströbele
Kirschneck
Eisenrauch
Ko