BPatG Beschluss vom 20.05.2009 – 29 W (pat) 16/09

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 16/09

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

20. Mai 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 305 74 041.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung am 13. Mai 2009 durch die Vorsitzende Richterin

Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte

Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für

Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel;

Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen

Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen

Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 35: Büroarbeiten; organisatorisches Projektmanagement

im EDV-Bereich;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und

-software; Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; EDV-Beratung; technisches

Projektmanagement im EDV-Bereich; Beratung in Telekommunikationstechnik; Konzeption von Web- und

Internetseiten; Designerdienstleistungen

ist am 7. April 2006 die Wortmarke 304 74 041

framewwwork

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und

Dienstleistungen

Klasse 9: Computer-Hardware; Computergrafiksoftware; Computergrafiksoftware für Strukturmodellierung und zur

Erstellung von Zeichnungen in den Fachbereichen Architektur, Ingenieurtechnik und Bautechnik und damit

zusammen verkaufte Benutzerhandbücher (elektronische Veröffentlichungen);

Klasse 41: Ausbildung in Bezug auf Anwendung und Betreiben

von Computersoftware;

Klasse 42: Computer-Dienstleistungen; Beratung in Bezug auf

Computersoftware; Entwurf, Entwicklung, Installation,

Konfiguration, Integration, Pflege, Aufrüstung, Prüfung, Reparatur, Leasing und technischer Support für

Dritte

am 31. März 2006 eingetragenen prioritätsjüngeren Gemeinschaftsmarke

003 523 487

FRAMEWORKS.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch durch Beschluss vom 8. Januar 2009 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr sei zwischen beiden Marken

nicht gegeben. Es sei zwar von einer teilweisen Warenidentität (hinsichtlich

Klasse 9) sowie von einer teilweisen Identität der Dienstleistungen (hinsichtlich

Klasse 42) auszugehen. Der Widerspruchsmarke könne jedoch nur eine geringe

Kennzeichnungskraft zugemessen werden. "FRAMEWORKS" bezeichne ein Programmiergerüst, welches in der Softwaretechnik, insbesondere im Rahmen der

objektorientierten Softwareentwicklung sowie bei komponentenbasierten Entwicklungsansätzen verwendet werde.

In dieser Bedeutung werde der Begriff

"FRAMEWORKS" vielfach beschreibend verwendet. In Bezug auf die Waren und

Dienstleistungen ergebe sich somit die sinnvolle und zur Beschreibung geeignete

Sachaussage, dass die Waren sog. "Frameworks" beinhalteten bzw. auf Basis der

"Frameworks" erstellt worden seien sowie die Dienstleistungen sich mit "Frameworks" befassten. Die danach an den Markenabstand zu stellenden mittleren Anforderungen seien von den Vergleichsmarken eingehalten. Die angegriffene Marke

weise aufgrund der Konsonanten "www" und der dadurch unterschiedlichen

Wortlänge ein unterschiedliches Schriftbild auf. Die klangliche Verwechslungsgefahr sei bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen. Bei sich an beschreibende

Angaben anlehnende Marken entspreche es einer sachgerechten Handhabung

des Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr, den Schutzumfang auf die Eigenprägung zu begrenzen (vgl. BGH GRUR 1999, 988, 990 - HOUSE OF BLUES)

und im Extremfall nur gegen die Eintragung und Verwendung identischer Marken

zu gewähren, weshalb geringfügige Abweichungen einen Ausschluss der Verwechslungsgefahr begründen könnten. Da sich der Begriff "FRAMEWORK", in

dem die Vergleichsmarken übereinstimmten, an eine beschreibende Angabe anlehne, könne daraus eine Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet werden. Die

schutzbegründende Gestaltung mit dem Internetkürzel "www" dürfe bei der Beurteilung der Gesamtzeichen im Rahmen der klanglichen Verwechslungsgefahr

nicht vernachlässigt werden. Auch gedanklich könnten die Vergleichsmarken nicht

miteinander in Verbindung gebracht werden, da es sich bei der Widerspruchsmarke weder um eine Firmenkennzeichnung der Widersprechenden noch um ein

besonders charakteristisches Element mit Hinweischarakter auf die Widersprechende handele oder "FRAMEWORKS" eine erhöhte Verkehrsgeltung beanspruchen könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie vertritt die Auffassung, eine Verwechslungsgefahr sei zwischen den Vergleichsmarken gegeben.

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien teilweise identisch, teilweise höchstgradig ähnlich. Die Widerspruchsmarke weise mindestens

eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Dabei sei die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise entscheidungserheblich. Die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke wendeten sich nicht nur an bestimmte Fachkreise, sondern an die Gesamtheit der Verbraucher, die trotz weit verbreiteter

Englischkenntnisse

nicht

in

der

Lage

seien,

die Wortkombination

"FRAMEWORKS" korrekt zu übersetzen. Damit verstünden die hier maßgeblichen

Verkehrskreise die Widerspruchsmarke nicht in einer beschreibenden Bedeutung.

Insbesondere könne das beschreibendes Verständnis nicht durch eine Internet-

Recherche belegt werden. Ein Gattungsbegriff liege ebenfalls nicht vor. Zudem

habe das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung 24 W (pat) 22/97 festgestellt, dass keine ausreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gattungsbezeichnung bestünden. Die sich gegenüberstehenden Marken seien schriftbildlich hochgradig ähnlich. Die angegriffene Marke bestehe aus 11, die Widerspruchsmarke aus 10 Buchstaben, weshalb keine Unterschiede in der Wortlänge

gegeben seien. Zudem bestehe eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit. Das dreifache "www" wirke sich in der Aussprache der angegriffenen Marke nicht klanglich

aus, der Konsonant "S" am Wortende der Widerspruchsmarke reiche nicht aus,

um die Zeichen im Verkehr auseinanderzuhalten. Das dreifache "w" in der angegriffenen Marke sei ein glatt beschreibender Hinweis auf die den Verbrauchern

geläufige Abkürzung des "world wide web", also des Internets. Daneben bestehe

auch eine begriffliche Ähnlichkeit. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die

Vergleichsmarken nicht nur unmittelbar verwechseln, sondern auch dem unzutreffenden Eindruck erliegen, es bestünden wirtschaftliche und/oder juristische Verflechtungen zwischen den Verfahrensbeteiligten.

Die Widersprechende beantragt daher,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

8. Januar 2009 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat an der mündlichen Verhandlung - gemäß Ankündigung -

nicht teilgenommen und schriftlich beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache

keinen Erfolg. Unter Berücksichtigung und Abwägung aller zueinander in Beziehung zu setzenden Faktoren besteht für das Publikum keine Verwechslungsgefahr

nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1.

Verwechslungsgefahr besteht, wenn von der Identität oder Ähnlichkeit der

Marken einerseits und von der Identität und Ähnlichkeit der beanspruchten

Waren und Dienstleistungen andererseits auszugehen ist. Daneben sind alle

Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke

(st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff.

- Rn. 18 - Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 Rn. 23 - Sabèl/Puma; GRUR

2007, 321 ff. - Rn. 18 - COHIBA; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo;

GRUR 2006, 859 ff. - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr.

2.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind

nach der Rechsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich

gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den

maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende

oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine Ähnlichkeit

liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren und

Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon;

GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOS-

CA BLU; WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS).

2.1. Demnach sind die Waren "Rechenmaschinen" und "Datenverarbeitungsgeräte und Computer" der angegriffenen Marke identisch mit der Ware "Computer-Hardware" der Widerspruchsmarke. Die Waren "Registrierkassen" sowie "Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel)" der angegriffenen Marke sind als hochgradig ähnlich zu der Ware "Computer-Hardware" der Widerspruchsmarke zu erachten, da in modernen Registrierkassen

und Schreibmaschinen "Computer-Hardware" als Kassen-/Maschinenhardware zum Einsatz kommt; darüber hinaus wird auch bei "Verkaufsautomaten"

"Computer-Hardware" eingesetzt. Die Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software" der angegriffenen Marke ist als

hochgradig ähnlich zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke

"Computer-Hardware; Computergrafiksoftware; Computergrafiksoftware für

Strukturmodellierung und zur Erstellung von Zeichnungen in den Fachbereichen Architektur, Ingenieurtechnik und Bautechnik und damit zusammen

verkaufte Benutzerhandbücher (elektronische Veröffentlichung)" zu erachten,

da die Erstellung von Software als ähnlich zur Software an sich zu erachten

ist (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen,

13. Aufl., S. 69 li Spalte: Datenverarbeitungsprogramme = Erstellung von

Datenverarbeitungsprogrammen); gleiches auch für die Dienstleistung der

Entwicklung von Computer-Hardware und dem Produkt der Hardware als

solches. Die Dienstleistung "Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages

und Internetseiten; EDV-Beratung; Beratung in Telekommunikationstechnik"

ist identisch bzw. hochgradig ähnlich zu dem umfassenden Oberbegriff

"Computer-Dienstleistungen" der Widerspruchsmarke sowie zu den Dienstleistungen "Beratung in Bezug auf Computersoftware; Entwurf, Entwicklung,

Installation, Konfiguration, Integration, Pflege, Aufrüstung, Prüfung, Reparatur und technischer Support für Dritte" der Widerspruchsmarke. Weiterhin

unterfallen dem weitreichenden Oberbegriff "Computer-Dienstleistungen" der

Widerspruchsmarke zudem die Dienstleistungen "technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Konzeption von Web- und Internetseiten" der angegriffenen Marke.

2.2.

Im Hinblick auf die Waren "Mechaniken" für geldbetätigte Apparate; Feuerlöschgeräte; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für

Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel

(ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in

Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke" der angegriffenen Marke ist

keine Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gegeben. Auch die "Designerdienstleistungen" der jüngeren Marke

weisen keine Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf.

3.

Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung, für die

das Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (vgl. BGH GRUR

2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).

Die Widerspruchsmarke weist eine von Haus aus äußerst geringe Kennzeichnungskraft auf, denn sie stellt eine unmittelbare Sachangabe nach § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Bei der Bezeichnung "FRAMEWORKS" handelt

es sich um einen (sogar in der Pluralform mit End-"S ") lexikalisch nachweisbaren Fachbegriff aus dem Bereich Computer-Software, der auch auf

dem Gebiet Computer-Hardware nachweisbar Verwendung findet und den

Fachkreisen ohne weiteres in seinem beschreibenden Aussagegehalt geläufig ist.

3.1. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist vorliegend für die Frage,

ob die Widerspruchsmarke einen beschreibenden Aussagegehalt aufweist,

nicht in erster Linie das Verständnis der Durchschnittsverbraucher, an die

sich die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zum Teil auch

richten können (z. B. Computer-Hardware, Computer-Dienstleistungen),

maßgebend. Es gilt nämlich zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit einer Marke, deren Maßstäbe bei der

Prüfung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke im Widerspruchsverfahren heranzuziehen sind, in Bezug auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bei fremdsprachigen Zeichen stets auf das Verständnis des inländischen Fachverkehrs abgestellt wird mit der Folge, dass für Begriffe mit eindeutig belegter

lexikalischer Bedeutung regelmäßig ein Freihaltebedürfnis angenommen

wurde, unabhängig von der Frage, ob sich diese beschreibende Bedeutung

den Endverbrauchern erschließe (vgl. Grabrucker/Fink, Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2008, GRUR 2009, 429 ff., 436

m. w. N.).

3.2.

Für die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Dienstleistungen "Computer-Dienstleistungen; Beratung in Bezug auf Computersoftware,

Entwurf, Entwicklung, Installation, Konfiguration, Integration, Pflege, Aufrüstung" sowie "technischer Support für Dritte" ist der Begriff "FRAMEWORKS"

ausweislich der in der mündlichen Verhandlung der Widersprechenden übergebenen Recherchebelege ein Fachbegriff im Bereich der Computersoftware:

-

vgl. Rechenberg/Pomberger, Informatik-Handbuch, 4. Aufl. 2008, S. 816:

"Ein (objektorientierter) Framework kann als mögliche Form der Sammlung wieder verwendbarer Softwarekomponenten verstanden werden,

der ebenfalls auf Mechanismen des objektorientierten Paradigmas basiert, … Zum einen ist es Ziel eines Frameworks, nicht nur die Implementierung von Klassen, sondern schon das Design der Komponenten

zu umfassen und somit der Wiederverwendung verfügbar zu machen,

zum anderen weisen die Komponenten einen hohen Zusammenhang untereinander auf, in dem Sinne, dass hier das abstrakte Design einer Anwendung repräsentiert ist. Die Bestandteile eines Frameworks sind also

in hohem Maße applikationsabhängig und legen in einem Zusammenspiel von abstrakten und konkreten Klassen die generellen Strukturen

und Kommunikationsmechanismen einer Domäne fest. Frameworks sind

bisher in erster Linie für systemnahe Anwendungen … definiert worden,

ein wesentliches Potential wird jedoch darin gesehen, auf der Basis fachspezifischer Frameworks die Realisierung von Anwendungssystemen

wesentlich effizienter zu gestalten.";

-

vgl. Lexikon Informatik und Datenverarbeitung, 4. Aufl. 1998, S. 340,

Stichwort "Framework":

"Rahmenwerke (Frameworks) sind Organisationsformen einer Menge

von objektorientierten Komponenten. Im Sinne von [Johnson 88] ist ein

Rahmenwerk eine Konfiguration von Klassen, die ein Lösungsschema für

eine Problemstellung vergegenständlichen. ".

Die von der Widersprechenden zitierte Entscheidung des Bundespatentgerichts im Verfahren 24 W (pat) 22/97, in der eine Schutzfähigkeit von "Frameworks" angenommen worden ist, ist gegenüber den genannten Fundstellen zeitlich früher gelagert.

3.3. Der beschreibende Aussagegehalt der Widerspruchmarke "FRAMEWORKS"

dahingehend, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen auf ein

Programmiergerüst basieren bzw. ein solches zum Gegenstand haben, gilt

nicht nur im Hinblick auf die von der Widerspruchsmarke umfassten Waren

und Dienstleistungen im Bereich der Computersoftware, sondern lässt sich

auch auf die Ware "Computer-Hardware", für die die Widerspruchsmarke

ebenfalls geschützt ist, übertragen. Zum einen wird - wie sich aus den der

Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung übergebenen Recherchebelegen ergibt - der Begriff "FRAMEWORKS" auch in Bezug auf Computer-Hardware tatsächlich verwendet:

vgl. www.pdl.cmu.edu/...: "UNIVERSITY OF ILLINOIS rePLay: A Hardware

Framework

for Dynamic Program Optimization"; http://docs.commscope.com/...: "CommScope Instruction Sheet ED-6C157-30 FRAMEWORK

HARDWARE … This instruction sheet provides procedures for installing the

following framework hardware…".

Zum anderen wird der Fachverkehr, dem "FRAMEWORKS" als Fachbezeichnung aus dem Computersoftware-Sektor geläufig ist, dessen beschreibenden Aussagegehalt für den Computer-Hardware-Sektor dahingehend erfassen, dass es sich um eine spezielle Hardware für eine bestimmte

"FRAMEWORKS"-Struktur handelt.

Wenn auch an der Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke nach § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG aufgrund der vorstehenden Erwägungen erhebliche Zweifel

bestehen, ist eine Bindung an die Eintragungsentscheidung zu beachten,

solange die Marke nicht nach § 54 MarkenG gelöscht worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdnr. 340). Gleichwohl ist von einer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an der untersten Grenze

der Schutzfähigkeit auszugehen, zumal keine Gesichtspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft vorgetragen oder ersichtlich sind.

4.

Ausgehend von einer von Haus aus äußerst geringen Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke "FRAMEWORKS" ist deren Schutzumfang denkbar

eng zu bemessen und reduziert sich in Bezug auf den durch die anderen

Marken einzuhaltenden Abstand derart, dass nurmehr eine identische jüngere Marke einer Verwechslungsgefahr zu der älteren, einen schutzunfähigen Begriff darstellenden Marke zu unterliegen vermag (vgl. BGH GRUR

1999, 988, 990 - HOUSE OF BLUES; GRUR 2001, 1154, 155 - Farbmarke

violettfarben; BPatGE 44, 57, 61 - COMFORT HOTEL). Demzufolge können

bereits äußerst geringe Abweichungen den Ausschluss einer Kollisionsgefahr

begründen (vgl. BGH MarkenR 2001, 307, 311 - CompuNet/ComNet). Diese

sind vorliegend gegeben und führen selbst im Bereich identischer Waren und

Dienstleistungen zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr.

5.

Die Vergleichsmarken weisen in ihrem Gesamteindruck, auf den maßgeblich

abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH

GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz), hinreichende Unterschiede auf, die einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr entgegenstehen. So weicht die Schreibweise der angegriffenen Marke durch die

dreifache Wiederholung des Konsonanten "w" deutlich von der Schreibweise

der Widerspruchsmarke ab, weshalb eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ausscheidet. Hinzu kommt der Konsonant "S" am Ende der Widerspruchsmarke, der ebenfalls visuell in Erscheinung tritt. Die besondere

Schreibweise der angegriffenen Marke beeinflusst auch ihre mündliche Wiedergabe und führt aufgrund der dreifachen Wiederholung des Konsonanten

"w" zu einem retardierenden Moment in der Aussprache. Da auch in der

mündlichen Wiedergabe der Konsonant "S" am Wortende der Widerspruchsmarke in Erscheinung tritt, ergibt sich insgesamt ein hinreichend deutlicher

klanglicher Abstand zur angegriffenen Marke. Hinzu kommt, dass die in der

angegriffenen Marke erscheinende Verdreifachung des "w" die allseits geläufige Konsonantenfolge "www" als Kurzbezeichnung für "world wide web"

bildet, so dass insoweit auch keine begriffliche Verwechslungsgefahr vorliegt.

6.

Im Hinblick auf eine mögliche assoziative Verwechslungsgefahr gemäß § 9

Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG hat die Widersprechende nicht das Bestehen einer benutzten Zeichenserie geltend gemacht.

7.

Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu