BPatG Beschluss vom 29.08.2013 – 10 W (pat) 26/12

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 26/12 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2010 000 774.8-43

wegen Einleitung der nationalen Phase

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des

Bundespatentgerichts am 29. August 2013 durch den Vorsitzenden Richter

Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler 08.05

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin reichte am 15. Januar 2010 unter Inanspruchnahme der Priorität

zweier australischer Anmeldungen vom 16. Januar 2009 die internationale Anmeldung PCT/AU2010/000036 mit 58 Patentansprüchen ein und gab dabei u. a.

Deutschland als Bestimmungsstaat an.

Am 15. Juli 2011 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) die Unterlagen

für die Einleitung der nationalen Phase der

PCT-Anmeldung für die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung „Solarzelle

mit rückseitigem Übergang“ ein. Diese Unterlagen enthielten eine gegenüber der

internationalen Ursprungsanmeldung geänderte Fassung der Patentansprüche mit

insgesamt lediglich 19 Ansprüchen. Am selben Tag entrichtete die Anmelderin

unter Angabe des Gebührencodes 311 100 mittels Einzugsermächtigung die

Gebühr für eine 19 Ansprüche umfassende Anmeldung in Höhe von 330,-- €.

Nach Übersendung der Empfangsbescheinigung vom 29. September 2011 teilte

das DPMA der Anmelderin mit Bescheid vom 10. Oktober 2011 mit, dass die

nationale Phase eingeleitet worden sei und die nationale Anmeldung unter dem

Aktenzeichen 11 2010 000 774.8 geführt werde.

Mit weiterem Bescheid vom 17. April 2012 wies das DPMA die Anmelderin darauf

hin, dass das Verfahren vor dem DPMA beendet sei, da sie die Anmeldegebühr

nicht vollständig innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist des Art. 22 Abs. 1 /39

Abs. 1 PCT entrichtet habe. Ferner kündigte das DPMA die Rückerstattung der

bisher gezahlten Gebühr an und wies auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung

hin. Der Mitteilung war ein entsprechendes Merkblatt beigefügt. Dieser Bescheid

ist – wie die Mitteilung vom 10. Oktober 2011 über die Einleitung der nationalen

Phase - mit der Angabe „Prüfungsstelle 43.PCT“ gezeichnet. Darunter ist das

Dienstsiegel angebracht, gefolgt von dem Hinweis: „Dieses Dokument wurde

elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.“

Die Prüfungsstelle 43 des DPMA hat der Anmelderin auf ihren Antrag vom

16. Mai 2012 durch Beschluss vom 4. Juni 2012 Wiedereinsetzung in die Frist zur

Zahlung der Anmeldegebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜG gewährt.

Am 16. Mai 2012 hat die Anmelderin gegen die Mitteilung des DPMA vom

17. April 2012 Beschwerde eingelegt und sinngemäß beantragt,

diese Mitteilung aufzuheben,

hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass sich die Höhe der Gebühr nach der

Anzahl der Ansprüche zum Zeitpunkt der Einleitung der nationalen Phase richte.

Die nationale Anmeldegebühr könne nicht vor Ablauf der 30-Monats-Frist des Art.

22 PCT fällig werden. Zu diesem Zeitpunkt habe die Anmeldung aber 19 und nicht

mehr – wie ursprünglich – 58 Patentansprüche enthalten.

Die Zahl der dem DPMA vorgelegten Ansprüche müsse auch deshalb maßgeblich

sein, weil gemäß Art. 23 PCT die Bearbeitung und Prüfung der Anmeldung erst

dann erfolgen dürfe, wenn die Anmeldung im Bestimmungsland weiterverfolgt

werde. Die Praxis des DPMA führe überdies zu einer nicht zu rechtfertigenden

Bevorzugung deutscher Anmelder, da bei Einreichung einer PCT-Anmeldung beim

DPMA mit dem DPMA als Bestimmungsamt die Anmeldegebühr gemäß Art. III § 4

Abs. 2 Satz 2 IntPatÜG durch Zahlung der Übermittlungsgebühr in Höhe von

90,- € (unabhängig von der Zahl der Ansprüche) abgegolten sei.

Auch der mit der Einführung der anspruchsabhängigen Anmeldegebühr verfolgte

gesetzgeberische Zweck spreche für diese Auslegung. Die mit dem Gesetz zur

Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts zum 1. Oktober 2009 eingeführte anspruchsabhängige Anmeldegebühr solle den erhöhten Arbeitsaufwand

kompensieren, der beim DPMA bei der Prüfung von Patentanmeldungen mit einer

großen Zahl von Ansprüchen anfalle. Wenn der Anmelder bei Einleitung der

nationalen Phase weniger Ansprüche einreiche, sei der Arbeitsaufwand entsprechend geringer, da es nur auf die Ansprüche ankomme, die zur Erteilung

eines Patents vom DPMA geprüft werden sollen.

Erst durch die abermalige Änderung des Patentkostengesetzes durch das Gesetz

zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes werde festgelegt, dass die Gebühr zu entrichten ist, die

sich nach dem Patentkostengesetz für die ursprünglich eingereichte Fassung der

internationalen Anmeldung ergibt. Dies mache deutlich, dass die Amtspraxis nicht

der bisherigen Rechtslage entsprochen habe, die deshalb geändert werden solle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde gegen die Mitteilung der Prüfungsstelle 43.PCT des DPMA vom

17. April 2012 ist nicht statthaft und daher unzulässig. Denn es liegt kein mit der

Beschwerde anfechtbarer Beschluss vor.

1. Gemäß § 73 Abs. 1 PatG findet die Beschwerde an das Patentgericht gegen

die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Patentamts statt.

Ob ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, ist nicht nach der äußeren

Form oder Bezeichnung der Entscheidung zu beurteilen, sondern nach ihrem

materiellen Gehalt. Ein Beschluss im Sinne dieser Vorschrift ist danach eine

Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte

eines Beteiligten berühren kann (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rn. 23).

Allerdings muss das betreffende Schreiben in formeller Hinsicht den in § 47 Abs. 1

PatG genannten Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Beschluss zumindest insoweit entsprechen, dass es den Entscheidungsträger erkennen lässt. Bei

der Aktenführung in Papierform wird insoweit verlangt, dass das betreffende

Schriftstück die Unterschrift des Prüfers trägt, der die Entscheidung getroffen hat,

weil anderenfalls nicht auszuschließen ist, dass es sich lediglich um einen unverbindlichen Entwurf oder um eine rein formularmäßige Mitteilung handelt

(BPatG, Beschluss vom 27. Februar 2003 – 10 W (pat) 19/02, BPatGE 47, 10, 11

– Formularmäßige Mitteilung; Beschluss vom 14. August 2008 – 11 W (pat) 16/08,

BlPMZ 2009, 130 - Unterschriftsmangel; Beschluss vom 10. August 2006 –

10 W (pat) 61/05, BlPMZ 2006, 415 – Paraphe; Schulte, a. a. O., § 47 Rn. 8).

Ist - wie im Streitfall – die Mitteilung im Rahmen der elektronischen Aktenführung

elektronisch erstellt worden, ist dementsprechend anstelle der eigenhändigen

Unterschrift des Entscheidungsträgers eine elektronische Signatur nach § 5 Abs. 2

EAPatV erforderlich, damit einem Dokument die Qualität eines Beschlusses zuerkannt werden kann.

Die Mitteilung vom 17. April 2012 erfüllt diese Voraussetzung nicht. Sie nennt

lediglich die zuständige Organisationseinheit und erwähnt nicht einmal in Maschinenschrift den Namen eines Bearbeiters, der für die Mitteilung verantwortlich

zeichnen soll.

Auch von ihrem Inhalt her geht die Mitteilung vom 17. April 2012 nicht über einen

bloßen formularmäßigen Hinweis hinaus. Zwar wird der Anmelderin darin

mitgeteilt, dass ihr Verfahren vor dem DPMA beendet sei. Dies geschieht

allerdings unter Verwendung eines standardisierten Textes, in dem unter Bezugnahme auf die einschlägigen Bestimmungen des PCT darauf hingewiesen

wird, dass die Wirkung der internationalen Anmeldung beendet sei, da die Anmelderin innerhalb der hierfür maßgeblichen Frist die Anmeldegebühr nicht vollständig entrichtet habe. Damit erfasst die Mitteilung zwar den dem Streitfall

zugrunde liegenden Sachverhalt, in dem die Anmelderin innerhalb der Frist zwar

eine Gebühr,

jedoch – jedenfalls nach Auffassung des DPMA - nicht

in

ausreichender Höhe bezahlt hat. Allerdings fehlen nähere Ausführungen zum

konkreten Fall gänzlich. Insbesondere setzt sich die Mitteilung nicht mit der die

Besonderheit des Streitfalls ausmachenden und zwischen der Anmelderin und

dem DPMA strittigen Frage nach der Bemessungsgrundlage für die nationale Gebühr einer internationalen Anmeldung gemäß Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG auseinander. Damit weist die Mitteilung vom 17. April 2012 nicht den Charakter einer

Entscheidung in der Sache auf und entspricht damit auch nicht den Anforderungen, die in materieller Hinsicht für eine Einordnung einer amtlichen Mitteilung

als beschwerdefähigen Beschluss gelten.

2. Da die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen ist, weil kein mit der Beschwerde anfechtbarer Beschluss ergangen ist, kann nicht geprüft werden, ob die

Beschwerde begründet ist. Wenn die Anmelderin an einer gerichtlichen Entscheidung über die Frage, wonach sich die nationale Gebühr gemäß Art. III § 4 Abs. 2

IntPatÜG bemisst, interessiert ist, wird sie zunächst das DPMA zum Erlass eines

beschwerdefähigen Beschlusses veranlassen müssen. Insoweit weist der Senat

jedoch darauf hin, dass er mit Beschluss vom 25. Juli 2013 - 10 W (pat) 2/13, dem

ein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde lag, entschieden hat, dass sich die Höhe

der nationalen Gebühr, die der Anmelder eines Patents nach Art. III § 4 Abs. 2

IntPatÜG i. V. m. den Vorschriften des Patentkostengesetzes zu zahlen hat, nach

der Anzahl der Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der

internationalen Anmeldung richtet.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im vorliegenden Fall gemäß § 80

Abs. 3 PatG aus Gründen der Billigkeit anzuordnen. Die Anmelderin hatte nämlich

für den Fall, dass das mit der Beschwerde angefochtene Schreiben der Prüfungsstelle vom 17. April 2012 nicht als Beschluss anzusehen sei, um Erlass eines

beschwerdefähigen Beschlusses gebeten. Bei richtiger Vorgehensweise hätte die

Prüfungsstelle somit – anstatt die Beschwerde an das Bundespatentgericht

weiterzuleiten – einen förmlichen Beschluss erlassen müssen, wodurch die Zahlung der Gebühr für die vorliegende unstatthafte Beschwerde hätte vermieden

werden können.

4. Da die Beschwerde wegen fehlender Statthaftigkeit als unzulässig zu

verwerfen war, konnte der Senat ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§ 79

Abs. 2 Satz 2 PatG).

Rauch

Püschel

Ensthaler

Me