Rechtsprechung / BPatG / 2016
BPatG Beschluss vom 01.03.2016 – 29 W (pat) 33/13
29. Senat
Zitiert von 2 Entscheidungen Zitiert 8+ Entscheidungen 7 zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
1. März 2016
Rechtsbeschwerde zugelassen:
ja
Normen:
Oxford Club
MarkenG: §§ 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 GMV: Art. 7 Abs. 3
1. Eine Gemeinschaftsmarke, die infolge Benutzung Unterscheidungskraft in der Gemeinschaft erlangt hat, verfügt grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Gleichwohl können auch in der Gemeinschaft verkehrsdurchgesetzte Zeichen über eine Kennzeichnungsschwäche verfügen, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen.
2. Für die Beurteilung der Erhöhung der Kennzeichnungskraft einer Gemeinschafts(widerspruchs)marke ist nicht vom Gemeinschaftsgebiet als maßgeblichem Benutzungsgebiet auszugehen, sondern von Deutschland als maßgeblichem Kollisionsgebiet.
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 33/13 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 303 67 334
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 1. März 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
Die Wortmarke
G r ü n d e
I.
Oxford Club
wurde am 22. Dezember 2003 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen aus den
Klassen 16, 38, 41 und 42 angemeldet. Nachdem im Beschwerdeverfahren die
Anmelderin die Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen durch Aufnahme einer abgrenzbaren Themenangabe erklärt hatte, wurde die
Marke unter Aufhebung zweier Zurückweisungsbeschlüsse des DPMA
für
schutzfähig erachtet (BPatG, Beschluss vom 12.08.2009, 29 W (pat) 69/07). Die
Marke ist dann am 30. November 2009 für die hiesige Beschwerdegegnerin in das
Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der
Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende
Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen und
sonstige Publikationen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und
Wirtschaft;
Klasse 38: Online-Dienste, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen
aller Art in Bild und Ton im Internet zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;
Klasse 41: kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung,
Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf
Ton-, Bild- und Datenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken, sämtliche der
vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten
Finanzen, Geld und Wirtschaft;
Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank, sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den
Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft.
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 31. Dezember 2009 veröffentlicht
wurde, hat die Beschwerdeführerin aus ihrer beim Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt (HABM) - durch erlangte Unterscheidungskraft - eingetragenen älteren Gemeinschaftswortmarke EM 000 504 589
OXFORD
die geschützt ist für die Waren der
Klasse 16: Bücher, Druckereierzeugnisse, alles Veröffentlichungen; Journale;
Zeitschriften; gedruckte Partituren; Bibeln; religiöse Gesangbücher;
Magazine, Poster und Plakate sowie Karten,
Widerspruch eingelegt.
Die Markenstelle
für Klasse 16 des DPMA hat mit Beschlüssen vom
4. Oktober 2012 und 8. März 2013, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren,
den Widerspruch zurückgewiesen. Die sich gegenüberstehenden Marken könnten
sich teilweise auf identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen; ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen aus der Klasse 42 sei aber unähnlich zu den Widerspruchswaren. Der Widerspruchsmarke „OXFORD“ komme
von Haus aus nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, weil es
sich dabei um eine unmittelbar beschreibende Angabe der geografischen Herkunft
oder des Inhalts der Widerspruchswaren handle. Den maßgeblichen Verkehrskreisen sei Oxford als englische Universitätsstadt bekannt. Oxford sei zudem nach
London die Stadt in Großbritannien, in der die meisten Verlagshäuser existierten.
Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung könne nicht angenommen werden. Zwar habe die Widersprechende zahlreiche Unterlagen vorgelegt, diese seien aber überwiegend auf die Firmenbezeichnung bzw. die Marke
„Oxford University Press“ und nicht auf die Widerspruchsmarke OXFORD bezogen. Auch soweit vorgetragen werde, dass das Wort „Oxford“ als Erscheinungsvermerk benutzt werde und wurde, sei dies nicht geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen, weil hierin keine markenmäßige Benutzung, sondern
nur ein Hinweis auf den Erscheinungsort der Druckereierzeugnisse zu sehen sei.
Da maßgebliches räumliches Gebiet für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke die Europäische Gemeinschaft sei, seien auch die mitgeteilten weltweiten Umsatzzahlen und Verkaufs- und Vertriebskosten nicht aussagekräftig genug. Die für Großbritannien genannten Zahlen differenzierten nicht zwischen den Kennzeichen „Oxford University Press“ und „Oxford“. Wegen des in der
angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Bestandteils „Club“ sei in klanglicher,
schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ein ausreichender Abstand der jüngeren
Marke zur Widerspruchsmarke gewahrt. Eine Prägung nur durch das Wort
„Oxford“ könne nicht angenommen werden, weil es sich dabei in Bezug auf die
Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke um eine beschreibende Angabe handle. Der Verkehr habe deshalb keine Veranlassung, den weiteren Bestandteil „Club“ bei der Wahrnehmung zu unterdrücken und nur in dem Wort
„Oxford“ die Marke zu erkennen. Zudem verschmelze die jüngere Marke zu einer
gesamtbegrifflichen Einheit. Auch andere Arten der Verwechslungsgefahr kämen
nicht in Betracht, weil es an einer selbstständig kennzeichnenden Stellung von
„Oxford“ in der jüngeren Marke fehle.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Sie ist der Auffassung, dass der älteren Marke keinesfalls auf mittelbare Art und
Weise die Schutzfähigkeit entzogen werden dürfe, indem ihr gar keine oder lediglich eine äußerst schwache Kennzeichnungskraft zuerkannt werde. Dies laufe auf
eine Versagung des durch die Eintragung gewährten europaweiten Schutzes hinaus. Selbst wenn die Widerspruchsmarke in den Augen des angesprochenen Verkehrs den Bezug zu dem Namen der englischen Stadt aufweisen würde, sei jedenfalls von einer lediglich geminderten Kennzeichnungskraft auszugehen. Die
Widerspruchsmarke sei somit bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und der
Verwechslungsgefahr sehr wohl zu berücksichtigen. Die Beschwerdeführerin
macht weiterhin geltend, dass die Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung
der Markenstelle aufgrund ihrer langjährigen und intensiven Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt habe. Im vorliegenden Fall bedürfe es der
Vorlage von Unterlagen gar nicht, um die Bekanntheit in Deutschland zu belegen.
Die lange Präsenz der Marke „Oxford“ auf dem deutschen Markt, insbesondere im
Bücherbereich, habe dazu geführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise in
der Marke einen bestimmten Herkunftshinweis erblickten. Die Präsenz der Marke
sowie deren Bekanntheit seien unter anderem für die Wörterbücher offenkundig.
Im Übrigen ergäben sich aus der Zeugenaussage der juristischen Konzernleiterin
der Beschwerdeführerin (vorgelegt als Anlage W 2) erhebliche Umsatzzahlen und
Werbungskosten für Druckereierzeugnisse, die mit den Marken OXFORD und
OXFORD UNIVERSITY PRESS gekennzeichnet würden. Die Beschwerdegegnerin wolle sich womöglich die auf dem deutschen Markt erlangte Bekanntheit der
Widerspruchsmarke zu eigen machen, indem sie sich an die ältere Marke anlehne. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Wortbestandteil „Club“
schwach kennzeichnungskräftig sei, werde die Koexistenz der Vergleichsmarken
auf dem Markt zu Verwechslungen führen. Die angesprochenen Verkehrskreise
schenkten dem Wortbestandteil „Oxford“ in dem angefochtenen Zeichen mehr
Aufmerksamkeit als dem noch gewöhnlicheren Wortbestandteil „Club“. Selbst
wenn - wie die Markenstelle meine - keiner der Bestandteile der angegriffenen
Marke in den Vordergrund trete, werde der Gesamteindruck durch den Bestandteil
„Oxford“ jedenfalls mitbestimmt; der Bestandteil befinde sich am besonders einprägsamen Markenanfang und entspreche dem älteren Zeichen in vollem Umfang.
Daher liege sogar Zeichenidentität vor. Jedenfalls sei aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Allein durch das Vorhandensein des Wortes
„Oxford“ in dem jüngeren Zeichen werde sich das angesprochene Publikum an die
Widerspruchsmarke erinnern, die infolge längerer Präsenz auf dem deutschen
Markt eine gewisse Position habe erlangen können. Die Marken stimmten in einem wesentlichen Kern überein, so dass der Verkehr in der jüngeren Marke lediglich eine Abwandlung der Widerspruchsmarke sehe. Es könne daher davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise irrtümlicherweise
glaubten, dass die Waren unter der angegriffenen Marke von der Beschwerdeführerin stammten.
Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke
EM 000 504 589 die Löschung der Eintragung der Marke
303 67 334 anzuordnen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Bei der Angabe „Oxford“ handle es sich um eine geografische Angabe, die für die
Widerspruchswaren schutzunfähig sei bzw. allenfalls eine sehr geringe Kennzeichnungskraft besitze. Oxford sei den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres bekannt und geläufig und werde bereits im ersten gedanklichen Schritt als geografische Herkunftsangabe, nämlich als Name der englischen Stadt verstanden
werden. Die Widersprechende habe bislang auch noch keine geeigneten Unterlagen vorgelegt, denen Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft
zu entnehmen seien. Eine solche werde auch bestritten.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der
Sache keinen Erfolg.
Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die
Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zurückgewiesen, § 43 Abs. 2
Satz 2 MarkenG.
A) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu
beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der
Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der
Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/ HABM [CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR
2010, 933 Rn. 32 - Barbara Becker; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH WRP 2016, 336 - BioGourmet; MarkenR 2016, 46 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADE-
MIE; GRUR 2015, 176 Rn. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2015, 1008 Rn. 18 -
IPS/ISP). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr können zudem weitere
Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die
im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser
Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.
1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage besteht zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit.
Ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen liegt außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den Widerspruchswaren.
Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei
grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer
Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen
Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung,
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende
oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage
der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie
stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen
(EuGH GRUR Int 2009, 397 Rn. 65 - P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 16 - ZOOM/ZOOM; GRUR
2014, 488 Rn. 14 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rdnr. 34
- Pelikan). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur
ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und
Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. Rn. 17 -
ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 378 Rn. 38 - OTTO CAP).
Die Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 16 „Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke,
Seminarunterlagen und sonstige Publikationen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft“ werden von dem weiten Oberbegriff der Widerspruchsmarke „Druckereierzeugnisse, alles Veröffentlichungen“ umfasst, so
dass insoweit Identität besteht.
Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und Datenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken, sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft“ sind zwar – anders als die Erinnerungsprüferin und die Beschwerdeführerin meinen – nicht identisch zu den Widerspruchswaren, sie liegen aber zumindest im durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren „Bücher, Druckereierzeugnisse, alles Veröffentlichungen“ (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage, S. 73 li. Sp.).
Jedenfalls im Umfang der angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 42 „industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, vorstehend genannte Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft“ ist mangels
ausreichender Berührungspunkte zu den Widerspruchswaren von einer Unähnlichkeit auszugehen, so dass diesbezüglich der Widerspruch und mithin die Beschwerde schon deshalb erfolglos bleiben muss. Denn eine absolute Waren-
/Dienstleistungsunähnlichkeit kann selbst bei Identität der Zeichen nicht durch
eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen
werden (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR
Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford
Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2014, 488
Rn. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan;
GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).
Ob bzw. in welchem Grad darüber hinaus eine Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren und den weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus
den Klassen 38, 41 und 42 besteht, muss nicht abschließend beurteilt werden.
Denn vorliegend ist selbst im Bereich der festgestellten Warenidentität eine
markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen.
2. Die Widerspruchsmarke verfügt nur über geringe Kennzeichnungskraft.
Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ist im
markenrechtlichen Widerspruchsverfahren unabdingbare Voraussetzung und
Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 1995, 50
Rn. 16 – Indorektal/Indohexal). Im vorliegenden Streitfall ist die Frage, ob der
Widerspruchsmarke nur verringerte oder doch zumindest durchschnittliche
Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, auch entscheidungsrelevant.
a) Die ältere Marke ist originär schutzunfähig. Eine normale Kennzeichnungskraft kommt nur Marken zu, die uneingeschränkt geeignet sind, zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen ihres Inhabers zu dienen (EuGH GRUR
Int. 1999, 734 - Lloyd). „Oxford“ ist eine große englische Universitätsstadt und
als solche auch dem normal informierten deutschen Durchschnittsverbraucher
bekannt; nach London ist Oxford die Stadt mit den meisten Verlagshäusern in
England, worauf im Erinnerungsbeschluss bereits zutreffend hingewiesen
wurde. Als geografische Angabe bzw. auch mögliche Inhalts- und Themenangabe ist „Oxford“ in Bezug auf die Widerspruchswaren von Haus aus schutzunfähig (vgl. BPatG, Beschluss vom 26.03.2014, 26 W (pat) 556/11 - Oxford;
BPatG, Beschluss vom 12.08.2009, 29 W (pat) 69/07 - Oxford Club).
Soweit die Widersprechende ursprünglich vorgetragen hatte (Bl. 269 d. VA.),
das HABM habe mehrfach bezüglich der Widerspruchsmarke wie auch der
weiteren Gemeinschaftswortmarken „Oxford“
- CTM 3424851 und CTM
4467131 - eine originäre Unterscheidungskraft, Kennzeichnungskraft und Eintragungsfähigkeit bestätigt, so widerspricht dies der Registerlage. Denn die Widerspruchsmarke wie auch die anderen genannten Gemeinschaftsmarken sind
laut Registerauszug (nur) infolge von Benutzung erlangter Unterscheidungskraft
im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GMV in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen worden (siehe Angabe im Register bei „erlangte Unterscheidungskraft: ja“).
Eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft bedeutet, dass das
Zeichen ursprünglich keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweist, die maßgeblichen Verkehrskreise es jedoch infolge ihrer Benutzung im Markt dafür erkennen, dass die in
der Gemeinschaftsmarkenanmeldung genannten Waren und Dienstleistungen
von einem bestimmten Unternehmen stammen.
b) Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen zwar regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2016, 197
Rn. 29 - Bounty; GRUR 2007, 780 Rn. 35 - Pralinenform I; GRUR 2007, 1066
Rn. 34 - Kinderzeit; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 279); der originär
beschreibende Sinngehalt ist hier nämlich durch die nachgewiesene Durchsetzung gerade überwunden. Gleichwohl können verkehrsdurchgesetzte Zeichen
dann über eine Kennzeichnungsschwäche verfügen, wenn hierfür besondere
tatsächliche Umstände vorliegen (BGH MarkenR 2004, 31- Kinder I). Solche
tatsächlichen Umstände sind aus Sicht des Senats gegeben.
Der Umstand, dass im nationalen Markenregister wie auch im Gemeinschaftsmarkenregister zahlreiche weitere Drittmarken mit dem Bestandteil „Oxford“ -
Mehrwortmarken und Wort-/Bildmarken - auf dem Warengebiet der Klasse 16
eingetragen sind, führt allerdings nicht zu einer verminderten Kennzeichnungskraft, weil über deren Benutzungslage nichts bekannt ist.
Jedoch sind Anhaltspunkte dafür, dass die Widersprechende bei Anmeldung ihrer Marke dem HABM hinreichende Nachweise dafür vorgelegt hatte, dass die
Marke in sämtlichen Mitgliedstaaten - für die zudem teilweise weiten Warenbegriffe - Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GMV
erlangt hatte, weder vorgetragen worden noch ansonsten ersichtlich. Im Gegenteil lässt der Vortrag der Widersprechenden, das HABM habe mehrfach die
originäre Unterscheidungskraft bestätigt, eher entsprechende Zweifel aufkommen. Ob und welche Verkehrsdurchsetzungsunterlagen bzw. Beweise vorgelegt wurden, auf deren Grundlage - gegebenenfalls im Wege der Extrapolation
breiter gefasste - Schlussfolgerungen auch für die deutsche Marktsituation gezogen wurden oder werden konnten, bleibt offen. Kann aber dem Vortrag der
hiesigen Beschwerdeführerin nicht entnommen werden, aufgrund welcher Umstände die Eintragung erfolgt ist, erscheint die (Regel-)Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft nicht sachgerecht.
c) Die Beschwerdeführerin hat Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass sich die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung bis zu
einer durchschnittlichen erhöht oder darüber hinaus sogar erheblich gesteigert
hätte, nicht bzw. nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Solche Tatsachen sind
auch nicht gerichtsbekannt.
Für die Feststellung der Erhöhung der Kennzeichnungskraft und eines entsprechend gesteigerten Schutzumfangs einer Marke sind alle relevanten Umstände
des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Das betrifft zunächst die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob
sie beschreibende Elemente in Bezug auf die eingetragenen Waren und
Dienstleistungen aufweist. Des Weiteren sind insbesondere der von der Marke
gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 155 m. w. N.).
Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke ist die
jeweilige Benutzungslage zu berücksichtigen; diese ist durch präsente, glaubhafte Mittel zu belegen, sofern sie im Einzelfall nicht gerichtsbekannt ist (BGH
GRUR 2006, 859 Rn. 33 - Malteserkreuz I; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O.,
unterliegt die Benutzungslage dem Beibringungsgrundsatz, wie dies bei der
Beurteilung der Benutzungslage im Falle der Einrede(n) des § 43 Abs. 1 MarkenG der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2010, 859 Rn. 15 - Malteserkreuz III). Der
diesbezügliche Sachvortrag und die hierfür eingereichten Unterlagen der Widersprechenden und Beschwerdeführerin müssen insoweit nicht nur eine Zuordnung zum jeweils maßgebenden Benutzungsgebiet ermöglichen, sondern
auch zu konkreten Waren und Dienstleistungen, da sämtliche Feststellungen
zur Bekanntheit einer Widerspruchsmarke in den beteiligten Verkehrskreisen im
Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen sind (BGH GRUR
2013, 833 Rn. 38 - Culinaria/Villa Culinaria; vgl. hierzu zuletzt auch eingehende
Ausführungen in BPatG, Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12).
Der Senat geht bei der Beurteilung der Erhöhung der Kennzeichnungskraft
nicht vom Gemeinschaftsgebiet als maßgeblichem Benutzungsgebiet aus (anders noch BPatG, Beschluss vom 29 W (pat) 556/12; a. A. wohl auch
24 W (pat) 540/12, den dortigen Ausführungen ist zu entnehmen, dass es auf
das Gemeinschaftsgebiet ankommen solle). Bei Gemeinschaftsmarken ist vielmehr auf ihre Bekanntheit im Kollisionsgebiet, mithin auf Deutschland abzustellen, d. h. eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nur berücksichtigt werden, wenn diese auch in Deutschland vorliegt. Denn eine Steigerung der Kennzeichnungskraft erfolgt durch eine intensive Benutzung und eine dadurch entstandene erhöhte Verkehrsgeltung in den beteiligten Verkehrskreisen, beteiligte
Verkehrskreise in diesem Sinne sind aber diejenigen im Gebiet der Markenkollision. Aus der Entscheidung des EuGH in Sachen „be impulsive/Impulse“ vom
3. September 2015 (EuGH GRUR 2015, 1002) dürfte zwar zu folgern sein, dass
im Gebiet der Markenkollision für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft die
erhöhte Verkehrsgeltung in einem „wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil“ der
beteiligten Verkehrskreise genügt und mithin die Verwechslungsgefahr im relevanten Territorium (nur) in Bezug auf einen wirtschaftlich nicht unerheblichen
Teil der beteiligten Verkehrskreise vorliegen muss.
Eine intensive Benutzung und erhöhte Bekanntheit ausschließlich im EU-Ausland genügt indessen nicht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9
Rn. 166; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 29 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).
Nach den vorgenannten Grundsätzen kann im vorliegenden Fall von einer infolge Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
nicht ausgegangen werden.
Zwar ist dem Senat die Universität von Oxford sowie das Wörterbuch „Oxford
English Dictionary“ bekannt. Jedoch liegen dem Senat keine eigenen Erkenntnisse über Tatsachen wie Werbeaufwendungen, Marktanteile, Umfragen beim
Publikum oder in den Fachverkehrskreisen etc. dahingehend vor, dass die Widerspruchsmarke „Oxford“ (in Alleinstellung) als solche, d. h. als betrieblicher
Herkunftshinweis über eine erhöhte Bekanntheit in Deutschland verfügt. Selbst
eine sehr lange Präsenz im Markt reicht als Beleg alleine – anders als die Beschwerdeführerin offenbar meint – für eine erhöhte Verkehrsbekanntheit nicht
aus. Eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann
vorliegend daher nicht als gerichtsbekannt berücksichtigt werden.
Auch der Sachvortrag der Widersprechenden und die von ihr vorgelegten Unterlagen genügen nicht, um eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen. Ungeachtet der Frage, ob überhaupt eine markenmäßige bzw. funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgt ist,
vermögen die eingereichten Unterlagen und Erklärungen jedenfalls keine Steigerung der Kennzeichnungskraft in Deutschland - auch nicht in einem wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise - zu belegen.
Die von der Widersprechenden eingereichte Erklärung ihrer juristischen Konzernleiterin Joanne Carol Marks vom 7. Juli 2010 (Bl. 299-314 d. VA.) ist als
Glaubhaftmachungsmittel nicht geeignet; weder handelt es sich um eine schriftliche „Zeugenaussage“ im Sinne von § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 377 Abs. 3
S. 1 ZPO noch um eine eidesstattliche Versicherung. Die Erklärung bezieht sich
nicht auf das vorliegende Verfahren vor dem Bundespatentgericht, sondern ist
in einem völlig anderen Kontext, nämlich in einem Verfahren der Beschwerdeführerin gegen die Firma O… Ltd.
im
Juli 2010 abgegeben
worden.
Unabhängig von ihrem Beweiswert als – bestrittener Parteivortrag – lässt die
Stellungnahme eine Zuordnung der dort genannten Zahlen zum maßgeblichen
Kollisionsgebiet und auch zu den konkreten Waren nicht zu. Sowohl die Umsatzangaben wie auch die Verkaufs- und Marketingkosten beziehen sich auf die
Markenzeichen „Oxford“ und „Oxford University Press“, betreffen neben Waren
auch Verlagsdienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke gar keinen
Schutz beansprucht und nennen zudem nur weltweite Zahlen und die für Großbritannien. Anders als die Beschwerdeführerin meint (Bl. 26 d. A.), können die
angegebenen Umsatz- und Werbeangaben auch nicht der Marke „Oxford“ allein
zugerechnet werden, da „die Benutzung des Zeichens ‚Oxford University Press‘
den kennzeichnenden Charakter der Marke [Oxford] nicht [verändere]“. Es geht
nicht um die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
„Oxford“ durch „Oxford University Press“, sondern darum, welche Umsätze bzw.
Werbeaufwendungen jeweils auf die mit der entsprechenden Marke gekennzeichneten Waren entfallen.
Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung und
dadurch eingetretene erhöhte Verkehrsgeltung ist für den hier maßgeblichen
inländischen Verkehr oder Teile dieser Verkehrskreise nach dem Vorgesagten
nicht festzustellen.
Die Widerspruchsmarke ist kennzeichnungsschwach; ihr kann daher nur ein
verminderter Schutzumfang zugebilligt werden. Zutreffend weist die Beschwerdeführerin auf die Bindungswirkung der Eintragung der Widerspruchsmarke in
das Gemeinschaftsmarkenregister hin. Diese Bindungswirkung hat aber nur zur
Folge, dass der Widerspruchsmarke nicht jeglicher Schutz versagt werden darf;
die Kennzeichnungskraft und daher der Schutzumfang der älteren Marke kann
aber - wie vorliegend - entsprechend eingeschränkt werden.
3. Angesprochen sind hier neben den Fachkreisen im Wesentlichen das breite
Publikum, so dass von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.
4. Bei dieser Ausgangslage ist der Grad der Markenähnlichkeit zwischen der
Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke trotz der Übernahme des
Wortbestandteils „Oxford“ in die angegriffene Marke und der daraus resultierenden gewissen Annäherung der Marken zu gering, um eine markenrechtlich
relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.
a) Soweit die Beschwerdeführerin meint, zwischen den Vergleichsmarken liege
sogar Zeichenidentität vor (Bl. 28 d. A.), dürfte dies auf ihre interessenbedingt
eingeschränkte Sichtweise zurückzuführen sein. Dem ist unter Berücksichtigung der langjährigen höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. EuGH, Urt. v.
20.03.2003 – C-291/00 – Arthur/ Arthur et Felicie) nicht zu folgen.
b) Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/
Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13
– Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal). Abzustellen ist dabei auf
die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine
Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen
Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 2014, 459 Rn. 42 – CLORALEX;
GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura
Natur hat immer Stil]; GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60 – [Carbonell/La Espaňola];
BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrüder). Das schließt nicht aus,
dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke
für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise
hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005,
1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-
GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im
Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die
Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2015, 114
Rn. 23 - Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR
2014, 382 Rn. 25 - REAL-Chips; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139,
340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393 Rn. 21 - HEITEC).
Die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich durch den zusätzlichen Wortbestandteil „Club“ am Ende der jüngeren Marke in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht wegen der verschiedenen Wortlänge sowie der
Abweichungen in der Silbenzahl, Vokalfolge und dem Sprech- und Betonungsrhythmus ausreichend deutlich voneinander. In begrifflicher Hinsicht führt der
weitere Bestandteil „Club“ weg von der Widerspruchsmarke.
Dem Wortbestandteil „Oxford“ kommt in der angegriffenen Marke keine prägende, allein kollisionsbegründende Stellung zu. Zwar handelt es sich bei dem
Wortbestandteil „Club“ im Sinne von „Klub, Verein“ in der jüngeren Marke für
die hier relevanten Waren und Dienstleistungen um eine beschreibende Angabe (weitere Bedeutungen wie „(Golf)Schläger“ oder „Diskothek“ sind fernliegend); dies gilt aber gleichermaßen für das Markenwort „Oxford“ (vgl. BPatG,
Beschluss vom 26.03.2014, 26 W (pat) 556/11 – Oxford). Sind die Markenbestandteile demnach aber hinsichtlich ihrer Kennzeichnungskraft gleich zu beurteilen – unabhängig davon, ob gleich stark oder gleich schwach – so vermag
keiner von diesen den Gesamteindruck der jüngeren Marke zu prägen. Dies gilt
umso mehr, als sich die Wörter begrifflich aufeinander beziehen und die jüngere
Marke eine gesamtbegriffliche Aussage vermittelt. Der angesprochene Verkehr
hat daher keine Veranlassung, sich ausschließlich an der Angabe „Oxford“ zu
orientieren und das Wort „Club“ zu vernachlässigen.
Stehen sich daher „Oxford“ und „Oxford Club“ gegenüber, wird der angesprochene Verkehr diese weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich füreinander
halten. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu bejahen.
c) Schließlich liegen durchgreifende Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG nicht vor.
Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke
übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke
aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende
Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit
der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest
aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH
GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 -
OFFROAD).
Eine Serienmarkenverwechslung scheidet vorliegend aus. Diese Art der mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt die Benutzung mehrerer verschiedener Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil zum Zeitpunkt der Anmeldung
der jüngeren Marke voraus (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte
Finanziaria/HABM
[BAINBRIDGE]; GRUR 2013, 1239 Rn. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion). Die Widersprechende hat aber nichts Hinreichendes
dazu vorgetragen, dass sie über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit
einem Stammbestandteil „Oxford“ - der trotz der Kennzeichnungsschwäche
Hinweischarakter auf sie besitze - verfügt, in die sich die jüngere Marke einfügen würde.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Markenusurpation durch
Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung in die
jüngere Marke kann ebenfalls nicht bejaht werden. Eine solche Fallgestaltung
liegt vor, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte
Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem
bekannten und zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende
Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten
Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder
Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke
mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne
von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die
fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
Zwar wird die ältere Marke „Oxford“ in die jüngere Marke übernommen. Dort
kommt ihr aber keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Nach der Rechtsprechung des BGH kann zwar auch ein unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftiger Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine selbständig
kennzeichnende Stellung haben (BGH GRUR 2008, 258 Rn. 35 – INTER-
CONNECT/T-InterConnect). Allein der Umstand, dass beide Bestandteile der
zusammengesetzten jüngeren Marke den Gesamteindruck der Marke gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der
Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt aber noch nicht zur Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung
(vgl. Büscher
in
Büscher/Dittmer/Schiwy a. a. O. § 14 MarkenG Rn. 420); es reicht auch nicht
aus, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 - MIXI). Es müssen vielmehr besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig
kennzeichnend anzusehen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 - Culinaria/ Villa
Culinaria). Anhaltspunkte hierfür können darin bestehen, dass der älteren
Marke lediglich die bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der
jüngeren Marke oder eine andere bekannte Marke des Inhabers der jüngeren
Marke hinzugefügt wird. Solche besonderen Umstände sind im Streitfall nicht
erkennbar.
Dem übernommenen Wort „Oxford“ ist in der jüngeren Marke kein Firmenbestandteil hinzugefügt worden, denn bei der Angabe „Club“ handelt es sich erkennbar nicht um einen solchen. Ferner ist „Club“ kein bekanntes Zeichen der
Inhaberin der jüngeren Marke. Auch ansonsten sind keine Umstände ersichtlich, die die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „Oxford“
rechtfertigen. Das angesprochene Publikum nimmt diesen in der angegriffenen
Marke enthaltenen Bestandteil auch deshalb nicht als eigenständig kennzeichnend wahr, weil sich das jüngere Zeichen zu einer einheitlichen Aussage verbindet, wobei das Wort „Oxford“ dort auf einen beschreibenden Sinngehalt als
geografische Angabe zurückgeführt wird.
Besondere das Verkehrsverständnis beeinflussende Kennzeichnungsgewohnheiten in dem hier betroffenen Warengebiet, die für eine selbständig kennzeichnende Stellung des kennzeichnungsschwachen Bestandteils sprechen könnten
(wie z. B. bei BPatG, Beschluss vom 13.09.2012, 27 W (pat) 123/11 – rebels
Club/Rebel
im Unterhaltungsbereich; Beschluss
vom
17.02.2009,
27 W (pat) 51/09 – Eden Club/Eden im Bekleidungsbereich; beide mit übernommenen durchschnittlich kennzeichnungskräftigen älteren Marken), sind im hiesigen Streitfall weder vorgetragen worden noch erkennbar.
Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist ebenfalls zu verneinen, weil
die jüngere Marke keinen Unternehmenshinweis bzw. kein Unternehmensschlagwort der Widersprechenden übernommen hat. Die Beschwerdeführerin
vermochte nämlich nicht ausreichend zu belegen, dass die Angabe „Oxford“
aus ihrer Firmenbezeichnung „Oxford University Press“ als Firmenschlagwort
mit Hinweischarakter auf die Widersprechende aufgefasst wird.
Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt nach alledem nicht
vor.
B) Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht
veranlasst, § 71 MarkenG.
C) Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG
zuzulassen. Die Frage, ob auch bei einer Gemeinschaftsmarke, die im Wege
der erlangten Unterscheidungskraft in das Gemeinschaftsregister - ohne dass
über die Eintragungsumstände etwas bekannt ist - eingetragen wurde, in der
Regel von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen ist, ist - soweit
ersichtlich - höchstrichterlich nicht entschieden und von grundsätzlicher Bedeutung. Zudem wird die Frage des maßgeblichen Gebiets bei der Prüfung der
Steigerung der Kennzeichnungskraft einer Gemeinschaftsmarke, aus der Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke in das nationale Markenregister
erhoben wird, von den Senaten des Bundespatentgerichts wohl unterschiedlich
gesehen (vgl. 24 W (pat) 540/12); zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erscheint daher die Zulassung der Rechtsbeschwerde gerechtfertigt. Zudem sind die Auswirkungen der EuGH-Entscheidung zur Rechtssache
C-125/14 auf diese Frage von grundsätzlicher Bedeutung.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.
Dr. Mittenberger-Huber
Akintche
Dr. von Hartz
Hu