BPatG Beschluss vom 06.05.2020 – 35 W (pat) 7/19

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 7/19 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In Sachen

ECLI:DE:BPatG:2020:060520B35Wpat7.19.0

betreffend das Gebrauchsmuster …

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 6. Mai 2020 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter

Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss

der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 24. Juli 2019 dahingehend abgeändert, dass

die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 5.583,94 Euro festgesetzt werden.

Dieser Betrag ist ab dem 27. Juli 2018 mit 5 Prozentpunkten

über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin.

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin (im Folgenden Antragsgegnerin) war

Inhaberin des am 20. Dezember 2007 eingetragenen Gebrauchsmusters

…

mit

der

Bezeichnung

„…“

(i.F. Streitgebrauchsmuster).

Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin (i.F. Antragstellerin) hat am 8. Januar 2009 Löschungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster gestellt. Mit dem am

10. November 2015 verkündeten Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das

Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht, nämlich soweit es über den Gegenstand

nach dem Hilfsantrag I der Antragsgegnerin gemäß Schriftsatz vom 11. September 2015 hinausgeht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Die

Verfahrenskosten wurden der Antragstellerin und der Antragsgegnerin jeweils zur

Hälfte auferlegt.

Gegen diesen ihr am 16. Dezember 2015 zugestellten Beschluss hat die Antragstellerin am 18. Januar 2016 Beschwerde eingelegt, mit der sie die vollständige Löschung des Gebrauchsmusters begehrte.

Das Gebrauchsmuster ist am 30. September 2017 durch Zeitablauf erloschen.

Daraufhin haben die Beteiligten das Beschwerdeverfahren mit Schriftsätzen vom

6. Dezember 2016 bzw. 11. Januar 2018 übereinstimmend in der Hauptsache für

erledigt erklärt.

Mit

vom …

(…)

hat

der

Senat

beschlossen,

dass die Antragsgegnerin die Kosten des erstinstanzlichen Löschungsverfahrens

und des Beschwerdeverfahrens trägt. Dieser Beschluss wurde am 27. Juli 2018

rechtskräftig.

Am 17. Dezember 2018 beantragte die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und

Markenamt, die erstattungsfähigen Kosten festzusetzen und die Verzinsung auszusprechen. In ihrem Antrag geht sie von einem Gegenstandswert in Höhe von

250.000 Euro aus.

Sie macht folgende Kosten geltend:

DPMA

Amtsgebühr

Löschungsverfahren

300,00 Euro

(Nr. 323 100)

2,5 Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300

5.632,50 Euro

RVG

BPatG

Amtsgebühr Beschwerde (Nr. 401 100)

1,3 Verfahrensgebühr gemäß Nr. 3100

500,00 Euro

2.928,90 Euro

VV RVG

Sonstiges

Kosten für Recherchen zum SdT

Kosten für Gutachten zum geschützten

Gegenstand

2.820,00 Euro

3.000,00 Euro

Auslagen gemäß Nr. 7001, 7002

20,00 Euro

VV RVG

Hinsichtlich der Recherche legte die Antragstellerin drei Rechnungen vor. Eine

Rechnung vom 25. August 2013 über 1.200 Euro netto (brutto 1.428 Euro), eine

Rechnung vom 23. September 2013 über 520 Euro netto (brutto 618,80 Euro) und

eine Rechnung vom 21. Oktober 2014 über 1.100 Euro netto (brutto 1.309,00 Euro).

Da die Antragsgegnerin im Laufe des Löschungsverfahrens den geschützten Gegenstand mehrfach eingeschränkt habe, seien entsprechende zusätzliche Recherchen erforderlich gewesen. Auch sei es notwendig gewesen, ein Sachgutachten

eines technischen Experten auf dem besagten Gebiet heranzuziehen, da mit den

Anspruchsänderungen auf dem einschlägigen technischen Gebiet unbekannte Begrifflichkeiten des geschützten Gegenstands geklärt bzw. als unzulässig dargelegt

werden mussten. Hierzu hat die Antragstellerin eine Rechnung der F…

vom 11. November 2014 über 3.000,- Euro (netto) vorgelegt.

Am 21. Dezember 2018 macht sie ergänzend noch Reisekosten in Höhe von

1.878,94 Euro geltend.

Mit

weiterem

vom

8. Mai

(…)

hat

der

Senat den Gegenstandswert für das Löschungs- und das Löschungsbeschwerdeverfahren auf 100.000,- Euro festgesetzt. Die Beteiligten seien gemäß den Niederschriften in den erstinstanzlichen mündlichen Verhandlungen vor der Gebrauchsmusterabteilung am 8. Dezember 2010 und 12. Juni 2013 jeweils übereinstimmend

von einem Gegenstandswert in Höhe von 100.000 Euro ausgegangen. Liege eine

übereinstimmende Angabe des Gegenstandswerts seitens der Beteiligten vor, sei

bei einer deutlichen Abweichung eines später beantragten Gegenstandswerts eine

substantiierte Darlegung erforderlich, warum eine solche Abweichung geboten sein

solle. Dies habe die Antragstellerin, die den Gegenstandswert auf 250.000 Euro

festgesetzt haben wolle, nicht vermocht.

Mit Beschluss vom 24. Juli 2019 setzte die Gebrauchsmusterabteilung die durch die

Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 13.148,94 Euro

fest, zu verzinsen ab dem 27. Juli 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz.

Ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 250.000 Euro wurden folgenden Kosten festgesetzt:

Gebührentatbestand

Verfahrensgebühr

RVG VVNr. Satz

Betrag

2,5

5.130,00 Euro

Pauschale

für

Post

und

20,00 Euro

Telekommunikationsdienstleistungen

Recherchekosten

Kosten für Gutachten

Reisekosten Partei

Löschungsgebühr

Gesamtkosten

2.820,00 Euro

3.000,00 Euro

1.878,94 Euro

300.00 Euro

13.148,94 Euro

Statt der beantragten Verfahrensgebühr in Höhe von 5.632,50 Euro hat die Gebrauchsmusterabteilung 5.130,00 Euro angesetzt, da der Löschungsantrag vor dem

1. August 2013 gestellt worden ist und damit nicht der „Tabellenwert der 24. Auflage“, sondern der der vormals gültigen Auflage zu verwenden sei. Im Übrigen wurden die Kosten für das Löschungsverfahren vor dem DPMA antragsgemäß gewährt,

da die Antragsgegnerin dem Antrag nicht widersprochen habe.

Gegen den ihr am 30. Juli 2019 zugestellten Beschluss hat die Antragsgegnerin am

7. August 2019 Beschwerde eingelegt. Sie hält den Streitwert mit 250.000 Euro für

falsch angesetzt und bittet ihn gemäß dem Beschluss des Bundespatentgerichts

vom 8. Mai 2019 zu reduzieren. Außerdem seien die Kosten für die Recherche und

Auswertung zu hoch.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten

auf 5.583,94 Euro festzusetzen und den zu erstattenden Betrag ab

27. Juli 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Die Antragstellerin teilt am 30. Dezember 2019 mit, dass der Begründung im Kostenfestsetzungsantrag, eingereicht am 17. Dezember 2018, zur Zweckmäßigkeit

der durchgeführten Recherchen und Gutachten nichts hinzuzufügen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des

§ 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte

Beschwerde der Antragsgegnerin hat im beantragten Umfang Erfolg.

Der Senat hat mit dem seit dem 27. Juli 2018 rechtskräftigen Beschluss vom

… die Kosten des erstinstanzlichen Löschungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragstellerin erwachsenen

Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte

notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 62 Abs. 2 PatG).

Streitig unter den Beteiligten ist zum einen, ob anstelle des der Kostenberechnung

im angefochtenen Beschluss zu Grunde gelegten Gegenstandswerts i.H.v.

250.000 Euro ein Wert i.H.v. 100.000 Euro anzusetzen gewesen wäre, so dass die

zu erstattende 2,5-fache Verfahrensgebühr lediglich 3.385,00 Euro beträgt. Zudem

greift die Beschwerdegegnerin auch die Festsetzung der Recherchekosten und die

Kosten der Auswertung, gemeint sind damit die Kosten des Gutachtens, an. Die

weiteren im Kostenfestsetzungsbeschluss festgesetzten Kosten sowie die Verzinsung sind nicht angegriffen.

Der Senat kann den angefochtenen Beschluss in vollem Umfang überprüfen, da die

Kostenfestsetzung keine Ermessensentscheidung darstellt. Insbesondere gilt dies

auch für den der Kostenfestsetzung zugrunde gelegten Gegenstandswert, auch

wenn dieser bei der Kostenfestsetzung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren

nicht durch Beschluss festgesetzt wird, sondern lediglich eine Berechnungsgröße

darstellt.

Vorliegend hätte die Gebrauchsmusterabteilung der Kostenberechnung einen Gegenstandswert in Höhe von 100.000 Euro zugrunde legen müssen.

Der Senat ist insoweit an seinen Beschluss vom 8. Mai 2019 gebunden, mit dem er

den Gegenstandswert für das Löschungs- und das Löschungsbeschwerdeverfahren einheitlich auf 100.000 Euro festgesetzt hat. Aber auch im Übrigen hat der Senat

keinen Anlass, von dieser Festsetzung abzuweichen. Wie bereits im Beschluss vom

8. Mai 2019 ausgeführt, haben die Beteiligten mehrfach den Gegenstandswert übereinstimmend mit 100.000 Euro angegeben. Plausible Gründe, weshalb nachträglich

der Gegenstandswert um mehr als das doppelte erhöht sein soll, hat die Antragstellerin nicht genannt.

Auch soweit die Recherchekosten angegriffen sind, hat die Beschwerde Erfolg.

Recherchekosten sind erstattungsfähig, wenn sie von jedem vernünftigen Durchschnittsbeteiligten im Zeitpunkt ihrer Einleitung bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände auch durchgeführt worden wären, insbesondere, wenn Grund für die

Annahme besteht, auf die Ermittlung weiteren Stands der Technik angewiesen zu

sein (Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdnr. 194). Die Recherche

muss kostenschonend durchgeführt werden. Anwaltliche Leistungen im Zusammenhang mit einer Recherche können durch die Verfahrensgebühr abgegolten sein

(Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdnr. 194).

Hinsichtlich der Recherchekosten hat die Antragstellerin lediglich drei Rechnungen

vorgelegt und keine konkreten Umstände dafür genannt, wie die Höhe des jeweiligen Rechnungsbetrags zustande kam. Eine Rechnung ist vom 25. August 2013

über 1.200 Euro netto (brutto 1.428 Euro), eine Rechnung vom 23. September 2013

über 520 Euro netto (brutto 618,80 Euro) und eine Rechnung vom 21. Oktober 2014

über 1.100 Euro netto (brutto 1.309,00 Euro). Es sind weder die Stunden genannt,

die jeweils auf die Recherche verwendet wurden, noch sind aus der Begründung

des Kostenfestsetzungsantrags die konkreten Umstände ersichtlich, die eine Beurteilung der Notwendigkeit der jeweiligen Recherche und die Höhe der erforderlichen

Kosten zulassen. Die Notwendigkeit der geltend gemachten Recherchekosten von

insgesamt 2.820,00 Euro ist nicht dargetan, so dass diese Kosten nicht zu berücksichtigen sind.

Entsprechendes gilt hinsichtlich der geltend gemachten Kosten des Gutachtens zu

dem durch das Streitgebrauchsmuster geschützten Gegenstand in Höhe von

3.000 Euro. Derartige Gutachten sind nur im Ausnahmefall erstattungsfähig

(Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdnr. 192). Vorliegend ist nicht

ersichtlich, weshalb ein Expertengutachten über einzelne Begriffe erforderlich

gewesen war und wieso die Beurteilung des Gebrauchsmusters mit den jeweiligen

Ansprüchen nicht durch den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin im

Rahmen seiner patentanwaltlichen Tätigkeit erfolgen konnte. Dies gilt umso mehr

als die verwendeten Begriffe im Kontext des Gebrauchsmusters zu interpretieren

sind, wie dies dann auch die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Beschluss ausgeführt hatte.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000 Euro und dem Wegfall der

Recherchekosten und der Kosten für das Gutachten ergibt sich die folgende Kostenberechnung, wobei für die Berechnung der Verfahrensgebühr die bereits von der

Gebrauchsmusterabteilung zutreffend herangezogene bis zum 31. Juli 2013 geltende Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 Satz 3 RVG maßgebend ist, da der Löschungsantrag

bereits im Januar 2009 gestellt wurde.

Gebührentatbestand

Verfahrensgebühr

RVG VVNr. Satz

Betrag

2,5

3.385,00 Euro

Pauschale

für

Post

und

20,00 Euro

Telekommunikationsdienstleistungen

Reisekosten Partei

Löschungsgebühr

Gesamtkosten

1.878,94 Euro

300.00 Euro

5.583,94 Euro

Da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. §§ 104

Abs. 3, 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht angezeigt ist, entscheidet der Senat im schriftlichen Verfahren.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG,

§ 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO die Antragstellerin zu tragen, da die Beschwerde

in vollem Umfang Erfolg hat. Billigkeitsgründe, die eine andere Entscheidung rechtfertigen, sind nicht ersichtlich. Zwar hat sich die Antragsgegnerin vor dem DPMA

zur Kostenfestsetzungsberechnung durch die Antragstellerin nicht geäußert, jedoch

ist dies allein noch kein Grund, von der Kostentragungspflicht für die Antragstellerin

des vorliegenden Beschwerdeverfahrens abzusehen. Eine Pflicht zur Äußerung

besteht nicht. Zudem war auch der Antragstellerin vor dem Erlass des Kostenfestsetzungsbeschlusses klar, dass der von ihr angegebene Gegenstandswert von

250.000 Euro nicht mit dem im Beschluss des BPatG vom 8. Mai 2019 übereinstimmt. Sie hätte daher auch von sich aus auf den festgesetzten Gegenstandswert

hinweisen können.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3.

4.

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fa