Rechtsprechung / BPatG / 2020
BPatG Beschluss vom 28.07.2020 – 8 W (pat) 13/19
8. Senat · ECLI:DE:BPatG:2020:280720B8Wpat13.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
8 W (pat) 13/19 _______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
28. Juli 2020
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 103 27 755
…
ECLI:DE:BPatG:2020:280720B8Wpat13.19.0
hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 28. Juli 2020 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie den Richter Dr.-Ing. Dorfschmidt, die
Richterin Uhlmann und den Richter Dipl.-Ing. Brunn
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
5. Juli 2017 aufgehoben. Die Sache wird zu weiteren Behandlung
an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
G r ü n d e
I.
Auf die am 18. Juni 2003 unter Inanspruchnahme der Prioritäten JP2002-182521
und JP 2003-109792 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
Patentanmeldung ist das Streitpatent DE 103 27 755 mit der Bezeichnung
„Wärmetauscher, umfassend ein Aluminiumrippenmaterial, und Herstellungsverfahren für diesen Wärmetauscher“ erteilt und die Erteilung am 31. Januar 2013
veröffentlicht worden.
Gegen das Patent hat die Beschwerdegegnerin am 29. April 2013 Einspruch
erhoben und beantragt, das Patent im vollen Umfang zu widerrufen.
Die Beschwerdegegnerin hat dabei geltend gemacht, dass das Patent die Erfindung
gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein
Fachmann sie ausführen könne. Auch lägen eine Mehrzahl von unzulässigen
Änderungen gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG vor. Weiterhin seien sämtliche
Ansprüche des Streitpatents nicht patentfähig gemäß § 21 Abs. 1 Nr .1 PatG. Die
Einsprechende verweist dazu auf 18 druckschriftliche Entgegenhaltungen.
Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem in der
Anhörung vom 5. Juli 2017 verkündeten Beschluss das Streitpatent widerrufen, da
der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag über den Inhalt der
Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der sie ursprünglich eingereicht worden
sei. Der gleichlautenden Ansprüche 1 nach Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 seien
nicht zulässig, da durch ihren Gegenstand der Schutzbereich des Patents im Sinn
des § 22 Abs. 1 PatG 2. Alternative, erweitert werde. Die ausgeführten Sachverhalte
zur unzulässigen Erweiterung bzw. zur Unzulässigkeit aufgrund Schutzbereichserweiterung träfen darüber hinaus in gleicher Weise auch für den
nebengeordneten Anspruch 8 des Hauptantrags bzw. den nebengeordneten
Anspruch 8 des Hilfsantrags 1 zu.
Die Patentabteilung 24 hat angesichts dieser Sachlage über die Frage, ob die
Gegenstände der Ansprüche 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 bzw. 2 als
neu und als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten könnten, nicht
entschieden. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass eine
beschränkte Verteidigung des Streitpatents, zu der ja die unzulässige Erweiterung
beseitigt werden müsste, nicht möglich erscheine, ohne dass damit der Sachverhalt
einer Schutzbereichserweiterung geschaffen werde. Gleiches gelte auch über den
von der Einsprechenden vorgebrachten Grund für den Widerruf des Patents
aufgrund mangelnder Ausführbarkeit.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberinnen vom
5. September 2017. Die Patentinhaberinnen haben nur eine einzige
Beschwerdegebühr von 500 € eingezahlt. Diese wurde der
im Rubrum
erstgenannten Beschwerdeführerin zugeordnet und die Patentinhaberin zu 2) im
weiteren Verlauf des Verfahrens als Streitgenossin der Patentinhaberin zu 1) am
Verfahren beteiligt.
Die Patentinhaberin zu 1) und Beschwerdeführerin stellt die Anträge,
den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 24 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Juli 2017 aufzuheben
und das Patent 103 27 755
in der erteilten Fassung
aufrechtzuerhalten,
hilfsweise das Patent 103 27 755 gemäß einem der Hilfsanträge 1
bis 4 eingereicht als Anlage zum Schriftsatz vom 26. Juni 2020
beschränkt aufrechtzuerhalten.
Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 und 12 lauten:
1.
Aluminiumrippenmaterial für Wärmetauscher mit einer Dicke von 80 µm oder
weniger,
das Bestandteil eines Wärmetauschers aus einer Aluminiumlegierung ist,
der durch Hartlöten mittels einer Al- Si-Lotlegierung hergestellt wurde,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Struktur des Rippenmaterials vor dem Hartlöten aus einer Faserstruktur
besteht
und der Kristallkorndurchmesser der Struktur des Rippenmaterials nach dem
Hartlöten 50 bis 250 µm beträgt.
12. Wärmetauscher, enthaltend ein Aluminiumrippenmaterial nach einem der
Ansprüche 1 bis 11, das in einem Hartlötprozess verbunden wurde.
Nachdem die Prüfungsstelle im Prüfbescheid vom 5. April 2006 diverse formale
Mängel der ursprünglichen Anspruchsfassung gerügt hatte, wurden die
Patentansprüche durch die Patentinhaberinnen im Verlauf des Prüfungsverfahrens
völlig umformuliert und auf einen Wärmetauscher und ein Verfahren zum Herstellen
eines Wärmetauschers gerichtet.
Der erteilte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet in gegliederter Fassung:
M1
Wärmetauscher, umfassend
M2.1
ein mittels einer Al-Si-Lotlegierung
M2
hartgelötetes Aluminiumrippenmaterial,
M2.2
welches ein Rippengrundmaterial aus einer Aluminiumlegierung umfasst,
M3A1
wobei das Aluminiumrippenmaterial zuerst heißgewalzt
M3A2
oder zuerst heißgewalzt und direkt anschließend kaltgewalzt wurde,
M4
danach bei Temperaturen von 280°C oder weniger geglüht
M4.1
und anschließend mit einem Abwalzgrad von 5 bis 25% an Enddicke
kaltgewalzt wurde,
M4.2
sodass
der
Kristallkorndurchmesser
der
Struktur
des
Rippengrundmaterials zwischen 50 bis 250 µm liegt
M4.3
und wobei das Aluminiumrippenmaterial eine Dicke von 80 µm oder
weniger aufweist und
M5
das Rippengrundmaterial aus einer Aluminiumlegierung besteht, die die
folgenden Bestandteile in Gew.-% aufweist:
M5.1
0,8 bis 2,0% Mn,
M5.2
0,05 bis 0,8% Fe,
M5.3
1,5% oder weniger Silizium,
M5.4
0,2% oder weniger Kupfer und
M5.5
0,5 bis 4% Zn,
M5.6
Rest Aluminium und Verunreinigungen,
M5.3.1 wobei der Gehalt an Silizium über 0% liegt.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 26. Juni 2020 unterscheidet sich vom
erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das konkretisierte Merkmal
M4.2‘:
M4.2‘
sodass
der
Kristallkorndurchmesser
der
Struktur
des
Rippengrundmaterials nach dem Hartlöten zwischen 50 bis 250 µm
liegt,
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 26. Juni 2020 unterscheidet sich vom
erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das konkretisierte Merkmal
M4.2‘ und das zwischen den Merkmalen M4.2‘ und M4.3 eingefügte Merkmal M4.4:
M4.2‘
sodass
der
Kristallkorndurchmesser
der
Struktur
des
Rippengrundmaterials nach dem Hartlöten zwischen 50 bis 250
µm liegt,
M4.4
wobei die Struktur des Aluminiumrippenmaterials vor dem
Hartlöten aus einer Faserstruktur besteht,
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 bzw. Hilfsantrag 4 vom 26. Juni 2020
entspricht den dem angegriffenen Beschluss zugrunde liegenden Hilfsanträgen 1
und 2 vom 5. Juli 2017 und lautet in gegliederter Fassung (Änderungen gegenüber
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag markiert).
M1
Wärmetauscher, umfassend
M2.1
ein mittels einer Al-Si-Lotlegierung
M2
hartgelötetes Aluminiumrippenmaterial,
M2.2
welches ein Rippengrundmaterial aus einer Aluminiumlegierung umfasst,
M3A1
wobei das Aluminiumrippenmaterial zuerst heißgewalzt
M3A2 wobei das Aluminiumrippenmaterial oder zuerst heißgewalzt und
direkt anschließend kaltgewalzt wurde,
M4
danach bei Temperaturen von 280°C oder weniger geglüht
M4.1
und anschließend mit einem Abwalzgrad von 5 bis 25% an Enddicke
kaltgewalzt wurde,
M4.2‘
sodass
der
Kristallkorndurchmesser
der
Struktur
des
Rippengrundmaterials nach dem Löten zwischen 50 bis 250 µm liegt,
M4.4
wobei die Struktur des Aluminiumrippenmaterials vor dem
Hartlöten aus einer Faserstruktur besteht,
M4.3
und wobei das Aluminiumrippenmaterial eine Dicke von 80 µm oder
weniger aufweist und
M5
das Rippengrundmaterial aus einer Aluminiumlegierung besteht, die die
folgenden Bestandteile in Gew.-% aufweist:
M5.1
0,8 bis 2,0% Mn,
M5.2
0,05 bis 0,8% Fe,
M5.3
1,5% oder weniger Silizium,
M5.4
0,2% oder weniger Kupfer und
M5.5
0,5 bis 4% Zn,
M5.6
Rest Aluminium und Verunreinigungen,
M5.3.1 wobei die der Gehalte an Silizium
M5.4.1
und Kupfer über 0% liegen.
Der erteilte Patentanspruch 8 nach Hauptantrag lautet:
N1
Verfahren
zur
Herstellung
eines Wärmetauschers
mit
Aluminiumrippenmaterial mit den folgenden Schritten:
N2A1
- Bereitstellen einer Aluminium-Legierung für das Rippengrundmaterial
(Kernmaterial) des Aluminiumrippenmaterials
N2A2
oder
Zusammenfügen
einer Aluminium-Legierung
für
das
Rippengrundmaterial (Kernmaterial) und einer Aluminium-Legierung für
das Lotmaterial;
N3A1
- Heißwalzen
N3A2
oder Heißwalzen mit direkt anschließendem Kaltwalzen des
resultierenden Materials oder Verbundmaterials;
N4
- Glühen des resultierenden Materials bei Temperaturen von 280°C oder
weniger und
N4.1
anschließendes Kaltwalzen mit einem Abwalzgrad von 5 bis 25% auf
eine Dicke von 0,08 mm oder weniger,
N4.2
so
dass
der
Kristallkorndurchmesser
der
Struktur
des
Rippengrundmaterials zwischen 50 bis 250 µm liegt;
- Besäumen und Wellen des resultierenden Materials;
wobei das Rippengrundmaterial aus einer Aluminiumlegierung besteht,
welche die folgenden Bestandteile in Gew.-% aufweist:
0,8 bis 2,0% Mn,
0,05 bis 0,8% Fe,
1,5% oder weniger Silizium,
0,2% oder weniger Kupfer und
0,5 bis 4% Zn
und Rest Aluminium und Verunreinigungen,
N6
N5
N5.1
N5.2
N5.3
N5.4
N5.5
N5.6
N5.3.1 wobei der Gehalt an Silizium über 0% liegt;
N7
Herstellen
des Wärmetauschers
durch
Hartlöten
des
Aluminiumrippenmaterials mit einem Rohrmaterial.
Der Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 1 vom 26. Juni 2020 unterscheidet sich vom
erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das konkretisierte Merkmal
N4.2‘:
N4.2‘
so
dass
der
Kristallkorndurchmesser
der
Struktur
des
Rippengrundmaterials nach dem Hartlöten zwischen 50 bis 250 µm
liegt;
Der Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 2 vom 26. Juni 2020 unterscheidet sich vom
erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das konkretisierte Merkmal
M4.2‘ und das anschließend eingefügte Merkmal M4.4:
N4.2‘
so
dass
der
Kristallkorndurchmesser
der
Struktur
des
Rippengrundmaterials nach dem Hartlöten zwischen 50 bis 250 µm
liegt;
N4.4
wobei die Struktur des Aluminiumrippenmaterials vor dem
Hartlöten aus einer Faserstruktur besteht,
Der Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 3 vom 26. Juni 2020 entspricht dem dem
angegriffenen Beschluss zugrundeliegenden Hilfsantrag 1 vom 5. Juli 2017 und
lautet in gegliederter Fassung (Änderungen gegenüber Patentanspruch 8 nach
Hauptantrag markiert).
N1
Verfahren
zur
Herstellung
eines Wärmetauschers
mit
Aluminiumrippenmaterial mit den folgenden Schritten:
N2A1
- Bereitstellen einer Aluminium-Legierung für das Rippengrundmaterial
(Kernmaterial) des Aluminiumrippenmaterials
N2A2
oder
Zusammenfügen
einer Aluminium-Legierung
für
das
Rippengrundmaterial (Kernmaterial) und einer Aluminium-Legierung für
das Lotmaterial;
N3A1
- Heißwalzen
N3A2
- oder Heißwalzen mit direkt anschließendem Kaltwalzen des
resultierenden Materials oder Verbundmaterials;
N4
- Glühen des resultierenden Materials bei Temperaturen von 280°C oder
weniger und
N4.1
N4.3
N4.2‘
anschließendes Kaltwalzen mit einem Abwalzgrad von 5 bis 25%
auf eine Dicke von 0,08 mm oder weniger,
so
dass
der
Kristallkorndurchmesser
der
Struktur
des
Rippengrundmaterials nach dem Löten zwischen 50 bis 250 µm
liegt;
N4.4
wobei die Struktur des Aluminiumrippenmaterials vor dem
Hartlöten aus einer Faserstruktur besteht,
- Besäumen und Wellen des resultierenden Materials;
wobei das Rippengrundmaterial aus einer Aluminiumlegierung besteht,
welche die folgenden Bestandteile in Gew.-% aufweist:
0,8 bis 2,0% Mn,
0,05 bis 0,8% Fe,
1,5% oder weniger Silizium,
0,2% oder weniger Kupfer und
0,5 bis 4% Zn
und Rest Aluminium und Verunreinigungen,
N6
N5
N5.1
N5.2
N5.3
N5.4
N5.5
N5.6
N5.3.1 wobei die der Gehalte an Silizium
N5.4.1
und Kupfer über 0% liegen.
N7
Herstellen
des Wärmetauschers
durch
Hartlöten
des
Aluminiumrippenmaterials mit einem Rohrmaterial.
Der Hilfsantrag 4 vom 26. Juni 2020 entspricht dem Hilfsantrag 2 vom 5. Juli 2017
und unterscheidet sich vom Hilfsantrag 3 lediglich dadurch, dass der unabhängige
Anspruch 8 sowie die darauf rückbezogenen Ansprüche 9 und 10 gestrichen
wurden.
Wegen des Wortlautes der Unteransprüche und der weiteren Einzelheiten wird auf
den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Sie führt zur Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent-
und Markenamt nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.
1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig, insbesondere ist die
Beschwerdegebühr rechtzeitig in voller Höhe eingezahlt. Für die Beschwerden
beider Patentinhaberinnen waren gemäß § 73 Abs. 1 PatG, Nr. 401 100 des
Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz in Verbindung mit Absatz 1 der
Vorbemerkung zum Gebührenverzeichnis zwei Gebühren in Höhe von jeweils
500 €, einzuzahlen. Eingezahlt wurde aber nur eine Beschwerdegebühr, ohne dass
diese unmittelbar einer Beschwerdeführerin zugeordnet werden konnte. Daher war
die Einzahlung
bei
verständiger Auslegung
der
Interessen
der
Beschwerdeführerinnen rechtserhaltend dahingehend auszulegen, dass sie der im
Rubrum des angefochtenen Beschlusses an erster Stelle genannten
Beschwerdeführerin in voller Höhe zuzuordnen ist (BGH GRUR 2017, 1286-1288
– Mehrschichtlager), während die Beschwerde der Patentinhaberin zu 2) gemäß § 6
Abs. 2 PatKostG wegen nicht rechtzeitiger Zahlung als nicht erhoben gilt. Sie ist als
notwendige Streitgenossin der Patentinhaberin zu 1) am Verfahren beteiligt.
2. Das Streitpatent betrifft gemäß der Patentschrift einen Wärmetauscher,
umfassend ein Aluminiumrippenmaterial mit einer Dicke von 80 µm oder weniger,
der durch Hartlöten des Aluminiumrippenmaterials mittels einer Al-Si-Legierung als
Lotmaterial hergestellt wurde, sowie dessen Herstellungsverfahren unter
Verwendung des Rippenmaterials.
Aus dem Stand der Technik ist nach Angaben des Streitpatents unter anderem
bekannt, das Hartlöten durch bessere Formbarkeit des Rippenmaterials in eine
wellenförmige
Rippe
zu
verbessern,
indem
die
Struktur
des
Aluminiumrippenmaterials vor dem Löten faserig ausgebildet wird. Dadurch werde
jedoch die Löt-Verbindungsrate herabgesetzt, da der Kristallkorndurchmesser nach
dem
Löten
anwachse
und
ein Ausbeulen
auftrete, wenn
der
Kristallkorndurchmesser zu gering sei.
Weiter sei bekannt, die Dicke des Wärmetauschermaterials, z.B. bei dem
Rippenmaterial und der Fluidleitung zu
reduzieren. Wenn
jedoch das
Rippenmaterial, auf dem das Lotmaterial aufplattiert ist, reduziert werde, werde
auch die Menge des zur Lötstelle hinfließenden Lotmaterials reduziert, was zu einer
Verknappung führe. Es könne auch zu einem Schmelzüberschuss des Lotmaterials
an der Verbindungsstelle kommen. Es sei bekannt, dass bei Rippenmaterialien, bei
denen das Lotmaterial aufplattiert ist, das geschmolzene Lot in die Korngrenzen
eindringen könne, wobei der Gesamtbereich in der Richtung der Blechdicke
betroffen sei. Dadurch könnten die anodischen (weniger edlen) Komponenten bis
an die Korngrenzen vordringen, wodurch eine interkristalline Korrosion auftrete,
wodurch Festigkeit des Wärmetauscherkerns herabgesetzt werde. Bei der
Verwendung von blankem Rippenmaterial, bei dem das Lotmaterial nicht aufplattiert
ist, durchdringe das Lot auf der Röhrchenseite, die mit dem Rippenmaterial
verbunden ist, bis in die Lotzone zwischen dem Röhrchen und der Rippe das
Material, wodurch ebenfalls eine interkristalline Korrosion begünstigt werde.
Als Aufgabe ist in Absatz [0014] und [0015] des Streitpatents angegeben, als
Ergebnis von
intensiven Studien über die Beziehungen zwischen der
Verbindungsfähigkeit zweier Stoffe beim Löten und dem Korrosionswiderstand,
insbesondere der interkristallinen Korrosion und den Legierungsbestandteilen,
sowie der internen Struktur und den strukturellen Gesetzmäßigkeiten, ein
Aluminiumrippenmaterial zu entwickeln, das die eingangs genannten Probleme bei
gleichzeitig reduzierter Dicke des Aluminiumrippenmaterials in der Anwendung auf
Wärmetauschern
lösen kann und das der Nachfrage nach weiteren
Verbesserungen (Gewichtsreduzierungen, Festigkeiten, Verformbarkeiten) genügt.
Auf Grundlage dessen soll ein Wärmetauscher entwickelt werden, der ein
Aluminiumrippenmaterial mit verbesserten Verbindungseigenschaften umfasst, das
an
einem
Rohrmaterial mit
einem
verbesserten
interkristallinen
Korrosionswiderstand befestigt wird, so dass ein Wärmetauscher mit überlegenen
Eigenschaften erhalten wird.
Als Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Fertigungstechnik
anzusehen, der aufgrund seiner Ausbildung und mehrjährigen Berufserfahrung mit
der Fertigung und der Entwicklung von Aluminiumwärmetauschern vertraut ist.
3. Einige der Merkmale bedürfen einer Auslegung.
Gegenstand von Anspruch 1 ist ein Wärmetauscher, umfassend ein mittels einer Al-
Si-Lotlegierung hartgelötetes Aluminiumrippenmaterial
(M1, M2.1, M2).
Entsprechend
der
Gesamtoffenbarung
bezeichnet
der
Begriff
„Aluminiumrippenmaterial“ sowohl das
fertig verarbeitete und gelötete
Aluminiummaterial, aus dem der Wärmetauscher besteht (Absatz [0001], [0015]),
als auch das Ausgangsmaterial, welches mittels Hartlöten mit einem Rohrmaterial
zu einem Wärmetauscher verbunden wird (vgl. z.B. Absatz
[0042] der
Streitpatentschrift) und an dem dementsprechend die Verfahrensschritte des
Walzens, Glühens und Kaltwalzens (Merkmale M3A1, M3A2, M4, M4.1) schon
vollzogen wurden, was auch an der Formulierung der Behandlungsschritte im
Präteritum („..kaltgewalzt wurde..“) erkennbar ist (vgl. Absätze [0014] bis [0017] und
[0042] der Patentschrift).
Nach Merkmal M2.2
umfasst
das
„Aluminiumrippenmaterial“
ein
„Rippengrundmaterial“ aus einer Aluminiumlegierung (M2.2). Mit dem Begriff
„Rippengrundmaterial“ wird
in der Gesamtoffenbarung einerseits das
Ausgangsmaterial für die Herstellung des Rippenmaterials bezeichnet. Dabei
werden die Begriffe „Rippengrundmaterial“, „Kernmaterial“ bzw. „Rippenmaterial“
wiederholt synonym verwendet (vgl. z.B. Absatz [0038]). Die Verwendung der
alternativen Begriffe „Kernmaterial“, „Rippenmaterial“ und „Rippengrundmaterial“
beruht auf den beiden offenbarten, alternativen Herstellverfahren (vgl. Anspruch 8,
N2A1 und N2A2), wonach einerseits ein blankes Rippenmaterial als
Aluminiumrippenmaterial mit einem Rohr zusammengefügt wird, das an seiner
Außenseite mit einer Aluminium-Silizium-Legierung als Lot versehen ist (Absatz
[0037]), andererseits ein lötbares Rippenmaterial bereitgestellt wird, bei dem ein
Kernmaterial (Synonym für Rippengrundmaterial - vgl. Absatz [0019]) aus einer
Aluminiumlegierung mit einer anderen Aluminiumlegierung als Lot zusammengefügt
und plattiert wird (Absätze [0038] bis [0041].
In der Gesamtoffenbarung des Streitpatents werden andererseits
für das
Aluminiummaterial des Wärmetauschers nach dem Hartlöten durchgehend
ebenfalls die Begriffe „Rippengrundmaterial“, „Kernmaterial“ bzw. „Rippenmaterial“
verwendet (vgl. z.B. Absätze [0017], [0042], [0047], [0056] usw.). Daher wird im
Streitpatent bei der Bezeichnung des Aluminiummaterials nicht auf die Situation vor
bzw. nach dem Hartlöten unterschieden. Der Auffassung der Patentabteilung (vgl.
Beschluss S. 8, 1. Absatz]), der Begriff „Rippengrundmaterial“ kennzeichne
eindeutig ein Ausgangsmaterial vor dem Hartlöten, tritt der Senat, insbesondere
angesichts der Offenbarung in Absatz [0042], daher nicht bei.
Die Merkmale M3A1, M3A2, M4 und M4.1 beschreiben die Arbeitsschritte, denen
das Aluminiumrippengrundmaterial hier als Ausgangsmaterial unterworfen wurde,
bevor es mit dem jeweiligen Rohr bzw. den Rohren, die nicht Gegenstand des
Anspruchs 1 sind, mittels Hartlöten verbunden wurde.
Die Beschwerdegegnerin vertritt wie die Patentabteilung die Auffassung, dass durch
die Einleitung des Merkmals M4.2 „so dass der Kristallkorndurchmesser der Struktur
des Rippengrundmaterials
zwischen
bis
µm
liegt“,
der
Kristallkorndurchmesser gemäß Merkmal M4.2 eine kausale Folge der
voranstehenden Verfahrensschritte Heiß- oder Heiß- und Kaltwalzen, dann Glühen,
dann kaltes Abwalzen gemäß den Merkmalen M3A1 oder M3A2 sowie M4 und M4.1
darstellt. Daher sei das Merkmal M4.2 dahingehend zu verstehen, dass das
Merkmal M4.2 auf den Zustand des Rippenmaterials vor dem Hartlöten gerichtet ist.
Diese Auffassung ist bei der nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(BGH GRUR 2915, 868-874, Rdnr. 25 - Polymerschaum II) vor der Prüfung einer
unzulässigen Erweiterung vorzunehmenden Bestimmung des Patentgegenstands
im Lichte der Gesamtoffenbarung nicht zutreffend. Die Merkmale M3A1 oder M3A2
sowie M4 und M4.1 sind auf die Bearbeitung eines „Aluminiumrippenmaterials“
gerichtet, das Merkmal M4.2 auf die Eigenschaften des „Rippengrundmaterials“.
Entsprechend
den
vorherigen Ausführungen
ist
aus
dem Begriff
„Rippengrundmaterial“ nicht eindeutig zu schließen, ob mit Merkmal M4.2 der
Zustand des Rippengrundmaterials vor oder nach dem Hartlöten gemeint sein soll.
Die Formulierung „sodass“ beschreibt zwar einen kausalen Zusammenhang mit den
vorstehenden Merkmalen, aber schon nach dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht
zwingend einen unmittelbaren monokausalen Zusammenhang. Der nunmehr
verfolgte Anspruch 1 ist nicht wie der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 auf ein
Aluminiumrippenmaterial für Wärmetauscher, sondern auf einen hartgelöteten
Wärmetauscher gerichtet.
In der Gesamtoffenbarung des Streitpatents bzw. den ursprünglich eingereichten
Unterlagen
wird
der
Kristallkorndurchmesser
der
Struktur
des
Rippengrundmaterials
entsprechend Merkmal M4.2
ausschließlich
im
Zusammenhang mit dem Zustand des Rippenmaterials nach dem Hartlöten
beschrieben (vgl. u.a. Absätze [0017], [0020], [0042]). In Absatz [0042] wird darüber
hinaus auch eindeutig beschrieben, dass gemäß der Erfindung eine Korrelation
zwischen der strukturellen Eigenschaft des Kristallkorndurchmessers der Struktur
des Rippengrundmaterials nach dem Löten und der Steuerung der
Herstellungsbedingungen bei den Produktionsschritten des Rippenmaterials
entsprechend den Merkmalen M3A1 bis M4.1 vor dem Löten besteht.
Da sich dem Patentanspruch 1 aufgrund des „Rippengrundmaterials“ in M4.2 und
des beanspruchten, hartgelöteten Wärmetauschers auch keine hinreichend
deutlichen Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass mit dem Merkmal 4.2
tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung
abweicht, kommt eine Auslegung des Patentanspruchs 1 nicht in Betracht, die zur
Folge
hätte,
dass
keines
der
in
der Patentschrift
geschilderten
Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde (BGH a. a. O.
„Polymerschaum“ II, Rn. 26).
Daher ist M4.2 dahingehend auszulegen, dass dort der Kristallkorndurchmesser der
Struktur des Rippengrundmaterials im Zusammenhang mit dem Zustand des
Rippenmaterials nach dem Hartlöten beschrieben wird, ohne dass die
„Formulierung „nach dem Hartlöten“ explizit aufgeführt ist.
Mit Merkmal M4.3 wird die Dicke des Aluminiumrippenmaterials des fertigen
Wärmetauschers beansprucht (vgl. Absatz [0017], Pkt. 1).
Die Merkmalsgruppe M5 beschreibt die chemische Zusammensetzung der
Aluminiumlegierung, die sowohl im Ausgangsmaterial („Rippengrundmaterial“,
„Rippenmaterial“ und
„Kernmaterial“) als auch
im Kernbereich des
Aluminiumrippenmaterials außerhalb der „Lösungszone“ nach dem Hartlöten
vorliegt.
Mit Merkmal M4.4 nach Hilfsantrag 2 wird eine Eigenschaft des
Aluminiumrippenmaterials oder Rippen- bzw. Rippengrundmaterials beschrieben,
die dieses nach den Arbeitsschritten gemäß den Merkmalen M3A1, M3A2, M4 und
M4.1, aber vor dem Hartlöten aufweist. Mit der Faserstruktur des
Ausgangsmaterials wird entsprechend Absatz
[0019] und
[0020] die
Verbindungsrate der Rippen nach dem Löten sehr wesentlich begünstigt.
4. Der
erteilte Patentanspruch
nach Hauptantrag
ist
gemäß
§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG unzulässig erweitert, da sein Gegenstand über den Inhalt
der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht
worden ist.
a)
Die Patentabteilung hat in Übereinstimmung mit den Ausführungen der
Beschwerdegegnerin in ihrem Beschluss die Auffassung vertreten, das Fehlen des
Teilmerkmals „nach dem Hartlöten“ i.V.m. der Formulierung von Merkmal M4.2
habe eine unzulässige Erweiterung zur Folge, die sogar dazu führe, dass der
Patentanspruch eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche
Anmeldung, d.h. dass das Patent etwas schütze, das gegenüber dem ursprünglich
Offenbarten ein Aliud darstellt.
b) Weiterhin führe auch das Fehlen des ursprünglich offenbarten Merkmals, dass
„die Struktur des Rippenmaterials vor dem Hartlöten aus einer Faserstruktur
besteht“ zu einer weiteren unzulässigen Erweiterung des Gegenstandes nach
Anspruch 1.
c) Darüber hinaus sei ursprünglich offenbart (u. a. Anspruch 5 sowie Seite 5,
4. Absatz der ursprünglichen Beschreibung, entsprechend Absatz [0012] der OS),
dass „die Gehalte an Silizium und Kupfer über 0 % liegen.“ Der geltende Anspruch 1
weise gemäß Merkmal M5.3.1 lediglich auf, dass „der Gehalt an Silizium über 0%
liegt.“ Folglich liege hinsichtlich des Merkmals M5.4 eine unzulässige Erweiterung
vor, da ursprünglich der Gehalt an Kupfer auf über 0 % beschränkt sei, was aus der
erteilten Fassung nicht hervorgehe.
d) Weiterhin sei in den ursprünglichen Unterlagen (Seite 15 vorletzte Zeile bis
Seite 16 Zeile 3, entsprechend Absatz [0037] der OS) ein Kaltwalzen entsprechend
Merkmal M4.1 nur in Zusammenhang mit den Merkmalen M3A2 (Alternative 2) und
M4 offenbart. Folglich ergebe sich durch das Merkmal M3A1 eine unzulässige
Erweiterung.
Diese Auffassung der Patentabteilung hinsichtlich der Unzulässigkeit der erteilten
Anspruchsfassung ist nur in Teilen zutreffend:
zu a) Wie schon zur Auslegung ausgeführt wurde, ist M4.2 dahingehend
auszulegen, dass dort der Kristallkorndurchmesser der Struktur des
Rippengrundmaterials im Zusammenhang mit dem Zustand des Rippenmaterials
nach dem Hartlöten beschrieben wird, ohne dass die „Formulierung „nach dem
Hartlöten“ explizit aufgeführt ist. Der Gesamtoffenbarung des Streitpatents ist
nirgends zu entnehmen, dass mit Merkmal M4.2 eine Gefügeeigenschaft des
„Rippengrundmaterials“ vor dem Löten gemeint sein könnte. Es wird in den
ursprünglichen Unterlagen sogar explizit klargestellt, dass es beim Lötprozess zu
Gefügeveränderungen kommt (Absatz [0006] und [0020]), und dementsprechend
der Kristallkorndurchmesser vor und nach dem Hartlöten unterschiedlich sein muss.
Weiterhin wird in der Gesamtoffenbarung unmissverständlich klargestellt, dass
durch
die Steuerung
der Produktionsschritte
zur Herstellung
des
Rippengrundmaterials (Glühen und Walzen) sichergestellt werden soll, dass der
Kristallkorndurchmesser der Struktur des Rippengrundmaterials nach dem Löten
zwischen 50 bis 250 µm liegt (Absatz [0047]).
Damit führt die Formulierung des Merkmals M4.2 ohne den Zusatz „nach dem
Hartlöten“ nicht zu einer unzulässigen Erweiterung des Anmeldegegenstands.
Aus den genannten Gründen gilt dies gleichermaßen für das analoge Merkmal N4.2
des Patentanspruchs 8 nach Hauptantrag.
zu b) Das Fehlen des ursprünglich beanspruchten Merkmals, dass „die Struktur
des Rippenmaterials vor dem Hartlöten aus einer Faserstruktur besteht“, führt
jedoch zu einer unzulässigen Erweiterung des Anmeldegegenstands.
Das Merkmal der Faserstruktur des Rippenmaterials vor dem Hartlöten, das auch
Bestandteil des ursprünglichen Anspruchs 1 war, wird in den ursprünglichen
Unterlagen durchgehend als wichtig bzw. zwingend beschrieben (Absätze [0014],
[0015], [0037] der Offenlegungsschrift). Daher fehlt in den ursprünglichen
Unterlagen
jegliche Offenbarung eines Herstellverfahrens bzw. eines
Wärmetauschers, der aus einem Aluminiumrippenmaterial mit einer beliebigen
Gefügestruktur hergestellt
sein
könnte. Da die Gefügestruktur des
Aluminiumrippenmaterials vor dem Hartlöten im Anspruch 1 nach Hauptantrag in
keiner Weise beschränkt wird und der Anspruch 1 somit
jegliches
Aluminiummaterial umfasst, welches die Zusammensetzung entsprechend der
Merkmalsgruppe 5 aufweist, ist der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1
gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.
Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, das Merkmal der Faserstruktur des
Rippenmaterials vor dem Hartlöten sei am hartgelöteten Wärmetauscher nicht mehr
identifizierbar. Daher sei es auf Veranlassung der Prüfungsstelle im Rahmen einer
Anhörung nicht in den Anspruch 1 aufgenommen, da nach Auffassung der
Prüfungsstelle die Faserstruktur durch den Lötprozess zerstört oder zumindest
verändert werde.
Der Prüfungsstelle bzw. der Patentinhaberin ist insoweit zuzustimmen, dass am
hartgelöteten Wärmetauscher die Faserstruktur nicht mehr unverändert vorliegt.
Das bedeutet aber nicht, dass am hartgelöteten Wärmetauscher nicht mehr
feststellbar ist, in welcher Struktur das Ausgangsmaterial vor dem Hartlöten
vorgelegen hat. In Absatz [0019] der Streitpatentpatentschrift wird ausgeführt, dass
eine Abweichung in der Form während der Wellung und eine Abweichung in der
Höhe der Rippenkämme durch den Innenaufbau (interne Struktur) einer faserigen
Rippengrundstruktur des Aluminiummaterials vermindert und die Abweichungen in
den Festigkeitswerten ebenfalls reduziert wird, wodurch die Verbindungsrate
(Anzahl der Verbindungspunkte) angehoben wird. Zumindest die Veränderung der
Festigkeitswerte des Aluminiummaterials durch den Einsatz eines faserigen
Ausgangsmaterials
ist demnach am hartgelöteten Wärmetauscher noch
feststellbar. Da der Gesamtoffenbarung des Streitpatents ein hartgelöteter
Wärmetauscher, dessen Aluminiumrippenmaterial vor dem Hartlöten keine
Faserstruktur ausweist, nicht entnehmbar ist, ist der Gegenstand des geltenden
Anspruchs 1 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig geändert.
zu c) Gegenstand des ursprünglich eingereichten Anspruchs 5 war ein
Aluminiumrippenmaterial, bei dem „die Gehalte an Silizium und Kupfer über 0%
liegen“. Gleichlautend ist auch die Offenbarung der ursprünglichen Beschreibung in
Absatz [0012]. In der weiteren Beschreibung wird hingegen nur ausgeführt, dass
der Kupfergehalt des Aluminiumrippenmaterials 0,3% oder weniger betragen soll
(z.B. Absätze [0023] und [0029]). Dagegen wird jedoch in der Tabelle 1 mit der
Kombination A sowie in der Tabelle 5 mit der Kombination 2A jeweils eine
Ausgestaltung der Zusammensetzung des Kernmaterials offenbart (Absätze [0038]
und [0039]), bei der der Cu-Gehalt 0,00 % beträgt.
Damit führt die Formulierung des Merkmals M5.3.1, wobei nur der Gehalt an
Silizium über 0% liegt, im Gegensatz zur Auffassung der Patentabteilung nicht zu
einer unzulässigen Erweiterung des Anmeldegegenstands.
zu d) Mit der Merkmalskombination M3A1 i.V.m. M4 und M4.1 wird der
Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber der ursprünglichen
Offenbarung unzulässig erweitert.
Der Gesamtoffenbarung
ist nicht zu entnehmen, dass das beanspruchte
Aluminiumrippenmaterial entsprechend dem Merkmal M3A1 nur heißgewalzt wird
und anschließend entsprechend den Merkmalen M4 geglüht und M4.1
abschließend mit einem Abwalzgrad von 5 bis 25% an Enddicke kaltgewalzt wird.
Absatz
[0032] der Offenlegungsschrift
ist zwar zu entnehmen, dass ein
Aluminiumrippenmaterial einem Heißwalzen, einer Zwischenerwärmung (Glühen)
und einem Kaltwalzen unterzogen wird. Ein Kaltwalzen an Enddicke mit einem
Abwalzgrad von 5 bis 25% wird jedoch ausschließlich in Absatz [0037] der
Offenlegungsschrift bei einem Verfahren entsprechend der Merkmalsvariante M3A2
beschrieben, bei der ein Walzrohling nach einer Homogenisierung bei
Temperaturen von 300 bis 500°C heißgewalzt, anschließend mit einem Abwalzgrad
von 90% oder mehr kaltgewalzt wird (M3A1), bei Temperaturen von 280°C oder
weniger geglüht (M4) und anschließend nochmals mit einem Abwalzgrad von 5 bis
25% kaltgewalzt wird (M4.1). Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag mit dem Merkmal M3A1 in Kombination mit den Merkmalen M4 und
M4.1 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.
5.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG
ebenfalls unzulässig erweitert, da sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung
in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 26. Juni 2020 unterscheidet sich vom
erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das konkretisierte Merkmal
M4.2‘, „sodass der Kristallkorndurchmesser der Struktur des Rippengrundmaterials
nach dem Hartlöten zwischen 50 bis 250 µm liegt;“. Damit enthält der
Patentanspruch 1 einerseits immer noch das Merkmal M3A1. Weiterhin fehlt im
Patentanspruch 1 das Merkmal, wonach die Struktur des Aluminiumrippenmaterials
vor dem Hartlöten aus einer Faserstruktur besteht. Entsprechend den
Ausführungen zum Hauptantrag in Abschnitt 4 (Pkt. b) und d)) ist der Gegenstand
des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung
unzulässig erweitert. Das Gleiche gilt analog zu den vorherigen Ausführungen für
den nebengeordneten Patentanspruch 8 nach Hilfsantrag 1.
4.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG
ebenfalls unzulässig erweitert, da sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung
in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 26. Juni 2020 unterscheidet sich vom
erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das konkretisierte Merkmal
M4.2‘, „sodass der Kristallkorndurchmesser der Struktur des Rippengrundmaterials
nach dem Hartlöten zwischen 50 bis 250 µm liegt;“ und das zusätzliche M4.4 „wobei
die Struktur des Aluminiumrippenmaterials vor dem Hartlöten aus einer
Faserstruktur besteht,“.
Damit enthält der Patentanspruch 1 immer noch das Merkmal M3A1. Entsprechend
den Ausführungen zum Hauptantrag in Abschnitt 24(Pkt. d)) ist der Gegenstand des
Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung
unzulässig erweitert. Das Gleiche gilt analog zu den vorherigen Ausführungen für
den nebengeordneten Patentanspruchs 8 nach Hilfsantrag 2.
5.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG
zulässig, da sein Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung
hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist und durch seinen
Gegenstand der Schutzbereich des Patents auch nicht entgegen § 22 Abs. 1 PatG
erweitert wird.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 vom 26. Juni 2020 unterscheidet sich vom
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch die Streichung des alternativen
Merkmals M3A1,
das
konkretisierte Merkmal M4.2‘,
„sodass
der
Kristallkorndurchmesser der Struktur des Rippengrundmaterials nach dem
Hartlöten zwischen 50 bis 250 µm liegt;“ und die zusätzlichen Merkmale M4.4
„wobei die Struktur des Aluminiumrippenmaterials vor dem Hartlöten aus einer
Faserstruktur besteht,“ und M5.4.1, wonach der Gehalt von Kupfer über 0% liegt.
5.1 Entsprechend den Ausführungen zum Hauptantrag in Abschnitt 4 (Pkt. d)) ist
der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 damit gegenüber der
ursprünglichen Offenbarung nicht mehr unzulässig erweitert. Durch die Ergänzung
des Anspruchs 1 durch das Merkmal M4.4 ist der Mangel des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag
bezüglich
des Fehlens
des Merkmals, wonach
das
Aluminiumrippenmaterial vor dem Hartlöten aus einer Faserstruktur besteht,
behoben. Durch die ersatzlose Streichung des Merkmals M3A1 ist die nicht
offenbarte, alternative Ausgestaltung entsprechend der Merkmalskombination
M3A1 + M4 + M4.1 nicht mehr Gegenstand des Anspruchs 1.
Das Gleiche gilt analog zu den vorherigen Ausführungen für den nebengeordneten
Patentanspruchs 8 nach Hilfsantrag 3.
5.2 Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 führt auch
nicht zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des Patents im Sinn
des § 22 Abs. 1 PatG, da die Patentansprüche 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 durch die
vier Änderungen bzw. Präzisierungen gegenüber den Patentansprüchen 1 und 8
der Streitpatentschrift, die den Patentansprüchen 1 und 8 nach Hauptantrag
entsprechen, zulässig beschränkt werden.
a)
Da entsprechend der Auslegung entgegen der Auffassung der
Patentabteilung die Merkmale M4.2 und N4.2 der Patentansprüche 1 und 8 nach
Hauptantrag den Kristallkorndurchmesser der Struktur des Rippengrundmaterials
nach dem Hartlöten beschreiben, sind die konkretisierten Merkmale M4.2.` und
N4.2.‘ der Patentansprüche 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 als inhaltsgleich zu den
Merkmalen M4.2 und N4.2 anzusehen, so dass keine Schutzbereichserweiterung
vorliegt.
b)
Mit den zusätzlichen Merkmalen M4.4 und N4.4 wird der Gegenstand der
Patentansprüche 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 gegenüber dem Anspruch 1 nach
Hauptantrag zulässig beschränkt. Während der Gegenstand der Patentansprüche
1 und 8 nach Hauptantrag jeweils ein beliebiges Aluminiummaterial umfasst,
welches die chemische Zusammensetzung entsprechend der Merkmalsgruppe M5
bzw. N5 aufweist, wird der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 8 nach
Hilfsantrag 3 nun dahingehend beschränkt, dass die Struktur des
Aluminiumrippenmaterials vor dem Hartlöten aus einer Faserstruktur besteht. Daher
liegt eine reine Beschränkung des Schutzbereichs der Patentansprüche 1 und 8
nach Hilfsantrag 3 gegenüber den erteilten Patentansprüchen 1 und 8 nach
Hauptantrag vor.
c)
Gleiches gilt für die Beschränkung der Patentansprüche 1 und 8 nach
Hilfsantrag 3 durch die Merkmale M5.4.1 bzw. N5.4.1. Die Patentansprüche 1 und
8 nach Hauptantrag umfassen durch die Merkmale M5.4.1 bzw. N5.4.1 alle
Aluminiumlegierungen mit einem Kupfergehalt von 0% bis 0,2%.
In den
Patentansprüchen 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 wird dieser Bereich zulässig auf
größer 0% bis 0,2% beschränkt. Da dieser nun beanspruchte Bereich schon von
dem breiteren Bereich entsprechend dem Hauptantrag mitumfasst wird, liegt eine
reine Beschränkung des Schutzbereichs der Patentansprüche 1 und 8 nach
Hilfsantrag 3 gegenüber den Patentansprüchen 1 und 8 nach Hauptantrag vor.
d)
Durch die Streichung der Merkmale M3A1 bzw. N3A1 wird in den
Patentansprüchen 1 und 8 nach Hilfsantrag 3 jeweils auf die erste der beiden in den
Patentansprüchen 1 und 8 nach Hauptantrag alternativ beanspruchten
Verfahrensvarianten (M3A1 + M4 + M4.1 bzw. N3A1 + N4 + N4.1) verzichtet. Durch
den Wegfall einer der beiden ursprünglich beanspruchten Varianten liegt ebenfalls
nur eine reine Beschränkung des Schutzbereichs der Patentansprüche 1 und 8
nach Hilfsantrag 3 gegenüber den Patentansprüchen 1 und 8 nach Hauptantrag vor.
6.
Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende hat neben der unzulässigen
Erweiterung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG und der Schutzbereichserweiterung
gemäß § 22 Abs 1 PatG geltend gemacht, dass die Lehre des Streitpatents die
Erfindung gemäß § 21 Abs 1 Nr 2 PatG nicht so deutlich und vollständig offenbare,
dass ein Fachmann sie ausführen könne. Darüber hinaus hat sie noch den
Einspruchsgrund gemäß § 21 Abs 1 Nr 1 PatG geltend gemacht, und dazu
ausgeführt, dass sämtliche Ansprüche des Streitpatents nicht patentfähig seien,
wozu sie druckschriftlich bekannten Stand der Technik anführt. Die
Beschwerdeführerin und Patentinhaberin hat beiden Widerrufsgründen
widersprochen.
Der Zwischenbescheid der Patentabteilung vom 18. Mai 2017 enthält lediglich die
Feststellung, dass nach Ansicht der Patentabteilung die Druckschrift D11 bzw. D12
als besonders relevanter Stand der Technik anzusehen sei, ohne weiter
auszuführen, worin diese Relevanz zu sehen ist. Darüber hinaus hat die
Patentabteilung – aus ihrer Sicht folgerichtig – nicht weiter zu den Widerrufsgründen
der Ausführbarkeit und der Patentfähigkeit Stellung genommen.
Daher sieht Senat davon ab, in der Sache selbst zu entscheiden und verweist die
Sache nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG an das Patentamt zur weiteren Behandlung
zurück, da die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts in der
Sache - hier der Patentfähigkeit und der Ausführbarkeit des Gegenstands des
aktuellen Hilfsantrags 3 gemäß § 21 Abs.1 Nr 1 und 2 PatG - noch nicht entschieden
hat.
7.
Die von der Beschwerdeführerin in der Eingabe vom 23. November 2017
beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nicht anzuordnen. Sie hat
ihren Antrag wie folgt begründet:
In dem Beschluss werde behauptet, der Schutzbereich des Anspruch 1 des
Hauptantrages sei auf ein Aliud gerichtet. Dies werde seitens der Patentabteilung
damit begründet, dass sich die Merkmale zu dem Kristallkorndurchmesser im
erteilten Anspruch und damit auch kausale Zusammenhänge auf ein Material vor
dem Hartlöten bezögen. Die Patentabteilung stütze sich dabei im Kern auf die irrige
Annahme, dass der Begriff "Rippengrundmaterial" das Ausgangsmaterial für die
Herstellung des „Aluminiumrippenmaterials" ist. Richtig sei jedoch, dass das
Rippengrundmaterial lediglich ein anderer Ausdruck für Kernmaterial vor und nach
dem Hartlöten ist. Bezüglich der Zurückweisung der Hilfsanträge sei die irrige
Annahme der Patentabteilung ausschlaggebend, der Gegenstand des Anspruch 1
des Hauptantrages stelle ein Aliud dar.. Damit sei auch für diese Entscheidung die
falsche Interpretation des Begriffs "Rippengrundmaterial" ursächlich verantwortlich.
Die essentielle Wichtigkeit dieses Begriffs für die Auffassung der Patentabteilung
sei zu keinem Zeitpunkt
im Einspruchsverfahren angesprochen worden.
Insbesondere
habe
die Patentabteilung
diese Thematik
nicht
im
Einspruchsverfahren als Begründung für ihren Standpunkt vorgebracht. Hätte sie
dies getan, hätte die Patentinhaberin auf das Missverständnis hinweisen und damit
möglicherweise die Fehlannahme seitens des Amtes richtigstellen können.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann aus Billigkeitsgründen gemäß § 80
Abs. 3 PatG angeordnet werden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem
schwerwiegenden Verfahrensfehler litt oder die Sache anderweitig unsachgemäß
zu Lasten eines Beteiligten behandelt wurde und zudem aus der Sicht des
Beschwerdeführers gerade dieser Verfahrensfehler oder diese unsachgemäße
Behandlung Anlass für die Einlegung der Beschwerde war. Wäre bei verständiger
Würdigung ohne den Fehler keine andere Entscheidung ergangen, fehlt es an der
Ursächlichkeit
zwischen
der
fehlerhaften Sachbehandlung
und
der
Beschwerdeeinlegung und eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt nicht
in Betracht.
Wie sich aus den vorangehenden Ausführungen ergibt, ist die Entscheidung der
Patentabteilung im Ergebnis hinsichtlich des Hauptantrags der Beschwerdeführerin
zutreffend und zwar nicht nur aufgrund der von der Beschwerdeführerin als
überraschend gerügten Auslegung des Begriffs „Rippengrundmaterial“ sondern
auch aus Gründen, die auch schon vor der Beschlussfassung thematisiert und für
die Beschwerdeführerin daher nicht überraschend waren. Daher ist nicht davon
auszugehen, dass die hinsichtlich des Hauptantrags erfolglose Beschwerde auch
bei rechtzeitigem Hinweis durch die Patentabteilung vermieden worden wäre.
Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt folglich nicht in Betracht.
III.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
2.
3.
4.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim
Bundesgerichtshof
zugelassene
Rechtsanwältin
oder
einen
beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.
Dr. Zehendner
Dr. Dorfschmidt
Uhlmann
Brunn
Richter
Dr. Dorfschmidt ist
wegen Urlaub an
der Unterschrift
gehindert.
Zehendner
prö