BPatG Beschluss vom 26.10.2020 – 26 W (pat) 6/20

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 6/20 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2020:261020B26Wpat6.20.0

betreffend die Marke 30 2015 202 834 – S 122/17 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

26. Oktober 2020 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der

Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der

Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

7. Juni 2019 aufgehoben.

Die angegriffene Marke wird für nichtig erklärt, und das DPMA wird

angewiesen, die angegriffene Marke zu löschen.

Die Wortmarke

G r ü n d e

I.

Pappwatch

ist am 20. März 2015 angemeldet und am 21. Mai 2015 unter der Nummer

30 2015 202 834 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14: Armbanduhren und Uhren; Armbänder für Uhren; Digitale

Uhren; Etuis für Uhren; Juwelier- und Schmuckwaren, Uhren,

Armband-

und

Taschenuhren; Uhren; Uhren mit

Quartzuhrwerken; Uhren und Armbanduhren; Uhren und deren

Teile; Uhren, Armbanduhren und Taschenuhren

im

Allgemeinen;

Klasse 42: Design von Uhren; Entwurf von Uhren; Gestaltung von Uhren.

Am 30. Juni 2017 hat die Beschwerdeführerin die Löschung der angegriffenen

Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt. Im amtlichen Formblatt hat

sie das Feld „Die Marke ist entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden

(§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 MarkenG: Bösgläubigkeit)“ angekreuzt. In ihrem Schriftsatz

vom 11. August 2017 zur Antragsbegründung hat sie den Löschungsantrag

ausschließlich auf die Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit und der

Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG gestützt. Zur

Begründung hat sie ausgeführt, der Bestandteil „Papp“ sei ein deutsches Kurzwort

für Papiererzeugnisse, das meist in Wortkombinationen verwendet werde, denen

Material und Art des Produktes entnommen werden könnten, wie bei „Pappbecher“

und „Pappkarton“. Das englische Wort „watch“ werde mit „Uhr, Taschenuhr,

Armbanduhr“ übersetzt und sei im Inland allgemeinverständlich. Die sprachüblich

gebildete Wortverbindung „Pappwatch“ werde daher als glatt beschreibender

Hinweis auf Uhren verstanden, die zumindest teilweise aus Pappe oder Papier

bestünden. Damit sei die Marke auch geeignet, den Verbraucher zu täuschen. Denn

der Markeninhaber vertreibe unter der

Internet-Domain

„www.i….com“

Uhren, deren Gehäuse aus T… bestehe, einem Vliesstoff aus Polyethylen hoher

Dichte mit einem papierartigen Charakter, so dass für den Verbraucher, der wasser-

und reißfesten Karten im Sport oder Tourismus begegne, nicht erkennbar sei, dass

es sich um Kunststoff handele. Beschreibend sei die Marke auch für die

Dienstleistungen der Klasse 42, da sie sich ausschließlich mit Uhren beschäftigten.

Der Antragsgegner, an den der Löschungsantrag als Übergabeeinschreiben am

5. Juli 2017 abgesandt worden ist, hat diesem am 11. Juli 2017 widersprochen mit

der Begründung, die Marke verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft

gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dem Bestandteil „Papp“ komme keine klare

Bedeutung zu, weil es für einen dicken Mehlbrei, eine klebrige Masse oder Kleister

stehen oder in der umgangssprachlichen Redewendung „nicht mehr papp sagen

können“ im Sinne von „sehr satt sein“ verstanden werden könne. „Papp“ sei nicht

die Kurzform für „Pappe“. Uhren könnten nicht aus Pappe hergestellt werden. Das

Uhrwerk oder die Elektronik müssten aus technischen Gründen aus anderen

Materialien bestehen. Die angegriffene Marke sei nicht mit den Begriffen

„Pappbecher“ oder „Pappkarton“ vergleichbar, weil sie eine ungewöhnliche,

neuartige Kombination aus einem deutschen und einem englischen Wort darstelle,

die lexikalisch nicht nachweisbar sei und keine verständliche Sachaussage über die

geschützten Waren und Dienstleistungen vermittle. An einem solchen originellen,

fantasievollen Kunstwort bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Die Streitmarke

habe die Prüfung der Schutzfähigkeit beim EUIPO bereits durchlaufen und sei in

den USA und China bereits registriert.

Mit Beschluss vom 7. Juni 2019 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den

Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwar sei der

Löschungsantrag nur auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützt worden. Die

nachträgliche Erweiterung in der Antragsbegründung vom 11. August 2017 um die

Tatbestände des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG sei jedoch zulässig, weil sie analog

§ 263 ZPO sachdienlich sei und der Antragsgegner ihr durch seine Stellungnahme

konkludent zugestimmt habe. Die Streitmarke sei weder im Zeitpunkt der

Anmeldung noch im gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt freihaltebedürftig

gewesen, weil sich „Papp“ in Alleinstellung nicht als offizielle oder gebräuchliche

Abkürzung

für

„Pappe“

oder

„Papier“

nachweisen

lasse.

Die

Wortzusammensetzungen „Pappbecher“ und „Pappkarton“ seien nicht vergleichbar,

weil Becher und Kartons im Gegensatz zu Uhren aus Pappe bestehen könnten und

das Markenwort zweisprachig gebildet sei. Die angesprochenen breiten

Verbraucherkreise und der allgemeine Geschäftsverkehr verstünden die

angegriffene Marke nicht im Sinne von „Papp-/Papieruhr“ oder „Uhr aus

Pappe/Papier“, weil sie dieses Material allenfalls für Spielzeuguhren oder Zubehör

wie Uhrenarmbänder erwarteten, für die aber ebenfalls keine Verwendung von

Papier oder Pappe habe festgestellt werden können. Dass die registrierten Waren

aus papier- oder pappeähnlichem Material hergestellt würden und eine

entsprechende Anmutung hätten, erschließe sich dem Verkehr allenfalls in

mehreren gedanklichen Zwischenschritten. Die Streitmarke sei auch nicht

täuschend, weil sie nicht „Uhr aus Pappe/Papier“ bedeute und die angesprochenen

Verkehrskreise eine Herstellung der registrierten Produkte aus Papier oder Pappe

nicht erwarteten. Dass der Antragsgegner diese Waren über die Internetseite

„www.i….com“ vertreibe, sei unerheblich, weil es auf die

tatsächliche

Benutzung der Marke im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht ankomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie wiederholt ihre

Argumentation im patentamtlichen Löschungsverfahren und ist der Ansicht, die

angesprochenen Verkehrskreise seien daran gewöhnt, dass Uhren auch aus

außergewöhnlichen Rohstoffen wie Holz, Gummi, Keramik, Marmor, Kunstharz,

Plastik, Nylon, Silikon oder Textil etc. hergestellt würden, wie die Webseiten von

Amazon, TIMESHOP oder KERBHOLZ (Anlagen 1 bis 3) zeigten. Uhren aus alten

(Spirituosen-)Glasflaschen seien nicht nur als Geschenk sehr beliebt, wie eine

Google-Bildersuche belege (Anlage 4). Auch aus zahlreichen Pressebeiträgen im

Internet (Welt.de vom 8.4.2013, T-Online.de) ergebe sich, dass der Verkehr ein

Bewusstsein für Uhren aus anderen Materialien habe (Anlage 6). Außerdem sei es

technisch möglich und werde aus ökologischen Gründen auch erwartet, Uhren,

insbesondere Armbänder, teilweise auch aus Pappe oder Papier herzustellen.

Bereits am 16. Dezember 2010 seien unter www.foerderland.de die „Paper Watch“

Papieruhr zum Ausmalen aus feuchtigkeitsresistentem papierähnlichen Material

vorgestellt und die zu einem noch früheren Zeitpunkt präsentierte Altanus Papieruhr

erwähnt worden (Anlage 7). Am 19. März 2013 sei unter www.bz.berlin.de unter der

Überschrift „Der Papp-Tick“ darüber berichtet worden, dass das „fette Statussymbol

aus Gold oder Silber am Arm“ „out“ sei und der Markeninhaber Uhren aus spezieller

reißfester und wasserabweisender Pappe mit einem richtigen Uhrwerk entwerfe und

herstelle, mit denen er aber nicht duschen würde (Anlage 6). Verschiedene Modelle

von Kuckucksuhren mit Vogel aus Pappe würden im Internet-Shop der KULT AG

angeboten (Anlage 5). „Google Trends“ zeige, dass schon 2004 das Suchwort

„Papieruhr“ eingegeben worden sei. Die Hochphase dieser Suche sei im Juli 2017

gewesen (Anlage 8). Da das Markenwort sprachüblich wie die vergleichbaren

Komposita „Pappkarton“, „Pappbecher“, „Pappbox“, „Papphocker“, „Pappmöbel“

oder „Pappartikel“ (Anlage 9) gebildet sei, erschließe sich den angesprochenen

Verkehrskreisen sein unmittelbar beschreibender Sinngehalt „Pappuhr“, „Uhr aus

Pappe“ oder „Uhr mit Pappelementen“ ohne wesentliche Zwischenschritte. Auch

beim Wortzeichen „glucowatch“ habe das BPatG ein Freihaltebedürfnis anerkannt

(25 W (pat) 56/12). Die angegriffene Marke sei auch geeignet, den Verbraucher zu

täuschen. Denn dieser gehe davon aus, dass die so gekennzeichneten Uhren

tatsächlich aus Papier oder Pappe hergestellt seien (Anlage 10).

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom

7. Juni 2019 aufzuheben, die angegriffene Marke für nichtig zu

erklären und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke zu

löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 4. Mai 2020 sind die Verfahrensbeteiligten unter

Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 5, Bl. 90 – 110 GA) darauf

hingewiesen worden, dass die Beschwerde Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

1. Der Eintragung der angegriffenen Wortmarke „Pappwatch“ hat bereits zum

Anmeldezeitpunkt am 20. März 2015 in Bezug auf die registrierten Waren und

Dienstleistungen das Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG entgegengestanden

(§ 50 Abs. 1 MarkenG) und dieser

Löschungsgrund besteht auch noch bis zum Entscheidungszeitpunkt fort (§ 50

Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F.).

a) Da der Löschungsantrag am 30. Juni 2017 gestellt und die Streitmarke am

20. März 2015 angemeldet wurden, sind auf das vorliegende Verfahren gemäß

§ 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG die Vorschrift des § 50 Abs. 2 MarkenG sowie gemäß

§ 158 Abs. 7 MarkenG die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 10 in der jeweils bis zum

13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. § 50 Abs. 1 MarkenG ist in seiner

am 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Fassung anwendbar, weil insoweit keine

Übergangsregelung gilt (BGH MarkenR 2020, 350 Rdnr. 24 – Quadratische

Tafelschokoladenverpackung II). Die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54

MarkenG findet in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung Anwendung (Art. 5

Abs. 3 MaMoG).

b) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag, der von jedermann gestellt werden

kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), nach rechtzeitig erhobenem Widerspruch für

nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen

worden ist (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und wenn Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf

Löschung bestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung,

auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts

wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es – gerade in Grenz-

oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden

haben (BGH GRUR 2014, 483 Rdnr. 38 – test m. w. N.). Für die Prüfung der

Schutzhindernisse ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke und das zu

diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (BGH, Beschl. v.

13. September 2018 - I ZB 25/17 Rdnr. 11 – Pippi Langstrumpf II; GRUR 2017, 1262

Rdnr. 13 – Schokoladenstäbchen III; GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten

werden Fakten). Soweit der Löschungsantrag auf Schutzhindernisse nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestützt wird, kommt eine Löschung gemäß § 50 Abs. 2

Satz 2 MarkenG nur in Betracht, wenn der Antrag innerhalb von zehn Jahren seit

dem Tag der Eintragung gestellt worden ist.

c) Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag, der am 8. Juli 2017 als zugestellt

gilt, fristgerecht innerhalb der Zweimonatsfrist mit einem am 11. Juli 2017 beim

DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG).

Der Löschungsantrag ist am 5. Juli 2017 als Übergabeeinschreiben an den

Antragsgegner abgesandt worden. Gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2

Satz 2 VwZG gilt ein mittels Einschreiben übersandtes Dokument am dritten Tag

nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem

späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Danach gilt vorliegend die Zustellung als am

8. Juli 2017 erfolgt.

d) Der am 30. Juni 2017 beim DPMA eingegangene Löschungsantrag ist innerhalb

der seit der Eintragung der angegriffenen Marke am 21. Mai 2015 laufenden

Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

e) Obwohl die Antragstellerin durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes im

amtlichen Formblatt ihren Löschungsantrag nur auf das Schutzhindernis des § 8

Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützt hat, sind auch die in ihrem Schriftsatz vom

11. August 2017

zur

Antragsbegründung

ausschließlich

genannten

Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit und der Täuschungsgefahr gemäß § 8

Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG bei der Prüfung zu berücksichtigen.

aa) Dabei kann dahinstehen, ob der Auffassung des 25. Senats (BPatG GRUR

2019, 838 – Quadratische Schokoladenverpackung

II; GRUR 2017, 275

– Quadratische Schokoladenverpackung

I) zu

folgen

ist, wonach der

Streitgegenstand im Löschungsverfahren durch den Antrag und die Benennung der

angegriffenen Marke als Lebenssachverhalt gebildet werde, was die Überprüfung

unter allen rechtlichen Aspekten eröffne mit Ausnahme der Bösgläubigkeit, die den

Vortrag eines weiteren Lebenssachverhalts erfordere, oder der Ansicht des

Bundesgerichtshofs

(GRUR 2020, 1089 Rdnr. 13

ff. – Quadratische

Tafelschokoladenverpackung II; GRUR 2018, 404 Rdnr. 22 f. u. 26 – Quadratische

Tafelschokoladenverpackung I; GRUR 2016, 500 Rdnr. 9 ff. – Fünf-Streifen-Schuh)

sowie des 28. und 29. Senats des Bundespatentgerichts (28 W (pat) 27/13

– PLOMBIR; 28 W (pat) 42/17 –

; 29 W (pat) 17/18 – BUX BURGER),

wonach jedes einzelne der Schutzhindernisse in §§ 3, 7 und 8 Marken einen

eigenen Streitgegenstand darstelle,

so dass eine Erweiterung des

Löschungsbegehrens entsprechend § 263 ZPO nur dann zulässig sei, wenn der

Markeninhaber einwillige oder das Gericht sie für sachdienlich erachte.

bb) Denn die Erweiterung ist nach beiden Ansichten zulässig.

aaa) Nach der ersten Auffassung reichen allein der Antrag und die Benennung der

angegriffenen Marke als Lebenssachverhalt aus, um über den geltend gemachten

Löschungsgrund der Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F.) hinaus auch

die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG a. F. prüfen zu können.

bbb) Die Voraussetzungen analog § 263 ZPO sind ebenfalls erfüllt. Denn nachdem

die Antragstellerin ihren im amtlichen Formular auf den Löschungsgrund der

Bösgläubigkeit gestützten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 11. August 2017

nur mit den Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG begründet

hat, hat der Antragsgegner dies nicht beanstandet, sondern ist auf die Frage der

Freihaltebedürftigkeit, das wesensähnliche Eintragungshindernis der fehlenden

Unterscheidungskraft sowie auf die behauptete Täuschungsgefahr argumentativ

eingegangen. Damit hat er in die Erweiterung des Löschungsbegehrens konkludent

eingewilligt.

f) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung

ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im

Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,

des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder

der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der

Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das

im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die

Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen

Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer

Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011,

1035 Rdnr. 37 – 1000; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen). Das

Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die fraglichen

Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren

oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden. Vielmehr genügt

es, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH GRUR 2004,

146, 147 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2010, 534, Juris-Tz. 52

– PRANAHAUS). Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es – in

üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich – ein oder

mehrere Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet

(EuGH a. a. O. – DOUBLEMINT).

Für die Beurteilung der Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ist auf

das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen

aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche

Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411

Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 23 - 25

– Bostongurka; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee; BGH a. a. O.

– Stadtwerke Bremen).

g) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die angegriffene Wortmarke

„Pappwatch“ schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 20. März 2015, geeignet

gewesen, die Beschaffenheit der geschützten Waren der Klasse 14 und den

Gegenstand der registrierten Dienstleistungen der Klasse 42 unmittelbar zu

beschreiben.

aa) Die (Armband-)Uhren nebst Zubehör sowie die Juwelier- und Schmuckwaren

der Klasse 14 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl den normal

informierten

und

angemessen

aufmerksamen

und

verständigen

Durchschnittsverbraucher als auch den Uhren-, Juwelier- und Schmuckwarenfachhandel. Von den Designdienstleistungen der Klasse 42 werden in erster

Linie Uhrenhersteller angesprochen.

bb) Die Streitmarke setzt sich aus den Elementen „Papp“ und „watch“ zusammen.

aaa) „Papp“ als Substantiv bedeutet „dicker [Mehl]brei; klebrige Masse, Kleister“

(https://www.duden.de/rechtschreibung/Papp). Als Interjektion im Sinne von „sehr

satt sein“ dient es in der umgangssprachlichen Redewendung „nicht mehr papp

sagen können“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/papp). In den im Duden

aufgeführten Wortkombinationen

„Pappschild, Pappbecher, Pappschachtel,

Pappdeckel, Pappkarton, Pappnase, Pappkasten, Pappkoffer, Pappplakat,

Pappband, Pappkamerad, Pappteller“ weist die Vorsilbe „Papp“ darauf hin, dass der

nachfolgende Gegenstand aus Pappe hergestellt ist. Als „Pappe“ wird „festes,

ziemlich steifes [Verpackungs]material aus mehreren Schichten Papier“ oder

„Karton“ bezeichnet (https://www.duden.de/rechtschreibung/Pappe, s. Anlage 1

zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Das Wort „watch“ gehört zum englischen Grundwortschatz und wird als

Substantiv mit „(Taschen-)Uhr, Armbanduhr“ und als Verb mit „beobachten,

bewachen, aufpassen, zuschauen, (zu-)sehen“ übersetzt (Weis, Grund- und

Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 111; www.leo.org, s. Anlage 2 zum

gerichtlichen Hinweis).

ccc) In der Gesamtheit kommt der angegriffenen Marke die Bedeutung „Uhr aus

Pappe“, „Uhr aus festem, ziemlich steifen Material aus mehreren Schichten Papier“,

„Uhr aus Karton“ oder „Pappuhr“ zu.

ddd) Entgegen der Ansicht der Markenabteilung können Uhren zumindest teilweise

aus Pappe bestehen. Bereits lange vor dem Anmeldetag waren Pappuhren

bekannt. Aus fester Pappe hergestellte billige Uhren wurden schon um 1820 von

dem Uhrmacher Dunes in Paris gefertigt und verkauft (www.uhrenlexikon.de, s.

Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis). Am 16. Dezember 2010 wurden unter

www.foerderland.de und der Bezeichnung „Paper Watch“ eine Papieruhr zum

Ausmalen aus feuchtigkeitsresistentem papierähnlichen Material vorgestellt und die

zu einem noch früheren Zeitpunkt präsentierte Altanus Papieruhr erwähnt (Anlage 7

zur Beschwerdebegründung). Am 18. Juli 2012 wurde auf der Internetseite

www.klatsch-tratsch.de unter dem Titel „Nach der Pappbrille kommt die Papp-Uhr“

darüber berichtet, dass das Berliner Unternehmen P…, zu deren Gründern

auch der hiesige Markeninhaber gehört, nach bunten Pappbrillen, szenigen

Pappkrawatten und anderen angesagten Kreationen nun auch eine „Pappuhr“ aus

wasser- und reißfestem Material herstelle (s. Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen

Hinweis). Am 19. März 2013 wurde unter www.bz.berlin.de unter der Überschrift

„Der Papp-Tick“ mitgeteilt, dass das „fette Statussymbol aus Gold oder Silber am

Arm“ „out“ sei und der hiesige Markeninhaber Uhren aus spezieller reißfester und

wasserabweisender Pappe mit einem richtigen Uhrwerk entwerfe und herstelle, mit

denen er aber nicht duschen würde (Anlage 6 zur Beschwerdebegründung). Im

Schwarzwälder Boten vom 13. Mai 2013 ist unter dem Titel „Kinder basteln

Kuckucksuhren aus Papier“ eine entsprechende Aktion des Deutschen

Uhrenmuseums in Furtwangen dargestellt worden. Am 10. Februar 2015 ist unter

www.handmadekultur.de eine „Moderne Uhr aus Papier“ zum Selberbasteln

angeboten worden (s. Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis).

cc) Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben die Streitmarke daher

schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 20. März 2015, dahingehend verstanden, dass

die damit gekennzeichneten Uhren, Armbänder und Etuis der Klasse 14 zumindest

teilweise aus Pappe oder einem pappe- bzw. papierähnlichen Material hergestellt

sind.

aaa) Abgesehen davon, dass es schon vor dem Anmeldezeitpunkt Uhren aus

Pappe gab, ändert auch der Umstand, dass das vom Markeninhaber tatsächlich

verwendete Material ein spezieller Kunststoff ist, nämlich ein Vliesstoff aus

Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) der Marke T… (www.wikipedia.de, s. Anlage

3 zum gerichtlichen Hinweis), nichts an diesem Verkehrsverständnis, zumal in den

Berichten vor dem Anmeldetag ausschließlich damit geworben wurde, dass es sich

bei dem verwendeten Material um eine spezielle reißfeste und wasserabweisende

„Pappe“ handele.

bbb) Während das analoge oder digitale Uhrwerk aus technischen Gründen nicht

aus Pappe hergestellt werden kann, können Gehäuse und/oder Armband aus

Pappe bestehen. Auch wenn daher einzelne Teile aus einem anderen Material

gefertigt sind, wirkt sich dies auf das Verkehrsverständnis der Streitmarke im Sinne

von „Pappuhr“ nicht aus, weil nach dem allgemeinen Sprachgebrauch Uhren in der

Regel nach dem für das Gehäuse und/oder Armband verwendeten Material

bezeichnet werden, wie z. B. „goldene Uhr“ oder „Edelstahluhr“.

dd) Auch für die eingetragenen „Juwelier- und Schmuckwaren“ der Klasse 14 ist die

Streitmarke im Sinne von „Pappuhr“ bzw. „Uhr aus Pappe“ zum Anmeldezeitpunkt

wegen ihrer Eignung zur Merkmalsbeschreibung freihaltebedürftig gewesen. Denn

als „Juwelierwaren“ werden „Schmuck, Gegenstände aus Edelmetall u. Ä., mit

denen

in

Juweliergeschäften

gehandelt

wird“

bezeichnet

(https://www.duden.de/rechtschreibung/Juwelierware)

und

„Schmuckwaren“

werden definiert als „Schmuckstücke, die sich als Waren im Handel befinden“

(https://www.duden.de/rechtschreibung/Schmuckwaren). Da Uhren unabhängig

vom Material des Gehäuses und/oder Armbandes auch dazu dienen, den Träger zu

schmücken, und von Juwelier- und Schmuckhändlern verkauft werden können,

fallen sie unter die beiden Oberbegriffe „Juwelier- und Schmuckwaren“. Die

Eintragung als Marke für einen weiten Warenoberbegriff ist bereits dann zu

versagen, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende

Ware ein Eintragungshindernis ergibt (BGH GRUR 2015, 1012 Rdnr. 44 – Nivea-

Blau; GRUR 2011, 65 Rdnr. 26 – Buchstabe T mit Strich; GRUR 2005, 578, 581

– LOKMAUS; GRUR 2002, 262, 262 – AC).

ee) Über die geschützten Designdienstleistungen der Klasse 42 „Design von Uhren;

Entwurf von Uhren; Gestaltung von Uhren“ sagt die Streitmarke nur aus, dass diese

sich mit Pappuhren bzw. Uhren aus Pappe oder mit entsprechenden

Zeitmessgeräten aus papierähnlichem Material befassen.

ff) Da die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist, bedarf es für die

Begründung

des Eintragungshindernisses wegen

eines

bestehenden

Freihaltebedürfnisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises,

dass und in welchem Umfang die angegriffene Marke als beschreibende Angabe

bereits vor dem Anmeldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genügt,

wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass sie

diesem Zweck dienen kann.

gg) Soweit der Streitmarke verschiedene Bedeutungen zukommen, vermag dies

nichts an der Eignung zur Merkmalsbeschreibung zu ändern. Denn die Annahme

einer beschreibenden Bedeutung setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste

begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum

Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr

auch dann auszugehen sein, wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen

hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen

Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH GRUR 2004, 146

Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 - 42 – BIOMILD; BGH GRUR

2014, 872 Rdnr. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT; GRUR

2013, 522 Rdnr. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

hh) Auch wenn es sich bei der verfahrensgegenständlichen Marke um eine

Wortneuschöpfung handelt, fehlt es an einer ungewöhnlichen Änderung, die

hinreichend weit von der Sachangabe wegführt. Denn sie ist sprachüblich und

grammatikalisch korrekt zusammengesetzt und reiht sich, wie bereits dargelegt, in

vergleichbare deutsche Wortverbindungen ein. Soweit davon abweichend der

Anfangsbestandteil „Papp-“ mit einem Wort des englischen Grundwortschatzes

kombiniert wird, stellt dies keinen Faktor dar, der gegen die Eignung zur Waren- und

Dienstleistungsbeschreibung spricht, weil der Verkehr daran gewöhnt ist, im

Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm

sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Er wird daher auch bisher

noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche

auffassen (BGH GRUR 2012, 272 Rdnr. 13 – Rheinpark-Center Neuss; vgl. auch

BPatG 25 W (pat) 56/12 – Glucowatch). Zu diesem eindeutigen Verständnis des

Markenwortes trägt der Umstand bei, dass den angesprochenen Verkehrskreisen

schon vor dem Anmeldezeitpunkt die ähnlich aufgebaute beschreibende und

lexikalisch erfasste Bezeichnung „Smartwatch“ bekannt war, ein wie eine

Armbanduhr am Handgelenk getragener Minicomputer, der neben der Zeitanzeige

zahlreiche Funktionen wie Konnektivität zum Smartphone, Sensoren zur

Beobachtung

des

Anwenders

u.

Ä.

aufweist

(https://www.duden.de/rechtschreibung/Smartwatch). Solche intelligenten Uhren

sind schon seit 2014 auf dem Markt (https://www.deathmetalmods.de/dassmartwatch-jahr-2014-rueckblick-und-ausblick/;

https://de.wikipedia.org/wiki/Apple_Watch).

h) Das Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit der Streitmarke besteht auch noch

zum Entscheidungszeitpunkt fort. „Pappwatch“ enthält auch gegenwärtig aus Sicht

der angesprochenen inländischen Verkehrskreise nur eine Sachaussage über die

Beschaffenheit und den Gegenstand der

in Rede stehenden Waren und

Dienstleistungen.

Die Verbraucher und der Fachhandel sind auch gegenwärtig daran gewöhnt, dass

Uhren aus außergewöhnlichen Rohstoffen wie Holz, Gummi, Keramik, Marmor,

Kunstharz, Plastik, Nylon, Silikon oder Textil etc. hergestellt werden, wie aktuelle

Webseiten von Amazon, TIMESHOP oder KERBHOLZ zeigen (Anlagen 1 bis 3 zur

Beschwerdebegründung). Uhren aus alten (Spirituosen-)Glasflaschen sind nicht nur

als Geschenk sehr beliebt, wie eine Google-Bildersuche der Antragstellerin

anschaulich belegt (Anlage 4 zur Beschwerdebegründung). Im Internet-Shop der

KULT AG werden verschiedene Modelle von Kuckucksuhren mit Vogel aus Pappe

angeboten (Anlage 5 zur Beschwerdebegründung). Ferner kann man

im

Internetshop unter www.recycling-vielfalt.de eine „Eco Wanduhr aus Papier“

erwerben, deren Gehäuse aus Recyclingpapier gefertigt ist (s. Anlagenkonvolut 4

zum gerichtlichen Hinweis). Auch Pappuhren mit Original Schwarzwälder

Pendeluhrwerk sind im Onlinehandel erhältlich (www.schwarzundwald.de, s.

Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis).

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann es

dahinstehen, ob der Streitmarke für die in Rede stehenden Waren und

Dienstleistungen

zum Anmelde-

und Entscheidungszeitpunkt weitere

Schutzhindernisse entgegengestanden haben.

3. Auch die vom Antragsgegner genannten Voreintragungen rechtfertigen keine

andere Beurteilung.

Abgesehen davon, dass sein Vortrag, die Streitmarke habe die Prüfung der

Schutzfähigkeit beim EUIPO bereits durchlaufen und sei in den USA und China

bereits registriert, ohne Benennung der Registernummern und Vorlage von

Registerauszügen unsubstantiiert ist, liegt offensichtlich noch keine europäische

Eintragung vor. Im Übrigen sind die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der

Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) aufgrund der

Unionsmarkenverordnung

getroffenen

Entscheidungen

über

absolute

Eintragungshindernisse für Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich

(EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. –

Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH a. a.

O. Rdnr. 30 – HOT; GRUR 2009, 778 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

III.

für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71

Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2.

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der

Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen

oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt

war,

3.

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4.

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des

Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des

Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung

ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit

des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Schödel

prö