Rechtsprechung / BPatG / 2021
BPatG Beschluss vom 11.02.2021 – 7 W (pat) 7/20
7. Senat · ECLI:DE:BPatG:2021:110221B7Wpat7.20.0
Zitiert von 1 Entscheidungen Zitiert 2 Entscheidungen 5 zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
7 W (pat) 7/20 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2015 012 678.4
wegen Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss und Teilung der Anmeldung
hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 11. Februar 2021 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende,
den Richter Schell und die Richterin Dr. Schnurr
ECLI:DE:BPatG:2021:110221B7Wpat7.20.0
beschlossen:
1. Die Beschwerde vom 3. März 2020 gegen den Erteilungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Prüfungsstelle für Klasse B62B – vom 14. Februar 2020 wird als
unzulässig verworfen.
2. Die durch die Erklärung der Teilung im Beschwerdeverfahren
entstandene Teilanmeldung wird an das Deutsche Patent-
und Markenamt zurückverwiesen.
G r ü n d e
I.
Am 30. September 2015 reichte der Anmelder beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Erfindung mit der Bezeichnung „Treppengängige Transportkarre“ zur
Patentierung ein und stellte den Prüfungsantrag.
In ihrem Prüfungsbescheid vom 7. Juli 2016 hielt die Prüfungsstelle für Klasse B62B
eine Patenterteilung zwar mit den zur Akte gereichten Unterlagen noch nicht für
möglich, gab dem zunächst nicht anwaltlich vertretenen Anmelder jedoch Hinweise
zur modifizierten Ausgestaltung seines Patentbegehrens.
Daraufhin reichte der Anmelder mit Eingabe vom 3. November 2016 einen Satz
neuer Patentansprüche 1 bis 5 zur Akte.
Die Offenlegungsschrift zu seiner Anmeldung mit dem Aktenzeichen
10 2015 012 678.4 wurde am 30. März 2017 veröffentlicht.
Nachdem die Patentabteilung 21 zwischenzeitlich einen Antrag des Anmelders auf
Ablehnung des Prüfers wegen Besorgnis der Befangenheit als unbegründet zurückgewiesen hatte, ersuchte der Anmelder das Patentamt mit Eingabe vom
1. Februar 2019 um Fortsetzung des Verfahrens gemäß Hauptantrag unter Zugrundelegung der am 3. November 2016 eingereichten Ansprüche 1 bis 5, hilfsweise
unter Zugrundelegung anliegender neuer Patentansprüche 1 bis 4 in der Fassung
vom 28. Januar 2019.
Gut ein Jahr später, am 3. Februar 2020, ging beim Patentamt eine weitere Eingabe
des Anmelders mit einem neu formulierten Hauptanspruch in der Fassung vom
30. Januar 2020 ein. In dieser Eingabe wies der Anmelder darauf hin, dass sich bei
der Erstellung einer angepassten Beschreibung nun andere Bezugsziffern ergeben
würden und dass sich sein neuer Hauptanspruch aus einer vorangegangenen Diskussion im Internet als erteilbar ergeben habe.
In einem Telefonat vom 6. Februar 2020 erörterte der Prüfer sodann Änderungen
der Patentanmeldung im Hinblick auf eine in Aussicht genommene Patenterteilung.
Über das Telefonat mit dem Anmelder fertigte der Prüfer eine Gesprächsnotiz an,
die sich inzwischen bei der Akte befindet. Ihrem Inhalt zufolge holte der Prüfer am
6. Februar 2020 telefonisch das Einverständnis des Anmelders zum Hinzufügen
von Bezugszeichen im Anspruch und zur Aufnahme des ermittelten Standes der
Technik in der Beschreibungseinleitung ein; außerdem ließ der Prüfer den Anmelder in diesem Telefonat ausdrücklich klarstellen, dass der neue Hauptanspruch nunmehr als einziger, geltender Anspruch verbleibe.
Anschließend hat die Prüfungsstelle für Klasse B62B des Deutschen Patent- und
Markenamts mit Beschluss vom 14. Februar 2020 ein Patent erteilt. Zugrunde
gelegt hat sie der Erteilung unter Bezugnahme auf die Gesprächsnotiz vom
6. Februar 2020 den nunmehr einzigen Patentanspruch in der Fassung vom
30. Januar 2020 sowie die Beschreibung und die Zeichnungen aus der Anmeldung
vom 30. September 2015 mit den nachfolgenden Änderungen: In der Beschreibung
ist die in Zeile 25 zitierte „Patentanmeldung WO86/05752“ als „Patentanmeldung
WO 86/ 05 752 A1“ bezeichnet. Auf Seite 2 der Beschreibung ist am Ende des letzten Absatzes hinter dem Wort „Hebelarm“ der Satz eingefügt: „Weitere Transportkarren offenbaren auch die Druckschriften US 4 429 897 A, FR 811 457 A,
DE 19 72 787 U und DE 19 49 043 U.“ Im Patentanspruch sind hinter den nachfolgend zitierten Bezeichnungen die angegebenen Bezugsziffern eingefügt: „einzelne
Räder (6)“, „jeweils sternförmige Anordnung (5) mit“, „Auflagefläche (2)“. Außerdem
ist im Ausdruck „die Breite der Auflagefläche“ ein Rechtschreibfehler korrigiert.
Gegen diesen Erteilungsbeschluss, der dem Anmelder am 20. Februar 2020 zugegangen ist, richtet sich seine Beschwerde vom 3. März 2020, die er wie folgt
begründet hat: Die Erfindung ermögliche es, mithilfe einer Treppenkarre Lasten
auch dann über eine Treppe sicher zu transportieren, wenn die Treppe eine Kurve
aufweise. Aufgrund der Erfindung werde dies dadurch erreicht, dass die Spurweite
dieser Karre gegenüber bisherigen Karren reduziert sei. Obwohl die Anmeldung
mehrere Ausgestaltungen der Erfindung enthalte, habe der Prüfer nur eine Lösung
gefunden, die er für erteilungsfähig halte. Würde allein diese Auswahl zu einem
Patent führen, dann würden alle der betreffenden Offenlegungsschrift weiterhin entnehmbaren Merkmale für die Fachwelt zur freien Benutzung verfügbar und der
Erfinder würde in Bezug auf diese Merkmale leer ausgehen. Der entscheidende
Vorteil der Erfindung bestehe darin, dass mit einer Karre mit reduzierter Spurbreite
auch Treppen befahrbar seien, die eine Kurve aufweisen, was nach bisherigem
Stand der Technik unmöglich sei. Dabei sei es ohne Belang, ob es sich um eine
Karre gemäß Figur 3 (momentan nicht geschützt) oder gemäß Figuren 5 bis 9
(momentan geschützt) der Anmeldung handele. Die Ausgestaltung nach Figur 3
(reduzierte aber feste Spurweite und daher für Kurvenfahrt auf der Treppe geeignet)
wäre damit für Nachahmer frei benutzbar. In der geltenden Fassung des Schutzbegehrens kämen nicht alle erfindungsgemäßen Merkmale zur Geltung.
Der Anmelder beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent „unter
Zugrundelegung der Patentansprüche
in der Fassung vom
28. Januar 2019“ zu erteilen.
Das Patentamt hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 29. Juli 2020 hat der Senat dem Anmelder die Gesprächsnotiz
vom 6. Februar 2020 zur Stellungnahme übersandt und darauf hingewiesen, dass
seiner Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss voraussichtlich die Beschwer
fehle, weil antragsgemäß entschieden worden sei.
Daraufhin hat der nun anwaltlich vertretene Anmelder am 26. August 2020
– zunächst ohne Beifügung von Anlagen – die Teilung der Anmeldung gegenüber
dem Bundespatentgericht erklärt. Im Nachgang hat er am 25. November 2020
Unterlagen für eine Teilanmeldung mit fünf Patentansprüchen, sechs Seiten Beschreibung, einer Zusammenfassung und einer Erfinderbenennung sowie ein
SEPA-Basislastschriftmandat zur Entrichtung von Gebühren gemäß Anlage zu § 2
Abs. 1 PatKostG für eine Anmeldung in Papier mit bis zu zehn Patentansprüchen,
eine Prüfungsgebühr und Jahresgebühren für das dritte bis sechste Patentjahr
(Gebührenverzeichnis Gebührennummern 311 000; 311 400; 312 030; 312 040;
312 050; 312 060) in Höhe von insgesamt 770,- € zur Akte gereicht. Mit Eingabe
vom 4. Februar 2021 hat der Anmelder ergänzend das Formblatt gemäß § 4 PatV
zur Teilanmeldung übersandt. Auf die Verfahrensakten wird Bezug genommen.
II.
1.
Die gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 PatG statthafte Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2020
wurde zwar form- und fristgerecht eingelegt; sie ist jedoch mangels Beschwer unzulässig.
Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Beschwerde ist, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist (ständige Rechtsprechung
und Literaturmeinung, vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 58, 59
m. w. N.). Diese Beschwer kann dabei formeller Art sein, derart, dass das Patentamt
von den Anträgen, die der Beschwerdeführer dort gestellt hat, für ihn nachteilig
abgewichen ist. Sie kann auch materieller Art sein, wofür jeder nachteilige rechtskraftfähige Inhalt der Entscheidung genügt.
Hier fehlt die Beschwer, weil der Inhalt des angefochtenen Erteilungsbeschlusses
dem Antrag des Anmelders entspricht (vgl. Senatsbeschluss vom 18. März 2015
– 7 W (pat) 51/14, Senatsbeschluss vom 24. Juli 2003 – 10 W (pat) 16/03; Busse/
Keukenschrijver, a. a. O., § 73 Rn. 59 m. w. N.). Der Erteilungsbeschluss vom
14. Februar 2020 basiert auf dem mit Eingabe vom 30. Januar 2020 eingereichten
Patentanspruch und der zusammen mit der Anmeldung vom 30. September 2015
eingereichten Beschreibung nebst Zeichnungen. Der Anmelder hat diesen Patentanspruch ausdrücklich als „neuen Hauptanspruch“ bezeichnet, und er ist beim
Patentamt am 3. Februar 2020 als letzter der von ihm formulierten Anträge eingegangen. Aus der Gesprächsnotiz über ein Telefonat vom 6. Februar 2020 mit dem
zuständigen Prüfer ergibt sich, dass sich der Anmelder mit dem Inhalt des wenig
später erlassenen Erteilungsbeschlusses einverstanden erklärt und der Prüfer die
damals beabsichtigte Änderung mit ihm besprochen hat. Etwas Anderes hat der
Anmelder auch nach Gelegenheit zur Stellungnahme zu dieser Notiz nicht behauptet.
Abgesehen von den oben näher bezeichneten, redaktionellen Änderungen weicht
der Inhalt des angefochtenen Erteilungsbeschlusses vom Antrag des Anmelders in
der Fassung vom 30. Januar 2020 lediglich insofern ab, als auf Seite 2 der
Beschreibung am Ende des letzten Absatzes hinter dem Wort „Hebelarm“ der Satz
eingefügt ist: „Weitere Transportkarren offenbaren auch die Druckschriften
US 4 429 897 A, FR 811 457 A, DE 19 72 787 U und DE 19 49 043 U.“ Mit dieser
Änderung hat sich der Anmelder der Telefonnotiz zufolge jedoch ebenso wie mit
den vorgenommenen redaktionellen Regelungen ausdrücklich einverstanden
erklärt.
Dass ein Anmelder den antragsgemäß der Erteilung zugrundeliegenden Patentanspruch nachträglich noch einmal ändern möchte, kann eine Beschwer nicht begründen.
2.
Auf die wirksam erklärte Teilung der Anmeldung ist das Verfahren der Teilanmeldung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.
a)
Der Anmelder konnte die Anmeldung am 26. August 2020 noch teilen. Nach
§ 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder dies jederzeit tun. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass die Stammanmeldung, wie hier, rechtlich noch existiert. Hat
der Anmelder gegen den Erteilungsbeschluss rechtzeitig Beschwerde eingelegt, ist
die Teilung jedenfalls bis zum Abschluss der Beschwerdeinstanz möglich, dies
unabhängig davon, ob die Beschwerde zulässig oder begründet ist (BGH GRUR
2019, 766, 767, Rn. 8 – Abstandsberechnungsverfahren; GRUR 2000, 688 Rn. 10
– Graustufenbild).
b)
Der Anmelder hat die Teilung der Anmeldung wirksam erklärt.
aa)
Insbesondere
ist die mit dem Eingang der Teilungserklärung am
26. August 2020 beginnende Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG durch die
Einreichung von Anmeldeunterlagen für die Teilanmeldung mit Schriftsatz vom
25. November 2020 gewahrt. Außer den Patentansprüchen umfassen diese eine
Beschreibung, eine Zusammenfassung und Zeichnungen und zusätzlich ein SEPA-
Basislastschriftmandat zur Zahlung von Anmelde- und Prüfungsgebühr sowie von
Jahresgebühren für das dritte bis sechste Patentjahr. Der erforderliche Erteilungsantrag ergibt sich konkludent aus den Gesamtumständen; die Verwendung des
bb) Der Anmelder hat die Teilungserklärung zudem gegenüber dem Bundespatentgericht als sachlich zuständigem Gericht abgegeben. Wird die Teilung, wie
hier, erklärt, nachdem das Verfahren über die Anmelderbeschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, liegt die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung auch
der Teilanmeldung grundsätzlich beim Patentgericht (BGH GRUR 2019, 766, 767,
Rn. 11 – Abstandsberechnungsverfahren unter Bezugnahme auf BGH, GRUR
1998, 458 – Textdatenwiedergabe; BGH GRUR 1999, 148 – Informationsträger;
BGH GRUR 1999, 574 – Mehrfachsteuersystem; Busse/Keukenschrijver, PatG,
a. a. O., § 39 Rn. 75 m. w. N.).
c)
Von einer Entscheidung in der Sache (vgl. zu dieser Möglichkeit BGH GRUR
2019, 766, 767, Rn. 12 – Abstandsberechnungsverfahren) hat der Senat in Bezug
auf die Teilanmeldung abgesehen, § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG. Denn die Teilanmeldung
betreffend hat das Patentamt noch keine erstinstanzliche Sachentscheidung getroffen.
Nachdem die Teilungserklärung wirksam ist, ist die Teilanmeldung somit zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen (vgl. Busse/Keukenschrijver,
PatG, a. a. O., § 39 Rn. 24 m. w. N.).
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1.
2.
3.
4.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses
beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.
Die Frist kann nicht verlängert werden.
Püschel
Schell
Schnurr