Rechtsprechung / BPatG / 2021
BPatG Beschluss vom 25.02.2021 – 35 W (pat) 402/19
35. Senat · ECLI:DE:BPatG:2021:250221B35Wpat402.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 402/19 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 018 838
(hier: Kostenentscheidung nach Erledigung in der Hauptsache)
ECLI:DE:BPatG:2021:250221B35Wpat402.19.0
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 25. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie
der Richter Rippel und Brunn
beschlossen:
1.
Die Kosten des Löschungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens
werden gegeneinander aufgehoben.
2.
Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 19. Juni 2018 ist wirkungslos.
G r ü n d e :
I.
Das aus der europäischen Patentanmeldung EP 09 00 4711.9, welche den Anmeldetag 31. März 2009 aufweist und die ausländische Priorität 31. März 2008,
NL-1035226 beansprucht, abgezweigte Gebrauchsmuster 20 2009 018 838 (i.F.:
Streitgebrauchsmuster) ist am 11. November 2013 unter der Bezeichnung „Gerät
zum Befeuchten einer Oberfläche“ und mit den Schutzansprüchen 1 – 15 in das
Gebrauchsmusterregister eingetragen worden. Es ist Ende März 2019 nach Ablauf
der Schutzdauer erloschen.
Die dem Streitgebrauchsmuster zugrunde liegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Befeuchten einer Fläche, insbesondere der Oberfläche eines Mikrofasertuchs (vgl. Abs. [0001] der Gebrauchsmusterschrift (i.F.: GS.). Gegenüber dem
Stand der Technik bestehe Bedarf für eine Vorrichtung, mit welcher Mikrofaser-Produkte wie Tücher in einer präzisen und reproduzierbaren Art und Weise an dem Ort,
an dem sie verwendet werden, befeuchtet werden können (vgl. Abs. [0006] GS.).
Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet (mit einer von der
Gebrauchsmusterabteilung verwendeten Merkmalsgliederung) wie folgt:
M1
M2
M3
Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche, umfassend
ein Transferelement,
das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit gefüllten Behälter anordenbar ist, und
M4
eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu
der zu befeuchtenden Fläche.
Schutzanspruch 2 lautet:
Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Transferelement plattenförmig ist und eine Einrichtung zum Dosieren von
Flüssigkeit besitzt, wobei das Bewegungsmittel dazu ausgelegt ist, das plattenförmige Transferelement während der Bewegung aus dem Behälter zu
der zu befeuchtenden Fläche im Wesentlichen horizontal zu halten.
Schutzanspruch 3 lautet:
Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dosiereinrichtung mindestens eine Öffnung von bestimmten Abmessungen in dem plattenförmigen Transferelement enthält.
Schutzanspruch 5 lautet:
Befeuchtungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Transferelement länglich ist.
Schutzanspruch 6 lautet:
Befeuchtungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegungseinrichtung durch die zu
befeuchtende Fläche betrieben werden kann.
Schutzanspruch 15 lautet:
Befeuchtungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es aus feuchtigkeitsbeständigen Materialien
gefertigt ist.
Zum Wortlaut der weiteren, abhängigen Schutzansprüche 4, 7 – 14 wird auf die GS.
verwiesen.
Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin am 13. Mai 2015 (Teil-)
Löschungsantrag im Umfang der Schutzansprüche 1 – 3, 5 und 15 gestellt. Sie hat
als Löschungsgrund fehlende Schutzfähigkeit geltend gemacht, weil der Gegenstand der angegriffenen Schutzansprüche nicht neu sei. Sie hat zum Stand der
Technik die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen in das Löschungsverfahren
eingeführt:
D1: DE 34 23 939 A1,
D2: US 5 996 160 A,
D3: EP 0 781 524 A2,
D4: JP S49-112053 U.
Der Teil-Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 8. Juni 2015 zugestellt worden. Sie hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 22. Juni 2015, eingegangen
am selben Tag, widersprochen, und ist in der Begründung ihres Widerspruchs vom
24. November 2015 der Auffassung der Antragstellerin entgegengetreten. Mit diesem Schriftsatz hat sie eine geänderte Anspruchsfassung vorgelegt und erklärt,
dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang dieses neuen Hauptantrags „aufrechterhalten“ werden solle.
Nach weiteren zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätzen hat die
Gebrauchsmusterabteilung sich mit Zwischenbescheid vom 20. März 2018 vorläufig
zum Sach- und Streitstand geäußert und als weitere Entgegenhaltung die
D5: US 4 948 078 A
in das Verfahren eingeführt.
Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 12. Juni 2018 weitere geänderte
Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 – 4 eingereicht.
In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am
19. Juni 2018 hat die Antragstellerin den Teil-Löschungsantrag auf den Schutzanspruch 6 des Streitgebrauchsmusters erweitert. Die Antragsgegnerin hat diesem
erweiterten Teil-Löschungsantrag in der mündlichen Verhandlung widersprochen.
Die Antragstellerin hat beantragt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang der
Schutzansprüche 1 – 3, 5, 6 und 15 zu löschen.
Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juni 2019 beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen und weitere Anspruchsfassungen als
Hilfsanträge 3 – 6 eingereicht. Hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster wie
folgt verteidigt:
-
im Umfang der Fassung der angegriffenen Schutzansprüche vom 24. November 2015 (nunmehr Hilfsantrag 1),
-
im Umfang der als Hilfsantrag 1 eingereichten Fassung der angegriffenen
Schutzansprüche vom 12. Juni 2018 (nunmehr Hilfsantrag 2),
-
im Umfang der als Hilfsanträge 3 – 6 in der mündlichen Verhandlung vom
19. Juni 2018 eingereichten Fassung der angegriffenen Schutzansprüche,
-
im Umfang der als Hilfsanträge 2 – 4 eingereichten Fassung der angegriffenen Schutzansprüche vom 12. Juni 2018 (nunmehr Hilfsanträge 7 – 9).
Zum Wortlaut der Anspruchsfassungen nach den vorgenannten, erstinstanzlichen
Hilfsanträgen wird auf die patentamtlichen Akten verwiesen.
Mit in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juni 2018 verkündetem Beschluss hat
die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche 1 – 3, 5, 6 und 15 gelöscht und die Kosten des Löschungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Sie hat diesen Beschluss i.W. wie folgt
begründet:
Der Gegenstand der Schutzansprüche 1 und 15 nach Hauptantrag sei nicht schutzfähig, da er durch die D5, die den nächstkommenden Stand der Technik darstelle,
neuheitsschädlich getroffen werde.
Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei zwar zulässig, weise
insbesondere keine unzulässige Erweiterung auf. Ihr Gegenstand sei jedoch durch
die D5 ebenfalls neuheitsschädlich vorweggenommen. Gleiches gelte für Schutzanspruch 6 nach Hilfsantrag 1.
Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 stimme mit der Fassung
des Schutzanspruchs 6 nach Hilfsantrag 1 überein und sei mangels Neuheit ebenfalls nicht schutzfähig.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 enthalte eine Kombination der Fassungen des
Schutzanspruchs 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2 und sei aus den dort genannten
Gründen nicht schutzfähig.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 weise zwar eine zulässige Fassung auf, enthalte gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 3 jedoch lediglich Wirkungsangaben,
die nicht geeignet seien, die Neuheit gegenüber der D5 zu begründen.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 enthalte zwar ebenfalls eine zulässige Fassung, unterscheide sich gegenüber den Merkmalen nach Hilfsantrag 3 wiederum
lediglich durch Wirkungsangaben, die nicht geeignet seien, die Neuheit gegenüber
der D5 zu begründen.
Gleiches gelte bezüglich der Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6.
Der Gegenstand des Hilfsantrags 7 sei nicht schutzfähig, da er durch die D5 ebenfalls neuheitsschädlich getroffen werde.
Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 stelle eine Kombination der
Merkmale der Hilfsanträge 7 und 2 und sei aus den dazu genannten Gründen nicht
schutzfähig.
Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 werde schließlich durch
die D5 ebenfalls neuheitsschädlich getroffen.
Der Beschluss ist der Antragstellerin am 29. Oktober 2018 und der Antragsgegnerin
am 1. November 2018 zugestellt worden.
Gegen diesen Beschluss wendet sich die von der Antragsgegnerin mit Schriftsatz
vom 30. November 2018 erhobene und am selben Tag eingereichte Beschwerde.
Sie hat das Streitgebrauchsmuster weiterhin in erster Linie in der eingetragenen
Fassung verteidigt, jedoch auch hilfsweise mit neuen, gegenüber der ersten Instanz
geänderten Antragsfassungen gemäß den mit Beschwerdebegründung vom 5. Februar 2019 eingereichten Hilfsanträgen 1 – 5.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt (unter
Fortführung der vorgenannten Merkmalsgliederung und wiederum optischer Hervorhebung der gegenüber der eingetragenen Fassung):
M1
M2
M3
Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche, umfassend
ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,
das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit gefüllten befüllbaren Behälter anordenbar ist, und
M4
eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu
der zu befeuchtenden Fläche.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt:
M1
M2
Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche, umfassend
ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,
M3
das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit gefüllten befüllbaren Behälter anordenbar angeordnet ist, und
M4
eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu
der zu befeuchtenden Fläche.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt:
M1
M2
M3
Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche, umfassend
ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,
das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit gefüllten befüllbaren Behälter anordenbar ist, und
M4
eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu
der zu befeuchtenden Fläche
M5
und die Bewegungseinrichtung durch die zu befeuchtende Fläche betrieben
werden kann.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt:
M1
Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche Oberfläche eines Mikrofasertuchs, umfassend
M2
M3
ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,
das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit gefüllten befüllbaren Behälter anordenbar ist, und
M4
eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu
der zu befeuchtenden Fläche.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt:
M1
Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche Oberfläche eines Mikrofasertuchs, umfassend
M2
M3
ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,
das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit gefüllten befüllbaren Behälter anordenbar angeordnet ist, und
M4
eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu
der zu befeuchtenden Fläche
M5
und die Bewegungseinrichtung durch die zu befeuchtende Fläche betrieben
werden kann
M6
und das Transferelement länglich ist.
Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung den
Offenbarungsgehalt der D5 unzutreffend interpretiert habe, da die D5 die Merkmale
des Gegenstands des eingetragenen Schutzanspruchs 1 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart habe. Insbesondere seien die Merkmale M2 und M4 neu. Der
Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 weise auch einen erfinderischen Schritt auf, da die D5 keine Anregung gebe, den dort beschriebenen Gegenstand in Richtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung nach dem eingetragenen
Schutzanspruch 1 abzuändern. Auch der Gegenstand nach den neuen Hilfsanträgen 1 – 5 sei schutzfähig.
Aus Sicht der Antragstellerin sei der eingetragene Schutzanspruch 1 derart breit
formuliert, dass die Lehre der D5 dessen Gegenstand neuheitsschädlich vorwegnehme. Auch die weiteren Entgegenhaltungen D1 – D4 würden den Gegenstand
des eingetragenen Schutzanspruchs 1 neuheitsschädlich treffen, so dass sich die
Frage, ob ein erfinderischer Schritt vorliege, sich nicht stelle. Der Gegenstand des
Schutzanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 – 5 vom 5. Februar 2019 sei durch die
D5, aber auch durch die D1 – D4 vorweggenommen.
Mit Ladung vom 17. Januar 2020 hatte der Senat Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 19. November 2020 bestimmt und in einem Ladungszusatz die Beteiligten darauf hingewiesen, dass nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters (hier:
Ende März 2019) das Verfahren als Feststellungsverfahren nur dann fortgeführt
werden könne, wenn die Antragstellerin insoweit ein eigenes Feststellungsinteresse
geltend machen könne.
Die Antragstellerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 13. März 2020 die Hauptsache
für erledigt erklärt und beantragt, der Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen. Für
den Fall, dass sich die Antragstellerin nicht der Erledigungserklärung anschließe,
werde die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters beantragt.
Die Antragstellerin verweist insoweit auf einen zwischen den Beteiligten beim LG …
anhängigen Rechtsstreit, in welchem die Antragsgegnerin Ansprüche aus dem
Gebrauchsmuster 20 2013 011 946 geltend mache; das dortige
Streitgebrauchsmuster, betreffe zwar einen Gegenstand, der über denjenigen des
vorliegenden Streitgebrauchsmusters weit hinausgehe, aber eine mit der des
Streitgebrauchsmusters identische Dosiervorrichtung aufweise. Die Antragstellerin
müsse daher befürchten, auch aus dem vorliegenden Streitgebrauchsmuster in
Anspruch genommen zu werden.
Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 23. März 2020 die Auffassung vertreten, dass zwar ein Rechtsschutzinteresse des Schutzrechtsinhabers nicht erforderlich sei, die Antragsgegnerin aber aufgrund der teilweisen Löschung des Streitgebrauchsmusters in eigenen Rechten betroffen sei und ein rechtliches, zumindest
aber ein praktisches Interesse an der Weiterführung des Verfahrens habe, zumal
sie zumindest theoretisch Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die
Antragstellerin geltend machen könne.
Der Senat hat in einem weiteren Hinweis vom 2. April 2020 die Beteiligten darauf
aufmerksam gemacht, dass die Erledigungserklärung der Antragstellerin vergleichbar sein könne mit der Erledigungserklärung einer Klägerin in einem zivilprozessualen Rechtsstreit, bei übereinstimmender Erledigungserklärung nur noch über die
Kosten entschieden werden müsse. Ferner hat der Senat auf die Fiktion des Einverständnisses des Gegners zur Erledigungserklärung nach §§ 18 Abs. 2 Satz 1
GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO hingewiesen.
Die Antragsgegnerin, der zu diesem Zeitpunkt der Schriftsatz der Antragstellerin
vom 13. März 2020 versehentlich noch nicht zugestellt war, hat mit weiterem Schriftsatz vom 9. April 2020 die Auffassung vertreten, dass die Frist des § 91a Abs. 1
Satz 2 ZPO erst mit Zustellung der Erledigungserklärung beginne, sie aber bereits
widerspreche, da aus ihrer Sicht ein erledigendes Ereignis noch nicht eingetreten
sei. Insbesondere werde bei einer übereinstimmenden Erledigungserklärung der
angefochtene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung bestandskräftig.
Mit weiterem Hinweis vom 29. April 2020 hat der Senat die Zustellung des Schriftsatzes der Antragstellerin vom 13. März 2020 nachgeholt und den Beteiligten mitgeteilt, dass auch der Senat davon ausgehe, dass die Frist des § 91a Abs. 1 Satz 2
ZPO erst mit Zustellung dieses Schriftsatzes beginne. Ferner hat der Senat darauf
hingewiesen, dass im Falle einer übereinstimmenden Erledigungserklärung der
angefochtene Beschluss als wirkungslos erachtet werden könne.
Die Antragsgegnerin hat sodann mit Schriftsatz vom 18. Mai 2020 der Erledigungserklärung der Antragstellerin vom 13. März 2020 zugestimmt und beantragt, der
Antragstellerin sämtliche Kosten aufzuerlegen und festzustellen, dass der angefochtene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung wirkungslos geworden sei.
Die Antragstellerin hat hierzu, ebenso wie zu den Schriftsätzen der Antragsgegnerin
vom 23. März und vom 9. April 2020 und den Senatshinweisen vom 2. und
29. April 2020 keine Stellungnahme abgegeben.
Der Senat hat mit Verfügung vom 3. Juli 2020 den Termin zur mündlichen Verhandlung am 19. November 2020 aufgehoben und den Beteiligten mitgeteilt, dass – ausgehend von einer (nunmehr) übereinstimmenden Erledigungserklärung der Beteiligten – das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache abgeschlossen sei und der
Senat ohne mündliche Verhandlung über die Kosten entscheiden werde.
Weitere Äußerungen oder Stellungnahmen der Beteiligten sind nicht eingegangen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.
II.
Nachdem die Beteiligten die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt
haben, ist nur noch eine Kostenentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG,
99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO angezeigt, wobei über die gesamten Kosten des
Verfahrens in beiden Instanzen zu entscheiden ist (Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl.,
§ 91a, Rn. 30).
1.
Die Erklärungen der Beteiligten über die Erledigung des Löschungs- und des
Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache sind wirksam.
a.
Zwar hat die Antragstellerin im Schriftsatz vom 13. März 2020 in Ziff. I. die
Hauptsache für erledigt erklärt, während sie in Ziff. II. hilfsweise die Feststellung der
Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters beantragt und zu dem aus ihrer Sicht
insoweit gegebenen Feststellungsinteresse vorgetragen hat. Da Ziff. II. darauf aufbaut, dass gerade kein erledigendes Ereignis eingetreten ist, könnte die Auffassung
vertreten werden, dass sie damit die Erledigungserklärung gemäß Ziff. I. in gewisser
Weise selbst in Frage gestellt hat. Der Senat sieht sich aber an den Wortlaut des
eindeutig als Erledigungserklärung formulierten Antrags I. der anwaltlich vertretenen Antragstellerin in ihrem Schriftsatz vom 13. März 2020 gebunden und geht
davon aus, dass eine Hauptsacheerledigung, d.h. ein Verfahrensabschluss ohne
Sachentscheidung von der Antragstellerin gewollt war, zumal eine Kostentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO unter
Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen
zu treffen ist; hiermit ist zumindest eine – wenn auch die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters unberührt lassende – inzidente Aussage zum Vorliegen des geltend gemachten Löschungsantrags verbunden.
Die Antragstellerin hat den Hinweisen des Senats zur ihrer Erledigungserklärung
auch in keiner Weise widersprochen.
Nach alledem ist von einer wirksamen Erledigungserklärung der Antragstellerin auszugehen.
b.
Die Antragsgegnerin hat der Erledigungserklärung der Antragstellerin wirksam zugestimmt.
Soweit sie in ihrem Schriftsatz vom 9. April 2020 der Erledigungserklärung der
Antragstellerin vom 13. März 2020 widersprochen hat, steht dies einer Zustimmung
der Antragsgegnerin zur Hauptsacheerledigung nicht entgegen. Zum einen war zu
diesem Zeitpunkt die Erledigungserklärung der Antragstellerin an die Antragsgegnerin noch gar nicht zugestellt, so dass auch die Frist des §§ 18 Abs. 2 Satz 1
GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO noch gar nicht zu laufen begonnen
hatte, deren Ablauf die Fiktion einer Zustimmungserklärung der Antragsgegnerin
zur Hauptsacheerledigung zur Folge gehabt hätte. Zum anderen konnte die
Antragsgegnerin ihren Widerspruch gegen die Erledigungserklärung der Antragstellerin durch ihre spätere, mit Schriftsatz vom 18. Mai 2020 erfolgte Zustimmung zur
Hauptsacheerledigung gleichsam widerrufen, weil die Antragstellerin durch den vorherige Nicht-Zustimmung der Antragsgegnerin noch keine konkrete Rechtsstellung
erlangt hat, auf die sie sich eingestellt hat (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl.,
Einl. III., Rn. 22); vielmehr hat sie durch die spätere Zustimmung der Antragsgegnerin ja verfahrensrechtlich das erlangt, was Gegenstand ihres Hauptantrags nach
Ziff. I. ihres Schriftsatzes vom 13. März 2020 war.
c.
Es ist daher von einer übereinstimmenden Erklärung der Erledigung des
Löschungs- und des Löschungsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache durch die
Beteiligten auszugehen. Eine weitergehende Prüfung, ob die Hauptsache tatsächlich erledigt ist, ist nicht angezeigt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91a;
Rn. 22).
2.
Der Senat hat daher unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstands zum
Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses (hier: Zustimmungserklärung der Antragsgegnerin gem. Schriftsatz vom 18. Mai 2020) nach billigem Ermessen gemäß §§ 18
Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO eine Kostenentscheidung
zu treffen, wobei über die gesamten Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen zu
entscheiden ist (Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91a, Rn. 30). Dabei ist auf den
voraussichtlichen Ausgang des Löschungsbeschwerdeverfahrens abzustellen,
wenn es nicht zu einer Erledigung der Hauptsache gekommen wäre (vgl. auch
Thomas/Putzo, ZPO; 37. Aufl., § 91a, Rn. 47). Vorliegend kommt es maßgeblich
auf eine Prüfung der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters im Umfang seiner
mit dem streitgegenständlichen Löschungsantrag angegriffenen Schutzansprüche
an. Jedoch ist insoweit lediglich eine summarische, nicht jede für den Ausgang
bedeutsame Rechtsfrage entscheidende Prüfung angezeigt (vgl. Zöller, ZPO,
32. Aufl., § 91a, Rn. 24 m.w.N.).
3.
Die Antragsgegnerin hat die angegriffenen Schutzansprüche 1 – 3, 5, 6 und
15 des Streitgebrauchsmusters als Hauptantrag in der eingetragenen Fassung verteidigt. So ist auch ihr mit Beschwerdeschrift vom 30. November 2018 angekündigter Sachantrag für die Beschwerdeinstanz zu verstehen. Ferner hat sie mit ihrer
Beschwerdebegründung vom 5. Februar 2019 geänderte Anspruchsfassungen als
Hilfsanträge 1 – 5 eingereicht. Diese hat sie zwar nicht zum Gegenstand einer ausdrücklichen Antragstellung gemacht. Jedoch ist davon auszugehen, dass sie das
Streitgebrauchsmuster hilfsweise in der Reihenfolge der vorgenannten Hilfsanträge
verteidigen wollte, so dass diese Hilfsanträge bei der Kostenentscheidung zu
berücksichtigen sind.
4.
Nach entsprechend den vorgenannten Grundsätzen summarischer Prüfung
des Sach- und Streitstands ist davon auszugehen, dass die Beschwerde der
Antragsgegnerin im Umfang ihres beschwerdeinstanzlichen Hauptantrags sowie
der Hilfsanträge 1 – 3 erfolglos geblieben wäre, wohingegen die Beschwerde im
Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4 voraussichtlich Erfolg gehabt
hätte.
a.
Die Antragsgegnerin hat dem verfahrensgegenständlichen Löschungsantrag
wirksam, insbesondere rechtzeitig widersprochen, so dass das Löschungsverfahren
mit inhaltlicher Prüfung des Bestands der angegriffenen Schutzansprüche 1 – 3, 5,
6 und 15 durchzuführen war (§ 17 Abs. 1, Abs. 2 GebrMG). Sie hat diesen Widerspruch im weiteren Verfahren weder ganz noch teilweise zurückgenommen, sondern, wie ausgeführt, als Hauptantrag das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung verteidigt.
b.
Als im vorliegenden Fall zuständiger Fachmann wird – entsprechend den
Ausführungen im angefochtenen Beschluss – ein Maschinenbauingenieur (FH) mit
langjährigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Entwicklung, der Konstruktion und der
Herstellung von Reinigungsgeräten anzusehen sein.
c.
Im Umfang des Hauptantrags wäre die Beschwerde der Antragsgegnerin
voraussichtlich erfolglos geblieben, weil insoweit der von der Antragstellerin geltend
gemachte Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit als erfüllt erachtet worden wäre (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG). Denn es ist davon
auszugehen, dass ein Gegenstand mit allen Merkmalen des eingetragenen Schutzanspruchs 1 aus der Entgegenhaltung D2 (US 5 996 160 A) vorbekannt war.
Die D2 (vgl. Abstract und Fig.) zeigt eine Einstiegsmatte zum Reinigen von Schuhsohlen, die dabei eine Vorrichtung zum Befeuchten und Reinigen der Schuhsohlen
aufweist (Merkmal M1). Die Vorrichtung zur Befeuchtung gemäß der D2 (vgl. Fig. 3
sowie Sp. 2, Z. 45 – 67) umfasst radial auf einer Welle angeordnete Borsten als
Transferelemente zur Beförderung von Reinigungsflüssigkeit (Merkmal M2), wobei
diese Transferelemente in einem teilweise mit Flüssigkeit gefüllten Flüssigkeitsreservoir als Behälter angeordnet sind (Merkmal M3). Durch die drehbar gelagerten
Wellen der Bürsten weist die Vorrichtung nach der D2 (vgl. Fig. 3 und Sp. 3,
Z. 1 – 18) eine Einrichtung dafür auf, dass die Borsten als Transferelemente aus
dem Behälter (unterhalb des Flüssigkeitsspiegels) in Richtung der Schuhsohlen als
zu befeuchtende Flächen bewegt werden (Merkmal M4).
d.
Auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 wäre
voraussichtlich als nicht schutzfähig erachtet worden.
Dieser Gegenstand unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag dadurch, dass das Transferelement nach Merkmal M2 die Zweckangabe „für
das Transferieren von Flüssigkeit“ aufweist und der Behälter in Merkmal M3 „befüllbar“ (anstelle „gefüllt“) ist.
Diese Merkmale sind jedoch ebenfalls aus der D2 vorbekannt. Die Bürsten fördern
als Transferelemente eine Reinigungsflüssigkeit aus einem gefüllten – und ebenso
befüllbaren – Reservoir zur Unterseite der Schuhsohle (vgl. Fig. 3 sowie Sp. 2,
Z. 45 – 67 und Sp. 3, Z. 1 – 18).
e.
Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 wäre ebenfalls
als nicht schutzfähig zu erachten gewesen.
Er enthält – wie in Hilfsantrag 1 – bei Merkmal M2 die Zweckangabe „für das Transferieren von Flüssigkeit“ und eine Modifikation des Merkmals M3 dahingehend, dass
der Behälter zum einen (wie nach Hilfsantrag 1) „befüllbar“ und zudem das Transferelement in dem Behälter „angeordnet“ ist (anstelle „anordenbar“).
Diese Modifikationen führen jedoch bezüglich der fehlenden Neuheit gegenüber der
D2 zu keiner anderen Beurteilung. Gemäß den o.g. Ausführungen hat die D2 vorweggenommen, dass die im Flüssigkeitsreservoir angeordneten (oder anordenbaren) Bürsten als Transferelemente eine Reinigungsflüssigkeit aus einem gefüllten
(oder befüllbaren) Reservoir zur Unterseite der Schuhsohle fördern.
f.
Ferner ist auch hinsichtlich des Gegenstands des Schutzanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 3 von fehlender Schutzfähigkeit auszugehen.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von der Anspruchsfassung
nach Hilfsantrag 2 dadurch, dass das weitere Merkmal M5
„und die Bewegungseinrichtung durch die zu befeuchtende Fläche betrieben
werden kann“
eingefügt wurde.
Aber auch in dieser Fassung ist der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nicht neu,
da auch das Merkmal M5 von der D2 vorweggenommen wurde. Gemäß D2, Sp. 3,
Z. 1 – 18 wird die Einrichtung zum Bewegen des Transferelements durch eine
Längsbewegung der zu befeuchtenden Schuhsohle über die drehbar gelagerten
Borsten betrieben.
g.
Eine anderweitige Beurteilung der Erfolgsaussichten der Beschwerde der
Antragsgegnerin ist jedoch hinsichtlich der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4
geboten.
aa. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 enthält gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 3 im Merkmal 1 die Angabe, dass die beanspruchte Vorrichtung zu der
Befeuchtung einer Oberfläche eines Mikrofasertuchs dient.
bb. Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 wird, was auch nach
dem schriftsätzlichen Vorbringen der Beteiligten nicht streitig ist, als zulässig zu
erachten sein.
cc. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 wird auch als neu
zu erachten sein.
Soweit die beanspruchte Vorrichtung zur Befeuchtung der Oberfläche eines Mikrofasertuchs dient, wird hierin keine ausschließliche Verwendungsangabe zu sehen
sein. Denn die mit dem Streitgebrauchsmuster beanspruchte Vorrichtung muss
dazu geeignet sein, die Übertragung einer bestimmten Menge an Flüssigkeit aus
dem Behälter auf die zu befeuchtende Oberfläche eines Mikrofasertuchs zu gewährleisten (vgl. Abs. [0005] – [0007] GS.). Dies stellt zugleich ein technisches Merkmal
dar, mit dem der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters näher spezifiziert wird.
Ein derartiger Gegenstand wird durch die D2 jedoch nicht vorweggenommen. Die
Vorrichtung nach der D2 ist eine Reinigungsvorrichtung für Schuhsohlen, die eine
den vorgenannten Anforderungen der Eignung für die Befeuchtung eines Mikrofasertuchs nicht aufweist.
Auch die D5 (US 4 948 078 A) hat den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach
Hauptantrag nicht in neuheitsschädlicher Weise vorweggenommen. Denn die D5
hat das Merkmal M4 nicht offenbart. Im Gegensatz zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters kann die Plattform, nachdem der Schwamm auf ihr abgelegt wurde,
mittels einer Kraftausübung entgegen der Richtung der Kraft der die Plattform
abstützenden Federelemente in den Behälter hinein bewegt werden, um den auf
der Plattform befindlichen Schwamm zu befeuchten. Anschließend wird die Plattform mittels der Federelemente als Einrichtung zum Bewegen zwar aus dem Behälter hinausbewegt, aber nicht i.S.d. Merkmals M4 zu einer zu befeuchtenden Fläche,
da während dieser Bewegung die Plattform als Transfermittel mit dem schon
befeuchteten Schwamm bereits direkt in Kontakt steht.
dd. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 wird auch nicht als
nahegelegt zu erachten sein.
Wie oben unter cc. ausgeführt, muss die Vorrichtung zur Befeuchtung der Oberfläche eines Mikrofasertuchs dazu geeignet sein, die Übertragung einer bestimmten
Menge an Flüssigkeit aus dem Behälter auf die zu befeuchtende Oberfläche des
Mikrofasertuchs zu gewährleisten. Hierfür wird der Fachmann (s. dazu oben b.)
jedoch nicht die in der D2 offenbarte Vorrichtung in Erwägung ziehen, da diese aufgrund ihrer Funktion als Reinigungsvorrichtung für Schuhsohlen für den Transfer
einer entsprechend genau bestimmten Menge an Flüssigkeit aus dem Behälter auf
die zu befeuchtende Fläche nicht geeignet ist.
Auch ausgehend von der D5 ist die Ausgestaltung der vom Streitgebrauchsmuster
beanspruchten Vorrichtung für den Fachmann nicht nahegelegt. Denn auch die Vorrichtung nach D5 ist für die Übertragung einer genau bestimmten Menge an Flüssigkeit aus dem Behälter auf die zu befeuchtende Fläche und damit gerade für die
bestimmungsgemäße Befeuchtung der Oberfläche eines Mikrofasertuchs nicht
geeignet.
5.
Die Beschwerde der Antragsgegnerin hätte, falls sich das vorliegende
Löschungs-Beschwerdeverfahren nicht in der Hauptsache erledigt hätte, nach alledem im Rahmen einer summarischen Prüfung voraussichtlich teilweise zum Erfolg
geführt. Auch wenn dies zu einer wohl nicht unerheblichen Einschränkung des
Streitgebrauchsmusters geführt hätte, überwiegt bei diesen Erfolgsaussichten keine
der Beteiligten eindeutig. Im Rahmen des dem Senat gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1
GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO obliegenden, billigen Ermessens ist
somit eine Kostenaufhebung für beide Instanzen unter Berücksichtigung der §§ 17
Abs. 4, 18 Abs. 2 GebrMG i.V.m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 92, 97 ZPO angemessen.
6.
Aufgrund der übereinstimmenden Erklärung der Erledigung des Löschungs-
und Löschungsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache durch die Beteiligten, ist
analog des gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG anwendbaren § 269
Abs. 3 Satz 1 ZPO davon auszugehen, dass der angefochtene Beschluss wirkungslos wird und als vorhergehende Entscheidung nicht mehr rechts- bzw. bestandskräftig werden kann (vgl. Thomas/Putzo, 40. Aufl., § 91a, Rn. 21; Zöller, ZPO, 33. Aufl.,
m.w.N.). Auf den entsprechenden Antrag der Antragstellerin war diese Wirkung
durch Beschluss auszusprechen (§§ 18 Abs. 2 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m.
7.
Der Senat konnte gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m.
ZPO, 32. Auflage, § 91a, Rn. 23).
8.
Da eine isolierte Kostenentscheidung in einer patentgerichtlichen Beschwerdesache nach § 18 Abs. 4 GebrMG nicht rechtsbeschwerdefähig ist (vgl. BGH
GRUR 1967, 94 – Stute, sowie die weiteren Nachweise bei Busse/Keukenschrijver,
Patentgesetz, 8. Aufl., § 100, Rn. 11) und auch die Voraussetzungen für die Zulassung einer Rechtsbeschwerde nach §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG
i.V.m. § 574 ZPO nicht gegeben sind, insbesondere eine grundsätzliche Bedeutung
einer im vorliegenden Verfahren relevanten Rechtsfrage nicht ersichtlich ist (§ 574
Abs. 2 ZPO) nicht ersichtlich ist, sieht der Senat von einer weitergehenden Rechtsmittelbelehrung ab.
Metternich
Rippel
Brunn