BPatG Beschluss vom 31.08.2021 – 35 W (pat) 7/20

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 7/20

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

wegen des Gebrauchsmusters 20 2017 107 111

(hier: Kostenauferlegung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 31. August 2021 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter

Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2021:310821B35Wpat7.20.0

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der

Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 22. April 2020 aufgehoben.

2. Die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens

sowie des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu

tragen.

G r ü n d e

I .

Die Antragsgegnerin war

Inhaberin des am 3. Juli 2018 eingetragenen

Gebrauchsmusters 20 2017 107 111 mit der Bezeichnung „Dispersionsfarbe“.

Am 21. Dezember 2018 stellte die Antragstellerin Löschungsantrag und machte

geltend, dass das Gebrauchsmuster nicht schutzfähig sei, und beantragte, der

Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Löschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 14. Januar 2019 zunächst

ohne Anlagen zugestellt. Mit Schreiben vom 23. Januar 2019 wurde der

Löschungsantrag mit den Anlagen erneut zugestellt, wobei darauf hingewiesen

wurde, dass die Widerspruchsfrist bis zum 14. Februar 2019 läuft, da es sich bei

den Anlagen ausschließlich um Druckschriften handelt, die frei recherchierbar sind.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag nicht widersprochen.

Am 18. Februar 2019 beantragte die Antragsgegnerin, der Antragstellerin die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Sie habe dem Löschungsantrag nicht

widersprochen, was als sofortiges Anerkenntnis gemäß § 307 ZPO zu werten sei.

Sie habe durch

ihr Verhalten keine Veranlassung zur Stellung des

Löschungsantrags gegeben. Insbesondere habe die Antragstellerin ihr zuvor die

Löschung des Gebrauchsmusters nicht angedroht. Daher habe diese gemäß § 93

ZPO die Kosten zu tragen.

Jeweils mit Schreiben vom 21. Februar 2019 wurde den Beteiligten mitgeteilt, dass

dem Antrag auf Löschung nicht widersprochen worden sei, das Gebrauchsmuster

daher im beantragten Umfang gelöscht werde und das Löschungsverfahren in der

Hauptsache beendet sei. Es sei nur noch über die Kosten zu entscheiden. Es wurde

eine Frist von 1 Monat zur Äußerung gewährt und auch auf die Eingabe der

Antragsgegnerin vom 18. Februar 2019 hingewiesen, die auch als Anlage beigefügt

war. Dieses Schreiben wurde jeweils am 22. Februar durch einfachen Brief

versandt.

Mit Beschluss vom 22. April 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die

Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt.

Es entspreche grundsätzlich der Billigkeit, der Antragsgegnerin die Kosten des

Verfahrens aufzuerlegen, da sie sich in die Rolle der unterliegenden Partei begeben

habe. Eine Ausnahme von dieser Regelung gemäß § 93 ZPO komme nicht in

Betracht. Zwar habe die Antragsgegnerin ein sofortiges Anerkenntnis abgegeben,

da sie dem Löschungsantrag nicht widersprochen habe, jedoch sei die weitere

Voraussetzung für diese Ausnahmeregelung, dass die Antragsgegnerin keinen

Anlass zur Einleitung des Verfahrens gegeben habe, nicht gegeben. Dies sei weder

vorgetragen noch nachgewiesen worden. Die materielle Beweislast für die fehlende

Veranlassung liege bei der Antragsgegnerin. Mangels anderer Anhaltspunkte sei

deshalb davon auszugehen, dass ein solcher Anlass bestanden habe und die

zweite Voraussetzung für eine Anwendung der Kostenregelung gemäß § 93 ZPO

nicht erfüllt sei.

Dieser Beschluss wurde den Beteiligten am 27. April 2020 zugestellt.

Am 14. Mai 2020 hat die Antragsgegnerin gegen diesen Beschluss Beschwerde

eingelegt.

Die Kosten seien der Antragstellerin aufzuerlegen. Sie habe dem Löschungsantrag

nicht widersprochen, was als sofortiges Anerkenntnis zu werten sei. Sie habe durch

ihr Verhalten auch keine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrags

gegeben. Die Antragstellerin habe sie mit einem Löschungsantrag konfrontiert,

ohne ihr zuvor die Löschung des Gebrauchsmusters angedroht zu haben. Sie habe

auch nicht

in sonstiger Weise eine Veranlassung zur Stellung des

Löschungsantrags gegeben, etwa durch eine Abmahnung oder einer Klage aus

dem Gebrauchsmuster. Hierfür bietet sie einen Zeugenbeweis an. Entgegen den

Feststellungen im angefochtenen Beschluss habe sie auch vorgetragen, dass sie

durch ihr Verhalten keinen Anlass zur Stellung eines Löschungsantrags gegeben

habe. Diesem Vortrag habe die Antragstellerin auch nicht widersprochen, obwohl

ihr ausweislich der Mitteilung der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Februar 2019

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde. Nach dem unwidersprochenen

Vortrag der Antragsgegnerin in ihrer Eingabe vom 18. Februar 2019 hätte die

Gebrauchsmusterabteilung davon ausgehen müssen, dass tatsächlich kein Anlass

zur Einleitung des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens bestand.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Kosten des Löschungs- und Beschwerdeverfahrens der Antragsstellerin

aufzuerlegen. Hilfsweise hat sie mündliche Verhandlung beantragt.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen. Hilfsweise beantragt

sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Antragsgegnerin habe sich auf das Schreiben der Gebrauchsmusterabteilung

vom 21. Februar 2019 nicht geäußert und es versäumt rechtzeitig zur Sache

Stellung zu nehmen. Erst mit der Beschwerdebegründung möchte sich die

Antragsgegnerin darauf berufen, keine Veranlassung zu dem Löschungsantrag

gegeben zu haben. Die Nichtäußerung der Antragstellerin zum Schreiben der

Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Februar 2019 könne nicht als Eingeständnis

gewertet werden, dass die Voraussetzungen des § 93 ZPO erfüllt seien.

Nichtäußerung bzw. Schweigen stelle ein rechtliches Nullum dar. Der erstmalige

Vortrag der Antragsgegnerin im Rahmen der Beschwerdebegründung sei als

verfahrensmissbräuchlich zu werten und sei wegen verspäteten Vorbringens

unbeachtlich. Würde dem Antrag der Antragsgegnerin stattgegeben werden, hätte

das eine doppelte Kostentragung für die Antragstellerin zur Folge, da sie dann

sowohl die erst- als auch die zweitinstanzlichen Kosten zu tragen hätte. Hierfür gebe

es weder einen sachlichen noch rechtlichen Grund.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Kostenbeschwerde ist wirksam eingelegt. Die Höhe der Beschwerdegebühr

beträgt 200 Euro, vgl. GebVerz Nr 401 300 zu § 2 Abs. 1 PatG (Bühring/Braitmayer,

Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl. § 18 Rdn. 16).

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen die isolierte Kostenentscheidung der

Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April

2020 ist statthaft, form- und fristgerecht eingelegt sowie auch im Übrigen zulässig.

In der Sache hat die Beschwerde auch Erfolg.

1.

Für die Entscheidung über eine Beschwerde ist der Gebrauchsmustersenat

in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig.

Der Gebrauchsmustersenat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2.

Halbsatz, GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen

Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der

Gebrauchsmusterabteilung über Löschungsanträge handelt, jedoch wird mit der

vorliegenden Beschwerde

nicht

eine Sachentscheidung

über

einen

Löschungsantrag angegriffen, sondern lediglich die Kostenentscheidung. Damit ist

keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag i. S. d.

§ 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist die allgemeine

Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung sind der Antragstellerin

die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Grundsätzlich trägt zwar der Unterliegende die Kosten des Löschungsverfahrens (§

17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Die Antragsgegnerin hat sich in die Rolle der unterliegenden Partei begeben, da sie

dem Löschungsantrag nicht widersprochen hat. Jedoch hat die Antragstellerin die

Kosten des Löschungsverfahrens gemäß § 93 ZPO zu tragen, da dessen

Voraussetzungen vorliegen. Ein sofortiges Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO

liegt vor, da die Antragsgegnerin dem Löschungsantrag der Antragstellerin nicht

widersprochen hat. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung des

DPMA hat die Antragsgegnerin auch keine Veranlassung für den Löschungsantrag

gegeben. Dies hat sie bereits mit Eingabe vom 18. Februar 2019 vorgetragen und

hat dies unter Hinweis auf § 93 ZPO damit begründet, dass insbesondere die

Antragstellerin sie mit dem Löschungsantrag konfrontiert habe, ohne dass die

Antragstellerin der Antragsgegnerin zuvor die Löschung des Gebrauchsmusters

angedroht habe.

Diese Eingabe wurde der Antragstellerin mit dem Schreiben der

Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Februar 2019 zugestellt, wobei in dem

Schreiben sogar darauf hingewiesen wurde, dass die Antragsgegnerin bereits in der

Eingabe vom 18. Februar 2019 zur Frage der Kostentragungspflicht Stellung

genommen hat.

Da die Antragstellerin sich zu diesem Vortrag bis zum Erlass der

Kostenentscheidung nicht geäußert hat, hätten die dort genannten Tatsachen von

der Gebrauchsmusterabteilung als unbestritten gewertet werden müssen. Da

grundsätzlich eine dem Löschungsantrag vorangehende Löschungsandrohung

erforderlich ist (vgl. (Bühring/Braitmayer, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl. § 17

Rdn. 96), ist die Tatsachenbehauptung, dass eine solche nicht vorlag, unstrittig,

denn die Antragstellerin hat nicht vortragen, dass eine solche vorgelegen habe. Sie

hat auch nicht geltend gemacht, dass

ausnahmsweise

eine solche

Löschungsaufforderung nicht erforderlich gewesen sei. Soweit die Antragstellerin

meint, die Antragsgegnerin habe

innerhalb der gemäß Schreiben der

Gebrauchsmusterstelle vom 21. Februar 2019 gesetzten Frist keine Stellungnahme

abgegeben, ist dies unbeachtlich, da die Antragsgegnerin davon ausgehen musste,

dass

ihre Stellungnahme vom 18. Februar 2019 beachtet wird. Die

Gebrauchsmusterabteilung hatte sogar in ihrem Schreiben darauf hingewiesen,

dass eine Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 18. Februar bereits vorliegt.

Auch in der Beschwerdeinstanz hat die Antragstellerin nicht behauptet, dass die

Antragsgegnerin entgegen deren Behauptung Anlass zur Stellung des

Löschungsantrags gegeben habe. Sie möchte lediglich das Vorbringen der

Antragsgegnerin in der Beschwerdeinstanz als verspätet gewertet sehen, wofür

jedoch keine Rechtsgrundlage besteht. Auf den in der Beschwerdeinstanz von der

Antragsgegnerin angebotenen Zeugenbeweis kommt es nicht mehr an, da die

Tatsachen, die dieser bezeugen soll, von der Antragstellerin gar nicht bestritten

werden. Diese Tatsachen sollen nach Ansicht der Antragstellerin lediglich bei der

Entscheidung nicht berücksichtigt werden.

Die Billigkeit erfordert auch keine andere Entscheidung (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V.

m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG). Soweit die Antragstellerin vorträgt, es sei unbillig, ihr

die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, da die Antragsgegnerin nicht innerhalb

der

ihr gesetzten Monatsfrist

im Schreiben vom 21. Februar 2019 eine

Stellungnahme abgegeben hat, kann der Senat dem nicht beipflichten.

Abgesehen davon, dass in einer Beschwerde auch neuer Vortrag möglich ist, hat

die Antragsgegnerin sich nicht erst in der Beschwerdeinstanz auf die Regelung des

§ 93 ZPO berufen.

3. Die Antragstellerin hat

als Unterliegende

auch

die Kosten des

Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2

PatG, § 91 Abs. 1 ZPO). Die Voraussetzungen des § 97 Abs. 2 ZPO, wonach die

obsiegende Partei die Kosten des Rechtsmittelverfahrens ganz oder teilweise zu

tragen hat, wenn sie aufgrund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem

früheren Rechtszug geltend zu machen im Stande war, liegen nicht vor. Die

Antragsgegnerin hatte bereits vor der Gebrauchsmusterabteilung unter Hinweis auf

§ 93 ZPO geltend gemacht, dass sie keine Veranlassung zur Stellung des

Löschungsantrags gegeben habe und dies auch begründet.

4. Der Senat konnte gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 99 PatG i.V.m. § 128

Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als

Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Bayer