Rechtsprechung / BPatG / 2022
BPatG Beschluss vom 23.02.2022 – 29 W (pat) 25/19
29. Senat · ECLI:DE:BPatG:2022:230222B29Wpat25.19.0
Zitiert von 1 Entscheidungen Zitiert 8+ Entscheidungen 10 zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 25/19 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 30 2016 207 864
ECLI:DE:BPatG:2022:230222B29Wpat25.19.0
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. Februar 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Seyfarth und den Richter kraft Auftrags Posselt
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
14. Juni 2019
insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der
geschäftlichen Bezeichnung AESCULAP im Umfang der Dienstleistungen
Klasse 35: Büroarbeiten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;
Klasse 36: Auskünfte und Beratung in Versicherungsangelegenheiten;
Finanzwesen; Versicherungswesen;
zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der vorgenannten Dienstleistungen
wird die Löschung der Marke 30 2016 207 864 angeordnet.
2.
Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 16. März 2016 angemeldete Wort-/Bildmarke
ist am 10. Mai 2016 für die nachfolgend genannten Dienstleistungen in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen
worden:
Klasse 35: Betriebswirtschaftliche
Beratung;
Büroarbeiten;
Entwicklung von betriebswirtschaftlichen Konzepten;
Geschäftsführung;
Unternehmensberatung;
Unternehmensberatungsdienste; Unternehmensverwaltung; Werbung;
Klasse 36: Auskünfte
und
Beratung
in
Versicherungsangelegenheiten;
Finanzwesen;
Geldgeschäfte;
Immobilienwesen; Versicherungswesen;
Klasse 45: Mediation.
Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 10. Juni 2016.
Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin gestützt auf das
Unternehmenskennzeichen
AESCULAP
am 9. September 2016 Widerspruch eingelegt.
Der Widerspruch wird auf den Geschäftsbereich „Beratung von Krankenhäusern
und Kliniken in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht“
gestützt.
Mit Beschluss vom 14. Juni 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamts (DPMA), besetzt mit einem Beamten des höheren
Dienstes, die Löschung der angegriffenen Marke für die oben kursiv gedruckten
Dienstleistungen angeordnet und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen.
Es bestehe
im genannten Umfang Verwechslungsgefahr
zwischen der
angegriffenen Marke und der älteren geschäftlichen Bezeichnung in Form des
firmenschlagwortartigen Unternehmenskennzeichens „AESCULAP“. Aufgrund der
Darlegungen der Widersprechenden und der vorgelegten Unterlagen sei davon
auszugehen, dass diese
seit 1999
Inhaberin eines prioritätsälteren
Unternehmenskennzeichens „AESCULAP“ auf dem Geschäftsgebiet der „Beratung
von Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher
Hinsicht in Bezug auf die Sterilisierung chirurgischer Instrumente und darauf
gerichtete Abläufe“ sei. „AESCULAP“ sei ein originär unterscheidungskräftiger
Begriff. Der mythologische Hinweis auf den griechischen bzw. römischen Gott der
Heilkunde sei in Bezug auf die auf organisatorische und betriebswirtschaftliche
Aspekte gerichteten Beratungsdienstleistungen nicht beschreibend. Eine
Verwendung des Widerspruchszeichens nicht
in Alleinstellung, sondern
insbesondere zusammen mit sonstigen markenmäßigen Kennzeichen sei
unschädlich. Die Unternehmensbezeichnung sei hierbei selbstständig als solche
erkennbar. Das Unternehmenskennzeichen werde deutschlandweit im Bereich der
„Beratung von Krankenhäusern und Kliniken
in organisatorischer und
betriebswirtschaftlicher Hinsicht in Bezug auf die Sterilisierung chirurgischer
Instrumente und darauf gerichtete Abläufe“ benutzt. Für eine weitergehende
Benutzung habe die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Widersprechende
nicht hinreichend vorgetragen. Insbesondere von einer Benutzung auch für
Finanzberatung bzw. für Beratung von Krankenhäusern und Kliniken auf anderen
Gebieten als Sterilisationskreisläufen könne demnach nicht ausgegangen werden.
Anhaltspunkte für ein mögliches zwischenzeitliches Erlöschen des Schutzes als
Unternehmenskennzeichen seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Die
Widersprechende sei aufgrund dieses Unternehmenskennzeichens berechtigt, die
Benutzung der angegriffenen Marke für die oben genannten Dienstleistungen in der
Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Zwischen der angegriffenen
nationalen Marke und dem bundesweit benutzten Widerspruchszeichen bestehe
Verwechslungsgefahr
im engeren Sinne. Das Widerspruchszeichen sei
durchschnittlich
kennzeichnungskräftig.
Die
sich
gegenüberstehenden
Vergleichszeichen seien nach rechtlichen Maßstäben klanglich identisch, da die
angegriffene Marke durch den Bestandteil „aeskulap“ geprägt werde. Der Begriff
„consulting“ beschreibe lediglich die von der angegriffenen Marke beanspruchten
Dienstleistungen im Zusammenhang mit „Beratungen“. Aufgrund der eben
dargelegten Ausgangssituation sei bereits geringe Branchennähe ausreichend, um
eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen zu begründen. Die für die
angegriffene Marke
in der Klasse 35
registrierten Dienstleistungen
„Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von betriebswirtschaftlichen
Konzepten; Unternehmensberatung; Unternehmensberatungsdienste“ seien
branchenidentisch
bzw.
jedenfalls
hochgradig
branchennah
zu
den
Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch nach obigen Ausführungen stütze.
Eine ausreichende Branchennähe bestehe ferner zu „Mediation“ in Klasse 45. Im
Übrigen sei nach Auffassung der Markenstelle eine Branchennähe jedoch nicht
gegeben. Es sei nicht davon auszugehen, dass die spezifische Fachkompetenz
eines auf Fragen der Sterilisation chirurgischer Instrumente spezialisierten
Anbieters mit jener der Erbringer von Versicherungsberatungen, Geldgeschäften,
Werbung, Büroarbeiten etc. auch nur ansatzweise vergleichbar sei. Auch werde das
Publikum vor diesem Hintergrund nicht erwarten, dass solche artverschiedenen,
jeweils unterschiedliche spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzenden
Leistungen typischerweise aus einer Hand erbracht würden.
Der Beschluss ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekenntnis am 19. Juni
2019 zugestellt worden. Hiergegen richtet sich ihre Beschwerde.
Sie
ist der Ansicht,
die Markenstelle
habe den Schutzbereich des
Unternehmenskennzeichens „AESCULAP“ im Hinblick auf die Branchennähe zu
eng gezogen und deshalb eine Verwechslungsgefahr für die noch verbliebenen
Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 zu Unrecht verneint.
Es handle sich um „rechtlich identische Zeichen“. Das Widerspruchszeichen
verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Unter Berücksichtigung der
eben genannten Voraussetzungen genüge bereits eine geringe Branchennähe, um
eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
Der Geschäftsbereich der Widersprechenden umfasse die „Beratung von
Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und
finanzieller Hinsicht“. Die im Beschluss vom 14. Juni 2019 vorgenommene
Einschränkung sei in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unzutreffend. Ein derart
beschränkter Tätigkeitsbereich sei mit dem Begriff der Branchennähe nicht
vereinbar; maßgeblich sei die Branche. Diese umfasse ein ganzes Bündel
wirtschaftlicher Tätigkeiten,
die
typisierend
unter
einem Oberbegriff
zusammengefasst würden, so dass hierfür eine gewisse Verallgemeinerung nötig
sei. Eine Beschränkung auf einen Bereich, der eher einer eng gefassten
Einzeldienstleistung entspreche, werde dem nicht gerecht und beschränke die
Beschwerdeführerin unangemessen. Nur völlig untergeordnete, untypische und
nebenher wahrgenommene Aufgaben könnten dabei ausgeschlossen werden.
Hierfür spreche auch der Rechtsgedanke der „erweiterten Minimallösung“. Bei der
Branchennähe seien zudem Ausdehnungstendenzen zu berücksichtigen.
Ferner sei eine solche Einschränkung auch aus tatsächlichen Gründen abzulehnen,
da die Beratungstätigkeit der Beschwerdeführerin einen umfassenden Ansatz
verfolge. Dieser setze sich aus einer betriebswirtschaftlichen und kostenorientierten
Analyse des medizinischen Inventars der Krankenhäuser, deren Nutzung sowie der
Sterilisations- und Aufbereitungsabläufe zusammen. Ergebnis dieser Beratung
seien Vorschläge hinsichtlich Anpassungen bei den Organisationsabläufen und den
im Krankenhaus verwendeten Instrumenten im Hinblick auf eine Zeit- und
Kostenersparnis.
Die
Widersprechende
erbringe
unter
dem
Unternehmenskennzeichen
„AESCULAP“
somit
eine
umfassende
Beratungstätigkeit mit dem Ziel der Prozessoptimierung und Kosteneinsparung.
Diese Beratung wirke sich auf zahlreiche Organisationsabläufe in den beratenen
Krankenhäusern, wie beispielsweise den Einkauf, die Erfassung und Abrechnung
von Kostenstellen (Buchhaltung), das Instrumentenmanagement oder auch die
Reinigung aus. Das „Consulting“ umfasse neben den Abläufen in der Sterilisierung
chirurgischer
Instrumente auch
die Auswahl und
insbesondere die
Kostenoptimierung
bei
den
verwendeten
Instrumenten,
Instrumentenmanagement,
dem
Qualitätsmanagement
sowie
dem
der
Hygieneberatung. Ziel der gesamten Beratungstätigkeit sei es, die Abläufe in den
Krankenhäusern zu optimieren, um ein verbessertes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu
erreichen. Die Beratung der Widersprechenden habe darüber hinaus zudem eine
eindeutig finanziell ausgerichtete Komponente. Die Frage, wie Prozessabläufe in
den Krankenhäusern optimiert werden könnten, müsse stets auch die
Finanzierbarkeit der Maßnahmen berücksichtigen. Dies werde bei der Beratung
hinsichtlich des sog. „Versorgungsmanagements“ in den Krankenhäusern, das die
patientenbezogene Bereitstellung von Sterilgütern und OP-Bedarf umfasse,
besonders deutlich. Hierbei würden die Kunden
zu
verschiedenen
Finanzierungsvarianten für die in den Krankenhäusern benötigten Apparate und
Instrumente beraten, wie z. B. Mietkaufvereinbarungen, „pay per use“-Konzepte
oder auch Finanzierungsmodelle, die teilweise eine Laufzeit von bis zu 36 Monaten
aufwiesen. Weiterhin biete die Widersprechende die Vermittlung von Leasing-
Unternehmen an, um den Kunden den Verkauf ihrer Altgeräte zu ermöglichen.
Ein maßgeblicher Aspekt für die Branchennähe im vorliegenden Fall sei zudem,
dass die jüngere Marke für sehr breite Oberbegriffe in den Klassen 35 und 36 Schutz
beanspruche. Damit umfasse deren Schutzbereich auch Beratung gegenüber
Krankenhäusern und den dort beschäftigten Personen, etwa Ärzten, sodass sich
der
angesprochene
Personenkreis
unmittelbar
überschneide.
Die
Beratungstätigkeit des Inhabers der jüngeren Marke richte sich sogar ganz gezielt
an Ärzte. Schon ein solcher gemeinsamer Bezugspunkt könne jedenfalls bei
vorliegender Zeichenidentität einen hinreichenden Grad an Branchennähe
herstellen.
Des Weiteren spreche für eine Branchennähe, dass es zahlreiche Consulting-
Unternehmen gebe, die sich auf die Beratung von Krankenhäusern spezialisiert
hätten und dabei sowohl Organisations- als auch Finanzberatung, -analyse und -
planung etc. „aus einer Hand“ anbieten würden.
Entsprechend der als Anlage AST 1 vorgelegten Dienstleistungsbroschüre umfasse
das „Aesculap Consulting“ auch die „Prozessunterstützung“ und „temporäre
Prozessbegleitung“. Die Beschwerdeführerin übernehme jedenfalls temporär für
Dritte Aufgaben der Unternehmensverwaltung, nämlich der Führung der
Sterilgutaufbereitung, die diese gewissermaßen „outsourcten“. Mit Schreiben vom
25. Juni 2021 hat die Beschwerdeführerin ergänzend eine Broschüre zur
Sieboptimierung eingereicht, die seit 2019 von ihren Mitarbeitenden gegenüber
Krankenhäusern verwendet werde.
Weiterhin sei bei der Beurteilung der Branchennähe eine potentielle sachliche
Ausweitung der geschäftlichen Tätigkeit
der
Inhaberin des älteren
Kennzeichenrechts zu berücksichtigen, soweit hierfür eine reale, nicht nur
theoretische oder sonst fernliegende Möglichkeit bestehe. Dabei könne auch die
Größe des Unternehmens eine Rolle spielen, da größere Unternehmen
erfahrungsgemäß eher bereit und in der Lage seien, ihr Tätigkeitsgebiet zu
erweitern.
Aufgrund der
rechtlich
identischen Zeichen
begründe
die vorliegende
Branchennähe eine Verwechslungsgefahr auch hinsichtlich der noch verbliebenen
Dienstleistungen der angegriffenen jüngeren Marke in den Klassen 35 und 36. Die
maßgeblichen Verkehrskreise würden ohne weiteres davon ausgehen, dass
zwischen der A… AG und dem
Inhaber der Marke
jedenfalls wirtschaftliche Beziehungen bestünden.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners sei nicht nur der im Handelsregister
aufgeführte Unternehmensgegenstand der rechtlichen Bewertung zugrunde zu
legen. Es komme vielmehr auf die tatsächliche Benutzung des Zeichens an.
Eventuell nötige behördliche Erlaubnisse oder Genehmigungen seien daher nicht
relevant. Auch werde durch die Beratung von Krankenhäusern und Kliniken in
organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht eine Tätigkeit
gegenüber externen Kunden erbracht. Es sei zudem nicht nötig, dass die
Beschwerdeführerin die Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke geschützt
sei, selbst erbringe. Es genüge, wenn ihre Tätigkeiten eine Nähe zu diesen
aufwiesen. Dies sei hier der Fall. So werde auch nicht behauptet, dass die
Beschwerdeführerin Darlehensverträge, Versicherungen, Finanzanlagen oder
Immobiliendarlehen vermittle. Jedoch münde
ihre Beratungstätigkeit
in
entsprechende Vertragsabschlüsse durch die Krankenhäuser. Aufgrund dieses
Zusammenhangs
liege die Branchennähe zwischen der Kerntätigkeit der
Beschwerdeführerin und den genannten Dienstleistungen der jüngeren Marke vor.
Mit Schreiben vom 11. Januar 2022 hat die Beschwerdeführerin weitere Unterlagen
und zwei eidesstattliche Versicherungen insbesondere zur durchgehenden
Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung AESCULAP bis Januar 2022
eingereicht. Unter anderem hat
sie
Auszüge der Webseiten der
Beschwerdeführerin, beispielhafte Rechnungen aus den Jahren 2018 und 2019,
Dienstleistungsangebote aus den Jahren 2016 – 2019, eine Preisliste und
Broschüren vorgelegt.
Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 14. Juni 2019 insoweit
aufzuheben, als der Widerspruch zurückgewiesen wurde und die Löschung
der angegriffenen Marke anzuordnen.
Der Beschwerdegegner beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Er ist der Ansicht, dass die Entscheidung der Markenstelle zutreffend sei. Ein
fachlich hoch spezialisiertes Unternehmen wie das der Beschwerdeführerin mit dem
dort genannten Kerngeschäft übernehme keine Dienstleistungen wie „Auskünfte
und Beratung in Versicherungsangelegenheiten; Finanzwesen; Geldgeschäfte;
Immobilienwesen; Versicherungswesen;
Büroarbeiten; Geschäftsführung;
Unternehmensverwaltung; Werbung“. Die notwendigen Fachkompetenzen seien
nicht im Ansatz vergleichbar. Der Verkehr gehe deshalb auch nicht davon aus, dass
diese Dienstleistungen aus einer Hand erbracht würden.
Die A… AG dürfe nur im Rahmen ihres im Handelsregister angegebenen
Unternehmensgegenstandes tätig werden. Der von ihr genannte Tätigkeitsbereich
sei daher schon unzutreffend. Das geltend gemachte Unternehmenskennzeichen
sei
im Hinblick auf die oben genannten Dienstleistungen jedenfalls kein älteres
Recht. Der Verweis der Beschwerdeführerin auf andere Unternehmen in Anlage 8
verdeutliche, dass sie selbst diese Tätigkeiten nicht ausführe. Es werde zudem
bestritten, dass gängige Beratungsangebote an Krankenhäuser auch diese
Dienstleistungen umfassten. Zudem werde bestritten, dass die Beschwerdeführerin
ihren Kunden Tätigkeiten wie Büroarbeiten, Unternehmensverwaltung oder
Geschäftsführung anbiete. Den vorgelegten Unterlagen sei nicht zu entnehmen,
dass diese Tätigkeiten ausgeführt würden, sondern nur, dass diesbezüglich zur
Optimierung beraten werde. Auch werde der Verwaltung maximal bei einzelnen
Vorgängen assistiert, jedoch keine Unternehmensverwaltung wahrgenommen. Zu
Werbedienstleistungen habe die Beschwerdeführerin noch nicht einmal konkret
vorgetragen, welche Dienstleistungen sie hier erbringe. Es werde zudem bestritten,
dass die Beschwerdeführerin über den im Handelsregister genannten Bereich
hinaus Tätigkeiten ausübe. Diese verfüge insbesondere nicht über die
entsprechenden Erlaubnisse gem. § 34 c, d, f und i GewO, die für Vermittlung von
Darlehensverträgen, Versicherungen, Finanzanlagen und Immobiliendarlehen nötig
seien. Gleiches gelte für die hierfür notwendigen Fachkenntnisse. Auf Grund der
hohen gesetzlichen Anforderungen insbesondere in der Versicherungsbranche
gehe der Verkehr nämlich davon aus, dass nur in dieser Branche tätige, nicht aber
branchenfremde Unternehmen,
solche Dienstleistungen anbieten würden.
Entsprechend habe u. a. das EUIPO in etlichen Verfahren eine Ähnlichkeit zwischen
diesen Dienstleistungen ausdrücklich verneint. Die vorgelegten Broschüren ließen
solche Tätigkeiten nicht erkennen. Auch in den Rechnungen seien diese nicht
enthalten. Den Unterlagen zum Umfang der Beratungstätigkeit sei nur zu
entnehmen, dass im Rahmen der betriebswirtschaftlichen und finanziellen Beratung
auch die Rentabilität und Finanzierbarkeit der Maßnahmen unter Berücksichtigung
der Verwertung von Altgeräten geprüft werde. Dies habe aber nichts mit einer
externen Beratung und Vertretung in Angelegenheiten des Finanzwesens zu tun.
Eine Branchennähe liege daher diesbezüglich nicht vor. Die Aktivitäten der
Beschwerdeführerin richteten sich zudem an Fachkreise
im Bereich der
Sterilisation. Diese Experten würden im Krankenhaus jedoch nicht über den
Abschluss von Versicherungen entscheiden. Der völlig unterschiedliche
Adressatenkreis schließe daher eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen aus. Gleiches
gelte für das Finanzwesen. Der Senat gehe in seinem Hinweis vom 1. Juni 2021
davon aus, dass keine Ähnlichkeit der Betätigung der Beschwerdeführerin zu
„Geldgeschäften“ bestehe. Es sei daher nicht ersichtlich, warum für „Finanzwesen“
etwas Anderes gelten solle. Geldgeschäfte seien, wie auch das BPatG mehrfach
festgestellt habe, vom Oberbegriff „Finanzwesen“ mitumfasst. Ersichtlich sei auch
keine Ähnlichkeit zu „Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Geschäftsführung“
gegeben. Dies bestätige eine entsprechende Entscheidung des EUIPO. Die von der
Beschwerdeführerin geltend gemachte erweiterte Minimallösung komme hier nicht
in Betracht.
Die Beschwerdeführerin sei in den 150 Jahren seit ihrer Gründung nicht in den oben
genannten Bereichen aktiv gewesen. Daher seien diesbezüglich auch keine
zukünftigen Ausdehnungstendenzen zu erwarten. Dies gelte auch für die seit 25
Jahren bestehende A… Akademie.
Der Senat hat am 1. Juni 2021 und 6. Dezember 2021 Hinweise zur vorläufigen
Einschätzung der Rechtslage übermittelt.
Die Beschwerdeführerin hat ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen
Verhandlung mit Schreiben vom 25. Juni 2021 zurückgenommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66
Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache teilweise
Erfolg.
1. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit
Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls
maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der
angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019
eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch
gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum
14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Gem. § 158 Abs. 4 MarkenG
finden § 42 Absatz 3 und 4 MarkenG keine Anwendung.
2. Der Widerspruch aus der geltend gemachten geschäftlichen Bezeichnung ist
zulässig. Insbesondere wurden die nach § 30 Abs. 1 MarkenV zur Spezifizierung
des geltend gemachten Widerspruchskennzeichens erforderlichen Angaben
innerhalb der Widerspruchsfrist gemacht.
3. Die Markenstelle hat dem Widerspruch aus der geschäftlichen Bezeichnung
AESCULAP zu Recht teilweise stattgegeben. Zwischen den Vergleichszeichen
besteht
jedoch
in weitergehendem Umfang Verwechslungsgefahr als die
Markenstelle festgestellt hat.
Die Voraussetzungen einer weitergehenden Teillöschung gemäß §§ 43 Abs. 2 S. 1,
42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt. MarkenG in Verbindung mit §§ 5 Abs. 2 S. 1, 12, 15 Abs. 4
und 2 MarkenG sind gegeben. Zwischen den Vergleichszeichen besteht auch im
Hinblick auf weitere Dienstleistungen Verwechslungsgefahr.
Ein Widerspruch kann gem. § 42 Abs. 2 Nr. 4 2. Alt. MarkenG darauf gestützt
werden, dass die angegriffene Marke wegen einer geschäftlichen Bezeichnung mit
älterem Zeitrang nach § 5 MarkenG in Verbindung mit §§ 12, 15 MarkenG zu
löschen ist. § 12 2. Alt. MarkenG setzt hierfür voraus, dass ein anderer vor dem für
den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer
geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn
berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (BPatG, Beschluss vom 30.04.2014,
26 W (pat) 2/14 – Weinhandlung Müller, Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Aufl., § 12 Rn. 17). Dementsprechend muss ein (hypothetischer)
Unterlassungsanspruch gem. § 15 Abs. 2 u. 4 MarkenG vorliegen. Dieser
hypothetische Unterlassungsanspruch
ist auf der Grundlage einer
fiktiven
Benutzung der jüngeren Marke zu ermitteln (vgl. Weiler in: BeckOK Markenrecht,
28. Edition, Stand: 01.01.2022, § 12 Rn. 15; BPatG, Beschluss vom 03.02.2016,
29 W (pat) 25/13 – ned tax; Beschluss vom 16.06.20, 29 W (pat) 33/18 -
FIRMAMENT BERLIN; Beschluss vom 21.10.20, 29 W (pat) 57/17 - ATLAS). Ein
derartiger Unterlassungsanspruch besteht gem. § 15 Abs. 2 u. 4 MarkenG, wenn
ein Dritter die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im
geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt, die geeignet ist,
Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.
Zu den geschäftlichen Bezeichnungen gehören gem. § 5 Abs. 1 MarkenG
Unternehmenskennzeichen, also Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name,
als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines
Unternehmens benutzt werden, § 5 Abs. 2 MarkenG. Das Recht an einem
Unternehmenskennzeichen entsteht in der Person des Unternehmensträgers (vgl.
Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 65), und zwar bei originär
unterscheidungskräftigen Kennzeichen durch den namensmäßigen Gebrauch im
geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung (vgl. Hacker,
a. a. O., Rn. 50).
Ungeachtet
des
im
patentgerichtlichen
Verfahren
geltenden
Amtsermittlungsgrundsatzes obliegt es in Fällen, in denen ein Widerspruch aus
einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben
wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen des älteren
Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und
erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. BPatG, a. a. O., FIRMAMENT BERLIN;
Beschluss vom 23.05.2017, 25 W (pat) 94/17 – REALFUNDUS/Realfundus; a. a. O.
ned tax; Beschluss vom 11.11.2014, 24 W (pat) 25/14 - LumiCell ; Beschluss vom
04.06.2014, 26 W (pat) 88/13; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42
Rn. 55).
Ein Widerspruch aus einem Unternehmenskennzeichen setzt voraus, dass das
ältere Kennzeichenrecht nicht nur wirksam entstanden ist, sondern zudem im
Kollisionszeitpunkt, also im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, und
darüber hinaus im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch
fortbesteht (vgl. BPatG, Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 1/15 –
CRAFTWERK; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12 - eSPIRIT).
Nach den vorgelegten Unterlagen
ist davon auszugehen, dass das
Widerspruchszeichen „AESCULAP“ als unterscheidungskräftiges Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin spätestens im Jahr 2012 entstanden ist, im
Kollisionszeitpunkt
- dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke am
16. März 2016 - und ununterbrochen bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den
Widerspruch bestanden hat.
a. Das Zeichen „AESCULAP“ ist in der seit dem 6. Mai 2008 bis heute im
Handelsregister eingetragenen Firma der Beschwerdeführerin
„A… AG“
enthalten. Diese ist somit die Unternehmensträgerin.
b. Voraussetzung dafür, dass ein Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG
entsteht, ist die hinreichende Unterscheidungskraft des Kennzeichens. Sie liegt
regelmäßig vor, wenn der Verkehr dieses als namensmäßigen Hinweis auf ein
Unternehmen versteht, wobei es genügt, dass sich ein ausschließlich
unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt (BGH GRUR 2014,
506 Rn. 10 - sr.de; GRUR -RR 2010, 205 Rn. 22 – Haus & Grund IV; GRUR 2008,
1108, Rn. 32 – Haus & Grund III; GRUR 2008, 1104 Rn. 17 - Haus & Grund II).
Das Zeichen „AESCULAP“ besitzt nach diesen Kriterien die erforderliche
Unterscheidungskraft. In der griechischen Mythologie ist „Äskulap“ der Name des
Gottes der Heilkunst (https://de.wikipedia.org/wiki/Asklepios). In dieser Bedeutung
stellt der Begriff keine beschreibende Angabe für die hier maßgeblichen
Beratungsdienstleistungen dar, die auf organisatorische und betriebswirtschaftliche
Aspekte gerichtet sind. Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, hier
Fachkreise, ist das Zeichen hinreichend geeignet, sich namensmäßig von anderen
Unternehmen zu unterscheiden. Da nicht die gesamte Firma verwendet wird, ist
ferner nötig, dass der Bestandteil geeignet ist, sich als schlagwortartiger Hinweis
bzw. Kurzbezeichnung auf bzw. für das Unternehmen durchzusetzen (vgl. Hacker
in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 27). Dies ist hier der Fall, da der
weitere Bestandteil lediglich die Rechtsform des Unternehmens bezeichnet.
c. Für den beanspruchten Geschäftsbereich ist die Entstehung im Jahr 2012 und
der ununterbrochene Fortbestand des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens
AESCULAP bis Januar 2022 nachgewiesen.
Bei originär schutzfähigen Bezeichnungen entsteht der Schutz durch die Aufnahme
der Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des
Geschäftsbetriebs (BGH GRUR 2013, 68 Rn. 28 - Castell/VIN CASTEL). Daraus
folgt, dass grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens schutzfähig ist,
unter der es sich am geschäftlichen Verkehr beteiligt (BGH GRUR 2013, 1150 Rn.
29 – Baumann; Schalk, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz,
Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl., § 5 Rn. 17). Der Zeitpunkt der
Benutzungsaufnahme für den beanspruchten Geschäftsbereich bestimmt - da es
sich wie oben dargestellt um ein unterscheidungskräftiges Zeichen handelt - den
Zeitrang
des
Unternehmenskennzeichens
(vgl.
auch
Hacker
in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn 53).
Der Widerspruch stützt sich auf den Geschäftsbereich „Beratung von
Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und
finanzieller Hinsicht“ (vgl. Widerspruchsformular vom 9. September 2016, S. 2,
Abschnitt (5)). Die Beschwerdeführerin hat damit bei Einlegung des Widerspruchs
die zur Identifizierung des Rechts erforderlichen Angaben gemacht. Entgegen der
Ansicht des Beschwerdegegners ist unerheblich, dass sich die genannten
Tätigkeiten nicht im Handelsregistereintrag der A… AG finden (vgl. Anlage
zum Widerspruchsformular: Auszug aus dem Handelsregister des AG …
HRB … vom 06.09.2016). Die Eintragung im Handelsregister entspricht im
Regelfall nicht dem Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme, da bei originär
unterscheidungskräftigen Kennzeichen das Recht erst durch den namensmäßigen
Gebrauch im geschäftlichen Verkehr entsteht. Erforderlich ist eine nach außen in
Erscheinung
tretende Benutzung, die auf den Beginn einer dauerhaften
wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt, ohne dass die Kennzeichnung schon
ein bestimmtes Maß an Anerkennung im Verkehr gefunden haben muss (vgl. auch
Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 50).
Diese namensmäßige Benutzung ist vorliegend zumindest seit 2012 nachgewiesen.
Für das im Widerspruchsformular angegebene und von der Markenstelle zugrunde
gelegte Datum 1. Januar 1999 finden sich in den Unterlagen hingegen keine
Anhaltspunkte. Insbesondere ist das Gründungsdatum im Handelsregisterauszug,
der als Anlage zum Widerspruch übermittelt wurde, erst mit dem 6. Mai 2008
angegeben und betrifft zudem einen anderen Geschäftsbereich. Unterlagen für die
maßgebliche tatsächliche Aufnahme der Benutzung liegen jedoch aus dem Jahr
2012 vor (vgl. Anlagen zum Schreiben vom 03.05.2017, Beratungsbroschüre –
Anlage AST 1; das Datum befindet sich auf der letzten Seite; die Bedeutung der
Ziffern ergibt sich aus den Ausführungen auf Seite 2 der Anlage AST 2 - dem
Protokoll der mündlichen Verhandlung des LG Düsseldorf, Az. 2 AO 214/14;
Angaben zu Vertriebszahlen finden sich im selben Protokoll auf S. 4). Von den als
Anlage AST 3 vorgelegten elf Rechnungen aus dem Zeitraum 2013 – 2017 trägt die
zeitlich erste für den geltend gemachten Geschäftsbereich relevante Rechnung das
Datum 21. Juni 2013. In der Zusammenschau sprechen diese Unterlagen für eine
Benutzungsaufnahme 2012, damit deutlich vor dem Anmeldetag der angegriffenen
Marke (16.03.2016). Zumindest seit 2014 wird dies auch durch die eidesstattliche
Versicherung von Herrn P… (Anlage AST 11, Bl. 249 ff. d. A.) zusätzlich gestützt.
Hingegen tragen die als Anlage zum Widerspruch eingereichten Ausdrucke der
Internetseite der Beschwerdeführerin das Datum 30. Juni 2016 bzw. 6. September
2016. Da diese Zeitpunkte jeweils nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke
liegen, sind die Unterlagen zwar nicht für die Entstehung des älteren Rechts, jedoch
für dessen Fortbestehen relevant.
AESCULAP wird durch die Beschwerdeführerin seit 2012 ununterbrochen bis heute
als Unternehmenskennzeichen im relevanten Tätigkeitsbereich verwendet. Es ist zu
berücksichtigen, dass der Schutz des § 5 Abs. 2 MarkenG erst mit der endgültigen
Aufgabe des Rechts endet (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5
Rn. 76). Dabei obliegt es dem Widersprechenden, den Fortbestand seines älteren
Rechts im Verfahren nachzuweisen. Hierfür hat die Beschwerdeführerin zunächst
weitere Rechnungen bis 2017 vorgelegt. Zudem ist laut dem Protokoll des LG
Düsseldorf
(a. a. O.) auch von einer weiteren Nutzung der oben erwähnten
Broschüre – ggf. in abgewandelter Form - auszugehen. Mit Schreiben vom 25. Juni
2021 (Bl. 82 ff. d. A.) und 11. Januar 2022 (Bl. 229 ff. d. A.) hat die
Beschwerdeführerin weitere Nachweise, insbesondere für die Zeit bis zur
Entscheidung des Senats in der Sache nachgereicht. Die am 25. Juni 2021
übermittelte Broschüre zur Sieboptimierung, die seit 2019 zum Einsatz kommt,
enthält zwar weitgehend nur Hinweise auf „B. Braun“ sowie eine rein markenmäßige
Benutzung des Zeichens „AESCULAP“. Jedoch ist auf der letzten Seite als
Verantwortliche (auch) die A… AG und deren Internetadresse genannt. Die
zum 1. Januar 2022 übersandten Unterlagen enthalten neben zwei eidesstattlichen
Versicherungen auch Rechnungen (Zeitraum 2018 und 2019), Angebote (Zeitraum
zumindest 2017 – 2019; 2016 ist nur handschriftlich ergänzt) und weitere Belege für
die Jahre seit 2014 bzw. 2017. Diese sind in der Zusammenschau ausreichend, um
von einer durchgehenden Nutzung des Zeichens auch für die Zeit ab 2017 bis heute
auszugehen. Insbesondere bezieht sich die eidesstattliche Versicherung vom 20.
Dezember 2021 (Bl. 249 ff. d. A.) auf eine Verwendung von AESCULAP als
Unternehmenskennzeichen für den geltend gemachten Geschäftsbereich seit 2014.
Die eidesstattliche Versicherung vom 11. Januar 2022 (Bl. 252 d. A.) hat die
Verwendung der „AESCULAP SERVICES“ auf der Webseite der B.Braun seit 2017
zum Inhalt. Grund, an den darin jeweils enthaltenen Aussagen zu zweifeln, besteht
nicht. Auch der Beschwerdegegner hat diesbezüglich keine Bedenken geäußert
oder Abweichendes hierzu vorgetragen.
Soweit u. a. in der genannten Broschüre die Bezeichnung „Aesculap® Consulting“
genutzt wird, ist zwar von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen. Die
Verwendung auch als Marke ist jedoch unschädlich (was auch das LG Düsseldorf
in seiner Entscheidung vom 09.08.2017 annimmt), da nur eine ausschließliche
markenmäßige Verwendung für die Nutzung als Unternehmenskennzeichen nicht
genügen würde (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 50). Eine
Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung ist vorliegend dagegen teils neben
einer Marke Aesculap®, teils neben „B Braun“, teils mit den Zusätzen „AG“ oder
„Consulting“ zu verzeichnen. Daher ist es unschädlich, dass sowohl in der
Broschüre, als auch auf den Rechnungen neben der geschäftlichen Bezeichnung
AESCULAP das Kennzeichen „B Braun“ zum Einsatz kommt. Eine solche
Mehrfachkennzeichnung
ist gerade bei Konzernen und Mutter-
bzw.
Tochterunternehmen
üblich.
Entscheidend
ist
allein,
dass
die
Unternehmensbezeichnung hierbei selbstständig als solche erkennbar ist. Ebenso
unbeachtlich
ist,
ob
das
Firmenschlagwort
„AESCULAP“
als
Unternehmenskennzeichen auch im Übrigen in Alleinstellung benutzt wird (vgl.
BGH GRUR 2016, 705 Rn. 19, 28 – ConText). Hinsichtlich der Zusätze „AG“ und
„Consulting“ gilt, dass diese beschreibend für die Gesellschaftsform bzw. das
Tätigkeitsfeld sind, so dass der Verkehr
lediglich auf AESCULAP als
unterscheidungskräftigen Bestandteil abstellt.
Soweit u. a. in der Anlage AST 19 Unterlagen zur A… Akademie vorgelegt
werden, enthalten diese – neben der primär markenmäßigen Verwendung - auch
Hinweise
auf
eine
Nutzung
der
genannten
Bezeichnung
Unternehmenskennzeichen,
beziehen
sich
aber
ausschließlich
als
auf
Dienstleistungen, auf die der Widerspruch nicht gestützt wurde. Sie können daher
nur Ausdehnungstendenzen über den ursprünglichen Geschäftsbereich hinaus
belegen.
d. Die Beschwerdeführerin und Widersprechende hat aufgrund des prioritätsälteren
Unternehmenskennzeichens auch einen bundesweiten Unterlassungsanspruch
gegen den Inhaber der angegriffenen Marke im Sinne von § 12 MarkenG. Bei einer
unterscheidungskräftigen Bezeichnung gem. § 5 Abs. 2 MarkenG erfasst der
räumliche Schutzbereich regelmäßig das gesamte Bundesgebiet (BGH GRUR
2014, 506, Rn. 23 – sr.de; GRUR 2007, 884 Rn. 29 – Cambridge Institute). Zwar
kann das Namensrecht von Unternehmen ausnahmsweise nur regional beschränkt
bestehen. Dies setzt aber voraus, dass das Unternehmen nach seinem Zweck und
Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion ausgelegt ist
(BGH, a. a. O., Rn. 23 – sr.de). Die Beschwerdeführerin und Widersprechende hat
dazu unwidersprochen vorgetragen und durch Unterlagen – insbesondere die als
Anlage AST 3 und AST 14 übermittelten Rechnungen - belegt, dass ihr
Tätigkeitsbereich nicht ortsgebunden und ihr Wirkungsgebiet nicht eingeschränkt
ist, und sich die Dienstleistungen an einen regional unbegrenzten Kundenkreis
richten.
e. Aufgrund des Rechts an
ihrem Unternehmenskennzeichen hat die
Beschwerdeführerin auch einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der
angegriffenen Marke, weshalb die weitergehende teilweise Löschung der
besteht eine für den Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 MarkenG
erforderliche Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG.
aa. Die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt,
ist unter
Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.
Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander
gegenüberstehenden
Bezeichnungen,
der
Kennzeichnungskraft
des
Widerspruchszeichens und der wirtschaftlichen Nähe der Tätigkeitsgebiete (BGH
GRUR 2010, 738 Rn. 22 – Peek & Cloppenburg I; GRUR 2008, 1104 Rn. 21 – Haus
& Grund II; GRUR 2008, 801 Rn. 20 – Hansen-Bau).
Die genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis
derart, dass ein Weniger in einem Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich
kompensiert werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2012, 635 Rn. 12 –
METRO/ROLLER's Metro; BPatG Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 1/15 –
CRAFTWERK/CRAFTWORK/Kraftwerk).
Als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal ist von einer fiktiven Benutzung der
eingetragenen angegriffenen Marke auszugehen
(BPatG, Beschluss vom
03.04.2016, 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/NeD Tax; Hacker
in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 12 Rn. 4).
bb. Die sich gegenüberstehenden Zeichen
und
AESCULAP
weisen in ihrer Gesamtheit deutliche Unterschiede in schriftbildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht auf, da in der angegriffenen Marke zusätzlich das
Wortelement „consulting“ enthalten ist und in „aeskulap“ der Buchstabe „s“ grafisch
verziert sowie das Wort mit „k“ anstatt mit „c“ geschrieben ist.
Jedoch prägt der grafisch ausgestaltete Bestandteil „aeskulap“ die angegriffene
Marke, da der weitere Bestandteil „consulting“ (= „Beratung“, „Beratertätigkeit“, vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015, S. 382) im Hinblick
auf die hier relevanten Dienstleistungen beschreibend und somit schutzunfähig ist
und daher in einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck der Marke
vernachlässigt werden kann (vgl. BGH GRUR 2011, 824, Rn. 23 f. – Kappa/Kappa)..
Eine gesamtbegriffliche Aussage (hierzu: Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a.
O., § 9 Rn. 430 m. w. N.) der angegriffenen Marke, die der Annahme einer Prägung
durch „aeskulap“ (fig.) entgegenstehen könnte, ist nicht ersichtlich.
Es stehen sich daher mit „aeskulap“ (fig.) und „AESCULAP“ zwei klanglich jeweils
als
[ɛskuˈlaːp] ausgesprochene und daher phonetisch
identische Begriffe
gegenüber. Der grafische Bestandteil der angegriffenen Marke könnte zwar durch
eine sprachliche Umschreibung (z. B. „mit Stab und Schlange“) begrifflich
dargestellt werden; er wird bei der mündlichen Benennung jedoch im Regelfall
weggelassen werden, da eine Umschreibung zu aufwendig, zeitraubend und
umständlich wäre.
Die angegriffene Marke und das Widerspruchskennzeichen AESCULAP sind daher
aus rechtlicher Sicht klanglich identisch.
cc. Es ist – angesichts der oben unter II. 3. b. bereits dargestellten Erwägungen -
von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der geschäftlichen Bezeichnung
auszugehen.
dd. Bei dieser stark kollisionsfördernden Ausgangslage sind die Anforderungen an
die eine Verwechslungsgefahr mitbegründende Branchennähe, d. h. an den
Abstand der Geschäftsbereiche der beteiligten Unternehmen, nur gering.
Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die
Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch
für die sich gegenüberstehenden Unternehmen sind.
Anhaltspunkte
für eine Branchennähe
können ausreichend
sachliche
Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den
Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der
Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind
naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der
Parteien.
Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der
Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein. (BGH GRUR 2011, 831 Rn. 23 –
BCC; GRUR 2009, 484 Rn. 73 – METROBUS; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014,
30 W (pat) 26/12 – eSPIRIT/ESPRIT/e-Spirit). Von einer Unähnlichkeit der
Branchen kann dagegen nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter)
Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des
Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Bei gegebener
Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nach markenrechtlichen Grundsätzen als
dem sachlich engeren Kriterium kann regelmäßig auch von Branchennähe
ausgegangen werden (BPatG a. a. O. – eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit).
aaa. Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den für die jüngere Marke
eingetragenen beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen und den vom
Geschäftsbereich des Widerspruchszeichens abgedeckten Tätigkeiten teilweise,
nämlich für „Büroarbeiten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ in Klasse
35 eine mindestens durchschnittliche und bezüglich „Auskünfte und Beratung in
Versicherungsangelegenheiten; Finanzwesen; Versicherungswesen“ in Klasse 36
eine entfernte Branchenähnlichkeit
in Randbereichen und damit nicht der
notwendige Abstand.
Der Vortrag des Beschwerdegegners, seine Tätigkeit beziehe sich nicht auf alle für
die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen, sondern betreffe lediglich
ein engeres Geschäftsfeld (vgl. Anlagenkonvolut 3 zum Schriftsatz vom 28.
November 2016),
nämlich Maklerdienstleistungen
für Medizinstudenten,
Angestellte, Ärzte, Praxen und Ärzte im Ruhestand, ist im Widerspruchsverfahren
unbeachtlich. Hier sind auf Seiten der angegriffenen Marke die im Register
eingetragenen Dienstleistungen zu Grunde zu legen (vgl. auch Hacker
in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 64).
Der Tätigkeitsbereich der Beschwerdeführerin und Widersprechenden umfasst –
wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat – lediglich die „Beratung von
Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und
finanzieller Hinsicht in Bezug auf die Sterilisierung chirurgischer Instrumente und
darauf gerichteter Abläufe“. Von der Beschwerdeführerin wurden dazu Belege für
eine beratende Tätigkeit eingereicht. Aus dem Protokoll der mündlichen
Verhandlung beim LG Düsseldorf vom 25.Januar 2017 (Anlage AST 2) wird dies
durch die Aussage des Zeugen L… auf Seite 3 bestätigt und durch die
eidesstattlichen Versicherungen des Herrn P… (Anlage AST 11 und 14, Bl. 236 ff.
und 239 d. A.) zusätzlich untermauert.
Auch unter Berücksichtigung der Angaben der Beschwerdeführerin zur Größe (rund
3.600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) und Umsatzstärke (ca. … Euro in
2016)
ihres Unternehmens, der eingereichten Unterlagen zu üblichen
Geschäftsbereichen anderer Unternehmen in der Krankenhausberatung (vgl.
Anlagenkonvolut AST 8, Bl. 54 ff. d. A.) und der Erweiterung um den Bereich der
A… Academy vor ca. 27 Jahren ist angesichts der langjährigen spezialisierten
Tätigkeit und der bereits weit zurückliegenden letzten Ausdehnung nicht davon
auszugehen, dass die Beratung in absehbarer Zeit auf weitere Bereiche erstreckt
werden wird (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15 Rn. 66).
Hinsichtlich „Büroarbeiten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ liegt eine
mindestens durchschnittliche Branchennähe vor. Gemäß der als Anlage 1
vorgelegten Broschüre werden
„Prozessunterstützung“ und
„temporäre
Prozessbegleitung“ angeboten (vgl. u. a. Bl. 34 d. A. und Anlage AST 1). Hierbei
werden sowohl Tätigkeiten der Unternehmensverwaltung, aber auch Büroarbeiten
wie z. B. die Inventarisierung des Bestandes oder die Dokumentation des
Hygienezustandes übernommen.
Insbesondere bei der Übernahme von auch
operativen Aufgaben einer wichtigen Einheit des Krankenhauses, wie sie die
Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) mittlerweile darstellt,
fallen
entsprechende Tätigkeiten an.
In vielen Krankenhäusern wird diese Einheit
eigenständig geführt oder an ein Fremdunternehmen „outgesourct“. Hinzu kommt,
dass viele Unternehmen, die insbesondere Krankenhäuser beraten oder sich
diesbezüglich auf einzelne Geschäftsfelder im medizinischen Bereich spezialisiert
haben, auch die interimistische oder dauerhafte Geschäftsführung und
Unternehmensverwaltung für diese anbieten (so z. B. Follenuis Management und
Beratung für Krankenhäuser, hmg hospital management group, phactor consulting,
Helmerichs Business Consulting, JOMEC Healthcare Consulting + Management
etc.). Im Rahmen der Umsetzung von bei der Beratung festgelegten Maßnahmen
werden ferner regelmäßig auch Büroarbeiten, insbesondere in der Dokumentation,
übernommen. Der Oberbegriff „Unternehmensverwaltung“ der angegriffenen Marke
kann auch die Führung einer (eigenständigen) ZSVA umfassen und entsprechende
Beratungsangebote in betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht
miteinschließen. Die hierfür notwendigen Kernkompetenzen wie wirtschaftliches,
medizinisches
und organisatorisches
Know-how,
laufende
Fortbildung,
Berufserfahrung in verschiedenen Unternehmen, Kontakte in den relevanten
Branchen etc. sind in der Regel die gleichen wie bei der hinsichtlich des
Widerspruchszeichens relevanten Branche. Bei beiden Dienstleistungen fällt zudem
eine beratende Tätigkeit an, die sich an dieselben Kundenkreise – Unternehmen
bei ihrer geschäftlichen Tätigkeit - richtet.
Bezüglich der „Auskünfte und Beratung in Versicherungsangelegenheiten“ und
„Versicherungswesen“
liegt zumindest eine geringe Branchennähe zu den
Tätigkeiten der Beschwerdeführerin vor; und zwar auch dann, wenn man angesichts
ihrer langjährigen sehr spezialisierten Tätigkeit nicht von Ausdehnungstendenzen
ausgeht. Es ist in der Beratungsbranche üblich, umfassenden Service zu möglichst
vielen für die Kunden relevanten Bereichen aus einer Hand zu bieten und hierfür
intern mehrere, auf Teilgebiete spezialisierte Berater einzusetzen. Versicherungen
sind insbesondere im Bereich der teuren Instrumentensets und kostenintensiver
Folgen bei Fehlern
im Sterilisationsprozess ein Thema, das bei der
organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Beratung von Krankenhäusern und
Kliniken in Bezug auf die Sterilisierung chirurgischer Instrumente und darauf
gerichteter Abläufe naheliegt.
Bezüglich „Finanzwesen“
ist ebenfalls von einer geringen Branchennähe
auszugehen. Der bisherige Beratungsbereich der Beschwerdeführerin umfasst
bereits finanzielle Aspekte, wie z. B. die Beratung hinsichtlich verschiedener
Finanzierungsvarianten und Leasingvermittlung, die unter Finanzwesen subsumiert
werden können (siehe auch Anlage AST 7, Bl. 38 ff. d. A.). Darüber hinaus werden
finanzielle Aspekte auch relevant, wenn im Rahmen der Beratung operative
Funktionen z. B. im Bereich der ZSVA übernommen werden. Ferner erwähnt die
aktuelle Nizza-Klassifikation (NCL 11 – 2022) der Waren und Dienstleistungen – wie
auch bereits die Fassung NCL 10 – 2013 – in den erläuternden Anmerkungen bei
„Finanz- und Kreditdienstleistungen“ ausdrücklich das „Leasing“, welches hier von
der Beschwerdeführerin angeboten wird.
Der Einwand des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin würden
notwendige Erlaubnisse und Genehmigungen im Finanz- und Versicherungsbereich
fehlen, ist unbehelflich. Der BGH hat (vgl. GRUR 2016, 1066 Rn. 23 - mt-perfect)
festgestellt, dass selbst das Fehlen einer für den Geschäftsbetrieb erforderlichen
behördlichen Erlaubnis oder mangelndes Bemühen um ihre Erlangung für sich
genommen nicht den Schluss zulassen, es liege keine dauerhafte wirtschaftliche
Betätigung
vor,
die
zur Entstehung
oder Aufrechterhaltung
eines
Unternehmenskennzeichenrechts im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG führte.
Eine entsprechende Betätigung der Beschwerdeführerin muss bei der Beurteilung
der Branchenähe daher nicht außer Betracht bleiben.
bbb. Bezüglich
„Geldgeschäfte“
fehlt es dagegen
an der
für eine
Verwechslungsgefahr erforderlichen geringen Branchenähe. Anders als bei den
oben dargestellten Finanzdienstleistungen versteht man hierunter „Handel, bei dem
es um Geld geht, bei dem Geld bezahlt werden muss“
(vgl. Duden,
Onlinewörterbuch, Geldgeschäft). Darunter wird die „Gesamtheit aller Tätigkeiten,
die mit der Zahlung, Übertragung, dem Handel mit Geld zusammenhängen“
verstanden (vgl. auch Wiktionary, Das freie Wörterbuch, Geldgeschäft). Diese
Geschäfte werden in der Regel von Banken erbracht. Daher besteht – selbst wenn
man die Ausdehnungstendenzen berücksichtigt
-
keine ausreichende
Branchennähe zwischen der Tätigkeit der Beschwerdeführerin mit der für den
Beschwerdegegner in Klasse 36 eingetragenen Dienstleistung. Anders als der
Beschwerdegegner meint ergibt sich auch aus dem rechtlichen Hinweis des Senats,
der bei vorläufiger Betrachtung „Geldgeschäfte“ als nicht mehr von der relevanten
Branchennähe umfasst angesehen hat, nicht, dass dies deshalb auch für den
Oberbegriff „Finanzwesen“ gelten müsse.
Hinsichtlich „Werbung“ in Klasse 35 und „Immobilienwesen“ in Klasse 36 ist die
erforderliche geringe Branchennähe ebenfalls nicht gegeben.
Bezüglich der hier relevanten Beratung von Krankenhäusern ist entgegen der
Argumentation der Beschwerdeführerin nicht davon auszugehen, dass ein
Ergänzungsverhältnis zur Dienstleistung „Werbung“ vorliegt. Die auf diesem Sektor
tätigen Beratungsunternehmen bieten
in der Regel keine entsprechenden
Leistungen an. Marketing- und Werbemaßnahmen werden durch hierauf
spezialisierte Agenturen erbracht, die jedoch normalerweise keine anderen
Beratungstätigkeiten für Kliniken durchführen (vgl. z. B. https://www.pictibe.de
/branchen/krankenhausmarketing-klinikmarketing-agentur-onlinemarketingwerbung-social-media/; https://transquer.de/marketing-consulting/kliniken). Auch
werden die relevanten Verkehrskreise nicht annehmen, diese Dienstleistungen
würden durch verbundene – entsprechend spezialisierte - Unternehmen erbracht.
Von
einer
nicht
hinreichenden Branchennähe
ist
hinsichtlich
des
„Immobilienwesens“ auszugehen. Im Hinblick auf den Kernbereich der bisherigen
Beratungstätigkeit (Sterilgutversorgung) scheint es fernliegend, dass – selbst wenn
man Ausdehnungstendenzen angemessen berücksichtigt
- entsprechende
Dienstleistungen mit umfasst sind. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der
notwendigen Kompetenzen sowie dem konkreten Vorgehen erheblich von den oben
geschilderten Beratungstätigkeiten und werden
in der Regel durch
Immobilienmakler oder –berater erbracht. Gerade angesichts der
langen
Unternehmenshistorie, der Tätigkeit auf einem hoch spezialisierten und engen
Bereich und der bereits vor mehr als 25 Jahren erfolgten Erweiterung um die
Fortbildungsdienstleistungen der A… Akademie ist eine Ausdehnung auf
den Sektor des Immobilienwesens nicht anzunehmen.
4. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.
5. Da eine mündliche Verhandlung nicht mehr beantragt und auch nicht sachdienlich
ist, kann gem. § 69 MarkenG im schriftlichen Verfahren entschieden werden.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Dr. Mittenberger-Huber
Seyfarth
Posselt