BPatG Beschluss vom 14.07.2023 – 25 W (pat) 550/21

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 550/21 _______________________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

14.07.2023

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die international registrierte Marke IR 1 449 365

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur., sowie der Richterin

Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

ECLI:DE:BPatG:2023:140723B25Wpat550.21.0

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

beschlossen:

Das Zeichen

ist am 17. Mai 2018 in das internationale Register als IR-Marke unter der Nummer

1 449 365 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Classe 5:

Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;

produits chimiques pour dentistes et techniciens-dentistes, en particulier

poudres et produits abrasifs pour enlever le tartre et pour la prophylaxie

des dents;

Classe 10:

Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, en particulier appareils et instruments électromédicaux;

articles orthopédiques; pièces des articles précités;

Classe 44:

Services dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire; soins

médicaux, d' hygiène et de beauté; services de thérapie; conseils dans

le domaine de la médecine humaine et animale, des soins médicaux ainsi

que des soins de santé et de beauté.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5,

Internationale Markenregistrierung, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen

Dienstes,

vom 28. April 2021 wurde unter Bezugnahme auf den

Beanstandungsbescheid vom 2. September 2019 der IR-Marke 1 449 365 der

Schutz in der Bundesrepublik Deutschland gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. Art 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ verweigert. Zur

Begründung ist ausgeführt, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise

die IR-Marke im Sinne von „ich fühle mich wohl“ bzw. „ich fühle mich gut“ verstehen

würden. Beide Interpretationsmöglichkeiten seien bedeutungsgleich. Es werde

damit zum Ausdruck gebracht, dass die mit der IR-Marke gekennzeichneten Waren

und Dienstleistungen der Herbeiführung oder der Aufrechterhaltung eines

geborgenen, zufriedenen, sicheren und gesunden Gefühls dienten. Der Slogan „I

FEEL GOOD“ weise zu ihnen zwar keinen unmittelbar beschreibenden Bezug auf.

Allerdings werde er als Anpreisung bzw. Versprechen verstanden, dass die so

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, die sich alle inhaltlich mit der

Gesundheit, der Schönheit und den jeweils damit verbundenen Behandlungen

befassen könnten, dazu bestimmt und geeignet seien, sich gut oder wohl zu fühlen.

Wie von der IR-Markeninhaberin zutreffend festgestellt, sei für einen Teil der

Verkehrskreise ein Besuch beim Zahnarzt, Arzt oder Tierarzt überwiegend mit

negativen Gefühlen verbunden. Daher sei es vielen Ärzte ein Anliegen, ihren

Patienten eine angenehme und schmerzfreie Behandlung anzubieten. Wenn die

Patienten sich gut fühlen würden, sei auch ihr Behandler zufrieden. Um der IR-

Marke eine Werbeaussage entnehmen zu können, bedürfe es keiner sprachlichen

Analyse oder eines besonderen gedanklichen Aufwands. Auch die grafische

Gestaltung lasse der IR-Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft

zukommen, da sie lediglich übliche Elemente enthalte. Die von der

IR-

Markeninhaberin geltend gemachten Voreintragungen begründeten mangels

Bindungswirkung ebenfalls nicht die Schutzfähigkeit der gegenständlichen Marke.

Hiergegen wendet sich die IR-Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie hat das

Warenverzeichnis

des

deutschen

Schutzrechtsanteils

im

Laufe

des

Beschwerdeverfahrens ausweislich der Eintragung im internationalen Register wie

folgt eingeschränkt:

Classe 5:

Produits chimiques pour dentistes et techniciens dentaires, poudres et

produits abrasifs à usage professionnel par des dentistes et techniciens

dentaires pour l'élimination de tartre et pour la prophylaxie dentaire;

Classe 10:

Instruments et appareils vétérinaires, dentaires, médicaux et

chirurgicaux, à savoir

lithotriteurs et endoscopes chirurgicaux,

instruments et appareils électromédicaux; articles orthopédiques; parties

des articles précités; tous en tant qu'appareils et instruments à usage

professionnel.

Sie macht geltend, dass die Wortfolge „I FEEL GOOD“ in Verbindung mit den

beschwerdegegenständlichen Waren

eine Wortneuschöpfung

sei. Die

angesprochenen Fachkreise, bei denen es sich um Ärzte, Zahnärzte und

medizinisches bzw. zahnmedizinisches Personal handele, verfügten über einen

erhöhten Aufmerksamkeitsgrad. Die IR-Marke sei mehrdeutig, da sie sowohl mit

„ich fühle mich wohl“ als auch mit „ich fühle mich gut“ übersetzt werden könne. Diese

beiden Interpretationsmöglichkeiten vermittelten nicht die gleiche Bedeutung.

Zudem sei nicht erkennbar, in welchem Kontext die Anführungszeichen stünden.

Eine vordergründige Sachaussage könne der Wortfolge „I FEEL GOOD“ in

Verbindung mit den in Rede stehenden Waren der Klassen 5 und 10 nicht

entnommen werden. Insoweit sei sie höchst ungewöhnlich und absolut neu, zumal

ihre Verwendung in diesen Produktbereichen nicht festgestellt werden könne. Um

der IR-Marke überhaupt eine Bedeutung entnehmen zu können, bedürfe es viel

Phantasie und einiger gedanklicher Zwischenschritte. Die beanspruchten Waren

dienten nicht der Herbeiführung von Wohlbefinden oder Zufriedenheit der

behandelnden oder zu behandelnden Personen. Ebenso dürfe die grafische

Ausgestaltung nicht außer Acht gelassen werden, die eine die Unterscheidungskraft

begründende charakteristische bildhafte Wirkung hervorrufe. Ein Bedürfnis zur

Freihaltung der IR-Marke zugunsten von Mitbewerbern sei nicht feststellbar. Zudem

müsse berücksichtigt werden, dass die besagte Wortfolge in englischsprachigen

Ländern als Marke geschützt sei. Die Beschwerdeführerin hat ergänzend darauf

hingewiesen, dass ihre IR-Marke bereits als Herkunftshinweis diene. Um dies zu

belegen, hat sie Fotos von Messeständen als auch Messeauftritten sowie

Ausdrucke ihrer Internetseiten und Broschüren vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für

Klasse 5,

Internationale Markenregistrierung, vom 28. April 2021

aufzuheben.

Sie hat ihr Begehren hilfsweise auf folgendes in der mündlichen Verhandlung

eingereichtes, im internationalen Register nicht eingetragenes Warenverzeichnis

gestützt:

Class 5:

Chemical products for dentists and dental technicians, namely powders

and abrasive products for professional use by dentists and dental

technicians for removing tartar and for dental prophylaxis;

Class 10:

Dental apparatus and instruments, namely electromedical apparatus and

instruments, namely powder jet devices; parts of the aforesaid articles;

all being apparatus and instruments for professional use.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss vom

28. April 2021, die Schriftsätze der IR-Markeninhaberin, den Hinweis des Senats

vom 17. Januar 2023, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 25. Mai 2023

sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und

auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Der international registrierten Marke 1 449 365

ist gemäß §§ 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA,

Art. 6quinquies B PVÜ der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Ihrer Schutzerstreckung steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen

Waren das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Hierbei handelt es sich um die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung,

vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die

Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten

Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10

- HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat;

GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!;

GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18

- FUSSBALL WM 2006). Auch

das Schutzhindernis

der

fehlenden

Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses

auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten

Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH

GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen

ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise

abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung

finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal

informierten

und

angemessen

aufmerksamen

und

verständigen

Durchschnittsverbrauchers

im Bereich der einschlägigen Waren und

Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla;

GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL

WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013,

1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute

Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439

Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der

Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen

lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet

(vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674

Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer

bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden

Verwendung

in der Werbung – stets nur als solche und nicht als

Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link

economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640

Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch

solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten

Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender

Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850

Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen – wie die in Rede stehende –

sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu

behandeln. Sie unterliegen, worauf die IR-Markeninhaberin hingewiesen hat, keinen

strengeren Schutzvoraussetzungen

und müssen

insbesondere

keinen

phantasievollen Überschuss aufweisen oder einen selbständig schutzfähigen

Bestandteil enthalten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn.

267 m. w. N.). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans bzw.

werblich-sachbezogenen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis

sieht, wenn sei eine bloße Werbefunktion ausüben, die z. B. darin besteht, die

Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen. Für die

Zuerkennung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft muss vielmehr positiv

festgestellt werden können, dass die Wortfolge in der IR-Marke über eine reine

Werbewirkung hinaus auch die notwendige Herkunftsfunktion zu erfüllen vermag

(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 271 ff.; EuGH GRUR 2004 1027 -

Das Prinzip der Bequemlichkeit), wobei nicht notwendig

ist, dass die

Herkunftsfunktion die Werbefunktion überlagert (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 -

Vorsprung durch Technik). Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung

des Europäischen Gerichtshofs insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweilige

Marke nicht nur aus einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine

gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an

Interpretationsaufwand erfordert oder beim Verkehr einen Denkprozess auslöst

(vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57 - Vorsprung durch Technik;

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 279), wobei Kürze, Originalität und

Prägnanz der jeweiligen Wortfolge wesentliche Indizien für die Bejahung der

Unterscheidungskraft sein können.

1. Die IR-Marke spricht vornehmlich die Abnehmer von zahnärztlichen

veterinärmedizinischen, medizinischen, chirurgischen und orthopädischen

Produkten, insbesondere im Bereich der professionellen Zahnreinigung, also Zahn-

und

Tierärzte,

Humanmediziner,

Zahntechniker,

Orthopäden

und

Physiotherapeuten an.

2. Die schutzsuchende IR-Marke enthält deutlich hervortretend die grafisch

ausgestaltete Kombination englischer Begriffe „I FEEL GOOD“. Sie bedeutet im

Deutschen

„ich

fühle mich gut“ bzw.

„ich

fühle mich wohl“

(vgl.

„https://dict.leo.org/englisch-deutsch/I feel good“ als Anlage 1 zum gerichtlichen

Hinweis vom 17. Januar 2023). Dieser Sinngehalt wird vom Großteil des

inländischen Verkehrs ohne Weiteres erkannt, zumal die einzelnen Wörter dem

englischen Grundwortschatz angehören und der Slogan selbst auch in Deutschland

Verwendung findet.

a) In Verbindung mit den für den deutschen Schutzrechtsanteil im internationalen

Register eingetragenen Waren

„Classe 5:

Produits chimiques pour dentistes et techniciens dentaires, poudres et

produits abrasifs à usage professionnel par des dentistes et techniciens

dentaires pour l'élimination de tartre et pour la prophylaxie dentaire;

Classe 10:

Instruments et appareils vétérinaires, dentaires, médicaux et

chirurgicaux, à savoir

lithotriteurs et endoscopes chirurgicaux,

instruments et appareils électromédicaux; articles orthopédiques; parties

des articles précités; tous en tant qu'appareils et instruments à usage

professionnel“

weist die Wortfolge „I FEEL GOOD“ leicht verständlich und werbeüblich darauf hin,

dass diese Waren bzw. ihre Anwendung bei einem Menschen das Wohlbefinden

stärken.

Die beanspruchten zahnärztlichen chemischen Produkte und zahnärztlichen,

medizinischen, chirurgischen sowie orthopädischen Instrumente und Apparate

werden eingesetzt, um die Gesundheit von Menschen, vorliegend insbesondere

ihrer Zähne, zu gewährleisten oder verbessern. Dies wiederum führt zumindest

dann zur Zufriedenheit und zu einem guten Gefühl bei dem jeweiligen Patienten,

wenn die Behandlung erfolgreich verlaufen ist. So können danach Schmerzen

gemindert oder nicht mehr vorhanden, Fehlstellungen von Körperteilen beseitigt

oder bestimmte Bewegungen wieder möglich sein.

Zudem wird die Qualität einer Behandlung vom Menschen auch danach bewertet,

wie unangenehm sie ist. Es ist demzufolge naheliegend, dass die besagte Wortfolge

auch auf sein Wohlbefinden während dieses Vorgangs anspielt. Sie vermittelt die

Botschaft, es werde durch die eben genannten Produkte, Instrumente und Apparate

aufrechterhalten oder gesteigert. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang die

professionelle Zahnreinigung zu nennen, die für Patienten gerade mit empfindlichen

Zähnen in der Regel eher unangenehm ist. Mit dem Slogan „I FEEL GOOD“ wird

zum Ausdruck gebracht, dass die beanspruchten Produkte einer Behandlung

dienen, die u. a. durch weniger Geräusche, schonenderen Kontakt mit dem Körper

oder minimalinvasive Verfahren weniger Ängste, Schmerzen oder Unruhe

hervorrufen.

Auch die veterinärmedizinischen Instrumente und Apparate können so gestaltet

sein, dass das zu versorgende Tier nur kurz und/oder schmerzfrei behandelt wird.

Dieses Ziel wird in der Regel jeder Tierhalter oder -aufseher anstreben, so dass sich

im Falle seiner mit Hilfe der besagten Waren möglichen Verwirklichung bei ihm ein

Gefühl der Zufriedenheit einstellen wird, das auch mit den Worten „I FEEL GOOD“

umschrieben werden kann.

Zwar haftet das Gefühl des Wohlbefindens nicht den gegenständlichen

zahnärztlichen chemischen Produkten und veterinärmedizinischen, zahnärztlichen,

medizinischen, chirurgischen und orthopädischen Instrumenten und Apparaten an.

Demzufolge benennt die Wortfolge „I FEEL GOOD“ kein sie charakterisierendes

Merkmal, zumal durch das Pronomen „I“ bzw. „ich“ deutlich gemacht wird, dass auf

die Sichtweise eines Menschen, also des Behandelnden, des zu Behandelnden

oder eines Dritten abgestellt wird. Jedoch weist der Markenbestandteil auf einen

beim Menschen durch die Waren hervorgerufenen Zustand hin, der einen engen

beschreibenden Bezug zu diesen aufweist. Als Unterscheidungsmittel kommt er

damit nicht in Betracht.

b) Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beispiele der Verwendung ihrer IR-

Marke bestätigen dies. So sollen ihre Produkte die professionelle Zahnreinigung

vereinfachen und dadurch sowohl bei den Patienten wie auch den Behandlern zu

einem verbesserten Wohlbefinden führen. Werbefotos zeigen unter der Überschrift

„SMILE IN THE AIR“ lächelnde, weiß gekleidete Menschen, die zum Teil die Geräte

der Beschwerdeführerin in den Händen halten.

Die als Anlage 9 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 1. März 2023

eingereichte Broschüre „GUIDED BIOFILM THERAPY“ bezeichnet ihre Produkte

als „DER GAME CHANGER FÜR BESSERE ORALE PROPHYLAXE“ und erläutert,

dass diese die professionelle Zahnreinigung gegenüber den bisherigen Methoden

wesentlich ändern würden. Die Anwendung der Produkte sei schneller,

substanzschonender sowie schmerzfrei und führe zu zufriedenen Patienten wie

auch Behandlern.

Ergänzend heißt es auf Seite 3 der Anlage 10 zum Schriftsatz der

Beschwerdeführerin vom 1. März 2023 (Broschüre „SAUBERE ZÄHNE –

GESUNDER MENSCH“):

„Professionelle Zahnreinigung mit der Guided Biofilm Therapy macht

gute Laune. Eine Sitzung in der Praxis ist wie ein Wellness-Erlebnis.“

Der „hohe Patientenkomfort“ und der „hohe Behandlerkomfort“ werden zudem

immer wieder in den eingereichten Unterlagen hervorgehoben. Auch werden

mehrfach Patienten zitiert, die die angenehme und schmerzfreie Behandlung loben.

c) Die Argumentation der Beschwerdeführerin, der Wortbestandteil der IR-Marke

vermittele keine eindeutige Sachaussage, da er „ich fühle mich gut“ oder „ich fühle

mich wohl“ bedeuten könne, begründet ebenfalls nicht deren Schutzfähigkeit. Zum

einen werden diese Ausdrücke im Deutschen oft synonym verwendet und weisen

übereinstimmend auf die Wirkungsweise der beschwerdegegenständlichen Waren

hin. Zeichen mit zwei beschreibenden Bedeutungen werden mit keiner ihrer

Bedeutungen als Herkunftshinweis wahrgenommen (vgl. BGH GRUR 2014, 376

Rn. 17 - grillmeister), so dass auch die (sehr geringe) Mehrdeutigkeit nicht dazu

führt, dass der Marke Unterscheidungskraft zukommt.

Zum anderen fehlt Zeichen bereits dann jegliche Unterscheidungskraft, wenn eine

ihrer Bedeutungen beschreibender Natur ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,

§ 8 Rn. 190). Der Verkehr wird nämlich, wenn er eine Sachaussage erkennt, in dem

Zeichen nicht gleichzeitig einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen.

Der Markenbestandteil „I FEEL GOOD“ ist demzufolge anders zu bewerten als die

geltend gemachte Wortfolge „you smile we care“ (vgl. BPatG 30 W (pat) 30/12), die

erheblich interpretationsbedürftiger ist. Dementsprechend wurde sie als nicht

beschreibend und – im Gegensatz zur vorliegend in Rede stehenden Wortfolge –

auch nicht als in engem sachlichen Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen

stehend angesehen.

Im Hinblick auf die leichte Verständlichkeit des Slogans

„I FEEL GOOD“ bedarf es bei den angesprochenen Verkehrskreisen keiner

analysierenden Betrachtungsweise, um den Sachbezug zu den hier beanspruchten

Waren feststellen zu können.

d) Zur Auffassung der Beschwerdeführerin, dass jede auch noch so geringe

Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche, ist

ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des

Europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der

fehlenden

Unterscheidungskraft

im

Lichte

des

zugrundeliegenden

Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit

vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung einer

Markenanmeldung und damit auch eines Schutzgesuchs muss folglich streng und

vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH

GRUR 2019, 1194 Rn. 28 - #darferdas?; GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 - Libertel;

BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8,

Rn. 200). Das damit zu fordernde Mindestmaß an Unterscheidungskraft kommt der

IR-Marke jedoch angesichts ihres deutlich erkennbaren engen beschreibenden

Bezugs nicht zu.

3. Auch die grafische Ausgestaltung der IR-Marke

verhilft ihr nicht zur Schutzfähigkeit. Zwar kann eine Wort-/Bildmarke mit einem

schutzunfähigen Wortbestandteil durch ihre besondere bildliche Ausgestaltung

einen schutzbegründenden „Überschuss“ erhalten. Jedoch sind an diesen umso

höhere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter des

Wortbestandteils hervortritt. Die grafische Ausgestaltung muss eine den

schutzunfähigen

Charakter

der

übrigen Markenteile

aufhebende,

kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken

(vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2008, 710 Rn. 20 -VISAGE; GRUR

2009, 954 Rn. 16 - Kinder III).

Die üblichen Großbuchstaben gehaltene Wortfolge „I FEEL GOOD“ befindet sich in

der beschwerdegegenständlichen Marke zwischen Anführungsstrichen und darüber

hinaus in Schrägstellung in einem roten Kreis. Durch diese grafischen Elemente

wird die Buchstabenfolge nicht ausreichend verfremdet, zumal sie werbeüblich sind.

Anführungszeichen machen

lediglich die Zusammengehörigkeit der damit

eingerahmten Wörter deutlich (vgl. BPatG 27 W (pat) 152/10 - „Kochen ist Kultur“;

26 W (pat) 502/13 - FASTFIX) und kennzeichnen den Slogan als Ausruf. Seine

Positionierung auf einer kreisrunden roten Fläche dient der Hervorhebung und ist

der weißen Farbgebung der Buchstaben geschuldet, die ansonsten nicht zu

erkennen wären. Der Verkehr ist zwischenzeitlich an die unterschiedlichsten Farb-

und Ausgestaltungen von Zeichen gewöhnt (vgl. BPatG 27 W (pat) 560/13 - act and

speak; 27 W (pat) 512/18 - Pizzaiolo; 27 W (pat) 538/14 - stay smart; 29 W (pat)

515/16 - BEST BASICS Dauer-Sortiment; 30 W (pat) 58/03 - Beim Lausitzer Wirt;

24 W (pat) 8/14 - KIDZ ONLY; 30 W (pat) 551/17 - Zeit für S’ICH). Demzufolge sind

die schlichten und einfach gehaltenen Bildelemente der IR-Marke nicht geeignet, ihr

die zur Begründung der Unterscheidungskraft erforderliche Eigenart zukommen zu

lassen.

4. Auch das von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung

überreichte eingeschränkte Warenverzeichnis führt nicht zur Schutzgewährung der

IR-Marke. Zum einen wird die hilfsweise und damit bedingte Einschränkung eines

Warenverzeichnisses aus Gründen der Rechtssicherheit als nicht zulässig erachtet

(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 474, § 39 Rn. 7). Zum anderen sind

Anträge auf Beschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses einer

IR-Marke gemäß Regel 25 Abs. 1 Buchstabe ii der „Common Regulations under the

Madrid Agreement concerning the international Registration of Marks and the

Protocol relating to that Agreement“ beim Internationalen Büro, also der WIPO

einzureichen. Die Vorlage eines solchen Antrags beim Bundespatentgericht

entfaltet demzufolge keine Rechtswirkungen. Die Beschwerdeführerin kann auch

nicht verpflichtet werden, den Beschränkungsantrag bei der WIPO einzureichen,

was ausweislich des Stands des internationalen Registers zum Zeitpunkt der

Entscheidung bisher nicht geschehen ist. Mangels Verbindlichkeit ist es dem Senat

damit verwehrt, das hilfsweise eingereichte Warenverzeichnis seiner Entscheidung

zugrunde zu legen. Im Übrigen sind die darin weiterhin enthaltenen Waren von dem

im internationalen Register eingetragenen Verzeichnis umfasst, so dass die obigen

Ausführungen zur fehlenden Schutzfähigkeit weiterhin Gültigkeit haben.

5. Schließlich veranlassen die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten, aus

ihrer Sicht vergleichbaren Voreintragungen der IR-Marke in englischsprachigen

Ländern zu keiner anderen Beurteilung. Nach gefestigter Rechtsprechung des

Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter

Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47 bis 51

- BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs

(vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010,

139 - VOLKSFLAT

und

die

Senatsentscheidung MarkenR

2010,

145 - Linuxwerkstatt) besteht weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl.

auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 75 ff. mit zahlreichen weiteren

Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit

ist keine Ermessens-, sondern vielmehr eine (an das Gesetz) gebundene

Entscheidung, wobei selbst

identische Voreintragungen

nach ständiger

Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung

führen. Für

Voreintragungen ausländischer Behörden oder Gerichte gilt dies erst recht (vgl.

EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 -

Postkantoor).

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine

beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder

einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Staats

Rupp-Swienty