Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 24.07.2023 – 35 W (pat) 12/21
35. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:240723B35Wpat12.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2023:240723B35Wpat12.21.0
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2005 019 329
(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 24. Juli 2023 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter
Dr. Nielsen und Eisenrauch
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2021 abgeändert und die von der Antragstellerin an die Antragsgegnerin zu
erstattenden Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens
werden auf
20.489,80 €
(in Worten: zwanzigtausendvierhundertneunundachzig 80/100
Euro)
festgesetzt.
2. Dieser Betrag ist ab dem 5. Februar 2020 in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin 4/5 und die Antragstellerin 1/5.
G r ü n d e
I.
Der Antragsgegnerin war Inhaberin des am 8. Dezember 2005 angemeldeten und
am 19. April 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit 12 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2005 019 329 mit der Bezeichnung „Behandlungsanlage für Fahrzeuge“ (Streitgebrauchsmuster).
Der Hauptanspruch, auf den alle nachfolgenden Schutzansprüche unmittelbar oder
mittelbar rückbezogen sind, lautete:
1. Behandlungsanlage für Fahrzeuge (2), insbesondere Autowaschanlage oder Polieranlage, mit mindestens einer zustellbaren rotierenden Behandlungsbürste (5, 6, 7) mit einem elektrischen Antriebsmotor (10) für den drehenden Antrieb der Behandlungsbürste
(5, 6, 7), dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsmotor (10)
der Behandlungsbürste (5, 6, 7) als steuerbarer Wechselstrommotor mit einem Frequenzumrichter (11) ausgebildet ist.
Die Antragstellerin hatte am 25. Oktober 2012 beim DPMA die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters wegen mangelnder Schutzfähigkeit beantragt.
Nachdem das Streitgebrauchsmuster wegen Erreichens der maximalen Schutzdauer am 31. Dezember 2015 erloschen war, wurde das patentamtliche Löschungsverfahren durch übereinstimmende Erledigungserklärungen der Beteiligten beendet. Mit isolierter Kostengrundentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung des
DPMA vom 28. Mai 2019, die am 3. Juli 2019 bestandskräftig geworden ist, sind der
Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt worden.
Der Antragsgegnerin hat mit Eingabe vom 3. Februar 2021 zu ihren Gunsten die
Festsetzung von Kosten in Höhe von 157.829,90 € beantragt. Die Pauschale für
Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen in Höhe von 20,00 € ist
in diesem Betrag enthalten.
Der Grund für die Höhe des geltend gemachten prozessualen Erstattungsanspruchs liegt nach Auffassung der Antragsgegnerin darin begründet, dass das hypothetische Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Streitgebrauchsmusters überaus groß gewesen sei, nämlich in einem Gegenstandswert in Höhe von
mindestens 24,64 Mio. € seinen Ausdruck gefunden habe. Der genannte Gegenstandswert setze sich aus Umsatzzahlen in Höhe von 6,82 Mio. € und 17,82 Mio. €
zusammen. Die Antragsgegnerin hat für die eigenen Umsätze in den Jahre 2013
bis 2015 (6,82 Mio. €) als Belege die Geschäftsberichte als Anlagen KFA1 und für
die Umsätze der Antragstellerin, die diese im gleichen Zeitraum erwirtschaftet haben soll (17,82 Mio. €), im Internet veröffentlichte Geschäftsberichte der Antragstellerin als Anlage KFA2 vorgelegt.
Die Antragsgegnerin hat im Einzelnen erläutert, sie selbst habe, wie die Anlage
KFA1 zeige, im relevanten Zeitraum von 2013 bis 2015 (Stellung des Löschungsantrags bis Ende der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters) mit dem Verkauf
von Autowaschanlagen einen Gesamtumsatz in Höhe von 424 Mio. € erwirtschaftet.
Hierbei bezögen sich mindestens 23 % dieses Umsatzes, also ca. 100 Mio. €, auf
Autowaschanlagen der Typen C160 (GENIUS), C161 (VARIUS TAKT), C162 (VA-
RUS 1+1), C163 (VARIUS), C165 (QUANTUS) und C169 (PRIMUS), die mit einem
Direktantrieb der Waschwalze und Frequenzumrichter gemäß Streitgebrauchsmuster ausgestattet gewesen seien. Zur Glaubhaftmachung dieser Zahl hat die Antragsgegnerin zusätzlich die Umsatzlisten der Monate Juni, September und Dezember
der Jahre 2013 bis 2015 als Anlage KFA4 und sowie eine eidesstattliche Versicherung ihres leitenden Angestellten Herrn A vom 10. Juli 2020 als Anlage KFA3 vorgelegt. Im Übrigen sei von einem marktüblichen Lizenzsatz in Höhe von 7 % auszugehen. Hieraus errechne sich der Wert des Streitgebrauchsmusters, der ausschließlich auf die Eigennutzung der Antragsgegnerin zurückzuführen sei, auf 6,82
Mio. €.
Hinzu komme noch der Wert des Streitgebrauchsmusters, der sich aus dem Umstand ergebe, dass die Antragstellerin, die die Hauptwettbewerberin der Antragsgegnerin sei, sich Lizenzzahlungen erspart habe. Die Antragstellerin habe im Lizenzzeitraum von 2013 bis 2015 Gesamtumsätze in Höhe von 943,2 Mio. € erwirtschaftet. Diese Zahl ergebe sich aus den als Anlage KFA2 vorgelegten jährlichen
Geschäftsberichten der Antragstellerin. Hierbei sei der auf Portalwaschanlagen entfallenden Anteil am genannten Gesamtumsatz mit 30 % anzunehmen. Zusätzlich
sei ein „großzügiger“ Abschlag vom Gesamtumsatz in Höhe von 10 % vorzunehmen, da insoweit zu berücksichtigen sei, dass die Antragstellerin nicht alle in ihrem
Gesamtumsatz enthaltenen Anlagen in Deutschland produziert und verkauft habe.
Aus den so verbleibenden 254,6 Mio. € errechne sich anhand des hier einschlägigen Lizenzsatzes in Höhe von 7 % der Wert des Streitgebrauchsmusters, der sich
aufgrund ersparter (hypothetischer) Lizenzzahlungen ergebe, auf die bereits genannten 17,82 Mio. €.
Wegen des besonderen Umfangs und Schwierigkeit der Sache sei zudem ein 2,3facher Gebührensatz gemäß Tatbestand Nr. 2300 VV RVG gerechtfertigt. Die Antragstellerin habe ihren Löschungsantrag auf 22 technische Druckschriften, darunter zwei Haupt-Entgegenhaltungen in japanischer Sprache gestützt, wobei insgesamt sogar 32 Entgegenhaltungen im Verfahren gewesen seien.
Ferner begehrt die Antragsgegnerin, den festzusetzenden Erstattungsbetrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu
verzinsen.
Die Antragstellerin hält den in Höhe von 24,64 Mio. € geltend gemachten Gegenstandswert für völlig überzogen. Sie habe das Streitgebrauchsmuster überhaupt
nicht verletzt. Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei ausschließlich die
Lehre, einen Frequenzumrichter für die Ansteuerung eines Drehstrommotors zu
verwenden. Ein normaler Wechselstrommotor könne von einem Frequenzumrichter
überhaupt nicht angesteuert werden. Sie habe nie eingeräumt, Waschanlagen in
den Verkehr gebracht zu habe, bei denen ein Drehstrommotor von einem Frequenzumrichter angesteuert werde.
Im Übrigen könne als Ansatzpunkt für den Lizenzsatz nicht der Kaufpreis einer einschlägigen Waschanlage sein, der hier durchschnittlich bei ca. 100.000 € liege. Die
vermeintliche Erfindung erschöpfe sich in der Verwendung eines Frequenzumrichters, so dass nur dessen Wert bei der Ermittlung des Gegenstandswertes herangezogen werden dürfe. Der Wert eines geeigneten Frequenzumrichters liege aber bei
maximal 100 €, woraus sich unter Zugrundelegung des von der Antragsgegnerin
behaupteten, marktüblichen Lizenzsatzes in Höhe von 7 % ein Gegenstandswert
von maximal 100.000 € ergebe.
Beim vorliegenden Verfahren habe es sich nur um eine durchschnittliche Angelegenheit gehandelt, die lediglich eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Tatbestand
Nr. 2300 VV RVG rechtfertige. Der beanspruchte Gegenstand sei technisch äußerst
einfach gewesen, weshalb der Hinweis der Antragsgegnerin auf die Anzahl und Art
der Entgegenhaltungen an der Sache vorbeigehe. Unter Berücksichtigung eines
Gegenstandswertes in Höhe von 100.000 € und einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr
errechne sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von lediglich 1.953,90 € (Gebührentabelle ab 01.08.2013).
Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat mit Kostenfestsetzungsbeschluss
vom 5. Februar 2021 die von der Antragstellerin der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten - wie
folgt - auf 3.914,80 € festgesetzt
(Gebührentabelle bis
31.07.2013):
Gebührentatbestand
VV RVG Nr.
Satz
Betrag § 13 RVG
1.
2.
Geschäftsgebühr
1,3
3.894,80 €
Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
20,00 €
Summe:
3.914,80 € ========
Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung ausgeführt, bei dem zugrunde
gelegten Gegenstandswert in Höhe von 500.000 € handele es sich um einen
Gegenstandswertes herangezogen werden dürften, die sich auf Produkte bezögen,
die die erfindungsgemäße Verbesserung aufgewiesen hätten. Die vorgelegten Umsatzzahlen machten aber keine klare Aussage dazu, welche Umsätze auf erfindungsgemäße Waschanlagen nach dem Streitgebrauchsmuster entfielen und welche Umsätze auf Anlagen ohne diese Verbesserung bezogen seien. Zwar sei von
einem überdurchschnittlich hohen Wert des Streitgebrauchsmusters auszugehen;
jedoch bestehe für eine Schätzung oberhalb der von § 23 Abs. 3 Satz 2, 2. HS, RVG
gezogenen Grenze mangels hinreichend konkreter Tatsachenangaben kein Raum.
Im Übrigen sei auch nur eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300
VV RVG gerechtfertigt, da im Verfahren weder ein Zwischenbescheid ergangen sei
noch eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe. Das Verfahren habe sich
auch nicht deshalb als besonderes schwierig erwiesen, weil Rechtsfragen aufgeworfen worden seien, die durch das Erlöschen des Streitgebrauchsmusters während des Löschungsverfahrens bedingt gewesen seien, z. B. wegen der Frage nach
dem Vorliegen eines „Feststellungsinteresses“. Die Klärung derartiger Fragen mache ein Verfahren weder besonders aufwendig noch schwierig.
Die Antragsgegnerin hat gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, der ihrem anwaltlichen Vertreter am 10. Februar 2021 zugestellt worden war, am 24. Februar
2021 Beschwerde eingelegt.
Sie ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung zu Unrecht von einem
reinen Schätzwert i.S.v. § 23 Abs. 3 Satz 2, 2. Hs., RVG ausgegangen sei. Richtig
sei vielmehr, dass die Antragsgegnerin hinreichende Tatsachen geliefert habe, die
eine Bestimmung des Gegenstandwertes über die Grenze von 500.000 € hinaus
ermöglicht habe. Deshalb hätte nach pflichtgemäßen Ermessen ein höherer Gegenstandswert i.S.v. § 23 Abs. 3 Satz 2, 1. Hs., RVG bestimmt werden müssen.
Die Antragsgegnerin hat eine weitere eidesstattliche Versicherung ihres leitenden
Angestellten A vom 23. August 2021 als Anlage BF1 vorgelegt, die den in der Anlage KFA3 enthaltenen Tatsachenvortrag um rechtliche Ausführungen erweitert. Mit
der neuen eidesstattlichen Versicherung wird bekräftigt, dass die Antragsgegnerin
im maßgeblichen Zeitraum von 2013 bis 2015 selbst einen Gesamtumsatz mit Portalwaschanlagen gemäß Streitgebrauchsmuster in Höhe von 100 Mio. € erzielt
habe. Hierbei handele es sich um einen Umsatz, der ausschließlich in Deutschland
erzielt worden sei. Es sei ausreichend, dass die Waschanlagen in Deutschland produziert worden seien, da auch das Anbieten eines Gegenstandes im Inland zum
Verkauf ins Ausland als eine Benutzungshandlung im Inland anzusehen sei. Aufgrund des bereits erwähnten, marktüblichen Lizenzsatzes in Höhe von 7 %, müsse
der Gegenstandswert bezogen auf die Eigennutzung durch die Antragsgegnerin
nicht nur auf 6,82 Mio. €, sondern sogar auf rund 7 Mio. € geschätzt werden.
Ferner werde daran festgehalten, dass die Antragstellerin im relevanten Zeitraum
mit potentiell verletzenden Portalwaschanlagen mindestens Umsätze in Höhe von
254,6 Mio. € erzielt habe. Es habe sich als unstreitig erwiesen, dass alle von der
Antragstellerin vertriebenen Waschanlangen im Sinne des Streitgebrauchsmusters
sowohl mit Wechselstrommotoren als auch Frequenzumrichtern ausgerüstet gewesen seien. Bei Zugrundelegung eines angemessenen Lizenzsatzes in Höhe von 7%
sei daher der Gegenstandswert des Streitgebrauchsmusters insoweit mit 17,82
Mio. € zu berechnen. Zusammen mit den oben genannten 7 Mio. € Gesamtumsatz
aus Eigennutzung sei nunmehr der Gegenstandswert in Höhe von insgesamt 24,82
Mio. € zu veranschlagen.
Die Antragstellerin gehe fehl in der Annahme, dass bei der vorliegenden Lizenzberechnung auf den Wert des Frequenzumrichters und nicht auf den der Waschanlage
abzustellen sei. Richtig sei vielmehr, dass es sich bei einer Waschanlage der vorliegenden Art um eine Gesamtvorrichtung handele, die als Ganzes geliefert werde.
Die Erfindung ermögliche den Direktantrieb der Waschbürsten, wodurch die gesamte Anlage eine Wertsteigerung erfahre. Auch seien die Gestehungskosten der
Gesamtanlage durch die erfinderische Konstruktion insgesamt geringer, da Wechselstrommotoren kostengünstig seien und der Vorteil der Erfindung gerade darin
liege, auf andere Komponenten verzichten zu können. Allein der Wegfall eines Getriebes führe beispielsweise zu einem um 10% niedrigeren Stromverbrauch als bei
vergleichbaren Portalwaschanlagen. Die beschriebenen, erfindungsgemäßen Vorteile seien der wesentliche Grund für das vorliegende Löschungsverfahren gewesen, das die Antragstellerin als Haupt-Mitwettbewerberin der Antragsgegnerin gegen diese angestrengt habe. Nicht zuletzt der Aufwand, den die Antragstellerin in
einem entsprechenden Rechtsbestandsverfahren zum europäischen Parallelpatent
betrieben habe, unterstreiche das beachtliche wirtschaftliche Interesse.
Die Antragsgegnerin hält an ihrem bisherigen Vortrag fest, dass das vorliegende,
patentamtliche Verfahren von besonderem Umfang und besonderer Schwierigkeit
gekennzeichnet gewesen sei. Beim vorliegenden Löschungsverfahren sei nicht nur
deshalb das übliche Maß an Aufwand und Schwierigkeit überschritten worden, weil
die Antragstellerin mehr als 30 Entgegenhaltungen ins Feld geführt habe, sondern
weil insbesondere die japanischen Druckschriften problematisch gewesen sein. Bei
diesen Hauptentgegenhaltungen hätten z.B. die Übersetzungen mehrfach geändert
werden müssen. Sehr wohl habe die rechtliche Auseinandersetzung über die Frage
der Erledigung des Löschungsverfahrens und des Vorliegens eines Feststellungsinteresses zu einem überdurchschnittlich schwierigen Verfahren geführt.
Aus dem Gegenstandswert in Höhe von 24,82 Mio. € (7 Mio. € + 17,82 Mio. €) errechne sich unter Zugrundelegung einer 1,5-fachen Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG ein Erstattungsbetrag in Höhe von 114.069,00 € (Gebührentabelle bis 31.07.2013).
Ferner sei der Antragsgegnerin die Beschwerdegebühr zu erstatten, da die angefochtene Entscheidung in erheblicher Weise fehlerhaft sei. Die Gebrauchsmusterabteilung habe bei der Berechnung des Kostenanspruchs in pflichtwidriger Weise
keinen Gebrauch von ihrem Ermessen gemacht und insbesondere die eidesstattliche Versicherung, die die Antragsgegnerin zu den eigenen Umsatzzahlen vorgelegt
habe, vollständig übergangen.
Die Antragsgegnerin beantragt (sinngemäß),
1. den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2021 aufzuheben und die von der Löschungsantragstellerin der Löschungsantragsgegnerin
zu
erstattenden
Kosten
auf
114.069,00 € festzusetzten;
2. zum festgesetzten Betrag die Verzinsung in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 5. Februar 2020
auszusprechen und
3. die Erstattung der Beschwerdegebühr auszusprechen.
Die Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung den Gegenstandswert
in korrekter Weise nach § 23 Abs. 3 Satz 2, 2. Hs., RVG auf 500.000 € geschätzt
habe. Die Antragsgegnerin habe keine hinreichend nachvollziehbaren Tatsachen
vorgetragen und nicht glaubhaft machen können, dass die Schätzung eines höheren Gegenstandswertes gerechtfertigt sei. Eine in zeitlicher und sachlicher Hinsicht
hinreichende Substantiierung der tatsächlichen Umstände, die vorliegend für eine
Schätzung des Gegenstandswertes notwendig gewesen sei, liege nicht vor. Nur
solche Umsätze dürften als einschlägig herangezogen werden, die sich auf den inländischen Markt bezögen und auf die erfindungsgemäße Verbesserung entfielen.
Es werde bestritten, dass die Antragsgegnerin im relevanten Zeitraum von 2013 bis
2015 inlandsbezogene Gesamtumsätze in Höhe von 100 Mio. €, mit dem Verkauf
von Portalwaschanlagen erzielt habe. Dazu stehe im Widerspruch, dass die Antragsgegnerin laut Anlage KFA1 europaweit tätig sei und der Exportanteil 56 % betrage.
Auch der Wert der Fremdnutzung durch die Antragstellerin, für den die Antragsgegnerin die Anlage KFA2 herangezogen habe, sei von der Antragsgegnerin völlig unzureichend vorgetragen worden. Der Umsatz in Höhe von 943,2 Mio. € für den besagten Zeitraum von 2013 bis 2015 betreffe unstreitig sowohl die im Inland als auch
die im Ausland erwirtschafteten Umsätze. Anders als die Antragsgegnerin meine,
sei für die Frage, ob der Umsatz im Inland erzielt worden sei, der Bestimmungsort
der Ware also der Sitz des jeweiligen Vertragspartners maßgeblich, der die Ware
gekauft habe. Die Annahme, dass 30 % dieses Umsatzes auf Portalwaschanlagen
entfallen seien, die mit Wechselstrommotoren und Frequenzumrichter ausgestattet
gewesen seien, erscheine völlig willkürlich.
Es sei nie eingeräumt worden, dass die Waschanlagen der Antragstellerin von der
Lehre des Streitgebrauchsmusters Gebrauch machten. Es werde nach wie vor bestritten, dass die Portalwaschanlagen der Antragstellerin einen Wechselstrom-Antriebsmotor in Form eines Drehstrommotors verwendet hätten. Etwas Anderes
könne auch nicht auf das „Gesamtverhalten“ der Antragstellerin mit Blick auf ein
europäisches Parallelverfahren gestützt werden. Die Antragsgegnerin habe auch
hier Tatsachen nicht so vorgetragen, dass diese nachvollziehbar bei der Gegenstandswertbemessung zugrunde gelegt werden könnten. Die von der Antragsgegnerin aufgestellten Behauptungen könnten nicht gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden gelten, wobei die Antragstellerin auch nicht verpflichtet sei, zur Klärung
der Bemessungsgrundlagen beizutragen.
Es werde ferner daran festgehalten, dass sich die Berechnung des Gegenstandswertes nicht nach den mit den kompletten Portalwaschanlagen erzielten Umsätze
richte. Bei einer solchen Waschanlage handele es sich um ein komplexes Gebilde,
bei dem eine Vielzahl von Bestandteilen in unterschiedlichem Maße zum Wert der
Waschanlage beitrügen. Damit könne hier als Bezugsgröße nur der Wert des Frequenzumrichters als kleinste, technisch kennzeichnende, wirtschaftliche Einheit
herangezogen werden. Auch vor diesem Hintergrund werde daran festgehalten,
dass ein Lizenzsatz in Höhe von 7 % viel zu hoch angesetzt sei. Die Antragsgegnerin habe keine näheren Angaben dazu gemacht, weshalb ein Lizenzsatz in Höhe
von 7 % gerechtfertigt sei. Da die Kosten eines einschlägigen Frequenzumrichters
mit maximal 100 € anzusetzen seien, was ca. 0,1 % des durchschnittlichen Wertes
einer der hier in Rede stehenden Waschanlage darstelle, käme man selbst bei Annahme eines Lizenzsatzes in Höhe von 7 % und den von der Antragsgegnerin behaupteten Gesamtumsatzzahlen nur auf eine realistische Lizenzsumme von weit
unter 50.000 €.
Hinsichtlich der Geschäftsgebühr gelte, wie von der Gebrauchsmusterabteilung zu
Recht angenommen, dass es bei einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG sein Bewenden haben müsse.
Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt
der Akten verwiesen.
II.
1.
Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig. Sie ist innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 18 Abs. 2 GebrMG iVm §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG eingelegt worden. Innerhalb dieser Frist ist, wie von § 6 Abs. 1 PatKostG gefordert, auch
die Beschwerdegebühr
in Höhe von 50,00 € nach dem Gebührentatbestand
Nr. 401 200, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, ordnungsgemäß einbezahlt worden.
2. Die Beschwerde hat auch teilweise Erfolg.
Im Rahmen der Kostenfestsetzung nach § 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 62 Abs. 2
Satz 3 und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG iVm §§ 91 Abs. 2, 104 ZPO sind die der Antragstellerin entstandenen Kosten insoweit als erstattungsfähig zu berücksichtigen,
als sie zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer Ansprüche und Rechte notwendig
waren.
a) Die Gebrauchsmusterabteilung ist in zutreffender Weise davon ausgegangen,
dass die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit nach den für Rechtsanwälte
gültigen Vorschriften des RVG angesetzt werden können (vgl. BPatGE 49, 29,
30 ff.) und dass im Falle eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG (Geschäftsgebühr) einschlägig ist.
Heranzuziehen ist hier - wovon die Gebrauchsmusterabteilung ebenfalls zu Recht
ausgegangen ist - die bis 31. Juli 2013 gültig gewesene Gebührentabelle (§ 13
RVG). Die Gebührenhöhe richtet sich stets nach der Fassung des RVG, die zum
Zeitpunkt der Auftragserteilung an den Anwalt in Kraft war. Der anwaltliche Schriftsatz, mit dem die Antragsgegnerin ihren Widerspruch gegen den Löschungsantrag
erklärt hat, stammte vom 6. Dezember 2012, weshalb die Mandatserteilung offensichtlich in den genannten Zeitraum fiel.
b) Gegenstandswert
Die Beschwerde der Antragsgegnerin hat insoweit Erfolg, als die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die Kostenfestsetzung auf der Grundlage eines Gegenstandswertes vorgenommen hat, der niedriger als 4.710.000 € ist.
auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen, wobei Ausgangspunkt der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags ist (vgl.
Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl., Rn. 65 zu § 17 GebrMG iVm Rn. 67 zu § 84 PatG).
Entscheidend für die Bestimmung des gemeinen Wertes ist das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, das sich wiederum nach dem „Behinderungspotential“ richtet, das ein eingetragenes Gebrauchsmuster entfaltet hätte
(vgl. Eisenrauch in: Fitzner/Bodewig/Lutz, PatRKomm, 4. Aufl., § 17 GebrMG
Rn. 35; BPatGE 26, 208, 218). Im Rahmen der Kostenfestsetzung ist daher die
Rechtsbeständigkeit eines im Hauptsacheverfahren gelöschten Gebrauchsmusters
oder - wie hier - eines mit Erreichen der maximalen Schutzdauer erloschenen Streitgebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17
Rn. 130).
Der Kostengläubiger, der die Festlegung eines bestimmten Gegenstandswertes anstrebt, muss gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG genügende, tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung so vortragen, dass sie nachvollziehbar zugrunde gelegt
werden können (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 131). Dies ist
beim Vortrag der Antragsgegnerin zwar weitgehend der Fall, die Antragsgegnerin
liefert aber keine ausreichende Grundlage für eine Schätzung des Gegenstandswertes bis zu der Größenordnung von 24,82 Mio. €.
b2) Die Antragsgegnerin hat hinreichende Anhaltspunkte zu Umsätzen geliefert,
die sowohl von ihr und als auch der Antragstellerin im maßgeblichen Lizenzzeitraum
von 2013 bis 2015 mit dem Gegenstand nach Streitgebrauchsmuster erzielt worden
sind. Deshalb kann hier der Gegenstandswert im Wege einer Lizenzanalogie ermittelt werden (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 132, 136).
b2a) Die Antragsgegnerin hat glaubhaft gemacht, dass sie selbst im maßgeblichen Zeitraum von 2013 bis 2015 einen Gesamtumsatz in Höhe von 100 Mio. € mit
Portalwaschanlagen, die mit einem Direktantrieb der Waschwalzen durch einen
Wechselstrommotor ausgestattet waren, der von einem Frequenzumrichter angesteuert wurde, erzielt hat. Dies ergibt sich aus den als Anlagen KFA1 und KFA4
vorgelegten Geschäftsberichten bzw. Umsatzlisten sowie aus der eidesstattlichen
Versicherung des Herrn A vom 23. August 2021 (Anlage BF1), die dem Senat auch
im Original vorliegt; hiernach hat die Antragsgegnerin mit dem Verkauf von Autowaschanlagen einen Gesamtumsatz in Höhe von 424 Mio. € erwirtschaftet, wobei
mindestens 23 % dieses Umsatzes, also ca. 100 Mio. €, auf solche Autowaschanlagen der Typen C160 (GENIUS), C161 (VARIUS TAKT), C162 (VARUS 1+1), C163
(VARIUS), C165 (QUANTUS) und C169 (PRIMUS) entfielen, die einen technischen
Aufbau gemäß Streitgebrauchsmuster aufwiesen.
Von den genannten 100 Mio. € können im Wege einer Schätzung aber nur 44 Mio. €
als relevant berücksichtigt werden. Die Antragstellerin hat zu Recht bemängelt, dass
die Antragsgegnerin nicht hinreichend dargelegt hat, dass es sich bei den in Höhe
von 100 Mio. € genannten Gesamtumsätze um solche handelt, die im Inland erzielt
worden sind.
Es bedarf keiner näheren Klärung, ob die von der Antragsgegnerin propagierte
Sichtweise hier einschlägig ist, wonach auch das Anbieten eines Gegenstandes im
Inland zum Verkauf ins Ausland als eine Benutzungshandlung im Inland anzusehen
wäre. Aus dem von der Antragsgegnerin als Anlage KFA1 vorgelegten Geschäftsbericht ergibt sich unmittelbar, dass bei ihren Produkten der Exportanteil bei „ca.
56 %“ lag; dies liefert einen tragfähigen, allerdings auch begrenzenden Anhaltspunkt, an dem sich die Antragsgegnerin letztlich festhalten lassen muss. Der weitere
Inhalt der eidesstattlichen Versicherung vom Herrn A vom 23. August 2021 (Anlage
BF1) steht dem insoweit nicht entgegen, als dort der in Höhe von 100 Mio. € genannten Umsatzbetrag im Wesentlichen auf der von der Antragsgegnerin vertreten
Rechtsauffassung basiert; Rechtsmeinungen werden jedoch von den Rechtswirkungen einer eidesstattlichen Versicherung nicht erfasst.
b2b) Die Antragsgegnerin hat ferner durch ihren Vortrag und die Vorlage der Anlage KFA2 hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür geliefert, dass die Antragstellerin im relevanten Zeitraum von 2013 bis 2015 einen Gesamtumsatz in Höhe
von 943,2 Mio. € erwirtschaftet hat und hierbei 113 Mio. € auf Portalwaschanlagen
gemäß Streitgebrauchsmuster, die im Inland vertrieben wurden, entfielen. Die von
der Antragsgegnerin gelieferten Daten erscheinen - bis auf wenige Ausnahmen - nicht völlig unplausibel, so dass sich der erkennende Senat bei seiner Schätzung im Wesentlichen auf diese stützen kann (vgl. Thomas/ Putzo/Reichold, ZPO,
37. Aufl., § 138 Rn. 16). Als Anhaltspunkt dafür, dass das vorliegenden Löschungsverfahren eine beachtliche, wirtschaftliche Relevanz besaß, kann durchaus auch
der unstreitige Umstand herangezogen werden, dass die Antragstellerin auch gegen das vergleichbare, parallele, europäische Patent der Antragsgegnerin vorgegangen ist. Letztlich ist auch allgemein bekannt, dass Waschanlagen einschließlich
der hier einschlägigen Portalwaschanlagen in erheblichem Umfang im Inland betrieben werden, sei es i.V.m. Tankstellen, sei es als spezielle Kfz.-Waschanlagen,
und diese Waschanlagen ständig modernisiert werden.
Die Antragstellerin geht zu Unrecht davon aus, dass sie durch einfaches Bestreiten
aller hier den Kostenansatz stützenden Tatsachen dem prozessualen Kostenerstattungsanspruch entgegentreten kann. Dies betrifft nicht nur den Vortrag, dass Streitgebrauchsmuster habe mit seinem Hauptanspruch, lediglich Waschanlangen unter
Schutz gestellt, bei denen ein Drehstrommotor von einem Frequenzumrichter angesteuert werde. Dies ist in technischer Hinsicht nicht zwingend, lässt sich so weder
wörtlich noch durch Auslegung der Schutzansprüche ermitteln und geht damit an
der Sache vorbei. Die Antragstellerin trifft zwar im eigentlichen Sinne keine Pflicht,
an der Aufbereitung der zu beurteilenden, tatsächlichen Anhaltspunkte mitzuwirken;
jedoch betreffen die hier relevanten Umsatzzahlen ihre im Sinne von § 138 Abs. 4
ZPO eigenen Wahrnehmungen, die nicht mit Nichtwissen bestritten werden können.
Hat die Partei keine aktuellen Kenntnisse, muss sie sich durch einen Blick in ihre
Aufzeichnungen kundig machen. Die Antragstellerin übersieht, dass eine unzulässige Erklärung mit Nichtwissen, einem Nichtbestreiten i.S.v. § 138 Abs. 3 ZPO
durchaus gleichsteht (Zöller/Greger, ZPO, 34. Aufl., § 138 Rn. 14).
Insoweit, als die Antragsgegnerin den am Gesamtumsatz der Antragstellerin von
943,2 Mio. € auf Portalwaschanlagen entfallenden Anteil, die mit Wechselstrommotoren und Frequenzumrichter ausgestattet gewesen sind, auf 30 % geschätzt hat,
bestehen von Seiten des Senats keine Bedenken. Unangemessen erscheint dagegen, dass die Antragsgegnerin den auf den inländischen Markt entfallenden Umsatzteil der Antragstellerin mit 90 % veranschlagt hat („großzügiger“ Abschlag vom
Gesamtumsatz in Höhe von 10 %), während ihr eigener inländischer Anteil am Gesamtumsatz offensichtlich bei nur 44 % lag. In Annäherung hieran kann im Wege
pflichtgemäßer Schätzung zu Gunsten der Antragstellerin der auf den inländischen
Markt entfallene Umsatzanteil mit 40 % angemessen veranschlagt werden. Damit
errechnet sich der oben genannte, hier relevante Anteil am Gesamtumsatz der Antragstellerin auf 113 Mio. € (30 % von 40 % von 943,2 Mio. €).
b2c) Die Antragsgegnerin dringt auch insoweit mit ihrer Beschwerde durch, als im
vorliegenden Fall jene Umsätze den Ansatzpunkt für die Gegenstandswertschätzung bilden, die sich auf den Verkauf eine „ganzen“ Portalwaschanlage beziehen.
Unstreitig ist zwischen den Beteiligten, dass der Kaufpreis für eine Portalwaschanlage gemäß Streitgebrauchsmuster bei ca. 100.000 € liegt, während der Preis für
einen Frequenzumrichter mit ca. 100 € zu veranschlagen wäre. Die Antragstellerin
hat durchaus zu Recht vorgetragen, dass sich die Antwort auf die Frage, ob die
Lizenzgebühr am Wert der gesamten Anlage oder lediglich am Wert einer ihrer
Komponenten ansetzt, danach richtet, ob die die Patentierung rechtfertigenden
Teile und die Gesamtanlage im Wirtschaftsleben als Einheit angesehen werden
(vgl. BGH GRUR 1962, 401, 403 - „Kreuzbodenventilsäcke III“); jedoch treffen die
von ihr aus diesem Grundsatz gezogenen Schlüsse nicht zu. Die Gesamtheit ist
dann als Ausgangspunkt zu wählen, wenn die erzielten Umsätze gerade im Zusammenhang mit den vom Schutzrecht geschützten Eigenschaften des veräußerten
Gegenstandes beruhen (vgl. BGH GRUR 2012, 1226, 1228 - „Flaschenträger“),
wenn also die Gesamtanlage durch die geschützte Neuerung „ihr kennzeichnendes
Gepräge“ erhält und/oder das „Hauptstück“ der Gesamtanlage ist (vgl. BGH GRUR
1962, 401, 404 - „Kreuzbodenventilsäcke III“). Davon muss vorliegend ausgegangen werden.
Die Erfindung erschöpft sich hier - entgegen der Auffassung der Antragstellerin -
nicht lediglich in der optionalen Verwendung eines Frequenzumrichters in einer Portalwaschanlage. Richtig ist vielmehr, dass der hier erfindungsgemäße Einsatz eines
Antriebsmotors in einer Waschanlage, der von einem Frequenzumrichter angesteuert wird, den Charakter einer Waschanlage in grundlegender Weise verändert. Eine
so ausgerüstete Waschanlage erlaubt nicht nur eine stufenlose Drehzahleinstellung
während der Behandlungsprozesse und damit eine optimale Anpassung an die jeweiligen Prozesserfordernisse; der Einsatz des Antriebsmotors in Kombination mit
einem Frequenzumrichter bedeutet insbesondere auch, dass ein Direktantrieb des
Bürstenbesatzes möglich ist und auf - bei nicht erfindungsgemäßen, anderen Anlagen - erforderliche Umsetzungsgetriebe verzichtet werden kann. Damit ist die Verwendung eines Frequenzumrichters hier nicht nur mit dem schlichten Einbau eines
Zusatzgerätes vergleichbar. Vielmehr bewirkt die mit dem Streitgebrauchsmuster
geschützte Lehre eine Verbesserung der Antriebstechnik bei Behandlungsbürsten,
die so grundlegend ist, dass sie entsprechende Portalwaschanlagen in kennzeichnender Weise prägt. Es kann insbesondere auch davon ausgegangen werden, dass
der Kunde ohne weiteres auch bereit wäre, für Portalwaschanlagen mit den hier in
Rede stehenden, erfinderischen Merkmalen (im Verhältnis zu Konkurrenzprodukten) einen erhöhten Preis zu zahlen.
b2d) Die Antragstellerin ist demgegenüber zu Recht dem von der Antragsgegnerin
in Höhe von 7 % angenommenen Lizenzsatz entgegengetreten. Dieser Wert hält
sich zwar formal im üblichen Rahmen (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl.,
§ 17 Rn. 134), jedoch muss – zumindest an dieser Stelle – ein Ausgleich dafür gefunden werden, dass Lizenzgebühr hier bezogen auf die Gesamtanlage gezahlt
werden müssten, während die Verbesserung nur einen Teil der Anlage betrifft, nämlich die Antriebstechnik der Behandlungsbürsten (vgl. BGH GRUR 1962, 401, 404
- „Kreuzbodenventilsäcke III“; so auch die Anmerkung von Heine, GRUR 1962,
405 f.). Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint letztlich ein Lizenzsatz in Höhe von 3 % als angemessen.
b3) Aus den vorstehend ermittelten, relevanten Umsatzzahlen in Höhe von einerseits 44 Mio. € und andererseits 113 Mio. € lässt sich der Gegenstandswert unter
Zugrundelegung des oben genannten, angemessenen Lizenzsatzes in Höhe von
3 % auf 4.710.000 € schätzen (vgl.: 157.000.000 € [Gesamtumsätze] x 3 % [Lizenzfaktor] = 157 x 106 x 3 x 10-2 = 157 x 3 x 104 = 471 x 10.000 € = 4.710.000 €).
c) Gebührensatz
Die Antragsgegnerin kann mit ihrer Beschwerde insoweit nicht durchdringen, als sie
den von der Gebrauchsmusterabteilung angenommenen, 1,3-fachen Gebührensatz
nach dem Tatbestand Nr. 2300 VV RVG angreift. Mit diesem Gebührensatz muss
es hier sein Bewenden haben.
Nach § 14 Abs. 1 RVG erfolgt bei Gebührentatbeständen, die wie Tatbestand
Nr. 2300 VV RVG eine Rahmengebühr aufweisen, eine Festsetzung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles nach billigen Ermessen, wobei in erster
Linie Umfang und Schwierigkeitsgrad der anwaltlichen Tätigkeit zu berücksichtigen
sind. Die Erledigung eines Löschungsverfahrens durch Wegfall des Streitgebrauchsmusters ist eine prozessuale Standardsituation. Das vorliegende Verfahren
wies auch im Übrigen keine Besonderheiten auf, die - entgegen der Einschätzung
der Antragsgegnerin - zur Bewertung führen müssten, es habe sich hierbei um eine
umfangreiche und schwierige, anwaltliche Tätigkeit gehandelt. Der Gegenstand des
Gebrauchsmusters war in technischer Hinsicht leicht zu überschauen. Auch eine
Zahl von mehr als 30 entgegengehaltenen Druckschriften, einschließlich übersetzter japanischer Druckschriften geht von Umfang und Qualität her nicht wesentlich
über den üblicherweise in gebrauchsmusterrechtliche Löschungsverfahren eingeführten Stand der Technik hinaus. All dies lässt nicht die Bewertung zu, es habe
sich um eine überdurchschnittlich aufwendiges und schwieriges Verfahren gehandelt. Dies gilt hier umso mehr, als im patentamtlichen Verfahren weder ein Zwischenbescheid ergangen war noch mündlich verhandelt wurde.
3.
Hiernach errechnen sich die von der Antragstellerin der Antragsgegnerin zu
erstattenden Kosten wie folgt:
Gebührentatbestand
VV RVG Nr.
Satz
Betrag § 13 RVG
1.
2.
Geschäftsgebühr
1,3
20.469,80 €
Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
20,00 €
Summe:
20.489,80 € =========
Beizubehalten war, dass der festgesetzte Betrag ab dem 5. Februar 2020 gemäß
§ 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach
§ 247 BGB zu verzinsen ist. Der Verzinsungsausspruch, einschließlich des von der
Gebrauchsmusterabteilung festgelegten Verzinsungsbeginns, ist von den Beteiligten nicht in Abrede gestellt worden.
4. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2
GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG iVm § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung
einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist (vgl. Bühring/Braitmayer,
GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 114) noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war es zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.
5. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf
§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch
bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Da sich die Antragsgegnerin nur
in Höhe von ca. 20 % ihres zusätzlich mit der Beschwerde eingeforderten Erstattungsbetrages durchsetzen konnte, waren die Kosten zwischen den Beteiligten, wie
aus dem Tenor ersichtlich, anteilig im Verhältnis von 4/5 zu 1/5 zu Lasten der Antragsgegnerin zu verteilen waren. Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.
6. Für die beantragte Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG) war
vorliegend kein Raum, da der angefochtene Beschluss einerseits auf keinem Verfahrensfehler beruht und andererseits auch die vorhandenen inhaltlichen Mängel
nicht von einer Art sind, die eine Erstattung rechtfertigen würden. Bei inhaltlichen
Mängeln einer Entscheidung kommt eine Erstattung der Beschwerdegebühr nur bei
besonders schwerwiegenden Fehlern in Betracht (vgl. Benkard/Schwarz, PatG,
11. Aufl., § 80 Rn. 25). Der vorliegende Fall, der einen Ermessenfehlgebrauchs bei
der Schätzung des Gegenstandswertes betrifft, stellt keinen hinreichend schwerwiegenden Mangel dar.
III.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
2.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens
ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
Metternich
Dr. Nielsen
Eisenrauch