Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 17.08.2023 – 29 W (pat) 525/20
29. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:170823B29Wpat525.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 525/20 _______________________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs statt zugestellt am 17. August 2023 …
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2023:170823B29Wpat525.20.0
betreffend die Marke 30 2017 103 806
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 22. März 2023 durch die Richterin Seyfarth als
Vorsitzende, die Richterin Akintche und den Richter Posselt
beschlossen:
1.
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenstelle
für Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 27. November 2019 insoweit aufgehoben, als
die Marke 30 2017 103 806 auf den Widerspruch aus der Marke
397 19 872 hinsichtlich der
folgenden Waren und
Dienstleistungen gelöscht worden ist:
Klasse 04:
Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel;
Leuchtstoffe; Dieselkraftstoff; Benzin; Alkohol
[Brennstoff];
Klasse 35: Dienstleistungen
des
Einzelhandels
und
Großhandels, auch über das Internet und andere
globale Kommunikationsnetzwerke,
im Bereich
chemische Erzeugnisse und Additive und Zusätze
für chemische Erzeugnisse, im Bereich Kraftstoffe,
Brenn- und Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Additive
und Zusätze
für Kraftstoffe, Brenn-
und
Betriebsstoffe und Schmierstoffe; Präsentation von
Waren
zu Verkaufszwecken
[für Dritte];
Organisationsberatung
und
Erteilung
Auskünften
in
Handelsvon
und
Geschäftsangelegenheiten
hinsichtlich
Kraftstoffen.
2.
3.
Im vorgenannten Umfang wird der Widerspruch zurückgewiesen.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin
die Kosten aufzuerlegen, soweit sie durch die Aufhebung des
Termins vom 18. Januar 2023 entstanden sind, wird
zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die in den Farben Rot, Weiß und Blau ausgestaltete Wort-/Bildmarke
30 2017 103 806
ist am 12. April 2017 angemeldet und am 13. Juni 2017 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister
für Waren und
Dienstleistungen aus den Klassen 1, 4 und 35 eingetragen worden. Die
Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 14. Juli 2017.
Gegen die Eintragung hat die Beschwerdegegnerin aus ihrer älteren Wortmarke
397 19 872
HOT
die für die Waren der
Klasse 01: Chemische Additive für Heizöle
geschützt ist, am 16. Oktober 2017 beschränkt Widerspruch erhoben.
Im Laufe des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA hat die Markeninhaberin
einen Teilverzicht erklärt, so dass die angegriffene Marke derzeit noch für folgende
Waren und Dienstleistungen geschützt ist:
Klasse 04: Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel;
Staubabsorbierungs-,
Staubbenetzungs-
und
Staubbindemittel;
Brennstoffe
[einschließlich
Motorentreibstoffe] und Leuchtstoffe; Kerzen und
Dochte
für
Beleuchtungszwecke;
Heizöl;
Dieselkraftstoff; Benzin; flüssige Gase; Gasgemische;
in Flaschen abgefülltes Gas; Erdgas; verflüssigtes
Erdgas; Holzpellets
[Brennstoffe]; Holzkohle als
Brennstoff; Holzbriketts;
fossile und synthetische
Brennstoffe; Alkohol [Brennstoff]; Kohle [Brennstoff];
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;
Büroarbeiten; Dienstleistungen des Einzelhandels
und Großhandels, auch über das Internet und andere
globale Kommunikationsnetzwerke,
im Bereich
chemische Erzeugnisse und Additive und Zusätze
für chemische Erzeugnisse, im Bereich Kraftstoffe,
Brenn- und Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Additive
und
Zusätze
für Kraftstoffe, Brenn-
und
Betriebsstoffe und Schmierstoffe; Präsentation von
Waren
zu
Verkaufszwecken
[für
Dritte];
Organisationsberatung
und
Erteilung
Auskünften
in
Handelsvon
und
Geschäftsangelegenheiten
hinsichtlich
Kraft-,
Brenn- und Betriebsstoffen.
Der Widerspruch richtet sich somit gegen die oben fettgedruckten Waren und
Dienstleistungen.
Mit Schriftsatz vom 27. März 2018 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
rechtserhaltende
Benutzung
der Widerspruchsmarke
bestritten.
Zur
Glaubhaftmachung hat die Widersprechende verschiedene Benutzungsunterlagen
vorgelegt, so unter anderem eine eidesstattliche Versicherung, Etiketten für
verschiedene Gebindegrößen,
Fotos,
ein
Produktdatenblatt,
einen
Endverbraucherprospekt, exemplarische Rechnungen sowie eine Auflistung der
Verkäufe zur Aufschlüsselung der in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten
Absatzzahlen.
Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 27. November
2019 die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin teilweise, nämlich im
angegriffenen Umfang, wegen Verwechslungsgefahr gem. §§ 42 Abs. 1, 2 Nr. 1, 9
Abs. 1 MarkenG gelöscht.
Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen richteten sich sowohl an
ein Fachpublikum als auch an Endverbraucher, deren Aufmerksamkeit
durchschnittlich sei. Die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Da „Chemische Additive für Heizöle“ selbst weder heiß seien
noch die Heizöle dadurch heiß(er) würden, sei HOT als englisches Wort mit der
Bedeutung „heiß“ für diese nicht unmittelbar beschreibend. Selbst wenn der Bereich
der Heizöle generell in Zusammenhang mit den Eigenschaften Hitze/ Wärme stehe,
bedürfe es doch mehrerer analysierender Gedankenschritte, um einen sachlichen
Bezug der Angabe „HOT“ zu „Chemische Additive für Heizöle“ zu konstruieren.
Dass der Begriff „hot“ in übertragener Bedeutung etwa im Bereich „Bekleidung“,
„Kosmetik“ oder „Medien“ als werbemäßige Anpreisung i. S. v. „großartig“ zu
bewerten sei, lasse sich nicht auf den Bereich chemischer Erzeugnisse und speziell
der hier beanspruchten Additive übertragen.
Durch die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen werde eine
funktionsgemäße
und
vom Umfang
her
relevante Benutzung
der
Widerspruchsmarke ausreichend glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarke
werde zwar in einer gegenüber der Eintragung veränderten Form verwendet. Der
Verkehr könne jedoch in beiden Formen mühelos dasselbe Wort „HOT“ erkennen,
sodass der kennzeichnende Charakter der Marke nicht entscheidend verändert sei.
Der weitere Zusatz „LEMON“ in gelber Unterlegung stehe durch seine Überlappung
zwar in einem Bezug zur Marke „HOT“. Als rein beschreibender Sachhinweis auf
eine übliche geruchsüberdeckende Duftnote weise dieser Zusatz jedoch keine
eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung neben der Marke auf. Die farbliche
Gestaltung in zitronengelb untermauere den beschreibenden Charakter nur. Auch
sonstige Mängel der Glaubhaftmachungsunterlagen seien nicht festzustellen.
Ernsthafte Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für
die Waren „Chemische Additive für Heizöle“ bestünden nicht.
Es bestehe zumindest eine mittelgradige Ähnlichkeit zwischen den angegriffenen
Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Widerspruchswaren.
„Chemische Additive
für Heizöle“ stünden mit den angegriffenen Waren
„Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel; Brennstoffe [einschließlich
Motorentreibstoffe] und Leuchtstoffe; Heizöl; Dieselkraftstoff; Benzin; fossile und
synthetische
Brennstoffe;
Alkohol
[Brennstoff]“
in
einem
engen
Ergänzungsverhältnis, weil die Additive diesen Waren zugesetzt würden und deren
Eigenschaften wesentlich mitbestimmen oder verbessern könnten. Zudem liege für
den Verkehr die Annahme nahe, dass sich ein Markeninhaber im Bereich des Kraft-
und Brennstoffhandels auch mit der Herstellung, mit dem Vertrieb und ggf. mit der
Lizenzierung
funktionell nahestehender Produkte wie „Chemische Additive,
Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel“ befasse. Da sich die von der
angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen des Einzelhandels und
Großhandels unmittelbar auf chemische Additive für Brennstoffe wie Heizöl und ein
damit eng verbundenes Produktsegment bezögen, werde der Verkehr davon
ausgehen, dass die Waren und die Handelsdienstleistungen aus demselben
Unternehmen stammten. Das Gleiche gelte für die Dienstleistungen „Präsentation
von Waren zu Verkaufszwecken [für Dritte]; Organisationsberatung und Erteilung
von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Kraft-,
Brenn- und Betriebsstoffen“, da auch diese unmittelbar die Präsentation von
chemischen Additiven für Heizöle zum Gegenstand haben könnten und sich die
Beratung auch auf Additivierung der Kraft-, Brenn- und Betriebsstoffe beziehen
könne.
Bei
durchschnittlicher Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit
und
normaler
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke den zur
Vermeidung von Verwechslungen notwendigen, nicht zu geringen Abstand
jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein. Die angegriffene Marke werde hierbei
durch die Buchstabenfolge „H.O.T.“ geprägt. Ihre Ausgestaltung stelle eine übliche
Grafik mit dem sachbezogenen Bildelement einer Flamme dar, die bei mündlicher
Benennung völlig in den Hintergrund trete. „H.O.T.“ und „HOT“ seien klanglich
identisch. Denn beachtliche Teile des Verkehrs würden die Marken entweder als
einheitliches Wort „hot“ oder als Buchstabenfolge „Ha – O – Te“ benennen. Der
erforderliche Markenabstand sei deshalb jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht
eingehalten, so dass die jüngere Marke im angegriffenen Umfang zu löschen sei.
Der Beschluss
ist der
Inhaberin der angegriffenen Marke
gegen
Empfangsbekenntnis am 2. Dezember 2019 zugestellt worden.
Gegen die Teillöschungsanordnung ihrer Marke richtet sich die Beschwerde der
Markeninhaberin, die sie wie folgt begründet:
Die Einrede der Nichtbenutzung werde aufrechterhalten. Eine rechtserhaltende
Benutzung sei von der Widersprechenden nicht ausreichend glaubhaft gemacht
worden. Die Widersprechende verwende für ihre Produkte immer die Bezeichnung
„HOT LEMON“. Die abweichende Nutzung verändere den kennzeichnenden
Charakter der Widerspruchsmarke. Das Wort sei bildlich ausgestaltet und der
Begriff Lemon hinzugesetzt worden, so dass insgesamt eine Klammerwirkung
entstehe. HOT und LEMON würden als untrennbare Einheit wahrgenommen. Das
gut lesbare Wort „LEMON“ überlappe sowohl den Rahmen als auch das Markenwort
„HOT“ und erscheine daher wie eine Art Stempel, der der Widerspruchsmarke
aufgedrückt worden sei. Das einheitliche Erscheinungsbild werde zudem durch die
gelbe Farbe bekräftigt. Auch klanglich seien HOT und LEMON nicht trennbar. Es
erfordere eine zu weitgehende Interpretation, um bei der Angabe LEMON auf eine
Desodorierung des Additives zu kommen, zumal der Verkehr nicht an Hinweise auf
bestimmte Duftnoten bzw. Geruchsüberdecker gewöhnt sei. Ohnehin könnten auch
beschreibende Zusätze den kennzeichnenden Charakter der Marke verändern,
wovon hier auszugehen sei. Begrifflich sei bereits bei zwangloser Übersetzung
„heiße Zitrone“ etwas Anderes als „heiß“. Soweit in den Unterlagen - etwa im
Produktdatenblatt und in Rechnungen - die Widerspruchsmarke ohne grafische
Darstellung und mit den Schutzrechtsvermerken ™ bzw. ® verwendet werde, sage
dies nichts über die rechtliche Einordnung der Benutzung aus. LEMON werde auch
in diesem Fall als integraler Bestandteil der Produktbezeichnung gesehen, nicht als
Angabe zur Desodorierung. Entscheidend sei die Verwendung auf dem Produkt,
nicht auf dem Begleitmaterial.
Eine ernsthafte Benutzung sei weder für den ersten, noch für den zweiten
Benutzungszeitraum glaubhaft gemacht. Gemessen am Gesamtumsatz des
Unternehmens sei das mit dem Produkt HOT LEMON erzielte Umsatzvolumen
irrelevant. Die Tendenz der Umsätze sei zudem fallend und in Bezug zum
Gesamtmarkt verschwindend gering. Allein die Beschwerdeführerin setze pro Jahr
ca. … Liter Heizöladditive ab und halte damit einen Marktanteil von … %. Der
Gesamtmarkt liege eher bei 20 Millionen Litern. Umsatz und Absatzmengen seien
relativ zur Größe des Unternehmens und des Marktes zu betrachten. In beiderlei
Hinsicht seien die Produkte der Marke HOT LEMON irrelevant.
Zudem wiesen die überreichten Materialien weitere erhebliche Mängel auf.
Selbst wenn man
von einer ausreichenden Glaubhaftmachung der
rechtserhaltenden Benutzung ausgehe, so könne diese im Wege der erweiterten
Minimallösung allenfalls für „Geruchsüberdecker“ bzw. „chemische Additive für
Heizöle, nämlich Geruchsüberdecker“ angenommen werden. Diese bildeten eine
eigene abgrenzbare Gruppe, die mit den übrigen Additiven wie z. B. solchen zum
Korrosionsschutz, zum Schutz vor Alterung und Sedimentbildung, zur Erhöhung der
Viskosität, etc. nicht vergleichbar sei. Der Verkehr unterscheide zwischen den
einzelnen Funktionen der Additive und werde von diesen auch getrennt
angesprochen. Zudem habe die Beschwerdegegnerin in ihrer kommerziellen
Kommunikation stets hervorgehoben, dass es bei dem Produkt HOT Lemon um
eine Geruchsverbesserung gehe. Während weitere Eigenschaften lediglich im
Fließtext genannt seien, werde der Hinweis auf die Duftrichtung innerhalb der
Kennzeichnung verwendet.
Selbst ausgehend von den registrierten Widerspruchswaren bestehe zwischen den
sich gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr. Die Waren und
Dienstleistungen richteten sich sowohl an ein Fachpublikum als auch an den
Endverbraucher. Bei den Produkten handele es sich um chemische Waren, die die
Funktion und Wirkweise der gesamten Heizungsanlage verbessern könnten, jedoch
auch ein hohes Risiko beinhalteten, diese teure Anlage und das Heizöl irreparabel
zu beschädigen. Angesichts des hohen
finanziellen Risikos werde der
durchschnittliche Abnehmer daher eine überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit
aufwenden.
Es
fehle bereits an einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit. Die
Widerspruchsmarke schütze lediglich chemische Additive für Heizöle. Für andere
Produkte seien Additive nicht verkehrsfähig. Daher könne nur eine Ähnlichkeit zu
Heizöl bestehen. Im Verhältnis zu den anderen angegriffenen Produkten der
Klasse 4 unterschieden sich die angesprochenen Verkehrskreise und die
beabsichtigte Verwendung so stark, dass eine Unähnlichkeit anzunehmen sei.
Insbesondere bestehe keine Ähnlichkeit zu Leuchtstoffen, Dieselkraftstoffen und
Benzin. Heizöl und Diesel seien zwar chemisch identisch, aber grundverschieden
in der Anwendung und im Vertrieb. Dieser erfolge bei Heizöl über Tankwagen, bei
Diesel über Tankstellen. Weder Benzin noch Diesel dürften dabei mit Additiven in
der Art versetzt werden, wie sie die Widersprechende beanspruche. Zudem
unterscheide sich der Vertrieb von Diesel und Heizöl deutlich von dem des Produkts
der Widersprechenden, da dieses in kleineren Gebinden separat vom Heizöl
verkauft und diesem erst bei Anlieferung zugemischt werde. Dies gelte erst recht,
wenn man
lediglich
von
einer
rechtserhaltenden Benutzung
für
„Geruchsüberdecker“ bzw. „Additive für Heizöle, nämlich Geruchsüberdecker“
ausgehe. Auch bestehe keine Ähnlichkeit zu technischen Ölen, technischen Fetten
oder Schmiermitteln, die Reibung und Verschleiß verringern, Kühlung,
Schwingungsdämpfung und Dichtwirkung erhöhen sowie Korrosionsschutz
bewirken sollten. Hierzu würden Additive nicht benötigt. Technische Öle und Fette
seien in Viskosität, Anwendung und Gleiteigenschaften gänzlich unähnlich zu
Additiven, jedenfalls zu solchen, die ausschließlich heizölbezogen seien. Auch
Brennstoffe, fossile und synthetische Brennstoffe sowie Alkohol seien unähnlich zu
der Widerspruchsware.
Die
angesprochenen
Verkehrskreise
und
Verwendungsformen unterschieden sich so fundamental voneinander, dass das
eine Produkt nicht als sinnvolle Ergänzung bzw. Ersatz für das Andere erscheinen
könne. Soweit Dienstleistungen der Klasse 35 betroffen seien, so unterscheide sich
bereits die Herstellung körperlicher Waren von Natur aus erheblich von der
Erbringung unkörperlicher Dienstleistungen. Eine Ähnlichkeit chemischer Additive
zur Präsentation von Waren zu Verkaufszwecken für Dritte könne nicht bereits
deswegen bejaht werden, weil die chemischen Additive Gegenstand der
Präsentation sein könnten. Dies gelte entsprechend für „Organisationsberatung und
Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich
Kraft-, Brenn- und Betriebsstoffen“. Eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen
des Einzelhandels und Großhandels der angegriffenen Marke und den
Widerspruchswaren könne ferner nicht angenommen werden, weil das gehandelte
Sortiment nicht mit den Waren der Widerspruchsmarke übereinstimme. Allenfalls
liege eine geringe Ähnlichkeit zu Dienstleistungen im Bereich additivierter
Brennstoffe vor. Allerdings erscheine es aufgrund der Bandbreite von chemischen
Erzeugnissen und Additiven unwahrscheinlich, dass die Verkehrskreise ein einziges
Additivprodukt mit einem Einzel- oder Großhändler verknüpften. Denn diese
zeichne gerade aus, ein breites Portfolio verschiedener Fremdprodukte zu
verkaufen, statt eigene Waren zu vertreiben.
Die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke
sei
als maximal
unterdurchschnittlich zu bewerten. Das englische Wort HOT beziehe sich auf
Wärme und Hitze, was unmittelbar mit einem Verbrennungsprozess einhergehe.
Daher sei es für Additive zwar nicht beschreibend, aber sprechend.
Die Zeichen seien nicht ähnlich zueinander. Begrifflich und schriftbildlich
unterschieden sie sich deutlich. In klanglicher Hinsicht sei zu berücksichtigen, dass
von der Beschwerdeführerin gerade nicht das Wort HOT beansprucht werde,
sondern die grafisch ausgestaltete Marke
, bei der die
Einzelbuchstaben deutlich durch Punkte voneinander abgetrennt seien. Je mehr
das Zeichen grafisch ausgestaltet sei und dies die Eigenständigkeit der einzelnen
Buchstaben betone, desto mehr spreche dies gegen eine Aussprache als Wort. Der
Verkehr werde, wenn er eine Abkürzung erkenne, deren Buchstaben einzeln
aussprechen. Dies sei bei der angegriffenen Marke „H. O. T.“ der Fall. Die an die
Buchstaben angelehnten Punkte würden bei so kurzen Wörtern den Lesefluss
stören und die Abnehmer daran hindern, das Zeichen als Wort auszusprechen.
Auch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke - insbesondere die rote
Farbe und die stilisierte Flamme – lege eine Aussprache als Wort Hot nicht nahe.
Anders verhalte es sich bei der Widerspruchsmarke HOT, in der der Verkehr trotz
der Großschreibung aller Buchstaben ohne weitere Überlegungen das englische
Wort in dessen Bedeutung heiß bzw. großartig erkenne, so dass es auch als
solches benannt werde. Somit stünden sich in klanglicher Hinsicht „HOT“ einerseits
und „Ha – Oh – Te“ andererseits gegenüber. Berücksichtige man die Kürze der
Vergleichsmarken, so bewirke dies enorme klangliche Unterschiede.
Eine Verwechslungsgefahr sei daher nicht zu besorgen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin beantragt:
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 27. November 2019 wird aufgehoben und der Widerspruch
zurückgewiesen.
Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Beschwerdeführerin werden die Kosten auferlegt, soweit sie durch die
Aufhebung des Termins vom 18.01.2023 entstanden sind.
Vorsorglich ergänzend stellt sie den Antrag, den Gegenstandswert des
Beschwerdeverfahrens festzusetzen.
Die Beschwerdegegnerin bezweifelt, dass die Beschwerde fristgerecht erhoben
wurde. Der Eingang des Beschlusses des DPMA beim Vertreter der
Beschwerdegegnerin sei mit dem 30. November 2019 vermerkt, während der ihm
vorliegende Beschwerdeschriftsatz der Beschwerdeführerin den Eingangsstempel
des DPMA vom 3. Januar 2020 trage.
Sie verteidigt ferner den angegriffenen Beschluss und hat im Laufe des
Beschwerdeverfahrens weitere Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt. Die
Widersprechende
ist der Auffassung, die rechtserhaltende Benutzung sei
ausreichend glaubhaft gemacht worden. Die eingereichten Unterlagen belegten,
dass die Widerspruchsmarke über eine Reihe von Jahren kontinuierlich eingesetzt
und damit gekennzeichnete Produkte an zahlreiche Abnehmer vertrieben worden
seien. HOT sei bereits seit Mitte 1985 ohne wesentliche Unterbrechungen und seit
Ende 2021 in leicht modifizierter Version als markenmäßige Bezeichnung für ein
Heizöladditiv verwendet worden. Eine rechtserhaltende Benutzung müsse auch bei
großen Unternehmen für Nischenprodukte möglich sein. Bei einem so großen
Gesamtmarktvolumen und entsprechend großer Kundenzahl sowie zahlreichen
Anbietern sei auch ein Marktanteil von etwa einem Prozent nicht zu vernachlässigen
und rechtfertige nicht die Annahme einer Scheinbenutzung.
Die Widerspruchsmarke sei auch für die eingetragene – sehr spezifische - Ware
benutzt worden. In dem verwendeten Produkt seien branchenüblich mehrere
Additive zusammengefasst. Dass es sich dabei nicht nur um Geruchsüberdecker
handele, sei dem Etikett und Produktblatt klar zu entnehmen. Die Ware werde
deshalb auch nicht primär als Geruchsverbesserer beworben, vielmehr liege der
Fokus auf der Verbesserung der Stabilität des Heizöls.
Dass das Widerspruchszeichen teilweise grafisch ausgestaltet und mit dem Zusatz
„LEMON“ bzw. „LEMON NEU“, welcher einen beschreibenden Hinweis auf die im
Additiv enthaltene Duftnote darstelle, verwendet worden sei, verändere dessen
kennzeichnenden Charakter nicht. Gerade bei Heizöladditiven sei der Verbraucher
an derartige Sachangaben gewöhnt. Marken und Duftnotenzusatz bildeten deshalb
in seiner Wahrnehmung keine Einheit. Auch sei keine irgendwie geartete
Klammerwirkung durch die Gestaltung festzustellen. Soweit HOT darüber hinaus
auch ohne grafische Bestandteile in der Form HOT ™ LEMON bzw. HOT ® LEMON
verwendet worden sei, werde die kennzeichnende Eigenständigkeit von HOT
zudem durch das hinzugefügte ® im Kreis bzw. ™ betont. Hinzu komme, dass von
der Rechtsvorgängerin der Widersprechenden HOT als Produktbezeichnung für ein
Additiv bereits seit Mitte 1985 genutzt worden sei. Erst vor etwa zehn Jahren sei der
Zusatz LEMON hinzugefügt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei HOT als Marke für ein
Additiv den beteiligten Verkehrskreisen bereits mehr als 20 Jahre bekannt gewesen.
Die Annahme, es ergebe sich ein neuer Gesamtbegriff, der mit „heiße Zitrone“
übersetzt und mit einem zitronensafthaltigen Heißgetränk in Verbindung gebracht
werde, sei abwegig.
Relevante Verkehrskreise seien Heizölhändler, aber auch normale Endverbraucher.
Letztere bezögen ihre Additive vor allem über ihren Heizölhändler, der sie
gleichzeitig berate. Eine erhöhte Aufmerksamkeit sei daher nicht gegeben. Nehme
man eine solche an, so sei erst Recht davon auszugehen, dass die Kunden über
Geruchsverbesserer Bescheid wüssten und daher den Zusatz LEMON diesen
problemlos zuordnen würden.
Es bestehe Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren bzw.
Dienstleistungen. Bei den Waren der angegriffenen Marke handle es sich um
Produkte, die ganz überwiegend auf Basis von Mineralöl in Raffinerien hergestellt
würden und sich daher zwangsläufig chemisch ähnlich seien. Diese Produkte
würden üblicherweise additiviert, oft sogar mit mehreren Zusätzen. Fast immer sei
mindestens ein Additiv dabei, das die Produkt- bzw. die Lagerstabilität verbessere
und für die sichere Nutzung des Produktes sehr wichtig, wenn nicht unverzichtbar
sei. Die Additive stünden daher in einem engen funktionalen Zusammenhang mit
den vorgenannten Produkten. Dies gelte
insbesondere
für Heizöl und
Heizöladditive. Bei sich ergänzenden Produkten stehe weder eine unterschiedliche
Materialbeschaffenheit noch die getrennte Herstellung der Annahme einer
Warenähnlichkeit zwingend entgegen. Heizöl und seine Additive hätten
insbesondere beim privaten Endkunden den gleichen Vertriebsweg, nämlich über
seinen Heizöllieferanten. Brennstoffe, Motorentreibstoffe und Dieselkraftstoffe seien
nicht scharf voneinander abzugrenzen. So könnten Dieselmotoren auch mit Heizöl
betrieben werden, da es sich bei beiden Produkten raffinerietechnisch um so
genannte Mitteldestillate handle, die sich in ihrer Zusammensetzung kaum
unterschieden. Dem Heizöl werde lediglich ein Farbstoff zugesetzt, um eine
Verwendung als Dieselkraftstoff zu verhindern, wobei die Differenzierung vor allem
steuerlicher Natur sei. Daher würden von vielen Herstellern und Anbietern von
Additiven für Heizöl auch solche für Diesel hergestellt oder angeboten. In Bezug auf
Natur, Zweck und Hersteller seien Leuchtstoffe, Dieselkraftstoff, Benzin und Alkohol
nicht unterschiedlich zu Heizöl. Alle diese Stoffe seien flüssig oder könnten
verflüssigt werden und sie könnten brennen. Auch Flüssiggas werde zum Heizen
und für Beleuchtungszwecke eingesetzt. Hergestellt würden entsprechende
Produkte üblicherweise
in Raffinerien. Mineralölgesellschaften stellten die
genannten Waren nicht nur her, sondern vertrieben diese über Tochterfirmen oder
Vertriebspartner. Natur, Zweck und Hersteller seien daher identisch. Ob die Waren
fossilen Ursprungs seien oder synthetisch, mache hingegen keinen Unterschied.
„Technische Öle und technische Fette“ seien in der Rechtsprechung bereits als
gleichartig zu Zusatzstoffen für Brennöle angesehen worden. Anders als die
Beschwerdeführerin behaupte, seien Additive auch für diese Produkte notwendig.
Folglich seien die beschwerdegegenständlichen Waren untereinander in Natur,
Herstellung und Zweck ähnlich und stünden in einem engen Ergänzungsverhältnis
zu Additiven. Einige der Additive seien für alle diese Waren gleich; dies gelte auch
für Additive für Heizöl, soweit sie der Lagerstabilität dienten. Die Markenstelle habe
darüber hinaus zutreffend festgestellt, dass es für den Verkehr naheliege, dass der
Markeninhaber sich mit dem Vertrieb funktional nahestehender Produkte befasse,
um
insbesondere sein Fachwissen zu nutzen. Auch hinsichtlich der
Dienstleistungen in Klasse 35 seien die Ausführungen der Markenstelle zutreffend.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei mindestens durchschnittlich.
HOT bezeichne keine Eigenschaft der Widerspruchswaren. Angesichts der sehr
langen Nutzungsdauer von HOT, die nicht zuletzt durch die eidesstattliche
Versicherung von Frau X nebst Anlagen belegt werde, sei eher eine erhöhte
Kennzeichnungskraft anzunehmen. Die Widerspruchsmarke sei zumindest kleinen
und mittelständischen Heizölhändlern bestens bekannt und werde in ihrem
speziellen Vertriebssegment insbesondere durch Printprodukte wie z. B. Flyer und
persönliche Ansprache beworben.
Beide Zeichen würden durch die Buchstabenfolge HOT geprägt. Diese würden
phonetisch jeweils entweder als ein Wort oder als Folge von Einzelbuchstaben
wiedergegeben. Es bestehe daher insoweit Identität. Ferner sei auch eine
begriffliche Identität gegeben.
Zur Begründung
ihres Antrags auf Kostenauferlegung
verweist die
Beschwerdegegnerin auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts in Sachen
27 W (pat) 506/17. Sie hält einen Gegenstandswert von mindestens 50.000 Euro
für das Beschwerdeverfahren für angemessen.
Auf Antrag der Beschwerdeführerin war für den 18. Januar 2023 um 11 Uhr eine
mündliche Verhandlung anberaumt worden. Der Vertreter der Beschwerdeführerin
hatte im Vorfeld darum gebeten, den Termin um eine halbe Stunde bis eine Stunde
nach hinten zu verlegen, da er aufgrund der Anreise aus B sonst nicht rechtzeitig
vor Ort sein könne. Wegen eines um 13.30 Uhr anberaumten weiteren Termins des
29. Senats wurde von einer formalen Verlegung abgesehen, aber den Beteiligten
mitgeteilt, dass die Verhandlung frühestens um 11.30 Uhr beginnen werde. Am
Sitzungstag wurde der Verhandlungstermin aufgehoben und für den 22. März 2023
neu anberaumt, da der Vertreter der Beschwerdeführerin kurzfristig an der
Teilnahme gehindert war. Sein Flug von B nach München wurde wegen technischer
Probleme an der Maschine direkt vor dem Start abgesagt. Der nächste Flug um
9.15 Uhr war nach seiner telefonischen Auskunft ausgebucht. Die Möglichkeit für
eine Hybridverhandlung bestand an diesem Tag nicht. Die Verlegung der
mündlichen Verhandlung auf 16 Uhr am selben Tag war dem Vertreter der
Beschwerdegegnerin, der bereits am Vortag angereist war, aus terminlichen
Gründen nicht möglich.
Von der in der mündlichen Verhandlung am 22. März 2023 eingeräumten
Möglichkeit, sich mit nachgelassenem Schriftsatz bis zum 12. April 2023 zur
Ähnlichkeit
zwischen den Widerspruchswaren und den Groß-
und
Einzelhandelsdienstleistungen der angegriffenen Marke zu äußern, hat die
Beschwerdegegnerin kein Gebrauch gemacht.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin
hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg. Im Übrigen hat die Markenstelle zu
Recht eine Verwechslungsgefahr bejaht und
insoweit die Löschung der
angegriffenen Marke angeordnet.
A.
Die Beschwerde wurde am 2. Januar 2020, mithin rechtzeitig eingelegt. Gem.
Beschwerdeeinlegung mit Zustellung des Beschlusses. Ausweislich des
Empfangsbekenntnisses (vgl. Anlage B 3, Bl. 90 d. A.) erfolgte diese bei der
Beschwerdeführerin am 2. Dezember 2019. Die Frist begann daher gem. § 222
ZPO, §§ 187 Abs. 1 BGB i. V. m. 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG am 3. Dezember 2019
und endete gem. § 188 Abs. 2, 1. Alt. BGB mit Ablauf des 2. Januar 2020.
B.
Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes
mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls
maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der
angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019
eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch
gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum
14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Des Weiteren sind in Bezug auf
die erhobene Benutzungseinrede gem. § 158 Abs. 5 MarkenG die §§ 26 und 43
Absatz 1 in ihrer bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.
C.
Die zulässige Beschwerde hat
im Hinblick auf die Waren und
Dienstleistungen
Klasse 04: Technische Öle; Technische Fette; Schmiermittel; Leuchtstoffe;
Dieselkraftstoff; Benzin; Alkohol [Brennstoff];
Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels, auch über das
Internet und andere globale Kommunikationsnetzwerke, im Bereich
chemische Erzeugnisse und Additive und Zusätze für chemische
Erzeugnisse,
im Bereich Kraftstoffe, Brenn- und Betriebsstoffe,
Schmierstoffe, Additive und Zusätze für Kraftstoffe, Brenn- und
Betriebsstoffe und Schmierstoffe; Präsentation von Waren zu
Verkaufszwecken [für Dritte]; Organisationsberatung und Erteilung von
Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich
Kraftstoffen;
Erfolg, weil eine Verwechslungsgefahr
zwischen den Vergleichsmarken
diesbezüglich nicht zu besorgen ist, so dass der Beschluss des DPMA insoweit
aufzuheben und der Widerspruch in diesem Umfang zurückzuweisen war.
Im Übrigen, nämlich in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen
Klasse 04: Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe]; Heizöl; fossile und
synthetische Brennstoffe;
Klasse 35: Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und
Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Brenn- und Betriebsstoffen;
ist die Beschwerde unbegründet, weil insoweit zwischen den Vergleichsmarken
Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG besteht, so dass die Markenstelle diesbezüglich zu Recht die
Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.
Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin
Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR
2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR
2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE;
GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung
sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen, die
Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die
Kennzeichnungskraft
und
der
daraus
folgende Schutzumfang
der
Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen
voneinander unabhängig, bestimmen aber
in
ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il
Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 –
YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058
Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7
– OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo
Apotheke;
GRUR
2016,
Rn.
7,
BSA/DSA
DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).
1.
Angesprochene
Verkehrskreise
sind
bezüglich
der
Großhandelsdienstleistungen sowie der „Organisationsberatung und Erteilung von
Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Kraft-, Brenn-
und Betriebsstoffen“ in Klasse 35 Fachkreise und gewerblich tätige Unternehmen,
so dass insoweit von erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen ist. Die übrigen hier
relevanten Waren der Klasse 4 und Dienstleistungen der Klasse 35 wenden sich
sowohl an Fachkreise als auch an Endabnehmer. Dass Letztere, anders als die
Beschwerdeführerin meint, ebenfalls angesprochen sind, zeigt bereits die
Gebindegröße der Heizöladditive, die auch in geringen Mengen, z. B. in
Literflaschen, vertrieben werden. Zudem richtet sich die Werbung für chemische
Heizöladditive auch gezielt an Endverbraucher. Die Aufmerksamkeit dieser Gruppe
ist gleichwohl leicht gesteigert. Zwar handelt es sich bei Kosten von ca. 20 bis 40
Euro je Liter um ein nicht allzu teures Produkt. Jedoch wird der Endabnehmer
dieses nur einmal jährlich erwerben und sich wegen der Auswirkungen auf die
Heizungsanlage deutlich umfangreicher vorab informieren, als sonst bei Produkten
dieser Preisklasse üblich.
2.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 27. März 2018
die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. In dem undifferenzierten Bestreiten der
Benutzung ist die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2
MarkenG a. F. zu sehen (BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 – idw Informationsdienst
Wissenschaft). Beide Einreden sind zulässig. Denn zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 14. Juli 2017 und
damit auch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede am 27. März 2018 war die
Widerspruchsmarke bereits über fünf Jahre im Register eingetragen (Eintragung am
23. Februar 2000).
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind nach der hier anzuwendenden
Vorschrift des § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. daher nur die Waren zu
berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht
worden ist. Anders als in § 43 Abs. 1 MarkenG (aktueller Fassung) ist ein Nachweis
nicht erforderlich. Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen
Umstände der Benutzung ihrer Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang
in den
relevanten Benutzungszeiträumen, nämlich
fünf Jahre vor der
Veröffentlichung der angegriffenen Marke, Mitte Juli 2012 bis Mitte Juli 2017, und
fünf Jahre vor dem Tag der mündlichen Verhandlung, mithin März 2018 bis März
2023 darzutun und glaubhaft zu machen.
a.
Dem
ist die Widersprechende nachgekommen. Sie hat mehrere
eidesstattliche Versicherungen nebst ergänzender Unterlagen eingereicht, die sich
auf die Benutzung der Widerspruchsmarke für Additive für Heizöl beziehen. Damit
hat
sie
für
beide Zeiträume eine
rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke für Produkte glaubhaft gemacht, die unter den Warenbegriff
fallen, für den die Widerspruchsmarke geschützt ist.
aa.
Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend
ihrer
Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie
eingetragen wurde, zu garantieren – verwendet wird, um für diese Waren oder
Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter
Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen
werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung
der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen
können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor
allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw.
Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Merken/Hagelkruis
Beheer [ONEL/OMEL]; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – The Sunrider Corp./HABM
[VITAFRUIT]; BGH GRUR 2008, 719 Rn. 27 - idw Informationsdienst Wissenschaft).
Hiervon ist auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem
Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH a. a. O. - [ONELOMEL];
GRUR 2008, 343 Rn. 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Es ist Sache der
Widersprechenden, diese Umstände konkret vorzutragen und glaubhaft zu machen.
Die gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. erforderliche Glaubhaftmachung der
Benutzung im Sinne von § 294 ZPO muss dabei – anders als der Vollbeweis – nicht
zur vollen Überzeugung des Gerichts führen. Vielmehr genügt es, wenn sich aus
den vorgelegten Glaubhaftmachungsmitteln eine überwiegende Wahrscheinlichkeit
der rechtserhaltenden Benutzung ergibt, welche die Möglichkeit des Gegenteils
nicht ausschließen muss (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43
Rn. 57). Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen gemäß § 294 Abs. 1 ZPO alle
(präsenten) Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in
Betracht. Dabei können auch Unterlagen wie beispielsweise Prospekte,
Rechnungen
(Rechnungskopien), Preislisten, Veröffentlichungen etc. als
Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein und
insbesondere der Erläuterung,
Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen
(Ströbele in Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 80).
bb.
Die Widersprechende hat folgende Unterlagen eingereicht:
Im Verfahren vor dem DPMA wurden mit Schriftsatz vom 2. Juni 2018 als Anlagen
übersandt:
Eidesstattliche Versicherung vom 29. Mai 2018 mit Absatz- und Umsatzangaben für
Deutschland des Geschäftsführers der Widersprechenden Herrn Y mit
Bezugnahmen auf
- Etiketten (Verwendung der Marke) für die Gebindegrößen 1-Liter-Flasche,
200-Liter-Fass und 1.000-Liter-Intermediate Bulk Container (IBC)
- Exemplarische Fotos, die zeigen, wie die Etiketten auf den Gebinden
angebracht sind
- Produktdatenblatt in der Fassung vom 05.08.2016
- Endverbraucherprospekt
- Elf exemplarische Rechnungen aus dem Zeitraum 2013 bis 2018 (Kunde,
Preis und Summe sind unkenntlich gemacht; Ort und Land sind enthalten)
- Auflistung der Verkäufe zur Aufschlüsselung der in der eidesstattlichen
Versicherung aufgeführten Absatzzahlen.
Die Widersprechende hat zudem im Beschwerdeverfahren mit Schriftsätzen vom
2. Juni 2018 (Bl. 119 ff. d. A.) und 20. März 2022 (Bl. 283 ff. d. A.) folgende
Unterlagen vorgelegt:
Eidesstattliche Versicherung vom 11. Januar 2021 des Geschäftsführers der
Widersprechenden Herrn Y (Bl. 120 d. A.) unter Bezugnahme auf die Anlagen
- Druckentwurf Gebindeetikett (Bl. 123 d. A.)
- Exemplarische Rechnungen aus dem Zeitraum 2017 bis 2020 (Kunde,
Preis und Summe sind unkenntlich gemacht; Ort und Land sind enthalten;
Bl. 125 ff. d. A.).
Eidesstattliche Versicherung
vom 27. Januar 2021
von Frau X
(Bl. 143 f. d. A.) mit Bezugnahme auf die Anlagen
- Etiketten, Verwendung Marke (Bl. 146 – 155 d. A.)
- Lieferschein für 500 Flyer „HOT“ (Bl. 156 d. A.).
Ergänzende eidesstattliche Versicherung vom 14. März 2023 des
Geschäftsführers der Widersprechenden Herrn Y (Bl. 284 f. d. A.) für 2020 bis
2022 mit Bezugnahme auf die Anlagen
- Druckvorlage für das ab Ende 2021 leicht veränderte Etikett der 1l Flasche
- Exemplarische Rechnungen für die Jahre 2020 bis 2022.
cc.
Aus
den
eingereichten
eidesstattlichen
Versicherungen
des
Geschäftsführers der Widersprechenden geht hervor, dass die Widerspruchsmarke
mindestens seit dem Jahr 2009 zur Kennzeichnung von Waren verwendet wurde.
In den vorgenannten Erklärungen wird eine Benutzung der Widerspruchsmarke in
Deutschland versichert, was auch durch die beigefügten Rechnungen untermauert
wird. Die eingereichten Produktabbildungen zeigen, dass die Widerspruchsmarke
funktionsgerecht benutzt wurde. Die Kennzeichnung findet sich unmittelbar im
Zusammenhang mit den Produkten auf Etiketten.
dd.
Die Widerspruchsmarke wurde durch die Z Ltd., die mit der Inhaberin der
Widerspruchsmarke in einem Konzern verbunden ist, mit deren Zustimmung
verwendet. Gem. § 26 Abs. 2 MarkenG wird die Benutzung der Marke durch einen
Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers der Benutzung durch den
Markeninhaber selbst gleichgestellt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a.
O., § 26 Rn. 155).
ee.
Die Widerspruchsmarke ist ausschließlich in abgewandelter Form verwendet
worden. Diese verändert
jedoch den kennzeichnenden Charakter der
Widerspruchsmarke nicht, so dass ihre Benutzung gem. § 26 Abs. 3 MarkenG als
Benutzung der Marke gilt.
Die Frage einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters i. S. v. § 26 Abs. 3
S. 1 MarkenG bemisst sich nach ständiger Rechtsprechung in erster Linie danach,
ob die beteiligten Verkehrskreise in Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen
Verwendung von Marken die registrierte und die benutzte Form gerade
bei Wahrnehmung der
jeweiligen Unterschiede noch
als „dieselbe
Marke“ ansehen. In diesem Zusammenhang kann es allerdings nicht auf eine –
gerade nicht vorhandene – „Markenidentität“ ankommen, sondern darauf, ob der
Verkehr die abweichende Benutzungsform der eingetragenen Markenform als
Herkunftshinweis gleichsetzt. Der Verkehr muss also
in den
(von
ihm
wahrgenommenen) verschiedenen Ausgestaltungen dieselbe Marke erkennen,
d. h. beide Formen als in ihrer Kennzeichnungskraft übereinstimmend ansehen
(vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23 - Dorzo; GRUR 2015, 587 Rn. 12 - PINAR;
GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik). Beurteilungsmaßstab ist stets der direkte
Vergleich der eingetragenen und der benutzten Form, wobei auf die unmittelbare
Wahrnehmung der Unterschiede beider Formen abzustellen ist (vgl. auch Ströbele
in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 177). Zusammen mit einer
eingetragenen Marke verwendete weitere Angaben und Zeichen können für die
Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke Bedeutung erlangen, soweit sie
eine für die beteiligten Verkehrskreise nachvollziehbare direkte Verbindung mit
dieser Marke eingehen (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 19 - Dorzo). Solche
Verbindungen können insbesondere durch die räumliche Nähe oder die Einbindung
in (emblemartige) Gesamtgebilde deutlich werden. Entsprechendes gilt für
begriffliche Verknüpfungen des hinzugefügten Bestandteils mit der Marke. Erst
wenn von einer derartigen relevanten Verbindung der Marke mit weiteren
Elementen auszugehen ist, stellt sich die Frage, ob dadurch der kennzeichnende
Charakter der Marke i. S. v. § 26 Abs. 3 MarkenG verändert wird (vgl. Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 189 m. w. N.).
Das Zeichen wurde wie folgt benutzt:
Druckvorlage für Vorderseite Etikett 1Literflasche seit 2014 bis heute (Bl. 123 d. A.):
Vorder- und Rückseite Etikett 1Literflasche:
Vorder- und Rückseite 1 Literflasche:
Etikett Fass und IBC bis Ende 2017:
Etikett Fass und IBC ab 2018:
Fass und IBC:
Ausschnitt aus Flyer (Benutzungsunterlagen Amtsverfahren; schwarze Farbe ist
Hintergrund des Flyers)
Flyer:
Produktdatenblatt:
In den Rechnungen wurde zudem verwendet:
HOT ™ Lemon
HOT ® Lemon
Der kennzeichnende Charakter der Wortmarke „HOT“ bleibt auch in den oben
wiedergegebenen
Verwendungsformen
erhalten.
Zwar
können
bei
kennzeichnungsschwachen Marken bereits geringere Veränderungen den
kennzeichnenden Charakter verändern, als dies bei „stärkeren“ Marken der Fall
wäre (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn 182, 195). Bei
Wortmarken besteht jedoch ein größerer Spielraum zur Veränderung, ehe der
kennzeichnende Charakter der Marke betroffen ist, als dies bei in konkreter
Gestaltung geschützten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken der Fall ist. Zusätze,
denen der Verkehr keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung neben der
Marke beimisst, verändern den kennzeichnenden Charakter grundsätzlich nicht
(vgl. BGH GRUR 2015, 587 Rn. 12 - PINAR; GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik).
So verhält es sich auch hier. Die eingesetzten einfachen grafischen Mittel -
Umrahmungen, farbliche Absetzung des Schriftzugs vom Hintergrund, der durch
seine rote Farbe nur die Bedeutung des Wortes „HOT“ unterstreicht - sind rein
dekorativer Natur, werbeüblich und heben die Marke lediglich schmückend hervor.
Der Zusatz „LEMON“ bzw. „LEMON NEU“ ist deutlich kleiner gehalten sowie farblich
und durch die Umrahmung erkennbar abgesetzt. Auch wenn er das Markenwort
„HOT“ im untersten Bereich leicht überdeckt, wirkt er durch seine erheblich
abweichende Farbgebung und Form dennoch nicht mit der Marke verbunden,
sondern vielmehr wie „vor der Marke stehend“. Der englische Begriff „lemon“ ist den
angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres in seiner Bedeutung
„Zitrone“ verständlich. Sie werden darin lediglich einen beschreibenden Hinweis auf
eine Geruchsnote erkennen,
zumal
sie an eine Verwendung
von
geruchsüberdeckenden Zusätzen in Additiven gewöhnt sind, da diese auf dem
Markt der Heizöladditive sehr häufig eingesetzt werden. Anders als die
Beschwerdeführerin vorträgt, liegt es bereits aufgrund der oben geschilderten
grafischen Wirkung auch nicht nahe, von einem neuen Gesamtbegriff mit der
Bedeutung „heiße Zitrone“ auszugehen. Bei den weiteren Benutzungsformen wie
„HOT ® Lemon“ oder „HOT ™ Lemon“ wird dies zusätzlich durch die
Schutzrechtshinweise ® bzw. ™ zwischen den Worten unterstützt, welche – anders
als die Beschwerdeführerin meint – für die Einschätzung des Verkehrs von
Bedeutung sind. Denn sie weisen deutlich erkennbar darauf hin, dass es sich bei
HOT um eine Marke handelt und LEMON bzw. LEMON NEU – egal ob in Klein-
oder Großbuchstaben - von dieser gerade nicht umfasst sind (vgl. Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 199 für „R im Kreis“).
ff.
Die Benutzung ist auch in ausreichendem Umfang erfolgt.
Die Benutzungshandlungen müssen einen Umfang erreicht haben, der
eine ernsthafte Benutzung belegt, um diese von einer Scheinbenutzung
abzugrenzen. Insoweit dürfen die Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung
nicht zu hoch angesetzt werden; vielmehr kann im Einzelfall auch eine geringfügige
Verwendung der Marke noch als ausreichende Benutzungshandlung zu bewerten
sein (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 114). Der
erforderliche Umfang der Benutzung kann nicht zahlenmäßig schematisch für alle
Fälle
festgestellt werden;
insbesondere darf nicht von vornherein durch
allgemeinverbindliche Umsatzzahlen ein generelles und absolutes Mindestmaß
einer relevanten Benutzung
festgelegt werden. Vielmehr
ist
jeweils unter
Zugrundelegung aller Umstände des Einzelfalls – in Berücksichtigung der
branchenbezogenen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse des
Verwenders – objektiv zu beurteilen, ob die Vertriebshandlungen sich unabhängig
von dem Bestreben, den Bestand der Marke an sich zu erhalten, als wirtschaftlich
sinnvoll darstellen (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26
Rn. 115).
In erster Linie kommt es auf
die Art der betroffenen
Waren/Dienstleistungen an. Während bei billigen Produkten des täglichen Bedarfs
die Annahme einer ernsthaften Benutzung erhebliche Umsatzzahlen voraussetzt,
können bei sehr teuren oder nur für einen begrenzten Abnehmerkreis bestimmten
und relativ selten benötigten Erzeugnissen bereits geringe Mengen als ausreichend
anerkannt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 117
m. w. N.). Auch Struktur und Größe des betreffenden Unternehmens können von
Bedeutung sein, weil die Ernsthaftigkeit der Benutzung danach zu beurteilen ist, ob
die
jeweiligen Handlungen der normalen wirtschaftlichen Betätigung des
Markeninhabers entsprechen. Schließlich kann die Ernsthaftigkeit einer
mengenmäßig geringen Benutzung im Einzelfall auch durch eine
lange
Benutzungsdauer belegt werden.
(vgl. BGH GRUR 2003, 1047, 1048
Kellogg's/Kelly's; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 123).
Aus den oben genannten eidesstattlichen Versicherungen des Geschäftsführers der
Widersprechenden, Herrn Y, ergeben sich folgende Absatzmengen und Umsätze
mit Additiven
für Heizöle
in Deutschland, die durch die eingereichten
exemplarischen Rechnungen gestützt werden:
Absatz [Liter]
Umsatz [€]
Jahr
2012 2. Hj.
Der Einwand der Beschwerdeführerin, es seien zu wenige Beispielsrechnungen
vorgelegt worden, verfängt nicht. Es ist nicht erforderlich, dass Rechnungen für
sämtliche Umsätze vorgelegt werden.
In der Gesamtschau mit den übrigen
Unterlagen, insbesondere den eidesstattlichen Versicherungen, genügen die
Rechnungen jedenfalls, um einen Absatz der Additive für Heizöl im Inland an
Abnehmer in verschiedenen Regionen zu belegen.
Die Umsätze sind auch ausreichend, um eine rechtserhaltende Benutzung in
erforderlichem Umfang glaubhaft zu machen. Selbst wenn man - trotz fehlender
Nachweise hierfür
- die Angabe der Beschwerdeführerin zugrunde legt, die
glaubhaft gemachten Mengen würden maximal ein Prozent des Gesamtumsatzes
auf dem hier relevanten Markt ausmachen, so
ist dies angesichts der
langanhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke seit 1985 als ausreichend
anzusehen. Daran vermag auch die Tatsache, dass für die letzten drei Monate des
wandernden Benutzungszeitraums keine Glaubhaftmachungsunterlagen vorliegen,
nichts zu ändern. Denn eine Benutzung ist nicht im gesamten Fünfjahreszeitraum
erforderlich (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 107). Die
angegebenen Umsätze und abgesetzten Stückzahlen müssen daher weder den
gesamten fünfjährigen Benutzungszeitraum abdecken noch das letzte Jahr
betreffen, sofern der fragliche Einsatz der Marke noch als ernsthafte Benutzung zu
bewerten ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 89 und
§ 26 Rn. 107 ff.). Hieran bestehen wegen der Kontinuität der Benutzung und der
konkreten Absatzzahlen keinerlei Zweifel. Auch wenn es sich bei der
Widersprechenden um ein größeres Unternehmen handeln mag, muss sie die
Möglichkeit haben, Produkte in ihrem Portfolio zu halten, die nicht zu „Bestsellern“
auf dem Markt oder innerhalb des eigenen Unternehmens gehören. Ein Absatz als
Randwarensegment
ist
insoweit ausreichend (vgl. BPatG, Beschluss vom
06.04.2016, 29 W (pat) 73/10 – Volksfahrrad/VOLKSWAGEN).
Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Glaubhaftmachungsunterlagen
wiesen Mängel auf, da die Etiketten, ebenso wie die Fotos der Fässer und die
Produktbroschüre teils undatiert seien, so mag das zwar für einzelne Dokumente
zutreffen. Jedoch sind diese stets in ihrer Gesamtheit – hier insbesondere im
Zusammenhang mit den eidesstattlichen Versicherungen – zu sehen. Insofern
bestehen keine Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung.
gg. Grundsätzlich können nur die Waren berücksichtigt werden, für die eine
rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3
MarkenG). Es sind – anders als die Beschwerdeführerin vorträgt – keine Anzeichen
dafür ersichtlich, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nur
für „Geruchsüberdecker“ glaubhaft gemacht wäre. Vielmehr ergibt sich aus den
vorgelegten Unterlagen, dass die Widerspruchsmarke für Additivpakete für Heizöl,
also Produkte, bei denen Additive mit verschiedenen Wirkungen bereits kombiniert
vorliegen, verwendet wurde.
Folglich sind die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „Chemische
Additive für Heizöle“ dem Vergleich der Waren und Dienstleistungen zu Grunde zu
legen.
3.
Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen
besteht
teils durchschnittliche Ähnlichkeit,
teils
sind diese allenfalls
unterdurchschnittlich ähnlich; bezüglich der Waren „Leuchtstoffe“ der angegriffenen
Marke besteht keine Ähnlichkeit.
a.
Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann
anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der
für die Frage der
Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit,
ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und
Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung,
ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander
ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass
die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus
demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH
GRUR 2015, 176 Rn. 10 - ZOOM/ZOOM). Soweit sich Dienstleistungen und Waren
gegenüberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung
zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung
bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in
Betracht kommen kann (vgl. BGH GRUR 2004, 241–GeDIOS; GRUR 1999,
731 – Canon II). Dazu muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck
aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens
unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit
der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der
Warenhersteller oder
-vertreiber sich auch auf dem entsprechenden
Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347 – MICROTRONIC).
Von einer Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen
werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer
Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von
vornherein ausgeschlossen
ist
(vgl. BGH, a. a. O., Rn. 12
–
DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O., Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2006, 941 Rn. 13
- TOSCA BLU).
b.
Der Auffassung der Markenstelle, es bestehe zumindest eine mittelgradige
Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren und
Dienstleistungen der angegriffenen Marke kann nur zum Teil gefolgt werden.
Insbesondere schließt sich der Senat nicht der Argumentation an, „Chemische
Additive für Heizöle“ stünden mit den angegriffenen Waren „Technische Öle;
Technische Fette; Schmiermittel; Leuchtstoffe; Dieselkraftstoff; Benzin; Alkohol
[Brennstoff]“ in einem engen Ergänzungsverhältnis, weil die Additive diesen Waren
zugesetzt würden und deren Eigenschaften wesentlich mitbestimmten oder
verbessern könnten. Denn „Additive für Heizöl“ werden nur Heizöl zugesetzt,
hingegen nicht den anderen oben genannten Produkten. Für diese gibt es eigene,
speziell darauf abgestimmte Zusatzstoffe. Somit
kommt ein enges
Ergänzungsverhältnis lediglich für Heizöle und Oberbegriffe, denen Heizöle
unterfallen, in Betracht.
Im Einzelnen gilt Folgendes:
aa.
Die „Leuchtstoffe“ der angegriffenen Marke aus Klasse 4 sind unähnlich zu
den Widerspruchswaren der Klasse 1 „Chemische Additive für Heizöl“.
Unter Leuchtstoffen versteht man „feste Stoffe, die nach der Anregung
mit elektromagnetischer
Strahlung,
hochenergetischen
Partikeln
oder
Materieschwingungen, elektromagnetische Strahlung
im nichtthermischen
Gleichgewicht emittieren“ (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstoff).
Zwar wurden früher als Leuchtstoffe auch flüssige Stoffe wie Erdöle, Mineralöle,
Ligroin, Benzin, etc. bezeichnet (vgl. https://hytta.de/info/beleuchtungstechnik.htm).
Insbesondere fiel Petroleum darunter, das in entsprechenden Lampen eingesetzt
wurde. Diese Einstufung hat sich jedoch seit den 1960er Jahren geändert. Die von
der Beschwerdegegnerin in Bezug genommene, sehr alte Entscheidung des
Bundespatentgerichts,
in
der
noch
unter
Geltung
des
Geschäftsbetriebserfordernisses
eine
Warengleichartigkeit
zwischen
„Maschinenöle
für die
Industrie“ und
„Leuchtstoffe“ gerade wegen des
Geschäftsbetriebs der Widersprechenden („Mineralöl- und Chemikalienhandlung“)
bejaht worden war (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 18. Aufl., Leuchtstoffe können Leuchtöle umfassen BPatGE 3,
218; GRUR 1964, 509), betraf zum einen eine andere Warenlage und kann zum
anderen wegen der Änderung der tatsächlichen und auch rechtlichen Verhältnisse
in ihrer Argumentation nicht auf aktuelle Fälle übertragen werden.
Ausgehend von der heute allgemein geltenden, maßgeblichen Bedeutung gibt es
zwischen „Leuchtstoffen“ und „Additiven für Heizöl“ weder einen Bezug hinsichtlich
Herstellung, Vertrieb oder Abnehmern noch besteht ein Ergänzungsverhältnis.
Eine Verwechslungsgefahr scheidet diesbezüglich mangels Warenähnlichkeit aus,
so dass die Beschwerde insoweit schon deshalb zum Erfolg führt.
bb.
Zumindest mittlere Ähnlichkeit
besteht
im Hinblick auf den
Verwendungszweck, den engen
funktionellen Zusammenhang und den
gemeinsamen Vertrieb zwischen den Waren „chemische Additive für Heizöle“ und
„Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe]; Heizöl; fossile und synthetische
Brennstoffe“.
Während Heizöl ein Produkt der erdölverarbeitenden Industrie ist, stammen
chemische Additive für Heizöl aus der chemischen Industrie. Additive werden dem
Heizöl zugesetzt, um eine bestimmte Wirkung, wie z. B. eine effizientere
Verbrennung, eine
optimierte Wärmeausnutzung oder eine verbesserte
Lagerfähigkeit zu erzielen (vgl. https://www.heizoel24.de/heizoel-additive). Insofern
handelt es sich bei „Heizöl“ und „chemische Additive für Heizöle“ um einander
ergänzende Waren. Wenngleich – worauf die Beschwerdeführerin zu Recht
hinweist
–
der Gesichtspunkt der
funktionellen Ergänzung nicht zur
Vernachlässigung der weiteren Warenähnlichkeitsfaktoren führen darf und auch
den Verhältnissen beim Vertrieb der Waren häufig nur ein geringeres Gewicht bei
der Beurteilung der Warenähnlichkeit zukommt (BGH GRUR 2014, 488 –
Desperado/Desperados), sind wegen der Besonderheiten auf dem Heizölmarkt
ausreichend Berührungspunkte für die Annahme einer Warenähnlichkeit gegeben.
Bestimmte Additive wie
z. B. Frostschutz, Fließverbesserer
oder
Filtrierbarkeitsverbesserer werden dem Heizöl bereits in der Raffinerie beigefügt
(vgl.
https://www.osnabrueck.de/fileadmin/user_upload/umwelt/Heizoel_EL.pdf;).
Darüber hinaus werden Premiumheizöle angeboten, die mit weiteren Additiven
versehen sind, um deren Qualität oder Haltbarkeit zu steigern oder unangenehme
Gerüche zu überdecken (vgl.https://scharr.de/waerme/service/ratgeber/ratgeberdetailseite/additive-im-heizoel-was-sind-additive-wie-wirken-sie-wie-sinnvoll-sindsie). Endverbraucher und Händler können diese Additive auch gesondert erwerben
und
dem Heizöl
zufügen
(vgl.
https://www.energieverbraucher.de/de/
additive__1339/;). Sie sind direkt vom Hersteller sowie über verschiedene
Handelsplattformen im Internet erhältlich, werden aber auch von Heizölhändlern
(vgl. z. B. https://www.stoffmehl-gmbh.de/additive/#spar; https://www.heizoeleffenberger.de/additive/) und zum Teil von Raffinerien angeboten
(vgl.
https://gunvor-raffinerie-ingolstadt.de/das-unternehmen/produktvertrieb/:
„Unsere
Produktpalette umfasst verschiedene Sorten von Ottokraftstoffen und Diesel, leichte
Heizöle sowie AdBlue und Additive. Wir liefern unsere Produkte in ganz Bayern aus
und
versorgen nicht nur Haushalte,
sondern auch Gewerbe-
und
Industrieunternehmen.“). Oftmals wird das Heizöl erst vor Ort beim Kunden durch
den Heizöllieferanten mit den Additiven angereichert. Beim Absatz von Heizöl wird
zudem regelmäßig auf die Möglichkeit des Erwerbs eines Additivs hingewiesen, um
Standardheizöl zu veredeln bzw. zu verbessern. Der angesprochene Verkehr hat
im Hinblick darauf, sowie wegen des engen funktionalen Zusammenhangs Anlass
anzunehmen, dass solche Additive aus demselben Unternehmen oder einem
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, wenn sie unter einer Marke
vertrieben werden, die mit der Marke des Heizölanbieters übereinstimmt
Entsprechendes gilt für die angegriffenen Waren „Brennstoffe [einschließlich
Motorentreibstoffe]; fossile und synthetische Brennstoffe“. Denn diese können als
Oberbegriffe auch Heizöl umfassen.
cc.
Auch bezüglich „Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in
Handels- und Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Brenn- und Betriebsstoffen“ ist
angesichts der Spezifizierung auf „Brenn- und Betriebsstoffe“ von mittlerer
Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren ausgehen. Sowohl bei Brenn-, als auch
Betriebsstoffen - letztere können auch für Heizungsanlagen bestimmt sein und
Brennstoffe umfassen - kann es sich, anders als bei Kraftstoffen, um Heizöl
handeln. Es ist zudem üblich, dass die Beratung bzw. die Auskünfte auch die
unterschiedlich wertigen Heizöle und die Verbesserung der Qualität durch Additive
umfasst.
dd.
Allenfalls
unterdurchschnittliche Ähnlichkeit
besteht
zwischen
„Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels, auch über das Internet und
andere globale Kommunikationsnetzwerke, im Bereich chemische Erzeugnisse und
Additive und Zusätze für chemische Erzeugnisse, im Bereich Brenn- und
Betriebsstoffe, Additive und Zusätze
für Brenn- und Betriebsstoffe“ der
angegriffenen Marke und „Chemische Additive für Heizöle“ der Widerspruchsmarke.
Das Vorliegen eines Ähnlichkeitsverhältnisses von Einzelhandelsdienstleistungen
zu Waren, die ihren Gegenstand bilden, wird zunehmend bejaht (vgl. BGH GRUR
2014, 378, Rn. 39 – OTTO CAP; Hacker in Stöbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9
Rn. 124 m. w. N.). Dies lässt sich aber nicht dahingehend verallgemeinern, dass
stets von einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie
bezogenen Waren auszugehen
ist. Vielmehr
bedarf
es
besonderer
branchenbezogener Anhaltspunkte
für
die Annahme
eines
solchen
Ähnlichkeitsverhältnisses. Ein Verkehrsverständnis von einer einheitlichen
Produktverantwortung für Handel und Waren wird sich nur in Bezug auf solche
Branchen entwickeln, in denen entweder die Händler in größerem Umfang gerade
unter ihrer Einzelhandelsdienstleistungsmarke oder einer ersichtlich hiervon
abgeleiteten Marke auch Waren anbieten oder umgekehrt die Warenhersteller in
größerem, d. h. die Verkehrsauffassung prägendem Umfang auch den Einzelhandel
mit Waren aus fremder Produktion betreiben (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/
Thiering, a. a. O., § 9, Rn. 126).
Zwar sind vorliegend die Waren, mit denen der Groß- und Einzelhandel betrieben
wird, zumindest teilweise – nämlich soweit diese sich auf die Bereiche chemische
Erzeugnisse und Additive sowie Additive und Zusätze für Brenn- und Betriebsstoffe
beziehen - identisch mit den Widerspruchswaren. Jedoch fehlt es diesbezüglich an
zusätzlichen Umständen, die den Verkehr annehmen lassen könnten, die Waren
und Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen. Entscheidend sind
dabei die auf dem in Rede stehenden Warenbereich und Dienstleistungssektor
geltenden Verkehrsgewohnheiten, die die Anschauung des Publikums prägen
(BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 OTTO CAP).
Es konnte nicht festgestellt werden, dass Hersteller von Additiven (z. B. die ECR
GmbH, die MVG Mathé-Schmierstofftechnik GmbH oder die WAGNER
Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG) oder Raffinerien regelmäßig chemische
Additive verschiedener Hersteller vertreiben. Die wenigen Unternehmen, die
chemische Additive für Heizöl verschiedener Hersteller anbieten, wie beispielsweise
EBAY oder Amazon, verfügen hingegen – soweit die Recherche des Senats
ergeben hat
- nicht über eine Eigenmarke
für die genannten Additive.
Darüberhinausgehende Umstände, die den Verkehr annehmen lassen könnten, die
von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen und die Ware „Additive für
Heizöl“ stammten aus demselben Unternehmen, sind nicht ersichtlich. Erst recht gilt
dies insoweit, als das gehandelte Sortiment mit den Widerspruchswaren nicht
identisch ist (vgl. nachfolgend unter gg.).
Die Beschwerdegegnerin hat auf den Schriftsatznachlass in der mündlichen
Verhandlung vom 22. März 2023 nichts
zu Marktverhältnissen und
branchenbezogenen
Anhaltspunkten
für
die
Annahme
eines
Ähnlichkeitsverhältnisses vorgetragen.
ee.
Bei „Präsentation von Waren zu Verkaufszwecken [für Dritte]“ ist die
Ähnlichkeit zu chemischen Additiven für Heizöl aus den unter dd. geschilderten
Gründen ebenfalls – wenn überhaupt - als gering ansehen. Hinzu kommt, dass
zwar die Präsentation die von der Widerspruchsmarke umfassten Waren betreffen
kann, jedoch der Verkehr nicht davon ausgeht, dass derjenige, der für Dritte Waren
präsentiert, auch deren Hersteller ist oder mit diesem wirtschaftlich enge
Verbindungen eingeht.
ff.
Zwischen „chemische Additive für Heizöle“ und „Technische Öle; technische
Fette, Schmiermittel; Dieselkraftstoff; Benzin“ ist allenfalls unterdurchschnittliche
Ähnlichkeit anzunehmen. Die Produkte der angegriffenen Marke werden aus Erdöl
gewonnen, in Raffinerien hergestellt und enthalten von Haus aus Additive, um
gesetzliche Vorgaben zu erreichen oder ihre Eigenschaften zu verbessern.
Nachdem die Waren der Widerspruchsmarke auf Heizöl beschränkt sind, können
sie die oben genannten Waren der angegriffenen Marke jedoch nicht ergänzen. Die
Additive der Widerspruchsmarke stammen zudem in der Regel aus der chemischen
Industrie.
Ferner
unterscheiden
sich
die Vertriebswege
der
sich
gegenüberstehenden Waren deutlich. Während die Waren der angegriffenen Marke
vor allem an Tankstellen bzw. im entsprechenden Fachhandel, aber auch in
Baumärkten bezogen werden, werden die chemischen Additive für Heizöl der
Widerspruchsmarke von deren Herstellern
im Direktvertrieb bzw. durch
Heizölhändler verkauft.
gg.
Aus vorgenannten Gründen
ist Unähnlichkeit oder allenfalls weit
unterdurchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren und den
„Dienstleistungen des Einzelhandels und Großhandels, auch über das Internet und
andere globale Kommunikationsnetzwerke im Bereich Kraftstoffe, Schmierstoffe,
Additive und Zusätze für Kraftstoffe und Schmierstoffe“ anzunehmen.
hh. Gleiches gilt für den Bereich „Alkohol [Brennstoff]“. Ethanol kann zwar als
Benzinersatz verwendet werden. Auch gibt es spezielle Kamine, die Ethanol als
Brennstoff nutzen. Diese dienen jedoch nicht dem Heizen, sondern primär optischen
Zwecken. Alkohol als Brennstoff unterscheidet sich daher schon
im
Anwendungszweck und den Abnehmerkreisen deutlich von Heizölen. Dies gilt erst
Recht im Verhältnis zu den maßgeblichen Vergleichswaren „chemische Additiven
für Heizöl“.
ii.
Auch „Organisationsberatung und Erteilung von Auskünften in Handels- und
Geschäftsangelegenheiten hinsichtlich Kraftstoffen“ sind – wenn überhaupt - nur
unterdurchschnittlich ähnlich zu den Widerspruchswaren. Kraftstoffe sind bereits
vom Einsatzgebiet nicht mit Heizöl zu vergleichen und erst Recht nicht mit Additiven
hierzu. Der Verkehr wird daher nicht davon ausgehen, dass ein Hersteller
chemischer Additive für Heizöle die eben genannten Dienstleistungen bzgl.
Kraftstoffen erbringt.
4.
Die Widerspruchsmarke verfügt lediglich über eine unterdurchschnittliche
originäre Kennzeichnungskraft. Diese ist auch nicht durch umfangreiche Benutzung
gesteigert.
Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich
unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096
Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 –
INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung
abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen
erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe
originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar).
Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe
Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen
(BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).
a.
Zwar hat die Markenstelle zutreffend festgestellt, dass „HOT“ im Sinne von
„heiß“ nicht unmittelbar eine Eigenschaft der Widerspruchswaren bezeichnet.
Selbst die Beschwerdeführerin geht
in
ihrer Beschwerdebegründung (vgl.
Bl. 29 d. A.) nicht von einer glatt beschreibenden Bezeichnung aus. So sind Additive
selbst weder heiß noch bewirken sie, dass das Heizöl, dem sie beigemischt werden,
heiß wird. Allenfalls werden durch HOT Assoziationen dahingehend geweckt, dass
das Additiv zu einer besseren Verbrennung des Öls und damit zu einer
Funktionssteigerung der Heizung führt, wodurch es heiß bzw. „schön warm“ werden
kann. Um zu einer solchen Aussage zu gelangen, bedarf es aber mehrerer
interpretatorischer
Zwischenschritte.
Von
einer
Verminderung
der
Kennzeichnungskraft unter diesem Gesichtspunkt ist daher nicht auszugehen.
Allerdings kann es sich bei dem Markenwort „HOT“ auch auf dem hier relevanten
Sektor um eine Anpreisung bzw. Herausstellung des Produkts im Sinne von „ganz
neu,
höchst
interessant“
oder
„angesagt,
favorisiert,
beliebt“
(vgl.
Langenscheid.com/englisch-deutsch/hot)
handeln. Der
27. Senat
des
Bundespatentgerichts hat – vom Bundesgerichtshof unbeanstandet (vgl. BGH
GRUR 2014, 569 – HOT) - in seiner Entscheidung zu „HOT“ (BPatG, Beschluss
vom 9.10.2012, 27 W (pat) 49/11 – HOT) auch für „Putz-, Polier-, Fettentfernungs-
und Schleifmittel“ angenommen, diese würden werbeüblich als „angesagt“
bezeichnet. Diese Überlegungen treffen durchaus auch auf die hier beanspruchten
Additive für Heizöl zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass seit den genannten
Entscheidungen der Begriff HOT noch mehr in den Alltagssprachgebrauch
übergegangen ist und in anpreisender Weise für eine Vielzahl von Waren oder
Dienstleistungen verwendet wird, wie nicht zuletzt der Titel einer Fernsehsendung
„Hot oder Schrott – die Allestester“ zeigt. Ferner wird im Bereich der Heizung von
„angesagten Trends“ gesprochen, auch wenn Additive für Heizöle weitgehend über
die Herausstellung
ihrer Wirkung sowie
ihrer (technischen) Eigenschaften
beworben werden.
Angesichts der anpreisenden Bedeutung des Begriffs
„HOT“
ist die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Haus aus deutlich verringert.
b.
Eine
durch
Benutzung
gesteigerte
Verkehrsbekanntheit
der
Widerspruchsmarke, die zu einer Erhöhung der geringen Kennzeichnungskraft
führen könnte, liegt nicht vor.
Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft bedarf es hinreichend
konkreter Angaben zum Marktanteil, zur Intensität, geografischen Verbreitung und
Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens sowie ggf.
zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten
Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von
einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.: EuGH GRUR
2005, 763 Rn. 31 – Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II;
GRUR 2008, 903 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO). Die erhöhte Kennzeichnungskraft
muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden
haben (BGH GRUR a. a. O. Rn. 13 f. – SIERRA ANTIGUO; a. a. O. Rn. 22 –
INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. –
INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der
Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden
darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall
amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz;
BPatG, Beschluss vom 30.01.2018, 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR
2015, 468, 469 – Senkrechte Balken).
Zu den vorgenannten Voraussetzungen für eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft
fehlt es an hinreichendem Vortrag der Widersprechenden. Allein der Hinweis auf die
jahrzehntelange Benutzung lässt einen solchen Schluss nicht zu, selbst wenn es
sich – wie die Widersprechende geltend macht - bei Additiven, die dem Heizöl
nachträglich beigemengt werden, um einen verhältnismäßig kleinen Markt handeln
sollte. Außerdem lassen die erzielten Absatzmengen und Umsatzzahlen ohne
Angaben zum Gesamtmarkt keine Aussage über den Marktanteil zu. Der
Widerspruchsmarke
kann
daher
nur
eine
unterdurchschnittliche
Kennzeichnungskraft beigemessen werden.
5.
Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind zwar schriftbildlich aufgrund der
grafischen Elemente der angegriffenen Marke nur unterdurchschnittlich ähnlich,
jedoch besteht in klanglicher Hinsicht Identität.
a.
Eine
für
das Vorliegen
einer Verwechslungsgefahr
relevante
Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht
bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig
ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser
Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH a. a. O.
Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo
Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn.
22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker
in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 270 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich
die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und
in
ihrem
Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so
aufnimmt, wie sie
ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und
zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34
– KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Das schließt nicht aus,
dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen
Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen
im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR
2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042
Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR
2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY).
b.
Es stehen sich die Zeichen
und
HOT
gegenüber.
In klanglicher Hinsicht
ist der
in ständiger Rechtsprechung anerkannte
Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von
Wort- und Bildbestandteilen in der Regel einem kennzeichnungskräftigen Wort als
einfachster und kürzester Bezeichnungsform die größte Bedeutung beimisst (vgl.
BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP). Grafische Elemente können zwar
durch Umschreibung sprachlich dargestellt werden; sie werden bei der mündlichen
Benennung jedoch im Regelfall weggelassen, da ihre Aussprache meist aufwändig,
zeitraubend und umständlich ist. Aus diesen Gründen würde man die angegriffene
Marke nicht als z. B. „kleine Flamme in einer größeren Flamme auf einem
mehrschichtig rot, weiß und blau geschichteten Untergrund in Form eines Tabs“
benennen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Verkehrskreise sich klanglich
lediglich am Wortelement orientieren werden. Zudem ist weder der Wortbestandteil
schlecht les- oder merkbar, noch beherrscht das Bild – anders als die
Beschwerdeführerin meint - durch seinen Umfang oder seine kennzeichnende
Wirkung das Zeichen derart, dass das Wort kaum mehr beachtet wird (vgl. Hacker
in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.; § 9 Rn. 460). Der Umstand, dass es sich auch
auf Seiten der angegriffenen Marke bei der Angabe „H.O.T.“ um eine werbliche
Anpreisung handeln kann, steht der Annahme einer in klanglicher Hinsicht
markenmäßig-kollisionsbegründenden Stellung des Wortbestandteils nicht
entgegen, da sie der Verkehr wegen der Hervorhebung als das dominierende
Element wahrnehmen wird und weitere schutzfähige Bestandteile in dem jüngeren
Zeichen nicht vorhanden sind (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9
Rn. 366, 367). In klanglicher Hinsicht wird die angegriffene Marke mithin durch
„H.O.T.“ geprägt.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist neben der infolge der Punkte
zwischen den Buchstaben H, O und T naheliegenden Aussprache als Abkürzung
„Ha – oh – te“ (auch) mit einer Aussprache dieser Buchstabenfolge als Wort im
Sinne von „Hot“ zu rechnen.
Der Verkehr neigt grundsätzlich dazu, Buchstabenfolgen und Abkürzungen, soweit
möglich, als Wort zusammenzufassen und auszusprechen (vgl. u. a. BPatG,
Beschluss vom 05.06.1996, 29 W (pat) 128/94 – ICA/iNCA; Beschluss vom
20.05.2003, 24 W (pat) 031/02 – QIS/KIS). Der angesprochene Verkehr erkennt -
anders als in den von der Beschwerdeführerin zitierten Fällen (BPatG, Beschluss
vom 12.07.2011, 25 W (pat) 510/10 - ELKA/E.L.Z.A; Beschluss vom 02.09.1998,
32 W (pat) 89/97 UTS/U.T.S.; Beschluss vom 25.05.1998, 30 W (pat) 1/98 –
HUT./L.U.T.H., BPatG Mitt 1976,74 – C.O.A/Kosa) hier trotz der Punkte zwischen
den Buchstaben sofort das englische „hot“ .Aus diesem Grund liegt eine Benennung
der angegriffenen Marke als zusammenhängendes Wort „HOT“ nahe (vgl. BPatG,
Beschluss vom 31.01.2013, 27 W (pat) 579/11 – G.A.L.A/GALA; EuG, Entscheidung
vom 23.09.2020, T-0601/19 - in.fi.ni.tu.de/INFINITE),
Dies gilt umso mehr als dem Verkehr – anders als die Beschwerdeführerin meint -
durch die rote Farbe und die Verwendung des Feuersymbols eine Bedeutung des
Wortes
im oben genannten Sinne besonders nahegelegt
ist. Dass die
Kennzeichnungsgewohnheiten in der Branche einer Verwendung und daher auch
einer Aussprache im Sinne von „hot“ entgegenstünden, hat die Beschwerdeführerin
zwar behauptet, diese Auffassung aber nicht überzeugend begründet. Auch der
Einwand der Beschwerdeführerin, ihre eigene tatsächliche Benutzung mache eine
Aussprache als „hot“ ausgesprochen fernliegend, greift schon deshalb nicht, weil es
auf die Umstände des tatsächlichen Markengebrauchs nicht ankommt (vgl. Hacker
in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 27). Soweit die Beschwerdeführerin
schließlich geltend macht, dass es sich bei dem Markenbestandteil „H.O.T.“ um die
Abkürzung bzw. das Akronym der Firmenbezeichnung „Hanseatic Oil Trading
GmbH“ bzw. „Hanseatic Oil Trading“ handelt, mit der aus ihrer Sicht folgenden
Benennung als „ha-oh-te“, führt dies nicht zu einer anderen Beurteilung. Es kommt
nämlich nicht darauf an, welche Bedeutung die Inhaberin der angegriffenen Marke
der Buchstabenfolge beimisst, also wie sie es verstanden wissen will. Maßgeblich
ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs (vgl. BGH GRUR 2017, 914
Rn. 22 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke). Es ist jedoch weder ausreichend
vorgetragen, dass relevante Teile des hier angesprochenen Verkehrs von dieser
Verwendung überhaupt Kenntnis genommen haben noch sind andere Gründe
ersichtlich, warum der Verkehr die Marke als Abkürzung für die Firmennamen
verstehen sollte. Da die vorgenannten Einwände ohnehin nicht verfangen, kann
letztendlich dahingestellt bleiben, ob die Beschwerdeführerin mit ihrem – nach der
mündlichen Verhandlung liegenden - tatsächlichen Vortrag aus dem Schriftsatz vom
14. April 2023 präkludiert ist.
Damit stehen sich die klanglich identisch als [hɒt] oder [hɑ:t] gesprochenen Zeichen
gegenüber. Denn auch auf Seiten der älteren Wortmarke „HOT“ ist mit dieser
Aussprache zu rechnen. Ob beide Marken darüber hinaus auch anders benannt
werden, kann dahingestellt bleiben. Denn sind verschiedene Aussprache- oder
Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese
beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (BPatG, Beschluss vom
04.05.2016, 29 W (pat) 32/14 – Pepee/TEE PEE; Beschluss vom 21.10.2015,
29 W (pat) 31/13 – CARSI/CARS; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9
Rn. 291).
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin werden die
sich
gegenüberstehenden Marken auch klanglich benannt, beispielsweise bei
mündlichen Empfehlungen oder telefonischen Bestellungen bzw. Beratungen und
in der akustischen Werbung (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9
Rn. 276).
Zwischen den Vergleichsmarken besteht nach alledem klangliche Identität.
6.
In der Gesamtabwägung kann eine markenrechtlich relevante unmittelbare
Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nur bei mindestens
durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen festgestellt werden. Im
Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, die einen geringeren
Ähnlichkeitsgrad zu den Widerspruchswaren aufweisen,
ist dagegen eine
Verwechslungsgefahr wegen der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke trotz der Klangidentität der Marken nicht zu besorgen.
Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war daher der
Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 27. November 2019 im
tenorierten Umfang aufzuheben und insoweit der Widerspruch zurückzuweisen. Im
Übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.
D.
Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten
aufzuerlegen, soweit sie durch die Aufhebung des Termins vom 18. Januar 2023
entstanden sind, war zurückzuweisen.
Maßgebliche
Rechtsgrundlage
für
die
Kostenentscheidung
im
Beschwerdeverfahren ist § 71 Abs. 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht
die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann,
wenn dies der Billigkeit entspricht. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geht im Grundsatz
davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von
diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600,
601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind
insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen
Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen,
der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen
nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Auch
die nicht sachgerechte Führung des Verfahrens durch die Beteiligten kann Anlass
für eine Kostenauferlegung sein. Das gilt z. B. für einen Beteiligten, der an einer nur
auf seinen Antrag anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnimmt, ohne die
andere Partei davon rechtzeitig zu unterrichten. Diesem können die Kosten der
mündlichen Verhandlung auferlegt werden (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 71 Rn. 24 m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 21.05.2019,
27 W (pat) 506/17– kodi professional/KODi).
Gemessen an diesen Grundsätzen ist eine Kostenauferlegung nicht angezeigt.
1.
Als sich am Anreise- und Sitzungstag ergeben hatte, dass sein Flug aufgrund
der Beschädigung der Maschine nicht stattfinden würde bzw. der Versuch, auf den
folgenden Flug umzubuchen, nicht erfolgreich sein würde, hat der
Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin sofort den Senat informiert.
Ferner hat er – letztendlich auf Grund der Raumsituation im Gericht erfolglos – eine
Hybridverhandlung beantragt, um trotzdem an der Verhandlung zum angesetzten
Termin teilnehmen zu können.
Die Entscheidung, nicht bereits am Vortag anzureisen, genügt für sich genommen
nicht, um eine entsprechende Sorgfaltspflichtverletzung annehmen zu können.
Zwar trägt das Wegerisiko die Partei, es kann jedoch einen erheblichen Grund für
eine Terminsverlegung darstellen, wenn – wie hier - nicht in der Hand der Parteien
liegende Ursachen dazu führen, dass eine mündliche Verhandlung nicht erreichbar
ist (vgl. u. a. Baudewin/Scheffer: Die Terminsverlegung – Prozessführung in Zeiten
der Corona-Pandemie, NJW 2021, 3495 ff.).
Eine Anreise am Vortag ist aus Sicht des Senats zwar sinnvoll, um dadurch
mögliche Risiken wie Flugausfälle oder langwierige Verzögerungen von vornherein
zu vermeiden. Die Entscheidung liegt jedoch in der Organisationshoheit des
jeweiligen Vertreters und ist – wenn keine Anzeichen dafürsprechen, dass absehbar
Ausfälle oder deutliche Verspätungen des gewählten Verkehrsmittels drohen – nicht
als pflichtwidriges Verhalten anzusehen. Hier
ist weder durch die
Beschwerdegegnerin dargelegt noch sonst ersichtlich, dass mit einem Flugausfall
oder deutlicher Verspätung – z. B. wegen angekündigten Sturms, Nebels, Eises,
Streiks, etc. - zu rechnen war. Daher ist eine Anreise am Sitzungstag, nicht zuletzt
zur Kostenminimierung für die Mandantin, grundsätzlich nicht zu beanstanden.
Eine Pflichtverletzung kann auch nicht daraus abgeleitet werden, dass der Vertreter
der Beschwerdeführerin nicht eine Kollegin oder einen Kollegen aus dem Münchner
Sitz seiner Kanzlei, die auf das Markenrecht spezialisiert sind, kurzfristig um die
Übernahme der Vertretung gebeten hat. Denn für diese(n) wäre eine angemessene
Vorbereitung – angesichts der kurzen Zeit bis zum Termin und des Umfangs des zu
verhandelnden Sachverhalts – nicht sinnvoll möglich und damit unzumutbar
gewesen.
2.
Auch im Übrigen besteht zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden
Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG kein
Anlass.
E.
Die Beschwerdegegnerin hat in ihrem Schriftsatz vom 10. Juli 2023, der allein
ihren Kostenantrag zum Gegenstand hatte, „vorsorglich ergänzend“ den Antrag
gestellt, den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens festzusetzen. Dies ist
dahingehend auszulegen, dass der Antrag nur für den Fall gestellt werden sollte,
dass eine Kostenauferlegung erfolgen würde. Ihr Kostenantrag war jedoch
zurückzuweisen.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Seyfarth
Akintche
Posselt