BPatG Beschluss vom 09.10.2023 – 35 W (pat) 18/21

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 18/21 ________________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:091023B35Wpat18.21.0

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 101 156.3

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 9. Oktober 2023 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter

Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss

der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 13. August 2021 aufgehoben.

2. Die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens und die

Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Antragsteller

auferlegt.

G r ü n d e

I.

Das Gebrauchsmuster 20 2015 101 156 (Streitgebrauchsmuster) ist nach einem

Teillöschungsantrag aufgrund Nichtwiderspruchs bzw. Zustimmung der Löschungsantragsgegnerin im beantragten Umfang gelöscht worden. Die Verfahrensbeteiligten streiten um die Kosten des Löschungsverfahrens.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Streitgebrauchsmusters 20 2015 101 156 mit

der Bezeichnung „Staubsauger und Filterelement“, das am 16. März 2015 mit einem

Hauptanspruch und 14 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüchen eingetragen wurde. Auf Antrag der Antragsgegnerin ist ein

patentamtliches Rechercheverfahren durchgeführt worden, das gemäß dem Recherchebericht vom 10. Mai 2016 zu dem Ergebnis geführt hat, dass die Gegenstände der Schutzansprüche 1 bis 6, 8, 12 und 13 in die Kategorie „X“ fielen.

Der Antragsteller forderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 17. Februar 2021

unter Fristsetzung zum 1. April 2021 auf, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Zur Begründung war lediglich ausgeführt:

„Das Gebrauchsmuster umfasst Schutzansprüche, deren Gegenstände nicht

schutzfähig sind, da sie am Anmeldetag nicht neu waren bzw. nicht auf einem

erfinderischen Schritt beruhten. Letzteres ist Ihrem Unternehmen aus dem Recherchebericht zum Gebrauchsmuster sowie dem dort genannten Stand der

Technik bereits bekannt“.

Weitergehende Ausführungen zum entgegenstehenden Stand der Technik zum Anmeldetag bzw. konkrete Darlegungen zum Fehlen eines erfinderischen Schritts fanden sich in dem genannten Schreiben nicht.

Mit Schreiben vom 17. März 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 19. März 2021, reichte die Antragsgegnerin neue Ansprüche 1 bis 14 zu

den Akten und erklärte, dass sie sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang der nachgereichten Ansprüche 1

bis 14 geltend mache. In den neuen Ansprüchen wurde der bisherige Anspruch 1

mit dem bisherigen abhängigen Anspruch 7 und einem weiteren Merkmal, das der

Beschreibung aus Absatz [0010] entnommen wurde, zum neuen Anspruch 1 kombiniert. Der Eingang der neuen Schutzansprüche wurde am 23. März 2021 im Register vermerkt.

Mit Schreiben vom 13. April 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, beantragte der Antragsteller die teilweise Löschung des

Streitgebrauchsmusters, nämlich im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 6, 8, 9, 12

und 13. Zur Begründung führte er – wie im Schreiben vom 17. Februar 2021 – lediglich aus, dass das Streitgebrauchsmuster insoweit nicht schutzfähig sei. Der Gegenstand der genannten Schutzansprüche sei nicht neu bzw. beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt. Im Übrigen werde auf den Recherchebericht des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) und den dort zitierten Stand der Technik

verwiesen. Der Teillöschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 23. April 2021

zugestellt. Mit Schreiben vom 21. Mai 2021, eingegangen beim Deutschen Patent-

und Markenamt am selben Tag, erklärte die Antragsgegnerin, dass dem Teillöschungsantrag zugestimmt werde. Zugleich beantragte die Antragsgegnerin, dem

Antragsteller die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen. Der Antragsteller

beantragte, der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 13. August 2021 legte die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auf, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m.

§ 91 ZPO. Die Antragsgegnerin sei im Löschungsverfahren vollumfänglich unterlegen. Die Zustimmung der Antragsgegnerin in die Teillöschung sei kein sofortiges

Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO, da der Antragsteller durch das Verhalten der

Antragsgegnerin zur Stellung des Löschungsantrages veranlasst worden sei. Die

Antragsgegnerin habe auf das Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom

17. Februar 2021 nicht auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet, sondern beim

DPMA eine beschränkte Anspruchsfassung nebst schuldrechtlicher Verzichtserklärung zu den Akten gereicht. Die Einreichung neuer Schutzansprüche nebst schuldrechtlicher Verzichtserklärung sei jedoch kein Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster und könne keine materielle Veränderung des Streitgebrauchsmusters bewirken.

Der Antragsteller müsse sich nicht auf die schuldrechtlich beschränkte Anspruchsfassung einlassen, weil die Änderung des Streitgebrauchsmusters durch Verzicht

und Löschung ein größeres Maß an Rechtssicherheit gewährleiste. Weiterhin habe

die Antragsgegnerin den Antragsteller nicht gefragt, ob er bereit sei, sich mit der

beschränkten Anspruchsfassung zu begnügen. Der Antragsteller habe aufgrund

des Verhaltens der Antragsgegnerin nicht davon ausgehen können, dass er das Ziel

seiner Rechtsverfolgung auch ohne den Löschungsantrag erreichen werde. Entgegen des Vortrags der Antragsgegnerin sei auch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Antragstellers zu erkennen. Zum einen sei für die Stellung eines Löschungsantrages grundsätzlich kein eigenes rechtliches Interesse an der Löschung

des Streitgebrauchsmusters erforderlich. Zum anderen falle bei einem ungeprüften

Schutzrecht das Risiko eines Löschungsverfahrens ohne Weiteres in die Sphäre

des Rechtsinhabers. Das Schreiben vom 17. Februar 2021 erfülle alle Voraussetzungen, die an eine Löschungsaufforderung zu stellen seien.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung bei ihrer Kostenentscheidung die Besonderheiten des Gebrauchsmusterverfahrens nicht ausreichend berücksichtigt habe. Anders als das Patentgesetz sehe das Gebrauchsmustergesetz trotz vergleichbarer Interessenlage kein Beschränkungsverfahren vor.

Werde nach der Eintragung des Gebrauchsmusters ein entgegenstehender Stand

der Technik aufgefunden, könne der Inhaber zwar auf sein Schutzrecht ganz oder

teilweise verzichten. Tatsächlich sei es aber für einen praktikablen Teilverzicht häufig notwendig, die Schutzansprüche neu zu fassen. Eine Neufassung sei jedoch

wegen des fehlenden Beschränkungsverfahrens nicht möglich. Die Rechtsprechung sehe es deswegen als zulässig an, nach der Eintragung des Gebrauchsmusters neue bzw. eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte einzureichen, verbunden mit der Erklärung, dass sich das Schutzbegehren für die Vergangenheit und die Zukunft auf die neuen Ansprüche beschränke (BGH GRUR

1998, 910, 913 – „Scherbeneis“). Im Hinblick auf ein mögliches Löschungsverfahren

sei die Verzichtserklärung als bindender vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch nach § 17 Abs. 1 GebrMG auszulegen. Eine solche Erklärung habe die

Antragsgegnerin mit dem Schreiben vom 17. März 2021 abgegeben. Ein Teilverzicht auf das Streitgebrauchsmuster, insbesondere auf die Ansprüche 1 bis 6 und 8

bis 14, sei dagegen nicht möglich gewesen, weil der nachgereichte Anspruch 1 eine

Kombination aus den eingetragenen Ansprüchen 1 und 7 sei und zudem ein zusätzliches Merkmal aus der Beschreibung [0010] umfasse. Die eingeschränkten Schutzansprüche seien weder nach Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung noch nach

Auffassung des Antragstellers inhaltlich zu beanstanden. Die Gebrauchsmusterabteilung habe zudem nicht darlegen können, aus welchem Umstand das höhere Maß

an Rechtssicherheit nach der Teillöschung des Streitgebrauchsmusters resultieren

solle. Hiervon ausgehend habe die Antragsgegnerin dem Antragsteller keinen Anlass gegeben, den Löschungsantrag zu stellen. Weiterhin werde die von der Rechtsprechung anerkannte Möglichkeit der nachträglichen Einreichung beschränkter

Schutzansprüche ausgehebelt, folgte man der Rechtsauffassung der Gebrauchsmusterabteilung. Dem Gebrauchsmusterinhaber werde die Möglichkeit genommen,

sein Schutzrecht ohne Löschungsverfahren zu beschränken, so dass er stets der

negativen Kostenfolge eines unnötigen und letztlich nur noch formal zu prüfenden

Löschungsantrages ausgesetzt sei.

Im Übrigen habe sich der Antragsteller bei Stellung des Löschungsantrages rechtsmissbräuchlich verhalten, da sein Verhalten von sachfremden Erwägungen geleitet

sei. Der Antragsteller habe kein eigenes Interesse an der Benutzung des Streitgebrauchsmusters, sondern handle als Rechtsanwalt allein im Gebührenerzielungsinteresse. Dies zeige sich auch daran, dass der Antragsteller in den Jahren 2020 und

2021 zahlreiche Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren betrieben habe, denen

stets eine inhaltlich nicht begründete Verzichtsaufforderung vorausgegangen sei.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2021 aufzuheben und dem

Antragsteller die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller hat beantragt,

die Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. August

2021 zurückzuweisen.

Der Antragsteller ist der Ansicht, dass eine Anwendung von § 93 ZPO schon deswegen nicht in Betracht komme, weil die Antragsgegnerin vor dem Eingang des

Löschungsantrages zur Vermeidung von Kosten gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt hätte erklären können, dass sie auf die Schutzansprüche 1 bis

6 und 8 bis 14 verzichte und aus diesen Schutzansprüchen für die Vergangenheit

sowie hinsichtlich der Schutzansprüche 7 und 15 sowohl für die Vergangenheit als

auch für die Zukunft Ansprüche nur im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche geltend mache. Denn der Schutzumfang der nachgereichten Schutzansprüche

sei im Schutzumfang der eingetragenen Schutzansprüche 7 und 15 vollständig enthalten. Eine mit der Entscheidung „Scherbeneis“ vergleichbare Interessenlage liege

deswegen gar nicht vor. Statt ohne Rechtsnachteile auf die Schutzansprüche 1 bis

6 und 8 bis 14 zu verzichten, habe sich die Antragsgegnerin widersprüchlich verhalten, indem sie einerseits zum gewohnheitsrechtlich anerkannten Konstrukt des

Nachreichens von Schutzansprüchen gegriffen und andererseits an den nicht benötigten, breiteren Schutzansprüchen festgehalten habe. Da das nachträgliche

Nachreichen von eingeschränkten Schutzansprüchen eine Ergänzung und kein Ersatz des Teilverzichts sei, hätten die nachgereichten Schutzansprüche für die Kostenentscheidung im Löschungsverfahren keine Relevanz. Im Übrigen habe die Antragsgegnerin mit ihrem Verhalten auch deswegen Anlass gegeben, den Löschungsantrag zu stellen, weil der lediglich schuldrechtlich bindende Verzicht auf

einen Widerspruch in einem zukünftigen Löschungsverfahren, nicht dem fristgemäßen materiellen Rechtsverzicht entspreche. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten

seitens des Antragstellers liege nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin (isolierte Kostenbeschwerde) hat in

der Sache Erfolg. Der Antragsteller ist zwar mit seinem Teillöschungsantrag vom

13. April 2021 vollumfänglich durchgedrungen. Die Antragsgegnerin hat jedoch den

Anspruch des Antragstellers im Löschungsverfahren sofort anerkannt und auch keinen Anlass zur Stellung des Löschungsantrages gegeben, so dass die Kosten des

Löschungsverfahrens dem Antragsteller aufzuerlegen sind, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 93 ZPO. Die Frage, ob der Antragsteller sich bei der Stellung des Löschungsantrages rechtsmissbräuchlich verhalten

hat, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

1. Für die Entscheidung über die Beschwerde gegen die isolierte Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig. Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entscheidet

zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz GebrMG in der Besetzung mit einem

juristischen und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde

gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Löschungsanträge handelt,

jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über

einen Löschungsantrag angegriffen, sondern lediglich eine isolierte Kostenentscheidung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2. Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet, §§ 17

Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff ZPO. Hierbei kommt es darauf an, wieviel

vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Löschungsverfahren übriggeblieben ist. Die Löschung bzw. die Teillöschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters bedeuten nicht nur, dass eine Anspruchsfassung ganz oder

teilweise aus dem Register gestrichen wird, sondern bedeutet vor allem inhaltlich,

dass der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche ganz oder teilweise

keine Wirkung mehr hat und keine Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche

mehr zu begründen vermag. Der Gesetzgeber geht dabei von einem zwischen den

Beteiligten verteiltem Kostenrisiko aus, wobei über die Billigkeitsklausel des § 84

Abs. 2 Satz 2 PatG die Möglichkeit einer Korrektur aus Billigkeitsgründen eröffnet.

Vorliegend ist das Streitgebrauchsmuster, nachdem die Antragsgegnerin dem Teillöschungsantrag zugestimmt hat, im beantragten Umfang gelöscht worden, so dass

allein nach dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens betrachtet, die Kosten des

Löschungsverfahrens grundsätzlich der Antragsgegnerin aufzuerlegen wären.

3. Abweichend von der Verteilung der Kosten nach dem Unterliegensprinzip ist

aber auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die Anwendung von § 93 ZPO

allgemein anerkannt (BPatG, Beschluss vom 2. September 2011, Az. 20/10 – „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl.,

§ 17 GebrMG, Rn. 57). Voraussetzung ist neben dem sofortigen Anerkenntnis die

Feststellung, dass der Antragsgegner nicht durch sein Verhalten Veranlassung zur

Stellung des Löschungsantrages gegeben hat. Vorliegend hat die Antragsgegnerin

dem Teillöschungsantrag nach dessen Zustellung zugestimmt, ohne sich gegen

diesen zu verteidigen oder Einwände zu erheben. Die Antragsgegnerin hat den beschwerdegegenständlichen Teillöschungsantrag damit im Sinne von § 93 ZPO sofort anerkannt. Sie hat zudem keinen Anlass zur Stellung des Teillöschungsantrages gegeben.

3.1. Zwar kann die Anwendung des § 93 ZPO in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Einzelfall problematisch sein oder sogar zu unangemessenen Ergebnissen führen, wenn sich ein Löschungsantrag ganz oder teilweise gegen ein Gebrauchsmuster richtet, bei welchem der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des

Löschungsantrags beschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte nachreicht, verbunden mit der Erklärung, für die Vergangenheit und die Zukunft aus dem

Gebrauchsmuster keine weitergehenden Ansprüche geltend zu machen, der Löschungsantrag sich gegen die eingetragenen Schutzansprüche richtet (vgl. dazu

den Senatsbeschluss vom 12. Oktober 2020, Az. 35 W (pat) 434/18, z. B. GRUR-

Prax 2021, 26; amtliche Leitsätze: BIPMZ 2021, 67 – „Grill und Holzkohlekammer“)

und der Löschungsantragsteller eine über den Gegenstand der nachgereichten, eingeschränkten Schutzansprüche hinausgehende Löschung oder Feststellung der

Unwirksamkeit des betreffenden Streitgebrauchsmusters verfolgt (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 92). Denn die Eintragung eines

Gebrauchsmusters ist ein vom DPMA, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung

bewirkter Hoheitsakt, der nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell

verändert werden kann, so dass der Löschungsantragsteller seinen Löschungsantrag gegen die eingetragene Fassung zu richten hat (vgl. BGH, GRUR 1998, 910,

912 – „Scherbeneis“). Andererseits bewirkt die Erklärung des Gebrauchsmusterinhabers, über die nachgereichten Ansprüche hinaus keine Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster geltend zu machen eine an die Allgemeinheit gerichtete Selbstbeschränkung des Inhabers auf die nachgereichten Schutzansprüche (BGH, a.a.O.),

so dass der Gebrauchsmusterinhaber zulässigerweise das Streitgebrauchsmuster

nur noch im Umfang der nachgereichten, beschränkten Schutzansprüche verteidigen und er auch nur in diesem Umfang dem Löschungsantrag in zulässiger Weise

widersprechen kann.

Ob in solchen Fällen die Kostenentscheidung nach dem Unterliegensprinzip oder

nach § 93 ZPO zu treffen ist, ist aber eine Frage, die von den konkreten Umständen

des Einzelfalls abhängt und bei welcher gemäß §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2

Satz 2 PatG Billigkeitserwägungen einzubeziehen sind.

Im vorliegenden Fall ist eine Auferlegung der Kosten des Löschungsverfahrens

nach § 93 ZPO angezeigt, während eine anderweitige Kostenentscheidung unbillig

wäre.

3.2. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung genügte bereits das

Schreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 nicht den Anforderungen, die

an ein einen späteren Löschungsantrag veranlassendes Aufforderungsschreiben zu

stellen sind.

Für die Beurteilung der Frage, ob der Antragsgegner dem Antragsteller Anlass zur

Stellung des Löschungsantrages gegeben hat, kommt es maßgeblich auf alle Umstände des Einzelfalls an. Eine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrages

ist zu bejahen, wenn das Verhalten des Antragsgegners vor Verfahrensbeginn gegenüber dem Antragsteller so war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne

den Löschungsantrag nicht zu seinem Recht kommen (BPatG, Beschluss vom

16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Busse/Keukenschrijver, a.a.O.; Zöller, ZPO 34. Aufl., § 93 Rn. 3, m. w. N.) Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren wird in der Regel eine schriftliche Aufforderung zum Verzicht

auf das betreffende Gebrauchsmuster erforderlich sein. Dies gilt insbesondere in

Fällen, in denen - wie hier - dem Löschungsantrag weder eine Abmahnung durch

den Gebrauchsmusterinhaber noch ein sonstiger Rechtsstreit wegen einer vorgeblichen Rechtsverletzung vorausgegangen sind. Soweit der Gebrauchsmusterinhaber der Löschungsaufforderung mit einer „Scherbeneis“-Erklärung nachkommt, wird

in einem nachfolgenden Löschungsverfahren eine Auferlegung von Kosten auf den

Gebrauchsmusterinhaber gemäß §§ 91 ff ZPO in der Regel nur dann in Betracht

kommen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber nicht klar und eindeutig erklärt, dass

er das Gebrauchsmuster für die Vergangenheit und die Zukunft nur im Umfang der

nachgereichten Ansprüche geltend mache oder das angegriffene Gebrauchsmuster

auf den Löschungsantrag über die „Scherbeneis“-Erklärung hinausgehend gelöscht

wird. Insoweit kommt im vorliegend zu entscheidenden Fall dem Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und dem darauf folgenden Verhalten der Antragsgegnerin maßgebliche Bedeutung zu.

In diesem Zusammenhang hat die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend festgestellt, dass der Antragsteller die Antragsgegnerin vor der Stellung des Teillöschungsantrages mit Schreiben vom 17. Februar 2021 unter Fristsetzung aufgefordert hatte, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Ob dem Schreiben auch

hinreichend eindeutig zu entnehmen war, dass der Antragsteller das Löschungsbegehren weiterverfolgt werde, falls die Antragsgegnerin am Streitgebrauchsmuster

festhalten sollte, muss hier bereits bezweifelt werden, kann hier aber als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn das Schreiben des Antragstellers

vom 17. Februar 2021, das die Gebrauchsmusterabteilung ohne nähere Begründung als ausreichend angesehen hat, genügte jedenfalls nicht den inhaltlichen Anforderungen, die an ein Aufforderungsschreiben im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu stellen sind.

Vorliegend ist von Bedeutung, dass eine ernsthafte Aufforderung des späteren Antragstellers zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster bzw. zur Zustimmung zu dessen Löschung auch mit nachprüfbaren Fakten versehen sein muss, auf die sich das

Begehren stützt. Auch wenn die Anforderungen an das Aufforderungsschreiben

nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen

zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben

kann, ist es zumindest erforderlich, dass der geltend gemachte Löschungsgrund

nebst den zu ihm vorgebrachten, nachprüfbaren Tatsachen nicht völlig abwegig erscheint (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 – „Verpackung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung“; Beschluss vom 2. September

2010, Az. 35 W (pat) 20/10 – „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Beschluss

vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn.

83; Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 82, 92 - m. w. N.). Nur dann ist es

im Falle eines drohenden Angriffs Sache des Inhabers, sich selbst über die Schutzfähigkeit des Gegenstandes seines Gebrauchsmusters zu vergewissern.

Vorliegend sind die Mindestvoraussetzungen, die an ein ernsthaftes Anforderungsschreiben zu stellen sind, offenkundig nicht erfüllt, da das Schreiben gar keine inhaltliche Begründung erkennen lässt. Das verfahrensgegenständliche Aufforderungsschreiben war gänzlich unsubstantiiert. Der Antragsteller hat weder Tatsachen

noch Rechtsauffassungen dargelegt, die die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in Frage stellen könnten. Er hat insoweit lediglich mit zwei formelhaften

Sätzen auf den Recherchebericht des DPMA vom 10. Mai 2016 verwiesen. Jedoch

ersetzt auch dieser Verweis eine konkrete inhaltliche Befassung, insbesondere mit

dem Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt des Streitgebrauchsmusters, nicht.

Ein wortlautnahes Verständnis des Schreibens legt noch nicht einmal nahe, dass

der Antragsteller die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters vor dem Abfassen

der Löschungsaufforderung selbst überprüft hatte, wenn er schreibt, dass „Letzteres

[die Schutzunfähigkeit] Ihrem Unternehmen (...) bereits bekannt (ist)“. Auf das unsubstantiierte Aufforderungsschreiben vom 17. Februar 2021 musste sich die Antragsgegnerin nicht einlassen. Insbesondere gab es - entgegen der Auffassung des

Antragstellers - für die Antragsgegnerin noch keinen Anlass, von sich aus sich Gedanken über eine angebliche, vollständige Löschungsreife des Streitgebrauchsmusters zu machen. Mangels nachvollziehbarer Begründung war der Antragsgegnerin eine inhaltliche Befassung mit dem Löschungsbegehren unmöglich. Umgekehrt durfte der Antragsteller nicht davon ausgehen, dass er allein aufgrund eines

ungenügenden Aufforderungsschreibens sein Löschungsinteresse ohne die Stellung eines Löschungsantrages werde durchsetzen können. Die Relevanz einer einlassungsfähigen inhaltlichen Befassung mit der Schutzfähigkeit des angegriffenen

Gebrauchsmusters verdeutlicht vorliegend bereits der Umstand, dass das Streitgebrauchsmuster nach wie vor noch in Kraft steht, während der Antragsteller im Aufforderungsschreiben von der Antragsgegnerin verlangt hatte, auf das Streitgebrauchsmuster insgesamt und vollumfänglich zu verzichten.

Das Erfordernis einer einlassungsfähigen vorgerichtlichen Aufforderung, in einer

bestimmten Art und Weise rechtsverbindlich zu handeln, um eine Kostenregelung

nach § 93 ZPO zu vermeiden, ist in anderen Rechtsgebieten auch gesetzlich verankert. Bei wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen, die gleichfalls kein

eigenes Rechtsschutzbedürfnis des Klägers voraussetzen, sondern lediglich ein

Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien, bleibt ein sofortiges Anerkenntnis im

Sinne von § 93 ZPO möglich, wenn eine Abmahnung (sofern diese nicht ausnahmsweise verzichtbar ist), den Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 Nr. 4 UWG nicht genügt. Danach muss die Abmahnung die betreffende Rechtsverletzung unter Angabe

der tatsächlichen Umstände klar und verständlich angeben. Nach einer lediglich

pauschal formulierten oder sachlich nicht nachvollziehbar begründeten Abmahnung

bleibt damit dem Beklagten im Wettbewerbsprozess die Möglichkeit, die (substantiierte) Klage sofort anzuerkennen.

3.3. Aber selbst dann, wenn man davon ausginge, das Schreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 stelle ein den Anforderungen entsprechendes Aufforderungsschreiben dar, war eine Veranlassung i.S.v. § 93 ZPO im vorliegenden Fall

auch deshalb nicht gegeben, weil die Antragsgegnerin dem Verlangen des Antragstellers durch Einreichung zulässiger, eingeschränkter Schutzansprüche nebst Abgabe einer entsprechenden „Scherbeneis“-Erklärung nachgekommen war. Die

Möglichkeit, einer Verzichtsaufforderung auch in dieser Weise wirksam entgegentreten zu können, wird grundsätzlich bejaht (vgl. Benkard/Goebel/Engel, GebrMG,

12. Aufl., § 17 Rn. 22 - m.w.N.). Das beschwerdegegenständliche Verfahren unterscheidet sich im Übrigen von der Fallkonstellation des Senatsbeschlusses vom

12. Oktober 2020, Az. 35 W (pat) 434/18 (amtliche Leitsätze: BlPMZ 2021, 67 –

„Grill und Holzkohlekammer“), mit der sich der erkennende Senat eher zurückhaltend zur Anwendbarkeit des § 93 ZPO geäußert hat, in dreierlei Hinsicht:

- Die Antragsgegnerin hat dem hier streitgegenständlichen Teillöschungsantrag vorbehaltlos zugestimmt.

- Der Antragsgegnerin war es bereits im Vorfeld des Teillöschungsantrags gelungen, sich auf eine zulässige, mit dem Löschungsangriff korrespondierende Fassung des Streitgebrauchsmusters schuldrechtlich zu beschränken.

- Dem Antragsteller waren diese neuen Schutzansprüche bekannt, zumindest mit

einer Einsicht in die elektronische Gebrauchsmusterakte beim DPMA ohne weiteres ersichtlich.

Im Einzelnen:

Vorliegend ist – entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung - die Antragsgegnerin der Löschungsaufforderung mit einer sachgemäßen „Scherbeneis“-

Erklärung vollumfänglich und vorbehaltlos nachgekommen. Der Antragsteller hat

seinen späteren Teillöschungsantrag gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1

bis 6, 8, 9, 12 und 13 des Streitgebrauchsmusters gerichtet, obwohl die Antragsgegnerin seiner Aufforderung vom 17. Februar 2021, in einer Weise nachgekommen war, die mit Blick auf den dort lediglich zitierten Recherchebericht in nicht unerheblichem Umfang über das vom Antragsteller Geforderte hinausging. In den zur

Registerakte nachgereichten Schutzansprüche 1 bis 14 waren die Merkmale des

gerade nicht angegriffenen Schutzanspruchs 7 und ein weiteres Merkmal, das der

Beschreibung aus Absatz [0010] entnommen wurde, zum neuen Anspruch 1 kombiniert worden. Dies stellt aufgrund der in allen Unteransprüchen vorhandenen

Rückbezüge und der zugleich abgegebenen „Scherbeneis“-Erklärung der Antragsgegnerin eine – sowohl für die Vergangenheit, als auch und für die Zukunft - massive, schuldrechtliche Einschränkung des Schutzbegehrens dar. Die nachgereichten Schutzansprüche sind zweifelsfrei zulässig, und die zu diesen abgegebene

„Scherbeneis“-Erklärung war völlig klar sowie offensichtlich wirksam. Weshalb sich

der Antragsteller nichtsdestoweniger durch die nachgereichten Schutzansprüche

zur Stellung des Löschungsantrags „geradezu provoziert“ gefühlt hatte (Schriftsatz

vom 17. Januar 2022, dort Seite 4), bleibt auch insofern unerfindlich, als er von der

Antragsgegnerin mit seinem Aufforderungsschreiben vom 17. Februar 2021 lediglich einen Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster gefordert hatte, der bekanntermaßen lediglich „ex nunc“ gewirkt hätte. Die „Scherbeneis“-Erklärung bedeutet dagegen einen „vorweggenommen Verzicht auf Widerspruch“ (vgl. BGH, GRUR 1998,

910, 912 – „Scherbeneis“). Sie ist also eine vorweggenommene prozessuale Erklärung, die ebenfalls unwiderruflich ist und im Falle eines Löschungsantrags mit Ablauf der in § 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG geregelten Monatsfrist zwingend zur entsprechenden Teillöschung des Streitgebrauchsmusters „ex tunc“ führt, was wiederum

aus § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG folgt.

3.4. Unschädlich ist, dass die Antragsgegnerin dem Teillöschungsantrag des Antragstellers zugestimmt, und damit letztlich die Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters mit einem Gegenstand bewirkt hat, der umfangreicher geblieben

ist, als jeder den sie mit ihren neuen, zur Registerakte nachgereichen Schutzansprüche beansprucht hat (vgl. obige Ausführungen). Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zur „Scherbeneis“-Entscheidung des BGH (vgl. a.a.O.) noch lässt dies in

anderer Weise rechtliche Bedenken aufkommen. Wegen des im Gebrauchsmuster-

Löschungsverfahren geltenden Verfügungsgrundsatzes

(Dispositionsmaxime)

kommt eine Löschungswirkung über den beantragten Umfang hinaus auch dann

nicht in Frage, wenn eine Antragsgegnerin - so wie hier - durch einen entsprechenden, vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch ihre Bereitschaft ggf. auch zu

einer weitergehenden Löschung erklärt hat. Vielmehr stellt diese innerhalb der Widerspruchsfrist abgegebene Erklärung ein sofortiges Anerkenntnis i.S.v. § 93 ZPO

dar.

3.5. Nach alledem ist die Antragsgegnerin, deren „Scherbeneis“-Erklärung vom Umfang her sogar noch über das hinausging, was der Antragsteller mit seinem Löschungsantrag verfolgt hat, und die – wie ausgeführt – dem Löschungsverlangen

des Antragstellers sofort, vollumfänglich und vorbehaltlos nachgekommen ist, billigerweise nach § 93 ZPO von den Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens

freizustellen, da sie durch ihr Verhalten zur Stellung des konkreten Löschungsantrags keinen Anlass gegeben hat und dem Löschungsverlangen sofort vorbehaltlos

und vollumfänglich nachgekommen ist.

4. Das Vorbringen der Antragsgegnerin, dass der Antragsteller sich aufgrund der

in großer Zahl verschickten und inhaltlich nicht begründeten Verzichtsaufforderungen und anschließender Löschungsanträge rechtsmissbräuchlich verhalten habe,

kann hiernach als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

5. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2

GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum

Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war es zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf

§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO,

die auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl.

Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Gründe, die billigerweise eine

andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn

gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Metternich

Dr. Nielsen

Eisenrauch