Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 20.12.2023 – 26 W (pat) 58/20
26. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:201223B26Wpat58.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 58/20 ________________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2023:201223B26Wpat58.20.0
betreffend die Marke 30 2016 212 646
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzenden, des
Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin k.A. Wagner
beschlossen:
Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 20. November 2018 und vom 23. Juli 2020 werden
aufgehoben und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die
Eintragung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den
Unionsmarken 001 073 121 und 011 008 745 für die Waren der
Klasse 32: Alkoholfreie Aperitifs; Alkoholfreie Getränke; Akoholfreie
Weine; Cocktails, alkoholfrei; Entalkoholisierte Weine; Nicht
alkoholische Weine; Traubenmost [unvergoren]; Traubensaftgetränke; Traubensäfte; Weine, alkoholfrei; Weine, entalkoholisiert; Weine, nicht alkoholisch;
Klasse 33: Alkoholische Fruchtcocktail-Getränke; Alkoholische Fruchtgetränke; Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Alkoholische Mixgetränke; Alkoholischer Punsch; Alkoholreduzierte
Weine; Aperitifs auf Weinbasis; Fertige Weicocktails; Traubenwein; Wein aus schwarzer Himbeere [Bokbunjaju]; Wein für die
Speisezubereitung; Weinbrand zum Kochen; Weine; Weine mit
erhöhtem Alkoholgehalt; Weingetränke; Weinhaltige Getränke
[Weinschorlen]; Weinpunsche
zu löschen.
GRÜNDE§
I.
Die Wort-/Bildmarke
ist am 28. April 2016 angemeldet und am 14. Oktober 2016 unter der Nummer
30 2016 212 646 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
geführte Register eingetragen worden, u.a. für Waren der
Klasse 32: Alkoholfreie Aperitifs; Alkoholfreie Getränke; Alkoholfreie
Weine; Cocktails, alkoholfrei; Entalkoholisierte Weine; Nicht
alkoholische Weine; Traubenmost [unvergoren]; Traubensaftgetränke; Traubensäfte; Weine, alkoholfrei; Weine, entalkoholisiert; Weine, nicht alkoholisch;
Klasse 33: Alkoholische Fruchtcocktail-Getränke; Alkoholische Fruchtgetränke; Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Alkoholische Mixgetränke; Alkoholischer Punsch; Alkoholreduzierte
Weine; Aperitifs auf Weinbasis; Fertige Weincocktails; Traubenwein; Wein aus schwarzer Himbeere [Bokbunjaju]; Wein für
die Speisezubereitung; Weinbrand zum Kochen; Weine; Weine
mit erhöhtem Alkoholgehalt; Weingetränke; Weinhaltige
Getränke [Weinschorlen]; Weinpunsche.
Gegen diese Marke, deren Eintragung am 18. November 2016 veröffentlicht worden
ist, hat die Beschwerdeführerin am 20. Februar 2017 Widerspruch erhoben aus
1. der Unionswortmarke
TERRAZAS
die am 26. Januar 1999 angemeldet und am 15. Mai 2000 unter der Nummer
001 073 121 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
(EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Waren der
Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Alkoholische
Essenzen; Alkoholische Extrakte; Alkoholhaltige Fruchtextrakte;
im Folgenden: Widerspruchsmarke 1,
und
2. der Unionswort-/Bildmarke 11 008 745
die am 2. Juli 2012 angemeldet und am 29. November 2012 unter der Nummer
011 008 745 in das beim EUIPO geführte Register eingetragen worden ist für Waren
der
Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Getränke und
andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;
Sirupe und andere Präparate
für die Zubereitung von
Getränken;
Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere
Weine und Schaumweine;
Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung; Beherbergung von Gästen;
Bars; Betrieb von Hotels,
im Folgenden: Widerspruchsmarke 2.
Die Widersprüche richten sich gegen die Waren der Klassen 32 und 33 der angegriffenen Marke.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 22. Mai 2017 die
Einrede der Nichtbenutzung erhoben, die sie nach Einreichung von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende aufrechterhalten hat.
Mit Beschlüssen vom 20. November 2018 und 23. Juli 2020 hat die Markenstelle für
Klasse 33 die Widersprüche zurückgewiesen. Die Widersprechende habe die
rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken nicht glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarke 1 sei nicht in der eingetragenen Form verwendet worden, sondern
mit dem Zusatz „de los Andes“. Damit sei der kennzeichnende Charakter der Marke
verändert worden. Die gegen die Widerspruchsmarke 2 erhobene Nichtbenutzungseinrede sei ursprünglich nicht zulässig gewesen, da sich die Marke zum Zeitpunkt
der Erhebung der Einrede mit Schriftsatz vom 22. Mai 2017 noch in der Benutzungsschonfrist befunden habe. In ihrem späteren Vorbringen nach Ablauf der Benutzungsschonfrist habe die Markeninhaberin jedoch an der Einrede festgehalten, so
dass die Frage der Benutzung nunmehr streitig sei. Die in den eidesstattlichen Versicherungen enthaltene Angabe, dass von den Gesamtumsätzen mehrere Tausend
Flaschen pro Jahr auf die Marke „Terrazas de los Andes“ entfielen, sei zu unpräzise
und lasse offen, wo die Untergrenze sei. Denn auch 2.000 Flaschen seien bereits
„mehrere Tausend Flaschen“. Eine Benutzung in diesem Umfang sei jedoch
bezogen auf das Unionsgebiet zu gering und damit für die rechtserhaltende
Benutzung der Unionsmarke nicht ausreichend.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat im
Beschwerdeverfahren weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt und ist der Ansicht,
die Widerspruchsmarken rechtserhaltend benutzt zu haben. Die vorgelegten Unterlagen zeigten, dass die Widersprechende bzw. das deutsche Vertriebsunternehmen
ihrer Unternehmensgruppe
die Widerspruchsmarke 1
(Unionswortmarke
„TERRAZAS“) in Deutschland seit Jahren umfassend für alkoholische Getränke,
nämlich Weine, benutze. Durch die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sei
glaubhaft gemacht, dass in den Jahren 2011 bis 2018 jährlich über 50.000 Flaschen
Wein der Widerspruchsmarke, wie in den Sortimentskatalogen abgebildet, in
Deutschland vertrieben worden seien. Es liege auch keine von der eingetragenen
Form abweichende Benutzung der Widerspruchsmarke vor. Sowohl auf den
Flaschenetiketten als auch
in den Sortimentskatalogen werde die Marke
„TERRAZAS“ in Alleinstellung ohne Zusätze verwendet. Doch selbst eine
- unterstellte – stetige Benutzung mit dem Zusatz „de los Andes“ wäre rechtserhaltend, da dieser Hinweis auf die geographische Herkunft der aus Argentinien stammenden und in der Weinbauregion Mendoza an den Ausläufern der Anden kultivierten Weine keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft habe. Der Zusatz werde
von den Verkehrskreisen als geographische Herkunftsangabe verstanden. Zudem
sei er abgesetzt und graphisch untergeordnet.
Zur Widerspruchsmarke 2 (Unions-Wort-/Bildmarke) führt die Widersprechende
aus, dass das Amt die Anforderungen an den erforderlichen Benutzungsumfang
überspannt habe. Bei entsprechender geschäftlicher Rechtfertigung könne auch
eine mengenmäßig geringe Benutzung ausreichen. Bei den Weinen der Marke
„TERRAZAS DE LOS ANDES SINGLE VINEYARD“ handele es sich um Jahrgangsweine der höchsten Qualitätsstufe, die nur in streng limitierter Auflage vertrieben
würden. Die Bezeichnung als „Single Vineyard“ bringe zum Ausdruck, dass die
Trauben nur von einem bestimmten Weinberg stammten. Bei derartigen Luxus-
Gastronomieprodukten könnten auch geringere Absatzzahlen ausreichen. Der vom
Amt angenommene Umsatz von 2.000 Flaschen sei daher als ernsthafte Benutzung
anzusehen. Zudem seien die Marken in Deutschland als einen erheblichen Teil der
Union benutzt worden, was für eine Unionsmarke ausreichend sei.
Soweit der Senat in seinem ersten gerichtlichen Hinweis vom 9. Februar 2022 die
Widerspruchsmarken als kennzeichnungsschwache bloße Abwandlungen des
Begriffs „Terrasse(n)“ angesehen habe, der im Hinblick auf Terrassenweine und
Terrassenweinanbau beschreibend sei, überschätze dies die Sprachkenntnisse des
Verkehrs und erfordere zudem einen mehrstufigen Übersetzungs- und Interpretationsvorgang. Selbst, wenn man zu Unrecht eine geringe Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarken unterstelle, liege die Gefahr von Verwechslungen vor. Es
bestehe in jeder Hinsicht hochgradige Zeichenähnlichkeit. Auch ständen sich teils
identische, teils hochgradig ähnliche Waren der Klassen 32 und 33 gegenüber. Die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „TERRAZAS“ sei durch intensive
Benutzung gesteigert worden. Es bestehe daher Verwechslungsgefahr.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom
20. November 2018 und 23. Juli 2020 aufzuheben und die
Löschung der Marke 30 2016 212 646 für die Waren der Klassen
32 und 33 anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Verfahren vor
dem DPMA hat sie die Auffassung vertreten, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken nicht glaubhaft gemacht habe. Soweit die
Widersprechende Berichte über Präsentationen oder ähnliche Events eingereicht
habe, beträfen diese innerbetriebliche Vorbereitungsmaßnahmen und seien daher
irrelevant. Zudem blieben die Vertriebswege offen. Es fehle auch an einem ernsthaften Umfang der Benutzung. Aus der Fachpresse gehe hervor, dass die Unternehmensgruppe, zu der die Widersprechende gehöre, im Jahr 2014 etwa 35 Mio.
Flaschen Champagner (ohne Weine) abgesetzt habe. Gegenüber solchen Zahlen
habe der von der Widersprechenden behauptete Absatz von
jährlich
50.000 Flaschen mit Wein der Wortmarke „TERRAZAS“ keine relevante Bedeutung. Auch die Angabe, dass hiervon mehrere Tausend Flaschen pro Jahr auf die
Marke „Terrazza de los Andes“ entfielen, bleibe so stark im Ungefähren, dass der
Umfang der Benutzung nicht nachvollziehbar sei. Aus den vorgelegten Internetausdrucken gehe auch nicht der für die Vermarktung betriebene finanzielle und organisatorische Aufwand, der Erfolg und der Stellenwert dieser Vermarktung im Unternehmen hervor. Ebenso wenig liege Zahlenmaterial vor, das eine Einschätzung
erlaube, ob nach Art und Umfang eine ernsthafte Benutzung vorliege.
Mit gerichtlichem Schreiben vom 9. Februar 2022 sind die Beteiligten unter Übersendung von Rechercheunterlagen (Anlagen 1 bis 11, Bl. 64 bis 130 GA) darauf
hingewiesen worden, dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf
Erfolg haben werde. Mit weiterem gerichtlichem Schreiben vom 30. August 2023
hat der Senat darauf hingewiesen, dass er nach Einreichung ergänzter Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende und erneuter Beratung dazu neige, antragsgemäß die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klassen 32 und 33
anzuordnen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.
Zwischen der angegriffenen Marke
und den Unionswiderspruchsmarken
„TERRAZAS“
(Widerspruchsmarke 1) und
(Widerspruchsmarke 2)
besteht im beantragten Umfang der Waren der Klassen 32 und 33 der angegriffenen
Marke die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.
42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Da es sich vorliegend um ein Verfahren über Widersprüche handelt, die nach dem
1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind, ist die
Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019
geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG). In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften
Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und
der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch
einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.
Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert
René/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR
2021,
482 Rdnr. 24
- RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).
1. a) Mit Schriftsatz vom 22. Mai 2017, Ziff. 2., hat die Inhaberin der angegriffenen
Marke zunächst nur die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1
bestritten, während sie zur Widerspruchsmarke 2, deren Benutzungsschonfrist zu
diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war, nur allgemeine Ausführungen
gemacht hat (a.a.O., Ziff. 3.). Jedoch ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 2 nach Ablauf der Benutzungsschonfrist sinngemäß mit Schriftsatz
der Markeninhaberin vom 22. Februar 2019, spätestens mit Schriftsatz vom 24. Juni
2019 bestritten worden. In diesen Schriftsätzen kritisiert die Markeninhaberin die
ihrer Auffassung nach unzureichende Glaubhaftmachung der Benutzung der beiden
Widerspruchsmarken „TERRAZAS“ und „Terrazas de los Andes“ und macht damit
deutlich, dass sie die Nichtbenutzungseinrede nunmehr auch auf die weitere
Widerspruchsmarke 2 erweitern wollte. Diese Auffassung ist im Übrigen sowohl im
Erinnerungsbeschluss als auch im ersten Senatshinweis vertreten worden, ohne
dass eine der Beteiligten Einwände hiergegen erhoben hat, so dass die Beteiligten
ebenfalls von einer gegen die Widerspruchsmarke 2 anhängigen Nichtbenutzungseinrede ausgehen.
aa) Da die Einreden der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben worden sind, ist
davon auszugehen, dass sie beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2
MarkenG a.F. umfassen sollen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür
gegeben sind (BGH GRUR 2008, 714 Rdnr. 23 – idw; GRUR 1998, 938 – DRAGON;
Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 43 Rdnr. 30;
Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).
bb) Die gegen die Widerspruchsmarke 1 gerichtete Einrede ist nach § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG zulässig, weil die Benutzungsschonfrist der am 15. Mai 2000
eingetragenen Unionswiderspruchsmarke bereits vor der am 18. November 2016
erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke abgelaufen war, so
dass eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke in den letzten fünf Jahren
vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht werden muss.
cc) Da die Einrede auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. zulässig ist, ist eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 auch innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu
machen.
dd) Die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 29. November 2012 eingetragenen
Widerspruchsmarke 2 endete dagegen erst nach der am 18. November 2016
erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke, nämlich am
29. November 2017, so dass die Voraussetzungen für die Einrede nach § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG bei dieser Widerspruchsmarke nicht vorliegen.
Die Einrede ist aber nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. zulässig, weil die am
29. November 2012 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung
der Einrede, die mit Schriftsatz der Markeninhaberin vom 22. Februar 2019,
spätestens mit Schriftsatz vom 24. Juni 2019 erfolgt ist (s.o.), bereits länger als fünf
Jahre eingetragen war. Bei einer solchen Fallgestaltung, bei der nur eine der beiden
Nichtbenutzungseinreden Rechtswirkung entfalten kann, ist die undifferenzierte
auszulegen, dass lediglich die im konkreten Fall ausschließlich rechtserhebliche
Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a.F. erhoben werden soll (vgl. BPatG
25 W (pat) 76/11 – Yosoja/YOSOI).
b) Die Widersprechende hatte somit die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für
den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also von November 2011 bis November 2016 und die Benutzung
beider Widerspruchsmarken für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung
über die Beschwerde, also von Dezember 2018 bis Dezember 2023 gemäß § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen.
c) Dies ist ihr für die Ware „Weine“ als Untergruppe des für beide Widerspruchsmarken in Klasse 33 eingetragenen Warenbegriffs „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere“ gelungen.
aa) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion,
die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist,
zu garantieren, verwendet wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen
Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind,
in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten
Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003,
425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Nach der
europäischen Spruchpraxis erfordert eine ernsthafte Benutzung, dass die Marke
tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist
(EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM
[BAINBRIDGE]).
bb) Die Benutzung einer Unionsmarke muss, um als ernsthaft zu gelten, nicht
notwendig im gesamten Gebiet der Europäischen Union erfolgen. Vielmehr ist die
Größe des Gebiets der Benutzung nur eines von mehreren maßgeblichen Kriterien
für die Beurteilung einer ernsthaften Benutzung, die untereinander sämtlich in einer
Art Wechselwirkung zueinanderstehen (EuGH GRUR 2013, 182 Rdnr. 55 – Leno
Merken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]). Bei der Beurteilung der rechtserhaltenden
Benutzung einer Unionsmarke sind die Grenzen des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen. Zu prüfen sind vielmehr die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Gebietsgröße, der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit. Dabei ist nicht auszuschließen, dass dieser Markt faktisch auf das
Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt sein kann (EuGH a. a. O.
Rdnr. 36, 50, 57 – Leno Merken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]; BGH GRUR 2013,
925 Rdnr. 38 – VOODOO).
cc) Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden konkret angegeben
werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in
welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen
entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die
jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die
Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.
dd) Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 119 Nr. 4 MarkenG
n. F. i. V. m. § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz (§§ 59 Abs. 1, 73 Abs. 1 MarkenG) dem Beibringungs- und
Verhandlungsgrundsatz (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG
GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken; 26 W
(pat) 64/14
- MovieStar/MOVISTAR).
d) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke 1 in der Union zur Kennzeichnung
von Weinen in beiden Benutzungszeiträumen hinreichend dargelegt und glaubhaft
gemacht. Denn sie hat durch mehrere eidesstattliche Versicherungen ihrer in den
Jahren 2011 bis 2021 erzielten Mindestabsätze in Deutschland nebst Vorlage von
Sortimentskatalogen, Internetausdrucken, Berichten über Produktpräsentationen
und Promotionsveranstaltungen sowie Presseauszügen (Press-Clippings) belegt,
dass sie Wein mit der Kennzeichnung „TERRAZAS“ in beiden Benutzungszeiträumen verkauft hat.
aa) Die erforderliche funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke ist
hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht worden.
aaa) Auszugehen ist von dem allgemeinen Grundsatz, dass sich die erforderliche
Art einer rechtserhaltenden Benutzung nach den jeweiligen branchenüblichen Verwendungsformen von Marken bemisst. Sofern bei den einschlägigen Waren die
jeweiligen Marken üblicherweise auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder
Umhüllung angebracht werden, sind diese Verwendungsformen auch zur Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung unabdingbar, weil nur auf diese Weise die
erforderliche Herkunftsfunktion erfüllt wird (EuGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 36 –
Ansul/Ajax; BGH GRUR 2011, 623 Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II; GRUR 1996,
267, 268 – AQUA; GRUR 1995, 347, 348 – TETRASIL; BPatG GRUR 1996, 981,
982 – ESTAVITAL). Zur Glaubhaftmachung der funktionsgerechten Verwendung ist
es daher erforderlich, die Originalware oder -verpackung vorzulegen oder in anderer
Form, z. B. durch Fotos oder Kataloge, die tatsächlich vorgenommene Verbindung
zwischen Marke und Produkt aufzuzeigen (BPatG Mitt 2006, 567, 569
- VisionArena/@rena vision).
bbb) Die Widersprechende hat Sortimentskataloge, Internetauszüge, Berichte u.a.
von Produktpräsentationen, Angebote von Online-Händlern sowie Einblendungen
aus dem Produktportfolio der Moet Hennessy Deutschland GmbH als zuständiger
Vertriebsgesellschaft für den deutschen Markt für die Jahre 2012 bis 2022 eingereicht, wobei in den Anlagen WF 4 bis 7, WF 9, WF 11, WF 19, WF 21 bis 25 Weinflaschen mit entsprechenden Etiketten abgebildet sind. Hierbei ist das Markenwort
„TERRAZAS“ bzw. der Schriftzug „TERRAZAS de los Andes“ jedenfalls in den eingereichten Sortimentskatalogen (Anlagen WF 4, WF 11 und WF 19), Berichten über
Promotionsevents, Präsentationen und Presseauszügen (Anlagen WF 5, WF 24
und WF 25) sowie Screenshots von Angeboten bei Online-Weinhändlern und auf
der eigenen Handelsplattform „Clos19“ der Widersprechenden (Anlagen WF 6,
WF 21 und WF 23) als eingerahmte und optisch herausgehobene Kennzeichnung
im oberen Teil der Etiketten zu erkennen. Ein solcher Aufdruck der Weinkennzeichnung auf den Flaschenetiketten, mit denen die Weinflaschen versehen werden,
stellt die klassische funktionsgemäße Anbringungsart einer Weinmarke dar.
bb) Die Widerspruchsmarke 1 ist auch der Art und Form nach rechtserhaltend
benutzt worden.
aaa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt
eine rechtserhaltende Benutzung nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine solche Veränderung ist zu verneinen,
wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der
Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR
2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2013, 840 Rdnr. 20 – PROTI II). Die isolierte
Verwendung von Wortmarken kommt in der Praxis kaum vor. Wird eine Wortmarke
dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen grafisch oder farblich gestaltet wird oder
bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente
einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel mit dekorativem, verzierendem Charakter sind (BGH GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2014,
662 Rdnr. 18 – Probiotik).
bbb) Soweit das Markenwort „TERRAZAS“ auf den Etiketten mit der darunter
befindlichen Zusatzangabe „de los Andes“ erscheint, verändert dies den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke schon wegen des offensichtlich geografisch beschreibenden Sinngehalts der zusätzlichen Angabe nicht. Zudem sind die
Wörter „de los Andes“ optisch deutlich untergeordnet, indem sie sich in wesentlich
kleinerer Schrift und ohne durchgängige Großschreibung in der Zeile unterhalb des
dominierenden Worts „TERRAZAS“ befinden. Dieses stellt erkennbar die eigentliche Kennzeichnung dar.
Auch die weiteren auf den Etiketten ersichtlichen Angaben und Bildelemente stellen
erkennbar beschreibende Zusatzangaben oder beschreibend-verzierende Elemente dar, etwa die Angaben der Traubensorte, des Jahrgangs oder die einfache
zeichnerische Darstellung schneebedeckter Berge, die mit der Angabe „de los
Andes“ korrespondiert.
dd) Die vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel belegen eine rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für Weine auch dem Umfang und der Dauer
nach.
aaa) Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile
für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder
hinzuzugewinnen, hängt von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab
(vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 73 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE];
BGH GRUR 2012, 832 Rdnr. 49 – ZAPPA; GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer:
Verkauf in zwei Jahren von jeweils 13.500 und 15.000 Flaschen Bier pro Jahr auch
unter Berücksichtigung des Massengeschäfts ist ausreichend). Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die
Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht (vgl. EuGH GRUR 2006,
582 Rdnr. 72 ff. – VITAFRUIT: Absatz von 293 Kisten zu je 12 Flaschen eines
Fruchtsaftkonzentrates zu einem Umsatz von 4.800 € in elf Monaten an einen einzigen Abnehmer genügt). Dabei ist unter Berücksichtigung der Art der Waren und
Dienstleistungen, der Dauer der Benutzung der Marke, der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders und branchenbezogener Gegebenheiten objektiv zu beurteilen, ob sich die Vertriebshandlungen unabhängig von dem Bestreben, den Bestand
der Marke zu erhalten, noch als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl. BGH a. a. O.
Rdnr. 21 – GALLUP). Dabei kommt es in erster Linie auf die Art der betroffenen
Waren und Dienstleistungen an. Während bei billigen Produkten des täglichen
Bedarfs die Annahme einer ernsthaften Benutzung erhebliche Umsatzzahlen
voraussetzt (BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 39 – Duff Beer; OLG Hamburg MarkenR
2017, 358, 367 – Rechtserhaltende Benutzung für Bekleidungsstücke), können bei
sehr teuren (BGH GRUR 2002, 59, 63 – ISCO), nur für einen begrenzten Abnehmerkreis bestimmten (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 25 – GALLUP) oder relativ selten
benötigten Erzeugnissen (BPatG GRUR 2001, 58, 59 – COBRA CROSS) bereits
geringe Mengen als ausreichend anerkannt werden. Ferner kann durch eine lange
Benutzungsdauer eine mengenmäßig geringe Benutzung kompensiert werden
(EuGH a. a. O. Rdnr. 73 – VITAFRUIT).
bbb) Die Widersprechende hat zwei eidesstattliche Versicherungen des Chief
Financial Officer der deutschen Vertriebsgesellschaft
ihres Konzerns vom
20. Dezember 2018 und 13. Mai 2019 vorgelegt, in denen dieser versichert, dass
seit dem Jahr 2012 jährlich über 50.000 Flaschen der Weine der Marken
„TERRAZAS“ und „Terrazas de los Andes“ an Kunden in Deutschland vertrieben
werden, wobei hiervon auf die Untermarke „Terrazas de los Andes“ „mehrere
Tausend Flaschen“ entfielen. In einer weiteren eidesstattlichen Versicherung des
Finance & Operations Director dieses Konzernunternehmens wird für die Jahre
2020 und 2021 für Weine der Widerspruchsmarke „TERRAZAS“ ein Absatz von
„über 30.000“ (2020) und „über 35.000 Flaschen“ (2021) angegeben. In verschiedenen Benutzungsunterlagen sind Flaschenpreise ersichtlich, die - je nach Weinsorte
und -qualität
- zwischen 15 € und 42 € liegen (vgl. Anlage WF 23 der
Widersprechenden).
Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sind diese Umsätze für eine ernsthafte Benutzung ausreichend. Der europäische Weinmarkt ist geprägt von einer
Vielzahl kleinerer und mittelgroßer Weinhersteller, die zumeist als Traditionsbetriebe auf eigenen Gütern Wein anbauen und herstellen. Große Massenhersteller
sind eher selten. Der stetige Umsatz von mindestens etwa 50.000 Flaschen Wein
pro Jahr und zuletzt noch über 35.000 Weinflaschen ist daher ohne weiteres als
wirtschaftlich sinnvoll anzusehen. Dies wird grundsätzlich auch für südamerikanische Hersteller gelten, die zwar regelmäßig größere Mengen herstellen, bei denen
der Export von jährlich mehreren Zehntausend Flaschen in die Europäische Union
aber angesichts des damit verbundenen Aufwands und wirtschaftlichen Risikos
ohne weiteres über eine bloße formale Zeichenbenutzung hinausgeht. Auch die aus
den ergänzend vorgelegten Benutzungsunterlagen ersichtliche Listung der
„TERRAZAS“-Weine bei bedeutenden Händlern wie METRO, REWE, EDEKA und
Galeria Karstadt (vgl. Anlage WF 23 der Widersprechenden) spricht für ernsthafte,
wirtschaftlich sinnvolle Tätigkeit. Hinzu kommt die kontinuierliche Benutzung seit
2011/2012, die auch bei der Ernsthaftigkeit dem Umfang nach mit berücksichtigt
werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 26 Rdnr. 123).
Demgegenüber vermag die Argumentation der Markeninhaberin, die die mit Wein
erzielten hohen Absatzzahlen der Widersprechenden zu den Absätzen eines anderen Konzernunternehmens mit Champagner (33,9 Mio. Flaschen/Jahr) in Beziehung setzt und daraus eine fehlende Ernsthaftigkeit der Benutzung der Widerspruchsmarke ableiten will (Schriftsätze vom 22. Februar 2019 und 26. Juni 2019),
nicht zu überzeugen. Bei der Frage, ob sich die Vertriebshandlungen noch als wirtschaftlich sinnvoll erweisen, kommt es naturgemäß auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Markeninhabers bzw. -verwenders an, nicht hingegen auf Größe, Produktart und Umsätze von weiteren Konzernunternehmen, die mit eigenen Produkten und Produktkennzeichen möglicherweise Umsätze in ganz anderen Größenordnungen erzielen können. Zudem kann die Konzernzugehörigkeit eines Unternehmens jederzeit wechseln oder aufhören, so dass letztlich die veränderliche Größe
und Marktstärke der jeweils anderen Konzernunternehmen und damit ein außerhalb
des Betriebs des Markenverwenders liegender Umstand der entscheidende Faktor
für die Ernsthaftigkeit der Benutzung wäre. Für eine solche Benachteiligung von
Markenverwendern, die sich zusammen mit besonders marktstarken Produzenten
eines parallelen Produkts im gleichen Konzern befinden, ist kein markenrechtlicher
Grund ersichtlich. Vielmehr ist nicht einzusehen, weshalb sich die Tätigkeit eines
vergleichsweise kleinen Unternehmens trotz kontinuierlicher Absatzzahlen als nicht
wirtschaftlich sinnvoll darstellen soll, nur weil ein weiteres Konzernunternehmen mit
seinem Produkt erheblich größere Umsätze erwirtschaftet. Der Beitrag des kleineren Unternehmens zum Konzernumsatz wird dann zwar geringer ausfallen, den-
noch kann es sich um ein im Verhältnis mindestens ebenso rentabel wirtschaftendes Unternehmen mit einem erfolgreichen eigenen Produkt handeln.
ccc) Auch der Dauer nach ist eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke 1
glaubhaft gemacht worden. Nach dem Inhalt der vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen erfolgte die Benutzung seit „mindestens 2012“, wobei auch bereits für
2011 Umsatzzahlen genannt werden (vgl. Anlage WF 8), bis mindestens zum
Datum der letzten Versicherung am 12. April 2022. Damit sind beide Benutzungszeiträume weitgehend abgedeckt. Dass Absatzzahlen für das Jahr 2022 und bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt fehlen, steht der Annahme einer ernsthaften Benutzung nicht entgegen, denn es ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des gesamten in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. EuGH GRUR
2008, 343, Rdnr. 72 bis 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH
GRUR 2013, 925 Rdnr. 40 – VOODOO). Die angegebenen Stückzahlen müssen
daher weder den gesamten fünfjährigen Benutzungszeitraum abdecken noch das
letzte Jahr betreffen. Jedenfalls kann angesichts der seit 2011/2012 und damit etwa
ein Jahrzehnt andauernden kontinuierlichen Benutzung und der Höhe der Absatzzahlen nicht von formalen, den Benutzungszwang umgehenden Scheinbenutzungshandlungen ausgegangen werden.
ee) Die Benutzung erfolgte auch im maßgebenden Gebiet der Europäischen Union.
Eidesstattlich ist der Vertrieb an Kunden in Deutschland versichert worden. Die
Benutzung einer Unionsmarke muss, um als ernsthaft zu gelten, nicht notwendig im
gesamten Gebiet der Europäischen Union erfolgen. Vielmehr ist die Größe des
Gebiets der Benutzung nur eines von mehreren maßgeblichen Kriterien für die
Beurteilung einer ernsthaften Benutzung, die untereinander sämtlich in einer Art
Wechselwirkung zueinander stehen (EuGH GRUR 2013, 182 Rdnr. 55 – Leno
Merken/Hagelkruis Beheer [Onel/Omel]). Da es sich bei der Bundesrepublik
Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt um die größte Volkswirtschaft in
Europa handelt, ist von einer ernsthaften Benutzung in der Union auszugehen (vgl.
BPatG 28 W (pat) 10/17 – H-TEC/HYDAC; 30 W (pat) 23/16 – nivo/NIVONA;
24 W (pat) 35/07 – Stradivari; 30 W (pat) 1/10 – TOLTEC/TOMTEC; OLG Hamburg
GRUR-RR 2005, 312, 314 – NEWS; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 172, 173
- ZAPPA).
ff) Da sich die Glaubhaftmachungsunterlagen, einschließlich der eidesstattlichen
Versicherungen, ausschließlich auf die Benutzung der Widerspruchsmarke für die
Ware „Weine“ beziehen, ist die Benutzung auch nur für diese Untergruppe des für
die Widerspruchsmarke in Klasse 33 eingetragenen Warenoberbegriffs „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ glaubhaft gemacht. Auf Seiten der Widerspruchsmarke 1 sind daher beim markenrechtlichen Vergleich die Waren Weine
e) Widerspruchsmarke 2 (Unionswort-/bildmarke 011 008 745 -
)
Die oben festgestellte rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1
(Wortmarke EM 001 073 121 - „TERRAZAS“) ist nach § 26 Abs. 3 MarkenG (a.F.)
i.V.m. § 158 Abs. 5 MarkenG auch der Widerspruchsmarke 2 zuzurechnen. Denn
beide Marken weisen das herausgestellte Markenwort „TERRAZAS“ als zentrales
kennzeichnendes Element auf, wobei die in der Widerspruchsmarke 2 zusätzlich
vorhandenen Wort- und Bildelemente rein beschreibend oder verzierend sind. Dies
gilt sowohl für die geografische Herkunftsangabe „de los Andes“ (aus den Anden)
und die dazu passende einfache Zeichnung schneebedeckter Berge (s.o.), als auch
für die Angabe „SINGLE VINEYARD“, die nur einen Hinweis auf die Herkunft des
Weins aus einer einzigen Lage darstellt. Die übrige Rahmen- und Hintergrundgestaltung der Widerspruchsmarke 2 entspricht dem üblichen Bei- und Zierwerk von
Weinetiketten. Die Benutzung der Wortmarke „TERRAZAS“ stellt damit zugleich
eine Benutzung der Wort-/Bildmarke
dar, ohne dass deren kennzeichnender Charakter verändert wird. Dabei ist es unschädlich, dass die Wortkennzeichnung „TERRAZAS“ selbst als Marke eingetragen ist (§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG
a.F. i.V.m. § 158 Abs. 5 MarkenG).
Es kann daher dahinstehen, ob mit den mit der Widerspruchsmarke 2 gekennzeichneten Lageweinen Umsatzzahlen erzielt worden sind, die für sich genommen die
Annahme einer ernsthaften Benutzung rechtfertigen würden.
3. Die zu berücksichtigenden Widerspruchswaren „Weine“ sind mit den angegriffenen Waren teilweise identisch, im Übrigen zumindest durchschnittlich ähnlich.
a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der
Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs-
und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen,
dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus
demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH
GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX];
BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177
Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren
und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird.
b) Die angegriffenen Waren der Klasse 32 „Alkoholfreie Weine; Entalkoholisierte
Weine; Nicht alkoholische Weine; Weine alkoholfrei; Weine, entalkoholisiert; Weine,
nicht alkoholisch“ weisen zu den zu berücksichtigenden Widerspruchswaren
„Weine“ eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit auf, weil sie sich von letzteren
ausschließlich durch die Entalkoholisierung unterscheiden und ansonsten mit (alkoholischen) Weinen der Klasse 33 übereinstimmen.
Die weiteren angegriffenen Waren der Klasse 32 „Traubenmost [unvergoren]; Traubensaftgetränke; Traubensäfte“ sind mit Weinen überdurchschnittlich ähnlich. Sie
weisen stoffliche und geschmackliche Berührungspunkte auf, weil Weintrauben und
deren Saft den Grundstoff für Wein bilden, die Vergleichswaren aus Weinanbaubetrieben stammen und als Genussgetränke demselben Verwendungszweck dienen
können.
Hinsichtlich der übrigen angegriffenen Waren der Klasse 32 „Alkoholfreie Aperitifs;
Alkoholfreie Getränke; Cocktails, alkoholfrei“ besteht eine noch durchschnittliche
Ähnlichkeit mit Weinen. Die Vergleichswaren können gemeinsame Produktions-
und Vertriebsstätten haben und bei Trauben als gemeinsamer Fruchtgrundlage in
der stofflichen Beschaffenheit übereinstimmen. Insbesondere Weinbaubetriebe
können neben Weinen mit und ohne Alkohol auch Traubensäfte herstellen und
andere alkoholfreie Getränke anbieten (BPatG 26 W (pat) 211/95 – Flora/FLORA;
26 W (pat) 248/93 – TRESCH/Weingut Erbhof Tesch). Zudem ergänzen sich die
beiderseitigen Waren durch Vermischung. Beispielsweise werden aus Wein und
Fruchtsaft fertige Weinmischgetränke, wie z. B. „Sangrìa“, (BPatG 26 W (pat)
526/21 – Crux/Cruz m. w. N.; 26 W (pat) 524/17 – aurea/AURUM), aus Rotwein und
Zitronenlimonade „Tinto de Verano“ oder aus Minze, Holunderblütensirup, Mineralwasser
und
Perlwein
der
„Hugo“
hergestellt
(https://www.merkur.de/leben/genuss/es-muss-prickeln-mixgetraenke-mit-wein-imtrend-zr-4811187.html). Gegen eine weitergehende Ähnlichkeit sprechen neben der
unterschiedlichen Alkoholisierung vor allem die unterschiedlichen Verarbeitungsvorgänge bei der Herstellung von Wein und alkoholfreien Getränken, einschließlich
alkoholfreier Aperitifs sowie die räumlich getrennte Präsentation der beiderseitigen
Waren in Getränke- und Lebensmittelmärkten.
c) Bei den Waren der Klasse 33 sind die angegriffenen Waren „Alkoholische
Getränke [ausgenommen Biere]; Alkoholreduzierte Weine; Aperitifs auf Weinbasis;
Fertige Weincocktails; Traubenwein; Wein aus schwarzer Himbeere [Bokbunjaju];
Wein für die Speisezubereitung; Weine; Weine mit erhöhtem Alkoholgehalt; Weingetränke; Weinhaltige Getränke [Weinschorlen]; Weinpunsche“ mit Weinen identisch oder teilidentisch, im Übrigen zumindest weit überdurchschnittlich ähnlich, da
sie entweder oberbegrifflich Weine umfassen oder den Begriff „Wein“ in der Warenbenennung beinhalten, so dass sie selbst Weine sind oder Wein als wesentlichen
Bestandteil enthalten können.
Die übrigen angegriffenen Waren der Klasse 33, nämlich „Alkoholische Fruchtcocktail-Getränke; Alkoholische Fruchtgetränke; Alkoholische Mixgetränke; Alkoholischer Punsch; Weinbrand zum Kochen“, sind mit Weinen überdurchschnittlich ähnlich, da auch sie Wein oder ein daraus gefertigtes Produkt (Likör, Brand) als Basis
enthalten können, so dass stofflich-geschmackliche Überschneidungen, Berührungspunkte bei Weinherstellungsbetrieben, ein gleichartiger Verwendungszweck
als alkoholisches Genussgetränk und ein Ergänzungs-, jedenfalls ein Alternativverhältnis besteht.
4. Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren der
Klassen 32 und 33 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den
normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH
GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an den Getränke-,
Wein- und Spirituosenfachhandel sowie den Gastronomiefachverkehr. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholfreier und alkoholischer
Getränke wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei
alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann
daher insgesamt von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden
(BPatG 27 W (pat) 14/17 – CASS/BASS; 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro).
5. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist durchschnittlich.
a) Abweichend vom (ersten) gerichtlichen Hinweis vom 9. Februar 2022 geht der
Senat nach einer erneuten Prüfung davon aus, dass das Wort „TERRAZAS“, das
die Widerspruchsmarke 1 und das dominierende Element der Widerspruchsmarke
2 bildet, über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.
aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31
- BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX).
Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen.
Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar
beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012,
1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine
hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).
bb) Das Wort „TERRAZAS“ ist der Plural des spanischen Substantivs „terraza“ für
„Terrasse“ (vgl. https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/terraza: „las terrazas de arroz
- die Reisterrassen“, Anlage 2 zum gerichtlichen Schreiben vom 9. Februar 2022).
Dem Fachverkehr wird das Wort „Terrazas“ damit schon im Hinblick auf den
Terrassenanbau von Wein bekannt sein. Auch der deutsche Durchschnittsverbraucher wird „TERRAZAS“ wegen seiner Ähnlichkeit zum deutschen Wort
„Terrasse“ und dem bei romanischsprachigen Substantiven üblichen Plural-S ohne
weiteres als „Terrassen“ verstehen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden
das Wort „TERRAZAS“ daher ohne weitere Gedankengänge als spanisches, evt.
fälschlich italienisches, jedenfalls aber als romanischsprachiges Wort für „Terrassen“ erfassen.
Jedoch werden sie es nicht ohne weitere Gedankengänge als Beschreibung der
rechtserhaltend benutzten Weine verstehen. Soweit der Verkehr beim Wort
„TERRAZAS“ an einen „Terrassenwein“ denken könnte (vgl. Anlagenkonvolut 4
bis 6 zum (ersten) Senatshinweis vom 9. Februar 2022), ist zunächst zu berücksichtigen, dass es sich beim Wort „Terrassenwein“ um keinen Fachbegriff, sondern um
ein Jargonwort von Weinkennern für einen leichten, auf der Terrasse genießbaren
Sommerwein handelt. Das Wort „Terrassenwein“ benennt auch nicht direkt Merkmale des Weins. Vielmehr sind mehrere Gedankenschritte erforderlich, um auf
Eigenschaften des Weins zu schließen (Aufenthalt auf der Terrasse ist nur bei
höheren Außentemperaturen möglich – Der Wein muss dafür geeignet sein – Überlegungen und Schlussfolgerungen auf entsprechende Eigenschaften des Weins
(kühl, frisch, leicht, …)), wobei diese Eigenschaften, je nach individueller Vorstellung
jedes Verkehrsteilnehmers, unterschiedlich vorhanden und ausgeprägt sein
können. Hinzu kommt, dass das Markenwort „TERRAZAS“ nur „Terrassen“ als
solche, nicht aber „Terrassenwein“ benennt. Auch die spanische Sprache und die
Verwendung des Plurals für „Terrassen“ führen von der Vorstellung, dass damit ein
sogenannter Terrassenwein bezeichnet werden soll, eher weg.
Auch soweit der Verkehr bei „TERRAZAS“ an Terrassenweinbau denkt, stellt dies
ohne erläuternde Zusatzangaben keine unmittelbare Beschreibung des so gewonnenen Weins dar. Das deutsche Wort „Terrasse“ besagt in Bezug auf Weinbau nur
etwas über die Form bzw. Begradigung des Bodens aus, auf dem der Wein angebaut wird. Etwaige Eigenschaften des Weins werden nicht benannt. Es bedarf vielmehr weiterer Erläuterungen, etwa über die Lage, Besonnung und Bodenbeschaffenheit, um auf Eigenschaften des Produkts zu schließen. Auch soweit die Widersprechende selbst auf den Terrassenanbau ihrer „TERRAZAS“-Weine hinweist,
wird dessen Einfluss auf die Qualität des Weins erst durch zusätzliche Angaben
über die verschiedenen Höhenlagen der Terrassen und die Erzielung eines - je nach
Traubensorte und Terrassenhöhe – passenden Reifegrads der jeweiligen Traubensorte verdeutlicht (vgl. z.B. jew. Begleittext zu den Terrazas-Weinen in den Sortimentskatalogen, Anlagen WF 4, WF 11, WF 19). Ohne solche Zusatzangaben, die
nicht zur Marke hinzugedacht werden dürfen, gelangt man daher allenfalls durch
unzulässige analysierende Betrachtungsweise unter Anwendung von mehreren
Gedankenschritten zu einer beschreibenden Angabe (Terrassen - Terrassenanbau
- Terrassenweinanbau – evt. optimale Traubenreife durch Wachstum auf einer
solchen Terrasse - Einfluss auf die Qualität und den Geschmack des so gewonnenen Weins, wobei offen bleibt, welcher Art dieser Einfluss ist).
b) Für eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ergeben sich keine Anhaltspunkte. Im Verhältnis zum jährlichen Gesamtumsatz mit Wein in Deutschland, der im Jahr 2022 bei 14,5 Mrd. US-$ lag (vgl.
https://de.statista.com/prognosen/759020/umsatz-im-markt-fuer-wein-weltweitnach-laendern) sind die eidesstattlich versicherten Umsätze der Widersprechenden
offensichtlich kaum geeignet, einen nennenswerten Marktanteil zu erreichen.
4. Der bei teilweise identischen, teilweise überdurchschnittlich ähnlichen und teilweise durchschnittlich ähnlichen Vergleichswaren, normaler Kennzeichnungskraft
der älteren Marken und einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad gebotene
deutliche Abstand zur angegriffenen Marke wird wegen weit überdurchschnittlicher
klanglicher und begrifflicher Markenähnlichkeit nicht mehr eingehalten.
a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und
dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS),
wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr
eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53
- Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Ähnlichkeit einander
gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang
und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen
angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht
wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La
Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt
für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem
der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).
b) Was die Widerspruchsmarke 1 betrifft, stehen sich die Wort-/Bildmarke
und die Wortmarke „TERRAZAS“ gegenüber.
aa) Die Vergleichsmarken unterscheiden sich in der Gesamtheit und (schrift-)bildlich durch die Darstellung der angegriffenen Marke mit einem schwarzen Balken, in
dem sich das Wort „TERAZZO“ in invertierter, wellenförmiger Schrift mit einem
Unter- und einem Überstrich bei zwei Buchstaben befindet, sowie durch den
Schlussbuchstaben „S“ der Widerspruchsmarke ausreichend voneinander.
bb) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch
deren Wortbestandteil „TERRAZZO“ geprägt. Die grafische Gestaltung erschöpft
sich in einer werbeüblichen invertierten wellenförmigen Schrift mit zwei relativ
unauffälligen Unter- bzw. Überstrichen in einem schlichten schwarzen umrahmenden Balken. Das Wort „TERRAZZO“ wird damit klar in den Vordergrund gerückt und
stellt innerhalb der Gesamtmarke das eigentlich kennzeichnende Element dar.
Damit stehen sich in klanglicher Hinsicht die Markenwörter „TERRAZZO“ und
„TERRAZAS“ gegenüber. Sie haben die fast gleiche Vokalfolge „e-a-o“ / „e-a-a“,
wobei die abweichenden Vokale „a“ und „o“ als dunkle Vokale klangverwandt sind.
Die Silbengliederung ist mit jeweils drei Silben identisch. Auch die Wortanfänge
„TER“ / “TER“ sind identisch, wobei sich die Übereinstimmung bis in die Wortmitte
„RA“ fortsetzt. Bei den Wortendungen „(Z)ZO“ / „ZAS“ bestehen trotz abweichender
Einzellaute insofern noch Annäherungen, als die Schlusssilben beiderseits mit „Z“
eingeleitet werden und zwischen den dunklen Vokalen „A“ und „O“ eine Klangverwandtschaft besteht. Zudem bleibt der abweichende Schlusskonsonant „S“ der
Widerspruchsmarken stimmlos. Beide Marken werden identisch auf der Mittelsilbe
„RA“ betont und haben den gleichen Sprechrhythmus, d.h., sie werden wie das
deutsche Wort „Terrasse“ mit leichter Dehnung der ersten Silbe „Ter“, sodann mit
einer zügigen Aussprache des Restworts gesprochen. Damit entsprechen sich die
Marken bzw. ihre prägenden Elemente nach allen Kriterien der klanglichen Ähnlichkeit und sind weit überdurchschnittlich ähnlich.
cc) In begrifflicher Hinsicht verkörpern die beiderseitigen Marken bzw. ihre prägenden Markenwörter „TERRAZZO“ (ital.) und „TERRAZAS“ (span.) das Substantiv
„Terrasse“, wobei die Widerspruchsmarke - vernachlässigenswert - die Pluralform
aufweist. Im Gegensatz zu der noch im (ersten) Senatshinweis vom 9. Februar 2022
geäußerten vorläufigen Auffassung handelt es sich nicht um Abwandlungen,
sondern um direkte fremdsprachige Benennungen des Worts für „Terrasse(n)“.
Auch nach den strengen Anforderungen der bisherigen deutschen Rechtsprechung
an die begriffliche Ähnlichkeit, die mehr oder weniger Synonymität verlangt (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rdnr. 304 m.w.N.), liegt damit eine weit überdurchschnittliche begriffliche Ähnlichkeit vor.
Dem steht nicht entgegen, dass bei beiden Marken ein Übersetzungsvorgang
erforderlich ist, was gegen die Annahme einer begrifflichen Ähnlichkeit sprechen
könnte (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., Rn. 306). Schon wegen der
weitgehenden Übereinstimmung mit dem deutschen Wort „Terrasse“ erfasst der
Verkehr auch ohne besondere Fremdsprachenkenntnisse sofort, dass die Marken
den Begriff „Terrasse(n)“ benennen, mögen sie nun der italienischen, der spanischen oder einer anderen romanischen Sprache angehören.
dd) Aus den vorgenannten Gründen ist im verfahrensgegenständlichen Umfang
eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr gegeben.
c) Bei der Widerspruchsmarke 2 stehen sich die Wort-/Bildmarke
und
die Wort-/Bildmarke
gegenüber.
aa) In ihrer Gesamtheit und (schrift-)bildlich unterscheiden sich die Marken schon
wegen der abweichenden zusätzlichen Wort- und Bildelemente der Widerspruchsmarke deutlich voneinander.
bb) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke 2
durch deren Wortbestandteil „TERRAZAS“ geprägt. Wie bereits oben ausgeführt,
sind die weiteren Wort- und Bildelemente der Widerspruchsmarke 2 entweder rein
beschreibende Angaben über die geografische Herkunft der Weine aus den Anden
und die Gewinnung des Weins aus einer einzigen Lage oder einfache verzierende
grafische Rahmen- und Hintergrundelemente.
Damit stehen sich beim klanglichen Vergleich die jeweils prägenden Wörter
„TERRAZZO“ und „TERRAZAS“ gegenüber. Diese sind klanglich weit überdurchschnittlich ähnlich (s.o.).
cc) Sie sind auch in begrifflicher Hinsicht überdurchschnittlich ähnlich (s.o.).
dd) Damit ist auch hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 eine unmittelbare klangliche und begriffliche Verwechslungsgefahr gegeben.
III.
Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.
IV.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1.
2.
3.
4.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses
beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.
Die Frist kann nicht verlängert werden.
Kätker
Staats
Wagner
…