Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 25.07.2025 – 28 W (pat) 501/21
28. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:250725B28Wpat501.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 501/21 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die international registrierte Marke IR 1 398 495
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
25. Juli 2025 durch die Richterin Lachenmayr-Nikolaou als Vorsitzende und die
Richter Schmid und Dr. Poeppel
beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle
für Klasse 10
Internationale
Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
29. September 2020 wird aufgehoben.
ECLI:DE:BPatG:2025:250725B28Wpat501.21.0
Gründe§
I.
Die am 22. Februar 2018 unter der Nummer 1 398 495 international registrierte
Wortmarke
SOI
beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für die Waren
der
Klasse 10: Medical implants; osseous implants made of artificial materials; artificial
bones; membrane for dental purposes; prosthetic components; dental
implants; implant bridges for dental purposes; surgical instruments for
dental implantation purposes; implant screws taps for dental purposes;
implant extenders for dental purposes; dental implants apparatus and
instruments; implant abutment for dental purposes; dental crowns;
orthodontic appliances; orthodontic brackets.
Mit Beschluss vom 29. September 2020 hat die Markenstelle für Klasse 10
Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts
(DPMA), besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, der international
registrierten Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert.
Zur Begründung ist ausgeführt, die vollständige Schutzrechtsverweigerung erfolge
Art. 6 quinquies B PVÜ, da die IR-Marke „SOI“ zumindest in einer ihrer möglichen
Bedeutungen ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehe, die im Verkehr
zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen könnten, so dass ihr das
Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. Zudem würden die
Gründe des Beanstandungsbescheids vom 14. Dezember 2018, in dem der Schutz
suchenden Marke die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
abgesprochen wurde, ausdrücklich aufrechterhalten und zum Gegenstand des
Beschlusses gemacht.
Angesprochene Verkehrskreise der relevanten Waren der Klasse 10 seien
Zahnmediziner, Zahn- bzw. Kieferchirurgen, der einschlägig spezialisierte
Fachhandel und Dentallabore. Besonders in der Medizin und auch der Zahnmedizin
seien englischsprachige Begriffe sowie Abkürzungen für diese völlig üblich. Die
Bezeichnung „SOI“ werde bereits seit vielen Jahren, mindestens seit dem Jahr
2000, als Abkürzung für „surgical orthotopic implantation“, also für die chirurgische
orthotope Implantation verwendet. Bei einem Implantat (englisch "Implantation")
handele es sich grundsätzlich um „ein im Körper eingepflanztes künstliches
Material, das permanent oder zumindest für einen längeren Zeitraum dort
verbleiben“ solle, während „orthotop“ lediglich bedeute, dass die Einbringung von
Gewebe, Zellen o. Ä. genau an die Stelle des zu ersetzenden Organs etc. erfolge.
Bei dem Zeichen „SOI“ handele es sich um eine beschreibende und daher
freihaltebedürftige Angabe, der in Verbindung mit den beanspruchten Waren die
Aussage zu entnehmen sei, dass die so gekennzeichneten Erzeugnisse (z.B.
medizinische Implantate, Knochen, Zahnersatz) auf diese speziellen Anforderungen
der „chirurgischen orthotopen Implantation“ ausgerichtet bzw. speziell hierfür
bestimmt seien. Hieran ändere auch die Tatsache nichts, dass der Buchstabenfolge
„SOI“ im medizinischen Bereich verschiedene Bedeutungen zukommen könnten.
Die von der Markeninhaberin genannte Bedeutung als Abkürzung für „Signs of
Infection“ sei im vorliegend maßgeblichen Kontext von medizinischen Implantaten,
künstlichen Knochen, Zahnimplantaten etc. bereits nicht einschlägig. Gerade im
Kontext von medizinischen bzw. Knochen-Implantaten sowie von Geräten und
Zubehör
für das Einsetzen dieser
Implantate
liege ein Verständnis der
Buchstabenfolge "SOI"
im Sinne einer Abkürzung
für „surgical orthotopic
implantation“, am nächsten. Der Annahme einer beschreibenden Bedeutung im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 10 stehe auch der
zutreffende Vortrag der Markeninhaberin nicht entgegen, dass der Begriff „SOI" ein
Verfahren bezeichne, bei dem humanes Tumorgewebe in den Pankreas der Maus,
als dem Organ, von welchem die Tumorzellen herrühren (orthotop), implantiert
werde, um die anschließenden Metastasierungswege verfolgen zu können. Denn in
der Medizin sei es üblich, sowohl Krankheiten als auch Therapien und
Behandlungsmöglichkeiten zuerst an Tieren sowie
in einer bestimmten
Fallkonstellation zu erforschen. Im Übrigen würden auch im Bereich der
Dentalmedizin Tumorerkrankungen behandelt. Eine
surgical orthotopic
implantation, bei der genau an die Stelle, an der vorher Gewebe und/oder
Knochenmaterial entnommen wurde, ein Implantat eingesetzt werde, sei auch im
Bereich der Zähne oder des Kiefers möglich. Alle beanspruchten Produkte können
für eine solche „SOI“ geeignet oder bestimmt sein, so dass zwischen den
beanspruchten Erzeugnissen rund um Zahn- und Knochenimplantate einerseits und
dem Zeichen „SOI“ andererseits ein konkreter beschreibender Zusammenhang
bestehe.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke,
mit der sie sinngemäß beantragt,
den Beschluss der Markenstelle
für Klasse 10
Internationale
Markenregistrierung des DPMA vom 29. September 2020 aufzuheben.
Zur Begründung führt sie aus, dass dem Schutz suchenden Zeichen nicht die
Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Da das Wort „SOI“ flüssig als
Ganzes ausgesprochen werden könne, liefere es keine Anhaltspunkte dafür, es als
Abkürzung anzusehen. Vor allem aber sei das Zeichen in der Zahnheilkunde nicht
als Abkürzung bekannt oder gebräuchlich. Selbst wenn die angesprochenen
Verkehrskreise in der Buchstabenfolge „SOI“ eine Abkürzung sehen sollten, ergebe
sich hieraus keine beschreibende Bedeutung. So seien im „mediLexikon“ als einem
Standardwerk für Übersetzungen medizinischer Fachbegriffe für das Akronym „SOI“
eine Vielzahl von möglichen Begriffsinhalten genannt, von denen „Signs of infection“
der gängigste sei, die aber allesamt nicht auf dem Fachgebiet der Zahnmedizin
verwendet würden. Die von der Markenstelle genannte Bedeutung „surgical
orthopic implantation“ werde sehr spezifisch ausschließlich als Bezeichnung eines
Verfahrens zur Steigerung von Krebsmetastasierungen verwendet, also auf einem
eng begrenzten und vorliegend
irrelevanten Forschungsgebiet. Auch ein
Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könne nicht angenommen
werden. Hierfür sei ein lexikalischer Nachweis in einem Abkürzungsverzeichnis
nicht ausreichend. Die ausschließlich auf einem fachfremden Gebiet für ein
Verfahren der Übertragung von Krebszellen verwendete Buchstabenfolge „SOI“
beschreibe keine Waren im Bereich der Zahnmedizin und sei auch nicht als
mögliche Beschreibung in Betracht zu ziehen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde hat auch in der
Sache Erfolg, da der Schutzerstreckung der unter der Nummer 1 398 495
international registrierten Marke „SOI“ auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland keine Schutzhindernisse gemäß §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und
Nr. 2 MarkenG
in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ
entgegenstehen. Der angegriffene Beschluss der Markenstelle war daher
aufzuheben.
Mit Wirkung zum 1. Mai 2022 ist das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG) an die
aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Seit dem
31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider Markenabkommens
(MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA).
Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die
internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Mit den
Anpassungen wurde dem Rechnung getragen. Eine
für die vorliegende
Entscheidung relevante inhaltliche Änderung ergibt sich hieraus nicht.
Gem. § 113 Abs. 1 S. 1 MarkenG werden international registrierte Marken in gleicher
Weise wie zur Eintragung in das Register angemeldete Marken nach § 37 auf
absolute Schutzhindernisse geprüft. Nach § 113 Abs. 2 MarkenG tritt an die Stelle
der Zurückweisung der Anmeldung die Verweigerung des Schutzes.
Der Schutzrechtserstreckung steht vorliegend weder das Schutzhindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (s. nachfolgend
Ziff. I.) noch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (s.
nachfolgend Ziff. II.) entgegen.
I. Dem Schutz suchenden Zeichen kann nicht die Unterscheidungskraft i. S. d.
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.
1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus,
denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen
zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw.
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart
Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010,
228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66
f. – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; BGH GRUR 2024, 216 Rn. 10 – KÖLNER
DOM; GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-
Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 –
HOT). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH
a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – KÖLNER
DOM; a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher
Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger
Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH a. a. O. – Pippi-
Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der
Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen
Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel;
BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; GRUR 2014,
872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).
Maßgeblich
für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten
Anmeldezeitpunkt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 –
AS/DPMA [#darferdas?]; a. a. O. 67 – Eurohypo; GRUR 2006, 411 Rn. 24 –
Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH a. a. O. –
KÖLNER DOM m. w. N.).
Keine Unterscheidungskraft besitzen
insbesondere Zeichen, die einen
beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder
Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-
Merkenbureau [Postkantoor]; BGH a. a. O. Rn. 14 – HOT). Auch Angaben, die sich
auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht
unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein
enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den
beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten
erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-
Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – HOT; a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009,
952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Ferner kommt die Eignung, Waren oder
Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu,
die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer
bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. Rn. 11 – #darferdas?
II; a. a. O. Rn. 12 – OUI; a. a. O. Rn. 21 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 26 – HOT;
a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640
Rn. 13 – hey!).
Diese Maßgaben gelten auch für als Marke angemeldete und gem. § 3 Abs. 1
MarkenG markenfähige Einzelbuchstaben
sowie Buchstabenfolgen, die
grundsätzlich als betriebliche Herkunftsangabe geeignet sind. Wenn sie allerdings
von den beteiligen Verkehrskreisen als gebräuchliche Abkürzung einer für die
beanspruchte Ware oder Dienstleistung beschreibenden Angabe oder mit diesen in
engem Bezug stehenden Sachangabe wahrgenommen werden, kann es ihnen an
der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlen (vgl. EuGH, GRUR Int. 2004, 328,
330 Rn. 31-34 – TDI; BPatG, Beschluss vom 7. November 2018, 29 W (pat) 510/16
– PKRück m. w. N.).
2. Gemessen an diesen Grundsätzen kann dem Schutz suchenden Wortzeichen
„SOI“ im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren der Klasse 10 nicht die
erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.
a) Die einschlägigen Waren wenden sich, wie im angegriffenen Beschluss
zutreffend ausgeführt, an Fachkreise aus dem Bereich der Zahnmedizin und
Kieferchirurgie wie Zahnärzte, Zahn- bzw. Kieferchirurgen, Zahnkliniken, den
Fachhandel und Dentallabore. Ein Teil der Waren wie medizinische Implantate
(„medical implants“), prothetische Komponenten („prosthetic components“) und
künstliche Knochen sowie Knochenimplantate („artificial bones; osseous implants
made of artificial materials“) sind nicht auf den Bereich der Zahnmedizin beschränkt,
sondern wenden sich hierüber hinaus auch allgemein an medizinische Fachkreise.
b) Die Buchstabenkombination „SOI“ in ihrer Gesamtheit hat im Deutschen keine
feststehende Bedeutung. Im Französischen ist das Wort „soi“ sowohl ein Substantiv
(„das Selbst“) sowie auch ein reflexives Personalpronomen mit der Bedeutung „sich
(selbst)“
(vgl.
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sischdeutsch/soi). Des Weiteren handelt es sich um ein thailändisches Wort zur
Bezeichnung einer Seitenstraße (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Soi) und um
einen Vornamen aus Laos (https://www.baby-vornamen.de/Maedchen/S/So/Soi/).
Im Hinblick auf die Schreibweise in Großbuchstaben kommt zudem ein Verständnis
als Abkürzung
in Betracht.
„SOI“
ist
insoweit eine
in gängigen
Abkürzungsverzeichnissen geführte Bezeichnung für „Silicon on Insulator“, einen
Begriff
aus
der
Halbleiter-Fertigungstechnologie
(vgl.
https://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/soi.php). Auf medizinischem Gebiet
findet die Buchstabenfolge „SOI“ ebenfalls Verwendung als Abkürzung für
verschiedene, teilweise aus der englischen [A], französischen [F] oder lateinischen
[L] Sprache stammende und auch in der deutschen medizinischen Fachsprache
verwendete Bezeichnungen, nämlich sekundäre Ovarialinsuffizienz (secondary
ovarian insufficiency) [A], severity of illness [A], signs of infection [A], sleep onset
insomnia [A], slipped on ice [A], sphincter oesophagien inférieur [F], Sulcus
occipitalis inferior [L], surgical orthotopic implantation [A], symptomorientierte
Intervention und systolic output
index
[A]
(vgl. https://www.medizinischeabkuerzungen.de/suche.html, Beckers Abkürzungs-lexikon
für medizinische
Begriffe).
c) Unter Zugrundelegung dieser Bedeutungen kann der Buchstabenfolge „SOI“ die
erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. In keiner der
vorgenannten Verständnismöglichkeiten kommt ihr aus Sicht der angesprochenen
(zahn-)medizinischen Fachkreise eine die
relevanten Waren unmittelbar
beschreibende Bedeutung zu bzw. wird durch diese ein enger beschreibender
Bezug zu diesen Waren hergestellt.
aa) Der Senat konnte keine konkrete beschreibende Verwendung des Akronyms
„SOI“ in einer der vorgenannten medizinischen Bedeutungen in Bezug auf die
einschlägigen Waren aus dem Bereich der Zahn- und Kieferchirurgie bzw.
Implantate feststellen.
Insbesondere kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen
Fachkreise der Buchstabenfolge „SOI“ im Zusammenhang mit den in Rede
stehenden Waren der Klasse 10 einen beschreibenden Hinweis auf eine
Implantationsmethode mit der Bezeichnung „surgical orthotopic implantation“
entnehmen. Zwar hat die Markenstelle die Wortbedeutung der „surgical orthopic
implantation“ im angegriffenen Beschluss zutreffend wiedergegeben und auch
dargelegt, weshalb ein wortgetreues Verständnis im Sinne einer chirurgischen
„ortsgleichen“ Implantation im vorliegenden Warenzusammenhang theoretisch Sinn
machen könnte.
Dies ist jedoch für die Annahme eines beschreibenden Verständnisses der
angesprochenen Verkehrskreise nicht ausreichend. Der Senat konnte im Rahmen
seiner Recherchen feststellen, dass die mit dem Akronym „SOI“ abgekürzte
„surgical orthopic implantation“ einen feststehenden Begriff aus der Krebsforschung
darstellt. Bei der „surgical orthopic implantation“ handelt es sich um eine seit vielen
Jahren etablierte Methode, bei der – in Tierversuchen – Tumorzellen oder
Tumorgewebe (Tumorfragmente) direkt in dasjenige Organ eingebracht werden,
dem sie entnommen wurden. So wird die „surgical orthotopic implantation“ (SOI)
beispielsweise bereits 2008 in einer Habilitationsschrift als eines der ältesten
Verfahren zur Tumoretablierung in Tierversuchen bezeichnet (vgl. Dr. Dietmar
Jakob, Gentherapie durch einen RGD-Motiv modifizierten, humanen Telomerase
Reverse Transkriptase regulierten, Tumor Nekrose Faktor-verwandten Apoptoseinduzierenden Ligand exprimierenden adenoviralen Vektor, Habil., Berlin, 2008)
sowie in einer Dissertation aus dem Jahr 2013 als „weit verbreitet“ beschrieben (vgl.
Elena Patzwahl, Evaluation eines orthotopen Pankreastumormodells in der Maus
durch in vivo Fluoreszenz-Imaging und MRT, Diss., Greifswald 2013). In den
verschiedensten medizinischen Datenbanken, Publikationsmedien
bzw.
Medienplattformen, einschließlich weithin bekannter Plattformen wie dem Online-
Auftritt des Springer Medizin Verlags oder der medizinischen Datenbank der US
National Library of Medicine
„pubmed“,
lassen sich Veröffentlichungen
recherchieren, die die „surgical orthotopic implantation“ (ausschließlich) im
vorgenannten Sinne im Bereich der Krebsforschung verwenden (vgl. beispielhalft
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57424-0_6,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33144418/,
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4049460/,
https://app.jove.com/v/61726/an-orthotopic-resectional-mouse-model-ofpancreatic-cancer,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163725824000512).
Die angesprochenen Fachkreise verstehen somit die mit „SOI“ abgekürzte
Wortfolge „surgical orthotopic implantation“ als feststehenden Ausdruck aus der
Krebsforschung zur Bezeichnung eines Verfahrens der Tumoretablierung in
Tierversuchen und werden diesem sowie dem dazugehörigen Akronym im
Zusammenhang mit den relevanten Waren aus dem Bereich der Zahn- und
Implantationsmedizin keine beschreibende Bedeutung entnehmen. Vor diesem
Hintergrund gibt es keine Anhaltspunkte, dass die angesprochenen Fachkreise,
denen die vorgenannte verbreitete Verwendung der Abkürzung „SOI“ für „surgical
orthotopic implantation“ bekannt ist, der Schutz suchenden Buchstabenfolge eine
zwar lexikalisch den vorgenannten Worten entsprechende, mit der etablierten
Verwendung im Bereich der Krebsforschung jedoch nicht vereinbare Bedeutung
entnehmen, wie sie von der Markenstelle im angegriffenen Beschluss dargelegt
wurde.
bb) Die Inhaberin der Schutz suchenden Marke selbst verwendet die Bezeichnung
„SOI“
zwischenzeitlich
zur
Bezeichnung
einer
neu
entwickelten
Oberflächenbehandlungstechnologie bzw. eines speziellen Implantats im Bereich
der Zahnmedizin („Super-Osseointegration (SOI)-Oberflächenimplantat“, vgl. ein
am 27. Juni 2022 veröffentlichtes Interview von pip Redaktion mit einem
Mitarbeiter/Chairman von Osstemimplant, https://frag-pip.de/pip-fragt/osstem-diewichtigste-ressource-ist-kreativitaet/).
Eine solche Verwendung kann jedoch für den gem. § 112 Abs. 1 MarkenG
maßgeblichen
Zeitpunkt
der
internationalen
Registrierung
der
verfahrensgegenständlichen Marke im Jahr 2018 nicht festgestellt werden.
Vielmehr wurden diese Produkte, im vorstehend zitierten Interview als „SOI-Reihe“
bezeichnet, erst deutlich später, nämlich Ende 2021, auf den Markt gebracht (vgl.
https://frag-pip.de/pip-fragt/osstem-die-wichtigste-ressource-ist-kreativitaet/;
s.
auch die Veröffentlichung der „SOI Clinical Case Study“ im September 2020,
https://osstem.de/downloads.php,
sowie
ein
YouTube-Video mit
der
Produktvorstellung
aus
dem
Jahr
2021:
https://www.youtube.com/watch?v=shClXMbOS1Y&t=3s; auch Veröffentlichungen
in Fachmagazinen wie Dental Tribune online konnten erst für spätere Zeitpunkte
festgestellt werden).
Da der Senat für den insoweit maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen
Registrierung eine Verwendung des Schutz suchenden Wortzeichens „SOI“ mit der
Bedeutung „Super-Osseointegration“ bzw. als Bezeichnung eines Implantats
(„Super-Osseointegration (SOI)-Oberflächenimplantat“) nicht recherchieren konnte,
kann – unabhängig davon, ob diese Bedeutung überhaupt beschreibender Natur
wäre – auch nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen
Verkehrskreise in diesem einen sachbeschreibenden Hinweis auf ein derartiges
Implantat und keinen Herkunftshinweis gesehen haben.
Der Bezeichnung „SOI“ kann daher die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG nicht im Hinblick auf eine beschreibende Bedeutung abgesprochen
werden. Auch ein enger beschreibender Bezug der Bezeichnung zu den in Rede
stehenden Waren konnte nicht konstatiert werden.
II. Da sich nicht feststellen lässt, dass die Schutz suchende Buchstabenfolge „SOI“
zur Beschreibung von Merkmalen der relevanten Waren der Klasse 10 geeignet ist,
unterliegt diese auch keinem Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung,
des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder
der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das
im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die
Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen
Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer
Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR
2011, 1035 Rn. 37 – 1000; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 14 – Black Friday; GRUR
2017, 186 Rn. 38 – Stadtwerke Bremen).
Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem
Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren
oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl.
EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH GRUR
2021, 1195 Rn. 14 – Black Friday; GRUR 2009, 669 Rn. 16 – POST II).
Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die
Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, nach dem zum Zeitpunkt der
Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale
der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden.
Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass die Zeichen
oder Angaben diesem Zweck dienen können. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb
auch vor, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht
zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann
(vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – HABM/Wrigley Doublemint; GRUR 2004, 680
Rn. 38 – Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 19 – Black
Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 42 – Stadtwerke Bremen; GRUR 2012, 276 Rn. 8 –
Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.). Für die Annahme einer zukünftig
beschreibenden Angabe bedarf es der Feststellung, dass eine derartige
Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 31
u. 37– Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; GRUR 2004, 674 Rn. 56 – Koninklijke
KPN Nederland [Postkantoor]; GRUR 2010, 534 Rn. 53 – Prana Haus/HABM
[PRANAHAUS]; BGH GRUR 2003, 343 [344] = WRP 2003, 517 – Buchstabe „Z“;
GRUR 2003, 882 [883] = WRP 2003, 1226 – Lichtenstein). Die damit verbundene
Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen,
sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung
realitätsbezogen erfolgen (vgl. BGH GRUR 2017, 186 Rn. 43 – Stadtwerke
Bremen).
2. Wie bereits im Zusammenhang mit der Prüfung des Schutzhindernisses der
fehlenden Unterscheidungskraft ausgeführt, konnte eine beschreibende
Verwendung des Schutz suchenden Wortzeichens „SOI“ für den Zeitpunkt der
internationalen Registrierung nicht festgestellt werden.
Ein Freihaltebedürfnis ergibt sich auch nicht
im Hinblick auf eine
im
Anmeldezeitpunkt zu prognostizierende künftige beschreibende Verwendung bzw.
unter dem Aspekt eines „künftigen Freihaltebedürfnisses“ (zur Differenzierung vgl.
Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 454 ff.).
Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass eine künftige beschreibende
Verwendung der Buchstabenfolge „SOI“ als Bezeichnung für ein Implantat bereits
im Zeitpunkt der internationalen Registrierung vernünftigerweise zu erwarten war.
Unabhängig davon, dass, soweit ersichtlich, mit der Bezeichnung „Super-
Osseointegration (SOI)-Oberflächenimplantat“ auch aktuell wohl nur Produkte der
Beschwerdeführerin bezeichnet werden, wurde das mit dem Akronym „SOI“
benannte Implantat erst Jahre später im Markt eingeführt. Auf die obenstehenden
Ausführungen unter Ziff. I. 2. c) bb) wird verwiesen. Auch zu Verwendungen in
anderen Ländern oder während der Entwicklungsphase blieben die Recherchen
des Senats in Bezug auf den Zeitraum bis zur internationalen Registrierung
ergebnislos.
Die Tatsache, dass ein Markenanmelder bzw. Inhaber einer Schutz suchenden
Marke selbst ein Zeichen zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise in einem
beschreibenden Sinne verwendet, ist für die erforderliche realitätsbezogene
Prognose einer Eignung zur beschreibenden Verwendung zum maßgeblichen
Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der internationalen Registrierung alleine ohne
Hinzutreten weiterer Aspekte nicht ausreichend. Derartige konkrete Anhaltspunkte
sind nicht ersichtlich. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die spätere
Verwendung der Buchstabenfolge
„SOI“ als Akronym erfolgte. Bei
Buchstabenfolgen dürfen an die realitätsbezogene Prognose einer zu erwartenden
zukünftig beschreibenden Angabe nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden.
Denn eine kurze Buchstabenfolge – wie vorliegend beispielsweise aus drei
Buchstaben bestehend – könnte theoretisch für eine Vielzahl von Waren oder
Dienstleistungen
beschreibend
verwendet werden,
da mit
diesen
Anfangsbuchstaben eine Vielzahl unterschiedlicher Wortfolgen gebildet werden
könnte.
Vorliegend fehlt es an – für den maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen
Registrierung
feststellbaren – konkreten Anhaltspunkten, aufgrund derer
vernünftigerweise eine spätere beschreibende Verwendung erwartet werden kann.
Die Schutzversagung ist nach alledem nicht gerechtfertigt, so dass der angegriffene
Beschluss aufzuheben war.
Lachenmayr-Nikolaou
Schmid
Poeppel