BPatG Beschluss vom 19.08.2025 – 35 W (pat) 401/23

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 401/23 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2025:190825B35Wpat401.23.0

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2012 013 501

(hier: Kostenentscheidung nach Erledigung der Hauptsache)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 19. August 2025 unter Mitwirkung des Richters Eisenrauch als Vorsitzenden

sowie des Richters Dr. Nielsen und der Richterin Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

1. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander

aufgehoben.

2. Die Kostengrundentscheidung im bestandskräftig gewordenen

Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Oktober 2022 bleibt unberührt.

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 28. März 2017 mit 14 Schutzansprüchen

und der Bezeichnung „Toilettendeckel und -Sitz auf einem Schichtverbundstoff“ eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2012 013 501 (Streitgebrauchsmuster), das

durch Abzweigung aus der europäischen Patentanmeldung EP 12 76 7262.4 als

Anmeldetag den 21. Februar 2012 und deren Unionspriorität vom 8. April 2011

(US 13/083,161) erhalten hat. Ende Februar 2022 ist das Streitgebrauchsmuster

gemäß § 23 Abs. 1 GebrMG wegen Erreichens der maximal möglichen Schutzdauer erloschen.

Der eingetragene, nach Merkmalen gegliederte Schutzanspruch 1 lautete:

M1 Toilettendeckel, geeignet mit einem Toilettensitz verbunden

zu werden, wobei der Toilettendeckel umfasst:

M2 eine Kernstrukturschicht, die eine mit dem Toilettendeckel assoziierte Form und Größe aufweist,

M3 wobei die Kernstrukturschicht aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) oder geformtem Holz gebildet ist,

M4 eine erste dekorative Grafikschicht, die auf einer ersten Oberfläche der Kernstrukturschicht angeordnet ist,

M5 wobei die erste dekorative Grafikschicht ein Papier aufweist,

das ein Bild, eine Grafik, Text oder ein Foto umfasst oder einfarbig gestaltet ist,

M6 eine erste äußere Schicht, die auf der oberen Oberfläche des

Toilettendeckels auf der äußeren Oberfläche der ersten dekorativen Grafikschicht angeordnet ist,

M7 eine zweite äußere Schicht, die auf der unteren Oberfläche

des Toilettendeckels und gegenüber der ersten äußeren

Schicht angeordnet ist.

Die Antragstellerin hatte mit Schriftsatz vom 16. März 2020 beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) gestützt auf den Löschungsgrund nach § 15 Abs. 1 Nr. 1

GebrMG (mangelnde Schutzfähigkeit) die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin insgesamt 16 druckschriftliche Entgegenhaltungen überreicht, darunter u. a. die folgenden Patentdokumente:

E2:

E2t:

E6:

E11:

E13:

CN 201 631 101 U

Computerübersetzung von E2

DE 296 01 540 U1

DE 10 2006 004 471 A1

US 2005/00 76 424 A1

E16:

DE 27 30 899 A1

Ferner hat die Antragstellerin eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, die

vor dem 8. April 2011 und damit vor dem Prioritätstag des Streitgebrauchsmusters

in Deutschland stattgefunden habe. Aus den hierzu vorgelegten Anlagen A1 bis A7

ergebe sich, dass im Jahr 2010 von einer Firma Y… Ltd., Toilettensitze gemäß

Streitgebrauchsmuster an H… Baumärkte in D… verkauft worden seien. Diese

seien am 3. Februar 2011 in drei Containern auf einem Handelsschiff aus N… in

China im Hamburger Hafen angekommen und dort am 4. Februar 2011 verzollt worden. Später seien die Toilettensitze per LKW nach D… verbracht und in dortigen

H… Baumärkten an Endkunden veräußert worden.

Der Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 3. April 2020 zugestellt worden.

Sie hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 4. Mai 2020 (einem Montag), eingegangen am selben Tag widersprochen und beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen. Mit Widerspruchsbegründung vom 7. Dezember 2020 ist die Antragsgegnerin dem Vortrag der Antragstellerin entgegengetreten; die offenkundige

Vorbenutzung hält die Antragsgegnerin für unsubstantiiert.

Die Antragstellerin hat hierauf mit Eingabe vom 16. Februar 2021 zu der von ihr

geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung als Anlage vier weitere Fotos vorgelegt und vorgetragen, dass aus diesen ersichtlich werde, dass die Grafikschicht

aus einem bedruckten Papier und die erste äußere Abschlussschicht aus Kunststoff

bestanden hätten. Es sei im Übrigen unerheblich, ob die entsprechenden Toilettensitze vor dem 8. April 2011, also vor dem Zeitrang des Streitgebrauchsmusters, bereits an Endkunden verkauft worden seien; die Sitze seien jedenfalls vor diesem

Zeitpunkt in den Einflussbereich der Firma Hellweg gelangt und dadurch bereits offenkundig geworden.

Mit Zwischenbescheid vom 21. Dezember 2021 hat die Gebrauchsmusterabteilung

die vorläufige Auffassung vertreten, dass das Streitgebrauchsmuster aufgrund des

vorgelegten, druckschriftlichen Standes der Technik löschungsreif sei und es auf

die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung nicht in entscheidungserheblichem Umfang ankomme.

Mit Rücksicht auf das zwischenzeitlich erfolgte Erlöschen des Streitgebrauchsmusters hat die Antragstellerin mit Eingabe vom 7. April 2022 dargelegt, dass sie wegen

einer nach wie vor drohenden Inanspruchnahme aus dem Streitgebrauchsmuster

ein Interesse an der Fortführung des Verfahrens habe und dass sie ihren Antrag

nunmehr auf die Feststellung richte, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang

an unwirksam gewesen sei.

Die Antragsgegnerin hat sodann mit Eingabe vom 28. September 2022 geänderte

Anspruchsfassungen nach Hilfsanträgen 1 bis 4 eingereicht und in der mündlichen

Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung, die am 19. Oktober 2022 stattfand, eine zusätzliche Anspruchsfassung nach einem Hilfsantrag 3b vorgelegt.

Der nach Merkmalen gegliederte Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3b, dem die

weiteren Merkmale M8 und M9 (im Vergleich zu eingetragenen Fassung) angefügt

wurden, lautete:

M1 Toilettendeckel, geeignet mit einem Toilettensitz verbunden

zu werden, wobei der Toilettendeckel umfasst:

M2 eine Kernstrukturschicht, die eine mit dem Toilettendeckel assoziierte Form und Größe aufweist,

M3 wobei die Kernstrukturschicht aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) oder geformtem Holz gebildet ist,

M4 eine erste dekorative Grafikschicht, die auf einer ersten Oberfläche der Kernstrukturschicht angeordnet ist,

M5 wobei die erste dekorative Grafikschicht ein Papier aufweist,

das ein Bild, eine Grafik, Text oder ein Foto umfasst oder einfarbig gestaltet ist,

M6 eine erste äußere Schicht, die auf der oberen Oberfläche des

Toilettendeckels auf der äußeren Oberfläche der ersten dekorativen Grafikschicht angeordnet ist,

M7 eine zweite äußere Schicht, die auf der unteren Oberfläche

des Toilettendeckels und gegenüber der ersten äußeren

Schicht angeordnet ist,

M8 wobei die zweite äußere Schicht eine nicht klare und undurchsichtige Abschlussschicht ist,

M9 wobei die erste äußere Schicht transparent ist.

Mit ihrem im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 2022 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das

Streitgebrauchsmuster unwirksam gewesen sei, soweit es über die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3b hinausgegangen sei. Im Übrigen hat die Gebrauchsmusterabteilung den Feststellungsantrag zurückgewiesen und von den Kosten des patentamtlichen Verfahrens der Antragstellerin und der Antragsgegnerin jeweils 50 %

auferlegt. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung im Wesentlichen ausgeführt:

Der Feststellungsantrag sei wegen eines parallelen Verletzungsverfahrens, das vor

dem Landgericht M… auf der Grundlage eines Schutzrechts aus der Patentfamilie

des Streitgebrauchsmusters geführt werde, zulässig; in diesem Zusammenhang sei

entscheidungsrelevant, dass die Antragsgegnerin im Hinblick auf das Streitgebrauchsmuster bisher weder auf Ansprüche verzichtet noch die Antragstellerin von

Regressansprüchen freigestellt habe.

Im Umfang der eingetragenen Fassung nach Hauptantrag sei das Streitgebrauchsmuster unwirksam gewesen, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach

Schutzanspruch 1 nicht neu gegenüber der Druckschrift E2 gewesen sei. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 habe aufgrund der Druckschrift E2 in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht. Auch der Gegenstand des Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 sei mangels erfinderischen Schritts nicht schutzfähig gewesen, was sich aus

einer Zusammenschau der Druckschrift E2 mit der Druckschrift E6 ergebe. Die

Schutzunfähigkeit des Gegenstandes gemäß Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3

folge wiederum aufgrund der Druckschrift E2 in Verbindung mit dem Wissen des

Fachmanns. Als schutzfähig erweise sich dagegen die Anspruchsfassung nach

Hilfsantrag 3b; deren Gegenstand sei zulässig und beruhe auf einem erfinderischen

Schritt. Der Gegenstand nach Schutzanspruch 1 sei neu, da keine der im Verfahren

befindlichen Entgegenhaltungen alle dessen Merkmale vorweggenommen habe.

Die Druckschriften E1 bis E16 könnten den Gegenstand des Schutzanspruchs 1

nicht nahelegen, da keine der Druckschriften E1 bis E16 einen Toilettendeckel mit

insbesondere einer ersten äußeren transparenten Schicht und einer zweiten äußeren, nicht klaren und undurchsichtigen Abschlussschicht offenbart habe und unstrittig auch keine dieser Druckschriften einen Hinweis auf eine derartige Ausgestaltung

eines Toilettendeckels gebe. Die Unteransprüche 2 bis 10 nach Hilfsantrag 3b wiesen ihrerseits schutzfähige Gegenstände auf, da diese allesamt zulässige Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Schutzanspruch 1 beträfen.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 11. November 2022 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sie mit

Schriftsatz vom 9. Dezember 2022, eingegangen am selben Tag, und unter gleichzeitiger Zahlung der tarifmäßigen Gebühr erhoben hat. Sie ist der Auffassung, dass

das Merkmal M8, wonach die zweite äußere, nicht klare Abschlussschicht auch undurchsichtig sein könne, im Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3b eine unzulässige

Erweiterung bedeute. Das Merkmal M9 sei für den Fachmann naheliegend; dieser

wisse, dass das Motiv einer ersten dekorativen Grafikschicht besser zu sehen sei,

wenn die darüber liegende erste äußere Schicht transparent sei. Darüber hinaus

ergäben sich alle Merkmale des Hauptanspruchs für den Fachmann aus einer ausgehend von der Druckschrift E2 in Kombination mit einer der Druckschriften E6, E13

oder E16. Auch sei ausgehend von der Druckschrift E11 in Kombination mit der

Druckschrift E2 ein erfinderischer Schritt nicht feststellbar. Zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung hat die Antragstellerin als Anlage A8 ergänzend eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers (Hr. M…) der Firma Y… Ltd., vom 12.

August 2022 vorgelegt, der bestätigen könne, dass die im Jahr 2010 verkauften und

an die H… Baumärkte in D… gelieferten Toilettensitze die Merkmale M1 bis M9

aufgewiesen hätten.

Die Antragsgegnerin ist der Beschwerde der Antragstellerin entgegengetreten. Sie

hält die Gegenstände nach Hilfsantrag 3b für zulässig und auch für schutzfähig. Die

als Anlage A8 vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der

Firma Y…. Ltd., vom 12. August 2022 hätte bereits in der mündlichen Verhandlung

vor der Gebrauchsmusterabteilung, die am 19. Oktober 2022 stattfand, vorgelegt

werden können; damit liege ein Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht vor,

weshalb die eidesstattliche Versicherung unberücksichtigt bleiben müsse. Es sei

zudem unglaubwürdig, dass sich der Geschäftsführer Hr. M…nach über 12 Jahren

an Toilettensitze erinnere, die damals für die H… Baumärkte in D… bestimmt gewesen seien.

Der erkennende Senat hat mit Zwischenbescheid vom 6. Februar 2024 mitgeteilt,

dass nach den bisherigen Einlassungen der Beteiligten Zweifel am Feststellungsinteresse der Antragstellerin bestünden. Nach vorläufiger Einschätzung reiche der

druckschriftliche Stand der Technik voraussichtlich nicht aus, um über die von der

Gebrauchsmusterabteilung bereits getroffene Feststellung einer Teilunwirksamkeit

des Streitgebrauchsmusters hinaus eine weitergehende Feststellung zu treffen. Die

von der Antragstellerin behauptete offenkundige Vorbenutzung sei möglicherweise

entscheidungsrelevant. Da sich die Gebrauchsmusterabteilung mit der offenkundigen Vorbenutzung nicht auseinandergesetzt habe, behalte sich der Senat vor, das

Verfahren ohne eigene Entscheidung in der Sache an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurückzuverweisen.

Die Antragsgegnerin hat hierauf mit Eingabe vom 22. Februar 2024 ausdrücklich

erklärt, dass sie aus dem Streitgebrauchsmuster keine Ansprüche gegen die Antragstellerin oder deren Abnehmer geltend machen werde, und sodann mit Eingabe

vom 27. Februar 2024 das Beschwerdeverfahren für erledigt erklärt. Daraufhin hat

die Antragstellerin mit Eingabe vom 6. März 2024 eine entsprechende, ebenfalls auf

das Beschwerdeverfahren bezogene Erledigungserklärung abgegeben.

Die Antragsgegnerin hat mit Eingabe 2. April 2024 beantragt, die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen; deren Feststellungsinteresse sei bereits

bei Beschwerdeeinlegung nicht mehr gegeben gewesen und sie habe die offenkundige Vorbenutzung erst in der Beschwerdeinstanz geltend gemacht. Die Antragstellerin hat ebenfalls den Erlass einer Kostengrundentscheidung beantragt, wobei sie

den Ausführungen der Antragsgegnerin in allen Punkten entgegengetreten ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere auch hinsichtlich des Wortlauts der

Unteransprüche 2 bis 10 gemäß der als rechtsbeständig festgestellten Fassung

nach Hilfsantrag 3b, wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Nachdem beide Beteiligten übereinstimmend das Feststellungsbeschwerdeverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt und Kostenanträge gestellt haben,

ist gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91a ZPO nur

noch eine Kostengrundentscheidung zu treffen. Die Erklärungen der beiden Beteiligten über die Erledigung des Feststellungsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache sind wirksam. Unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes

waren nach billigem Ermessen die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß

§§ 91a Abs. 1, 92 Abs. 1 ZPO gegeneinander aufzuheben.

2.

Im vorliegenden Fall kommt es darauf an, mit welchem voraussichtlichen Ergebnis das Feststellungsbeschwerdeverfahren geendet hätte, wenn beide Beteiligen nicht den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt hätten (vgl. Althammer in: Zöller, ZPO, 35. Aufl., § 91a, Rn. 24). Zur Frage, ob und in welchem Umfang

die Beschwerde der Antragstellerin erfolgreich gewesen wäre, kann hier jedoch

keine sichere Aussage gemacht werden. Der erkennende Senat ist vielmehr zur

Auffassung gelangt, dass die von der Antragstellerin mit Bezug auf die Anlagen A1

bis A8 vorgetragene offenkundige Vorbenutzung einerseits mit große Wahrscheinlichkeit entscheidungsrelevant geworden wäre; es andererseits aber Anlass zu erheblichen Zweifeln gibt, ob die Antragstellerin den Beweis, dass die hier in Rede

stehenden Toilettensitze vor dem Prioritätstag des Streitgebrauchsmusters in

Deutschland offenkundig vorbenutzt wurden, hätte erbringen können. Im Einzelnen

gilt Folgendes:

a) Die Sache war nicht deshalb bereits zur Entscheidung reif, weil es der Antragstellerin nach dem Erlöschen des Streitgebrauchsmusters am Feststellungsinteresse gemangelt hätte. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Antragstellerin noch bei Einlegung der Beschwerde ein entsprechendes Interesse an

der Feststellung der Löschungsreife des Streitgebrauchsmusters hatte und eine

Entscheidung über die Beschwerde jedenfalls nicht mangels Feststellungsinteresses zulasten der Antragstellerin ergangen wäre. Die Antragstellerin musste noch

zum Zeitpunkt ihrer am 9. Dezember 2022 eingelegten Beschwerde befürchten, von

der Antragsgegnerin in Anspruch genommen zu werden. Bis dahin hatte die Antragsgegnerin keine hinreichend klare und eindeutige Erklärung abgegeben, dass

sie aus dem Streitgebrauchsmuster keine Ansprüche mehr gegen die Antragstellerin oder deren Abnehmer geltend machen werde. Die Frage, ob ein Rechtschutzinteresse für eine solche Feststellung weiterhin gegeben ist, darf nicht nach zu strengen Maßstäben beurteilt werden.

Ein Rechtsschutzinteresse besteht jedenfalls dann, wenn ein Antragsteller nach wie

vor Anlass zur Besorgnis hat, er oder seine Abnehmer könnten auch noch nach

Ablauf der Schutzdauer etwaigen Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen

ausgesetzt sein (vgl. GRUR 2021, 696 f. [Rz. 7 f.] - „Phytase“; vgl. auch: BGH,

16.1.2018, Az.: X ZR 89/15, GRUR-Prax 2018, 215 m. Anm. C. Weber). Es reicht

aus, dass der Antragsteller oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen das Gebrauchsmuster verletzt haben und nicht auszuschließen ist, dass der Antragsteller

aufgrund dieser Handlungen in Anspruch genommen werden könnte (vgl. BGH

GRUR 2021, 42 [Rz. 7] - „Truvada“; GRUR 1995, 342, 343 - „Tafelförmige Elemente“; GRUR 1985, 871, 872 - „Ziegelsteinformling II“). Ein Rechtsschutzinteresse

ist in solchen Fällen nur dann zu verneinen, wenn eine solche Inanspruchnahme

ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (st. Rspr.: GRUR 2020, 1074, 1076 [Rz. 28]

- „Signalübertragungssystem“). Eine solche Situation lag hier aber nicht vor. Eine

Erklärung, mit der die Antragsgegnerin eine Inanspruchnahme der Antragstellerin

definitiv ausschloss, folgte im laufenden Beschwerdeverfahren erst mit der Eingabe

der Antragsgegnerin vom 22. Februar 2024. Bis dahin war nicht klar, ob die Antragsgegnerin wegen des zwischenzeitlich eingetretenen Erlöschens des Streitgebrauchsmusters Abstand davon nehmen würde, die Antragstellerin oder ihre Abnehmer in Anspruch zu nehmen. Nachdem die Antragsgegnerin erst im Laufe des

Beschwerdeverfahrens das Feststellungsinteresse der Antragstellerin an der Fortführung des Beschwerdeverfahrens beseitigt hat, würde es nicht billigem Ermessen

entsprechen, allein die Antragstellerin mit den Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zu belasten.

b)

In der Sache ist der erkennende Senat zur Überzeugung gelangt, dass die in

der angefochtenen Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung enthaltenen Einschätzungen grundsätzlich nicht zu beanstanden waren. Es trifft zu, dass die Gegenstände nach Hilfsantrag 3b unter Berücksichtigung - lediglich - des im Verfahren

befindlichen druckschriftlichen Standes der Technik sich als rechtbeständig erwiesen hätten.

b1)

Zulässigkeit der verteidigten Anspruchsfassung

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrags 3b war zulässig. Als Maßstab dafür, ob

eine unzulässige Erweiterung vorliegt, ist auf die Unterlagen der Stammanmeldung

abzustellen (vgl. BGH GRUR 2012, 1243, 1245 [Rz. 17] - „Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter“). Der Gegenstand nach Schutzanspruch 1 war in der Stammanmeldung WO 2012/138425 ursprünglich offenbart.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin war das Merkmal M8, wobei die zweite

äußere Schicht eine nicht klare und undurchsichtige Abschlussschicht ist, den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu entnehmen. Im Absatz [0024] der Stammanmeldung wird auf die Ausgestaltung der äußeren Schichten 302, 310 eingegangen:

[0024] In some embodiments, each exterior finish layer 302, 310 is

clear and colorless. However, the exterior finish layers 302, 310 are

not limited thereto. For example, either one or both of the exterior

finish layers 302, 310 may be colored, tinted and/or mirrored. Either

one or both of the exterior finish layers 302, 310 may be smooth or

textured, and have a glossy or matte finish.

Die zweite Abschlussschicht kann somit klar und farblos oder auch alternativ gefärbt

(colored) sein. Eine gefärbte Schicht ist eindeutig eine nicht klare und eine undurchsichtige Abschlussschicht. Diese Ausgestaltung findet sich auch entsprechend

übersetzt in der Streitgebrauchsmusterschrift wieder, dort im Absatz [0025].

Gegen die Zulässigkeit der verteidigten Unteransprüche 2 bis 10 bestehen ebenfalls

keine Bedenken, da die dort verwendeten Merkmale und Merkmalskombinationen

unstreitig auf die Unterlagen der Stammanmeldung zurückgehen.

b2) Schutzfähigkeit der verteidigten Anspruchsfassung im Hinblick auf den

druckschriftlichen Stand der Technik

b2a) Die Neuheit (§§ 1, 3 Abs. 1 GebrMG) des Gegenstandes nach Schutzanspruch 1 ist nach Auffassung des erkennenden Senats ohne weiteres gegeben gewesen. Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften E1 bis E16 zeigt sämtliche Merkmale des von der Gebrauchsmusterabteilung als wirksam festgestellten

Schutzanspruchs 1, was von den Beteiligten auch nicht ernsthaft in Zweifel gezogen

wurde.

b2b) Der Gegenstand nach Schutzanspruch 1 beruhte auch auf einem erfinderischen Schritt (§ 1 Abs. 1 GebrMG).

Als Ausgangspunkt für die Beurteilung des erfinderischen Schritts sind in erster Linie die Druckschriften E2 und E11 heranzuziehen. Die Druckschrift E2 betrifft einen

Toilettendeckel (toilett lid), der mit einem Toilettensitz (seat ring) verbunden ist (vgl.

Fig. 1 und S. 1, letzter Absatz in der E2t [Merkmal 1]). Wie die Fig. 2 vergrößert

darstellt, ist der Toilettendeckel ferner so aufgebaut, dass er eine erste Schicht aufweist (upper cover 20), die eine mit dem Toilettendeckel assoziierte Form und

Größe aufweist. Wie auf S. 3 unter 2. ausgeführt, ist die in der E2t beschriebene

Schicht 20 aus einer Mischung aus Urethan- und Holzpulver hergestellt („upper cover ... are made of urethane powder and wood powder“). Das Streitgebrauchsmuster führt im Absatz [0027] aus, dass eine Kernschicht aus unterschiedlichem Verbundholz gebildet sein kann, wie z.B. Hartholzsperrholz, Spanplatte, hochdichter

Faserplatte, geformten Holz oder jedem weiteren geeigneten Werkstoff. Das „upper

cover 20“ entspricht somit einer Kernstrukturschicht gemäß den Merkmalen M2 und

M3 des Schutzanspruchs 1.

Zum Aufbau des Toilettendeckels wird auf der S. 3 unter 5. der E2t weiter ausgeführt: Auf der Kernschicht 20 ist eine Klebschicht (adhesive layer 30) angeordnet,

und wieder oberhalb davon eine Muster-Schicht (pattern layer 40), die aus einem

Papier (paper) besteht, das mit einem dekorativen Muster bedruckt ist. Der pattern

layer 40, wie in der E2 beschrieben, entspricht somit einer dekorativen Grafikschicht

gemäß den Merkmalen M4 und M5 des Anspruchs 1. Geschützt wird die Muster-

Schicht (pattern layer 40) durch ein davon oberhalb angeordnete Schutz-Schicht

(protective layer 50). Zwangsläufig ist diese äußere Schicht transparent ausgeführt.

Ansonsten würde ein unterhalb angeordnetes Muster und die in der E2 offenbarte

Lehre ihr Ziel verfehlen. Die Druckschrift E2 offenbart daher auch die Merkmale M6

und M9 des Schutzanspruchs 1.

Wie in der Figur 1 dargestellt, umhüllt die Schutz-Schicht (protective layer 50) den

Toilettendeckel. Diese Schutzschicht bildet somit auch an der unteren Oberfläche

des Toilettendeckels eine Schicht. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin

kann eine Ummantelung auch eine erste und eine zweite äußere Schicht gemäß

den Merkmalen M6 und M7 darstellen, denn diese fordern lediglich die Anordnung

oberhalb (erste äußere Schicht) und unterhalb (zweite äußere Schicht) der Kernstrukturschicht. Auch das Streitgebrauchsmuster selbst sieht eine Unterscheidung

der beiden Schichten hinsichtlich des Materials oder ihrer Eigenschaften erst in den

eingetragenen rückbezogenen Schutzansprüchen 5 und 6 vor. Somit ist auch die

Schutzschicht 50 an der unteren Seite der Kerns 20, wie in der Druckschrift E2 gezeigt, als zweite Schicht gemäß Merkmal M7 zu verstehen.

In der Druckschrift E2 ist dagegen nicht offenbart, die Schutzschicht (protective

layer 50) auf der Unterseite des Toilettendeckels aus einer nicht klaren und undurchsichtigen Abschlussschicht auszubilden (Merkmal M8).

Die Druckschrift E11 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Formteilen wie

WC-Sitze oder WC-Deckel und auch die Formteile selbst. Durch dieses Verfahren

wird ein Toilettendeckel hergestellt, vgl. die Fig. 1 bis 3 und die Absätze [0026] bis

[0028], der mit einem Toilettensitz verbunden ist (Merkmal M1). Sowohl der WC-

Sitz 1 als auch der WC-Deckel 14 sind aus einem Kern 4 aufgebaut, der, vgl. den

Absatz [0019], aus einer Holzpartikel-Thermoplastmischung besteht. Es handelt

sich bei diesem Kern 4 daher um eine Kernstrukturschicht gemäß den Merkmalen

M3 und M4. Bei der Herstellung des WC-Deckels wird, vgl. die Ansprüche 1 bis 3

der E11, um den Kern 4 eine Außenumfangsfläche 8 bestehend aus den Folien 10,

12 ausgebildet. Bei diesen Folien handelt es sich um transparente Kunststofffolien

auf die rückseitig (E11, Anspruch 7) oder vorderseitig (E11, Anspruch 8) eine Dekorschicht aufgetragen wird. Zum Schutz einer vorderseitig aufgetragenen Dekorschicht ist diese mit einer Schutzbeschichtung versehen (E11, Anspruch 9). Die

Druckschrift E11 offenbart daher eine erste dekorative Grafikschicht gemäß Merkmal M4, eine erste dekorative Schicht auf der oberen Oberfläche (Merkmal M6) und

eine zweite äußere Schicht auf der unteren Oberfläche des Toilettendeckels (Merkmal M7). Die Schutzbeschichtung ist zwangsläufig transparent, um das Dekor auch

sichtbar zu halten (Merkmal M9).

Die Dekorschicht ist nach der technischen Lehre der Druckschrift E11 entweder auf

einer der Seiten der Kunststofffolien aufgedruckt oder durch Einfärben der Folie gebildet. Davon unterscheidet sich der Anspruch 1 der geltenden Anspruchsfassung

im Merkmal M5, das die dekorative Grafikschicht auf einem Papier vorsieht. Auch

ist gemäß der Druckschrift E11 keine zweite äußere Schicht offenbart, die nicht klar

und undurchsichtig ist. Die technische Lehre der Druckschrift E11 sieht immer identische Folien 10, 12 vor, um die Außenhülle zu bilden. An keiner Stelle ist jedoch

beschrieben, die Folien unterschiedlich auszugestalten. Von daher kann auch der

am Ende des Absatzes [0029] erwähnte Dekorwechsel nur so interpretiert werden,

dass damit ein in der Produktion vorgesehener Wechsel von dem Dekor/Motiv eines

Deckels zu einem Deckel mit einem anderen Dekor/Motiv gemeint ist. Somit offenbart die Druckschrift E11 auch nicht das Merkmal M8.

Es ist nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann eine Veranlassung gehabt hätte, von

diesen in den Druckschriften offenbarten Lehren abzuweichen und die beiden äußeren Schichten unterschiedlich zu gestalten, so dass neben den Merkmalen M6,

M7 und M9 auch das Merkmal M8 realisiert würde. Weder aus der Druckschriften

E2 / E11 noch aus einer Kombination mit den anderen im Verfahren befindlichen,

näher in Betracht zu ziehenden Druckschriften E6, E13 oder E16 ist eine entsprechende Anregung oder Veranlassung erkennbar.

b2c) Die zulässigen Unteransprüche 2 bis 10 der als rechtsbeständig festgestellten Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3b sind entweder unmittelbar oder mittelbar

auf den Hauptanspruch rückbezogen, weshalb diese zusammen mit diesem Bestand gehabt hätten.

b3) Schutzfähigkeit der verteidigten Anspruchsfassung vor dem Hintergrund der

behaupteten offenkundigen Vorbenutzung

Einerseits kann nicht ausgeschlossen werden, dass die behauptete offenkundige

Vorbenutzung hätte bewiesen werden können und es damit zu einer Abänderung

der angefochtenen Entscheidung zulasten der Antragsgegnerin gekommen wäre;

andererseits bestehen aber auch Zweifel, ob der von der Antragstellerin angebotene

Zeuge (Hr. Wu Min) mit seiner Aussage zu allen hier entscheidungsrelevanten Tatsachen einen brauchbaren Beweis geliefert hätte.

b3a) Es ist zwar überraschend, dass die Antragstellerin die eidesstattliche Versicherung des Zeugen, die vom 12. August 2022 stammt, erst am 9. März 2023 mit

der Beschwerdebegründung vorgelegt hat; diese späte Einbringung in das Verfahren ist aber - entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin - nicht ohne weiteres

als rechtsmissbräuchlich oder verspätet anzusehen. Die Antragstellerin hatte die

offenkundige Vorbenutzung bereits mit ihrem Löschungsantrag vom 16. März 2020

im Einzelnen vorgetragen und hierzu die Anlagen A1 bis A 7 vorgelegt. Vor diesem

Hintergrund bedeutet die Vorlage der eidesstattlichen Versicherung des Herrn M…

gemäß Anlage A8 lediglich eine weitere Substantiierung des Vortrags der Antragstellerin sowie die Nennung eines Zeugen, dessen Aussage als Beweismittel angeboten wurde.

b3b) Die eidesstattliche Versicherung des Herrn M… (i. V. m. den Fotos der entsprechenden Toilettensitze) gemäß Anlage A8 stellt nebst den Unterlagen der Anlagen A 1 bis A 7 einen hinreichend substantiierten Vortrag dar, der grundsätzlich

eine Vorbenutzung des Gegenstandes nach Schutzanspruch 1 des für rechtsbeständig erklärten Hilfsantrags 3b bedeutet hätte. Der Vortrag umfasst jedenfalls

auch die Behauptung, dass die den H… Baumärkten in D… gelieferten Toilettensitze, eine blauen Lackierung aufwiesen, bei der es sich um eine „zweite“ äußere

Abschlussschicht im Sinne von Merkmal M8 gehandelt habe.

b3c) Die Antragstellerin geht allerdings fehl, indem sie meint, dass es für den

Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung ausreichend gewesen wäre, wenn die

in Rede stehenden Sitze noch vor dem 8. April 2011, also vor dem Zeitrang des

Streitgebrauchsmusters, in den Einflussbereich der H… Baumärkte gelangt wären.

Richtig ist vielmehr, dass mangels Zugänglichkeit von einer offenkundigen Vorbenutzung erst ab dem Zeitpunkt ausgegangen werden konnte, als die entsprechenden Toilettensitze in den Verkaufsräumen der H… Baumärkte den Endkunden konkret zum Kauf angeboten wurden.

Eine Vorbenutzung offenbart den Gegenstand eines Gebrauchsmusters erst dann,

wenn eine nicht nur theoretische und nicht nur entfernt liegende Möglichkeit eröffnet

ist, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der Erfindung erlangen (vgl. etwa BGH GRUR 2024, 310, 315

[Rz. 66] - „Servicemodul“). Allein das Wissen von der Existenz einer Vorrichtung

macht die ihr zugrundeliegende technische Lehre der Fachwelt nicht zugänglich.

Erforderlich ist auch, dass ein hinreichend sachkundiger Betrachter die benutzte

technische Lehre erkennen und verstehen kann (vgl. BGH GRUR 1997, 892, 895 f.

- „Leiterplattennutzen“). Da sich bei Toilettensitzen der vorliegenden Art die Erfindung in einer vorhandenen Schichtung bzw. Beschichtung manifestiert, die von außen nicht ohne weiteres sichtbar ist, ist deren Erkennbarkeit davon abhängig, dass

beliebige Dritte solche Toilettensitze näher untersuchen und sich dadurch Kenntnis

von der technischen Lehre verschaffen können (vgl. hierzu allgemein: BGH GRUR

2020, 833, 835 f. [Rz. 29 ff., 39] - „Konditionierverfahren“; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 3 Rn. 28). Diese Möglichkeit war im vorliegenden Fall erst ab dem

Zeitpunkt gegeben, als die Sitze in den Verkaufsräumen der H… Baumärkte den

Endkunden zum Kauf angeboten wurden. Erst ab diesem Zeitpunkt bestand eine

Untersuchungsmöglichkeit und damit eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass

beliebige Dritte vom erfinderischen Aufbau der Toilettendeckel Kenntnis erlangen

konnten. Ob dies noch vor dem 8. April 2011, also vor dem Zeitrang des Streitgebrauchsmusters, geschah, bleibt offen, wobei auch erhebliche Zweifel daran bestehen, dass der angebotene Zeuge zu dieser Beweisfrage eine sachdienliche Aussage hätte machen können.

c) Nach den genannten Umstände kann nicht festgestellt werden, mit welchem

voraussichtlichen Ergebnis das Feststellungsbeschwerdeverfahren ohne die eingetretene Erledigung geendet hätte. Dies rechtfertigt die hier im Tenor getroffene Kostengrundentscheidung, die billigerweise von einer Kostenaufhebung ausgeht.

3.

Im vorliegenden Fall haben sich die übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Beteiligten ausdrücklich nur auf das Beschwerdeverfahren bezogen, was

zulässig ist (Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 99; BPatGE 45, 21, 23

- „Beschränkte Erledigungserklärung“). Nachdem das erstinstanzliche Feststellungsverfahren somit nicht unmittelbar durch die Erklärungen der Beteiligten, sondern durch den Wegfall des Beschwerdeverfahrens beendet worden ist, ist hier nicht

davon auszugehen, dass die erstinstanzliche Feststellungsentscheidung gemäß

§ 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO (analog) wirkungslos geworden ist (vgl. BPatGE a. a. O.;

zur „beschränkten Teilerledigung“ auch: Althammer in: Zöller, ZPO, 35. Aufl., § 91a

Rn. 12 und 53). Die erstinstanzliche Entscheidung ist sowohl in der Sache als auch

hinsichtlich der dort zum patentamtlichen Feststellungsverfahren ergangenen Kostengrundentscheidung in Bestandskraft erwachsen.

4. Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128

Abs. 3 ZPO ergeht die vorliegende Entscheidung ohne mündliche Verhandlung. Die

beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen

der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn

gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Eisenrauch

Dr. Nielsen

Dr. Rupp-Swienty