Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 21.08.2025 – 25 W (pat) 7/22
25. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:210825B25Wpat7.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 7/22 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
ECLI:DE:BPatG:2025:210825B25Wpat7.22.0
betreffend die Wortmarke …
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. August 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der
Richterin Streif sowie der Richterin Butscher beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hin wird der Antragstellerin
aufgegeben, ergänzend zur Sicherheit in Höhe von … Euro laut Ziffer
1. des Beschlusses der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 17. November 2021 eine weitere Sicherheit in
Höhe von … Euro für die Verfahrenskosten zu leisten.
2. Diese weitere Sicherheit in Höhe von … Euro ist bis zum 6. Oktober
2025 durch die schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und
unbefristete Bürgschaft eines
im
Inland zum Geschäftsbetrieb
befugten Kreditinstituts zu bewirken.
3. Im Übrigen wird
die Beschwerde
der Markeninhaberin
zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Samahan
Das Zeichen
ist am 5. Oktober 2010 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet und am 7. Mai 2012 für
folgende Waren eingetragen worden:
Klasse 3:
Kräuteröle für kosmetische Zwecke; Massageöle für kosmetische
Zwecke;
Klasse 5:
Medizinische Tees; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke;
Balsam für medizinische Zwecke;
Klasse 30:
Tee; Gewürze; Küchenkräuter, konserviert (Gewürz); Getränke auf Basis
von Tee.
Mit am 19. Mai 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem
Formblatt hat die in Sri Lanka ansässige Beschwerdegegnerin beantragt, die
Eintragung der Wortmarke 30 2010 042 139 wegen absoluter Schutzhindernisse für
nichtig zu erklären und zu löschen. Zur Begründung hat sie im Schriftsatz vom
14. Juni 2021 ausgeführt, dass die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 14
MarkenG eingetragen worden sei.
Der Nichtigkeitsantrag ist am 17. Juni 2021 der Markeninhaberin direkt zugesandt
worden, da sie zu diesem Zeitpunkt noch keinen Verfahrensbevollmächtigten bestellt
hatte. Sie hat mit Schriftsatz vom 30. Juli 2021, eingegangen beim Deutschen Patent-
und Markenamt am gleichen Tag, der Löschung aufgrund Nichtigkeit widersprochen.
Die Mitwirkung eines Patentanwalts ist hierbei nicht angezeigt worden.
Mit Schriftsatz vom 21. September 2021 hat die Markeninhaberin beantragt,
1. den Gegenstandswert zum Zwecke der Berechnung der Sicherheit
gemäß Antrag 2 vorab auf … Euro festzusetzen,
2. der Antragstellerin die Stellung von Sicherheiten gemäß § 53 Abs. 1
Satz 3 MarkenG, § 81 Abs. 6 PatG, § 110 ZPO auf der Grundlage des
oben bezeichneten Gegenstandswertes in Höhe von … Euro
aufzuerlegen,
3. der Antragstellerin gemäß § 113 ZPO eine Frist von zwei Wochen zur
Leistung der Sicherheit aufzuerlegen und
4. das Nichtigkeitsverfahren bis zur Stellung der Sicherheit auszusetzen.
Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2021 beantragt,
1. die Anträge der Markeninhaberin gemäß deren Eingabe vom 21. September
2021 zurückzuweisen,
2. hilfsweise die Frist nach § 113 ZPO auf mindestens 4 Wochen zu bestimmen
sowie der Antragstellerin zu gestatten, die Sicherheitsleistung gemäß
§ 108 ZPO durch eine schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und
unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten
Kreditinstituts beibringen zu können und
3. den Gegenstandswert auf … Euro festzusetzen.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss
vom 17. November 2021 der Antragstellerin auferlegt, für die Verfahrenskosten bis
zum 15. Februar 2022 Sicherheit in Höhe von … Euro durch schriftliche,
unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum
Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts zu leisten. Der Gegenstandswert des
Verfahrens wurde zudem auf … Euro festgesetzt. Die Markenabteilung 3.4 hat den
Antrag auf Sicherheitsleistung gemäß § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs.
6 PatG für zulässig und begründet erachtet, da die Markeninhaberin die Bestellung
einer Sicherheitsleistung begehrt und die Antragstellerin ihren Sitz in Sri Lanka habe.
Dieser Staat sei weder Mitglied der Europäischen Union noch Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Ein Befreiungsgrund nach § 81
Abs. 6 Satz 1, 2. Halbsatz, PatG i. V. m. § 110 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 ZPO sei nicht
gegeben. Die Voraussetzungen dafür, dass die Markeninhaberin Sicherheitsleistung
verlangen könne, lägen dem Grunde nach vor, ohne dass es auf die Erfolgsaussichten
eines Kostenantrags ankomme. Daher sei es unerheblich, ob und mit welcher
Wahrscheinlichkeit die Markenabteilung die Verfahrenskosten gemäß § 63 Abs. 1 Satz
1 MarkenG allein der Antragstellerin auferlege, zumal sich Gründe für eine solche
Billigkeitsentscheidung im weiteren Verfahrensverlauf noch ergeben oder ändern
könnten. Für die Höhe der Sicherheitsleistung sei nach § 81 Abs. 6 Satz 2 PatG in
Verbindung mit § 112 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog der Betrag zugrunde zu legen, der
bei der Markeninhaberin im Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt voraussichtlich anfallen werde. Darin einzubeziehen seien auch die Kosten
für eine mögliche anschließende Beschwerde, zu denen neben der patentgerichtlichen
Beschwerdegebühr auch die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens anfallenden
Anwaltsgebühren zählten. Für die Berechnung der der Markeninhaberin entstehenden
Kosten sei gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 2 und § 33
Abs. 1 RVG ein Gegenstandswert in Höhe von … Euro zugrunde zu legen. Davon
ausgehend ergäben sich gemäß den einschlägigen Gebührentatbeständen
(Gebührennummern 2300, 3510, 7002 bis 7006, 7008 des Vergütungsverzeichnisses
gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG und Gebührennummer 401 100 des
Gebührenverzeichnisses
nach
§ 2
Abs. 1
PatKostG)
voraussichtliche
Verfahrenskosten der Markeninhaberin in Höhe von … Euro. Die von ihr geltend
gemachten Kosten erschienen demgegenüber teilweise überhöht und hypothetischer
Natur.
Gegen den Beschluss vom 17. November 2021 wendet sich die Markeninhaberin mit
ihrer Beschwerde vom 17. Dezember 2021. Sie ist der Ansicht, das Deutsche Patent-
und Markenamt habe fehlerhaft die Kosten einer etwaigen mündlichen Verhandlung
und die des beteiligten Patentanwalts S… nicht berücksichtigt. Die Sicherheit sei daher
nach den im Verfahren zu erwartenden Kosten zuzüglich eines Sicherheitsaufschlags
in Höhe von 10 % auf der Grundlage eines geschätzten Gegenstandswerts in Höhe
von
…
Euro
wie
folgt
zu
bemessen:
Demzufolge beantragt die Markeninhaberin sinngemäß,
der Antragstellerin die Leistung einer Sicherheit in Höhe von … Euro
unter Zugrundelegung eines Gegenstandswerts in Höhe von … Euro
aufzuerlegen.
Mit Schreiben vom 30. März 2022 hat sie ergänzend gegenüber dem Deutschen
Patent- und Markenamt den Antrag gestellt, in dem Nichtigkeitsverfahren „nicht ohne
mündliche Verhandlung zu entscheiden (§ 60 Abs. 2 Satz 4 MarkenG)“.
Die Antragstellerin beantragt,
1. die Beschwerde zurückzuweisen und
2. hilfsweise, die Frist nach § 113 ZPO auf mindestens 4 Wochen zu bestimmen
sowie der Antragstellerin zu gestatten, die Sicherheitsleistung gemäß § 108
ZPO durch eine schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete
Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts
beibringen zu können.
Sie ist der Ansicht, die Kosten eines Patentanwalts seien bei der Berechnung nicht zu
berücksichtigen. Seine Mitwirkung sei weder erforderlich noch geboten und sei zudem
nicht angezeigt worden. Auch die Kosten für eine Anhörung könnten nicht in Ansatz
gebracht werden. Soweit die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 30. März 2022 im
Nichtigkeitsverfahren einen Antrag auf Anhörung gestellt habe, verfolge sie hiermit nur
das Ziel, die von der Antragstellerin zu leistende Sicherheit zu erhöhen.
Die Antragstellerin hat zwischenzeitlich durch Hinterlegung einer Bankbürgschaft
Sicherheit in Höhe von … Euro geleistet.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige
Beschwerde hat teilweise Erfolg.
Die Antragstellerin, die ihren Sitz in Sri Lanka und damit weder in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union noch in einem Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum hat, ist aufgrund des Verlangens der Markeninhaberin
verpflichtet, nach § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs. 6 PatG Sicherheit zu
leisten. Die in § 110 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ZPO i. V. m. § 81 Abs. 6 Satz 1, 2. HS, PatG
i. V. m. § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG vorgesehenen Ausnahmetatbestände greifen
- wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat - vorliegend nicht ein.
Über die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung besteht zwischen den Beteiligten kein
Streit, ebenso wenig wird die Festsetzung des Gegenstandswerts in Höhe von …
Euro in dem Beschluss vom 17. November 2021 angegriffen. In Streit steht jedoch die
Frage, welche Kosten bei der Festsetzung der zu leistenden Sicherheit zu
berücksichtigen sind. Die Höhe der Sicherheitsleistung ist nach billigem Ermessen zu
bestimmen (§ 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs. 6 Satz 2 PatG). Dabei sind
die Kosten einzubeziehen, die die Markeninhaberin wahrscheinlich aufzuwenden
haben wird. Hierzu gehören diejenigen, die im Amtsverfahren und im Rahmen eines
etwaigen Beschwerdeverfahrens anfallen werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 14. Auflage, § 53 Rn. 17). Sowohl Gerichtsgebühren als auch
außergerichtliche Kosten sind in Ansatz zu bringen (vgl. BeckOK, Patentrecht,
27. Auflage, § 81 Rn. 124).
Bei der Berechnung der Sicherheitsleistung sind die Änderungen des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und insbesondere seines Vergütungsverzeichnisses zu berücksichtigen, die gemäß Art. 13 Abs. 3 i. V. m. Art. 11 KostBRÄG 2025
zum 1. Juni 2025 in Kraft getreten sind und mangels einer Übergangsvorschrift auf
vorliegendes Verfahren Anwendung finden.
Danach sind für die Festsetzung der Sicherheitsleistung folgende Gesichtspunkte
maßgeblich:
1. Verfahren vor dem Deutsches Patent- und Markenamt
a) Im Amtsverfahren können seitens der Markeninhaberin ein Satz in Höhe von 1,3
für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (§ 2 Abs. 2 RVG
i. V. m. Nr. 7002 VV RVG), Fahrtkosten von Berlin nach München und zurück (§ 2
Abs. 2 RVG
i. V. m. Nr. 7004 VV RVG),
jeweils 10 Stunden Tage- und
Abwesenheitsgeld für die Hin- als auch die Rückfahrt (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005
VV RVG) und eine Übernachtung in München (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7006
VV RVG) geltend gemacht werden. Die Fahrtkosten, das Tage- und Abwesenheitsgeld
sowie die Übernachtungskosten sind nicht mit der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV
RVG abgegolten. Es handelt sich bei ihnen um Auslagen, die nach den Regelungen
des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes gesondert erhoben werden dürfen (vgl. BPatG
35 W (pat) 3/15, BeckRS 2018, 10598 Rn. 22). Dies gilt auch für das patentamtliche
Verfahren (vgl. insoweit zur Kostenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG: BPatG 35 W
(pat) 13/15, BeckRS 2017, 130865 Rn. 25).
b) Es ist davon auszugehen, dass im Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt eine Anhörung stattfinden wird, zu der der Verfahrensbevollmächtigte
der Markeninhaberin anreisen wird. Eine solche erfolgt nach § 60 Abs. 2 Satz 4
MarkenG in einem Nichtigkeitsverfahren auch dann, wenn ein Beteiligter dies
beantragt. Die Markeninhaberin hat mit Schreiben vom 30. März 2022 einen Antrag
auf Anhörung gestellt, der nicht wegen fehlender Sachdienlichkeit zurückgewiesen
werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 60 Rn. 11).
Demzufolge ist das Entstehen von Auslagen für die Teilnahme an einem von der
Markenabteilung anberaumten Termin wahrscheinlich. Ihrer Berücksichtigung steht
der Hinweis der Antragstellerin, dass die Möglichkeit einer Anhörung per
Videokonferenz bestehe, nicht entgegen. Auch wenn sie ab dem 1. Mai 2022
gesetzlich vorgesehen ist (§ 60 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i. V. m. § 128a ZPO), so ist
zum einen
festzustellen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt
in
Markenverfahren noch keine Anhörungen per Videokonferenz durchführt, da die
technische und räumliche Ausstattung dafür noch nicht im erforderlichen Umfang zur
Verfügung steht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 60
Rn. 15). Zum anderen ist in Betracht zu ziehen, dass § 128a ZPO den Beteiligten die
Teilnahme per Videokonferenz gestattet. Dies impliziert, dass sie auf Freiwilligkeit
beruht und ein Beteiligter nach seiner Wahl auch vor Ort sein kann (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 60 Rn. 19). Demzufolge kann
die Markeninhaberin nicht darauf verwiesen werden, dass sie an einer Anhörung im
Wege der Bild- und Tonübertragung teilzunehmen hat.
c) Zu Recht hat die Markenabteilung allerdings die von der Markeninhaberin geltend
gemachte Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG im Zusammenhang mit einer
Anhörung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bei der Bemessung der
Sicherheitsleistung nicht berücksichtigt. Eine solche Gebühr kann neben einer
Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG nicht von der Markeninhaberin in Ansatz
gebracht werden. Bei einem patentamtlichen Verfahren handelt es sich trotz der
justizförmigen Ausgestaltung (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - Legostein) nicht um
Rechtsprechung im materiellen Sinne, da keine richterliche Selbstverwaltung besteht
und die richterliche Unabhängigkeit gesetzlich nicht garantiert wird (vgl. Schulte,
Patentgesetz, 11. Auflage, § 26 Rn. 3). Zudem ergibt sich insbesondere aus der
Überschrift „Zivilsachen, Verfahren der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten,
Verfahren nach dem Strafvollzugsgesetz, auch in Verbindung mit § 92 des
Jugendgerichtsgesetzes, und ähnliche Verfahren“ des Teils 3 der Anlage 1 zu § 2
Abs. 2 RVG, dass Anhörungen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht
umfasst sind. Damit bestimmt sich die für die Vertretung in einem Nichtigkeitsverfahren
anfallende Vergütung ausschließlich nach dem Gebührentatbestand Nr. 2300
VV RVG.
d) Nicht in Ansatz gebracht werden kann die amtliche Gebühr Nr. 333 300 der Anlage
zu § 2 Abs. 1 PatKostG, da sie ausweislich des in der Akte befindlichen Kontoauszugs
am 19. Mai 2021 von der Antragstellerin eingezahlt wurde. Eines Schutzes bedarf die
Markeninhaberin insoweit nicht (vgl. BeckOK, ZPO, 48. Auflage, § 112 Rn. 4).
e) Gleichfalls können die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem
Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht in die Berechnung der
Sicherheitsleistung mit einbezogen werden.
(1) Die Voraussetzungen des § 140 Abs. 4 MarkenG liegen nicht vor, da es sich bei
vorliegendem Nichtigkeitsverfahren
nicht
um
ein
Klageverfahren
in
„Kennzeichenstreitsachen“ vor einem ordentlichen Gericht handelt (vgl. dazu BPatG
28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16238). § 140 Abs. 4 MarkenG ist auch nicht analog
anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke als auch - im Hinblick
darauf, dass § 140 Abs. 4 MarkenG dem Anwaltszwang gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1
ZPO Rechnung trägt - an einer vergleichbaren Interessenlage fehlt (vgl. BGH GRUR
2013, 427 Rn. 21, 22 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; zur entsprechenden
Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG: BPatG 24 W (pat) 35/14, BeckRS 2016, 128367
Rn. 28).
(2) Die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten in Nichtigkeitsverfahren
richtet sich nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (Amtsverfahren) bzw. § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG (Beschwerdeverfahren). Maßgeblich kommt es somit darauf an, dass die
aufgrund der Doppelvertretung anfallenden Kosten zur zweckentsprechenden
Wahrung der Ansprüche und Rechte der Markeninhaberin notwendig waren. Es kann
hierbei auf die zu § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO entwickelten Grundsätze zurückgegriffen
werden, da auch nach dieser Vorschrift nur die Kosten erstattet werden, soweit sie zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.
Hierbei ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Dies trägt dem Umstand
Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden
Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen
stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten
werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (vgl.
BGH GRUR 2013, 427 Rn. 24 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH
GRUR 2011, 754 Rn. 32 - Kosten des Patentanwalts II). Eine solche typisierende
Betrachtungsweise kommt dann
in Betracht, wenn bestimmte Umstände
typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (vgl.
BGH GRUR 2013, 427 Rn. 25 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren). So sieht
der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Patentanwalts bei der außergerichtlichen
Abmahnung einer Kennzeichenrechtsverletzung (nur) dann als notwendig an, wenn
hierbei Aufgaben angefallen sind, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder
zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören und
von dem mit der Abmahnung betrauten Rechtsanwalt nicht wahrgenommen werden
konnten (vgl. BGH GRUR 2012, 759, Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV). Weiter
hat der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem
Patentanwalt dann als typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO bewertet,
wenn zeitgleich mit einem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender
Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr
wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist. Die gleichzeitige Anhängigkeit eines
Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage
stellt nämlich an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren
beteiligt
ist, besondere Anforderungen und begründet einen besonderen
Abstimmungsbedarf, der die Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters auch im
Nichtigkeitsverfahren erfordert, der mit der Vertretung der Partei
im
Verletzungsverfahren betraut ist (vgl. BGH GRUR 2013, 427, Rn. 27 ff. -
Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BPatG 24 W (pat) 35/14, BeckRS 2016,
128367 Rn. 30 ff.).
(3) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist nicht erkennbar und auch nicht begründet
worden, dass eine Vertretung durch einen Patentanwalt neben der Vertretung durch
einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung seitens der
Markeninhaberin erforderlich ist.
Grundsätzlich sind in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt entweder
die Kosten eines Patentanwalts oder die Kosten eines Rechtsanwalts erstattungsfähig.
Die Beteiligten haben daher zunächst die Wahl, ob sie sich von einem Patent- oder
einem Rechtsanwalt vertreten lassen (vgl. BPatG 24 W (pat) 35/14, BeckRS 2016,
128367 Rn. 36).
Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz ihres Rechtsanwalts vom 30. Juli 2021 der
Löschung aufgrund Nichtigkeit der Eintragung der Marke 30 2010 042 139
widersprochen. Die Mitwirkung eines Patentanwalts wurde nicht angezeigt. Gleiches
gilt für die weiteren Schriftsätze der Markeninhaberin vom 21. September 2021,
17. Dezember 2021, 30. März 2022 und 1. August 2025, die allesamt von
Rechtsanwalt P… unterzeichnet worden sind. Allein in der Darstellung der Bemessung
der Höhe der Sicherheitsleistung ist ausgeführt, dass Kosten für die Mitwirkung des
Patentanwalts S… zu berücksichtigen seien. Dies allein rechtfertigt aber nicht die
Annahme,
die Vertretung
auch
durch
einen Patentanwalt
sei
zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig.
Auch aus den von der Antragstellerin angesprochenen Widerspruchs- und
Löschungsverfahren ergibt sich nichts anderes. Sie können auch von einem
Rechtsanwalt betreut werden. Dass Patentanwalt S… an ihnen mitwirkt und sein
daraus resultierendes Fachwissen für das hiesige Verfahren benötigt wird, wurde
ebenfalls nicht vorgetragen. Ebenso ist nicht liquide, aufgrund welcher Umstände
Rechtsanwalt P… vorliegend der Unterstützung eines Patentanwalts bedarf.
2. Verfahren vor dem Bundespatentgericht
a) Für ein mögliches Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sind die
außergerichtlichen Kosten eines Rechtsanwalts miteinzustellen. Hierzu gehören
die Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (§ 2
Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7002 VV RVG).
Anders als im Amtsverfahren ist für das Beschwerdeverfahren - abweichend vom
Nr. 3516 VV RVG zu berücksichtigen. Nach § 69 Nr. 1 MarkenG findet in einem
Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht eine mündliche Verhandlung
dann statt, wenn einer der Beteiligten dies beantragt hat. Soweit ein solcher Antrag
gestellt ist, besteht ein Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung,
unabhängig davon, ob der Senat eine solche für zweckmäßig oder erforderlich hält
(vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Auflage, § 69 Rn. 7). Da die
Markeninhaberin bereits einen Antrag auf Anhörung im Amtsverfahren gestellt und sie
eine Terminsgebühr bei
ihrer Berechnung der Sicherheitsleistung
für das
Beschwerdeverfahren eingestellt hat, kann davon auszugegangen werden, dass sie
einen Antrag auf mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren stellen wird.
Dementsprechend sind Fahrtkosten von Berlin nach München und zurück (§ 2 Abs. 2
RVG i. V. m. Nr. 7004 VV RVG), jeweils 10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld für
die Hin- als auch die Rückfahrt (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG) und eine
Übernachtung in München (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7006 VV RVG) gleichfalls
einzubeziehen.
Die Beschwerdegebühr (§ 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 401 100 GV PatKostG) in
Höhe von … Euro hat das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht ergänzend
berücksichtigt, da sie im Rahmen eines etwaigen Rechtsmittelverfahrens zwingend
anfällt.
b) Dagegen können auch im Beschwerdeverfahren die Kosten eines mitwirkenden
Patentanwaltes nicht
in Ansatz gebracht werden, da die aufgrund der
Doppelvertretung anfallenden Kosten zur zweckentsprechenden Wahrung der
Ansprüche und Rechte der Markeninhaberin nicht notwendig sind (vgl. auch
Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Auflage, § 71 Rn. 25a). Auf die obigen
Ausführungen zur Doppelvertretung im Rahmen des Verfahrens vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt wird insoweit Bezug genommen.
3. Unter Zugrundelegung obiger Ausführungen errechnet sich die Sicherheitsleistung
damit wie folgt:
a) Kosten des Rechtsanwalts vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
1,3 Geschäftsgebühr (außergerichtliche Vertretung)
… Euro
Pauschale für Entgelte für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7002 VV RVG):
… Euro
Fahrtkosten von Berlin nach München und zurück
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7004 VV RVG):
… Euro
10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld (Hinfahrt)
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG):
… Euro
10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld (Rückfahrt)
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG):
… Euro
Übernachtung in München
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7006 VV RVG):
Summe:
… Euro
_____________
… Euro
b) Kosten vor dem Bundespatentgericht (Beschwerdeverfahren)
(1) Rechtsanwalt
1,3 Verfahrensgebühr
…Euro
1,2 Terminsgebühr
… Euro
Pauschale für Entgelte für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7002 VV RVG):
… Euro
Fahrtkosten von Berlin nach München und zurück
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7004 VV RVG):
… Euro
10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld (Hinfahrt)
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG):
… Euro
10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld (Rückfahrt)
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG):
… Euro
Übernachtung in München
(§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7006 VV RVG):
… Euro
(2) Beschwerde
Gebühr
(§ 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 401 100 GV PatKostG):
… Euro
Summe:
Gesamtsumme:
_____________
… Euro
_____________
… Euro
Der Hinzurechnung eines Sicherheitsaufschlags in Höhe von 10 % - wie von der
Markeninhaberin in Ansatz gebracht - bedurfte es angesichts der großzügig
angesetzten Fahrt- und Übernachtungskosten nicht.
Danach ist eine Sicherheit in Höhe von . Euro seitens der Antragstellerin zu leisten.
Da sie bereits einen Betrag in Höhe von … Euro hinterlegt hat, verbleibt ein Rest in
Höhe von … Euro.
4. Gemäß § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs. 6 Satz 2 PatG ist eine Frist
zu bestimmen, innerhalb derer die Sicherheit zu leisten ist. Unter Zugrundelegung des
hierbei auszuübenden Ermessens ist eine Frist von 4 Wochen ab Zustellung dieses
Beschlusses an die Antragstellerin anmessen, aber auch ausreichend.
5. Die Sicherheitsleistung ist durch die schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und
unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts
zu bewirken (§ 108 Abs. 1 Satz 2 ZPO analog, vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 14. Auflage, § 53 Rn. 17).
III.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses
beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.
Kortbein
Streif
Butscher
Richterin Butscher ist an
der
Unterzeichnung
urlaubsbedingt gehindert.
Kortbein