Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 14.10.2025 – 26 W (pat) 526/20
26. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:141025B26Wpat526.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 526/20 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
ECLI:DE:BPatG:2025:141025B26Wpat526.20.0
betreffend die Marke 30 2018 225 691
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. Oktober 2025 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, des
Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Dr. Sedlmeier
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden und die Anschlussbeschwerde
der Inhaberin der angegriffenen Marke werden zurückgewiesen.
I.
Das Wort-Bildzeichen (orange, schwarz)
ist am 29. August 2018 angemeldet und am 14. November 2018 unter der Nummer
30 2018 225 691 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
geführte Register eingetragen worden für Waren der
Klasse 8:
Bohrer
[Handwerkzeuge];
Gartenscheren
[Handwerkzeuge]; Gummihämmer
[Handwerkzeuge];
Handbetätigte Handwerkzeuge; Handwerkzeuge zum
Schneiden, Bohren, Schleifen, Schärfen sowie zur
Oberflächenbehandlung; Hämmer
[Handwerkzeuge];
Schneidwerkzeuge [Handwerkzeuge]; Schraubenschlüssel
[Handwerkzeuge]; Schraubenzieher
[Handwerkzeuge];
Schraubzwingen
[Handwerkzeug]; Sechskantschlüssel
[Handwerkzeuge]; Seitenschneider
[Handwerkzeuge];
Steckschlüssel [Handwerkzeuge]; Sägeblätter [Teile von
Handwerkzeugen];
Sägen,
[Handwerkzeuge];
Verschlussklammern
[Handwerkzeuge];
Winkel
[Handwerkzeuge].
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 14. Dezember 2018 veröffentlicht
worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch aus der Unionsmarke 007 453
TOOLCRAFT
erhoben, welche für Waren der
Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche,
fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke;
Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand;
Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten
von Metallen, Lötfette, Lötpasten; Flussmittel zum
Schweißen,
chemische
Schweißmittel,
Silikone,
Silikonspray; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und
Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für
gewerbliche Zwecke;
Klasse 2: Farben, Firnisse, Lacke; Lackpflegemittel; Rostschutzmittel,
Fettspray
für
den
Korrosionsschutz,
Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze
im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für
Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Zinkspray für den
Korrosionsschutz,
Zink-Aluminium-Mischung
zum
Nachverzinken und Ausbessern von Schadstellen;
Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Reinigungsmittel, Reinigungsmittel für
Kraftfahrzeuge, Reinigungsmittel zur Motorreinigung und –
pflege;
Klasse 4: Technische
Öle
und
Fette;
Schmiermittel;
Staubabsorbierungs-,
Staubbenetzungs-
und
Staubbindemittel;
Brennstoffe
(einschließlich
Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe;
Klasse 6: Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus
Metall;
transportable
Bauten
aus
Metall;
Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus
Metall (nicht für elektrische Zwecke); Lötdraht aus Metall,
Lötstäbe
aus Metall, Schweißdraht
aus Metall,
Schlosserwaren
und
Kleineisenwaren; Metallrohre;
Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Erze; Werkzeugkoffer aus Metall
(leer), Werkzeugkästen aus Metall (leer), Magazine aus
Metall, Schraubstöcke aus Metall, Spannwerkzeuge aus
Metall, Kfz-Werkzeuge
aus Metall, Magnetheber;
Sprossenleitern aus Metall, Stehleitern aus Metall;
Transportpaletten aus Metall;
Klasse 7: Maschinen
und
Werkzeugmaschinen;
Motoren
(ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen
und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen
solche
für
Landfahrzeuge);
nicht
handbetätigte
landwirtschaftliche Geräte; Akkuschrauber, Bohrmaschinen,
Heißluftpistolen, Heißklebepistolen, Lötapparate, Lötkolben
Lötpistolen, Ultraschallgeräte nicht für medizinische Zwecke,
Saugmaschinen für gewerbliche Zwecke, Nasssauger und
Trockensauger für gewerbliche Zwecke, Hochdruckreiniger,
elektrische
handgeführte
Bohrer, Werkzeughalter
(Maschinenteile);
Kompressoren,
Druckluftförderer,
Druckluftmaschinen, Druckluftmotoren, Druckluftpumpen,
Druckluftspritzpistolen,
Druckluftschlagschrauber,
Druckluftmeisselhammer,
Druckluftblaspistolen,
Druckluftreifenfüller, Druckluftwerkzeuge, gasbetriebene
Schweißapparate,
Schweißmaschinen
(elektrisch),
Schweißbrenner, Druckminderer, Teile der vorgenannten
Waren;
Klasse 8: Handbetätigte
Werkzeuge
und
Geräte;
Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und
Stichwaffen;
Rasierapparate;
Schraubendreher,
Schraubenschlüssel, Bits, Steckschlüssel, Zangen, Feilen,
Messer,
Pinzetten,
Abisolierwerkzeuge,
Schaltschrankschlüssel,
Gewindeschneidwerkzeuge,
Gewindebohrer,
Spannwerkzeuge,
Kontrollspiegel,
Magnetheber, Montagehaltevorrichtungen, Entlötstationen,
Entlötpumpen, Uhren-Werkzeuge, Bohrer, Werkzeughalter
für handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Teile der
vorgenannten Waren;
Klasse 9: Wissenschaftliche,
Schifffahrts-,
Vermessungs-,
fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-,
Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und
-
instrumente; Messinstrumente, Messschieber, Lupen;
Apparate und
Instrumente
zum Leiten, Schalten,
Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und
Widergabe von Ton und Bild; Schweißgeräte (elektrisch),
Schweißelektroden,
Magnetaufzeichnungsträger,
Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken
für
geldbetätigte
Apparate;
Registrierkassen,
Rechenmaschinen,
Datenverarbeitungsgeräte
und
Computer;
Feuerlöschgeräte;
Schutzbekleidung,
Schutzhandschuhe für gewerbliche Zwecke, Schutzschuhe
für
gewerbliche
Zwecke;
Schutzbrillen,
Schutzkopfbedeckungen, Gehörschutz;
Klasse 11: Beleuchtung-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-,
Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie
sanitäre
Anlagen;
Gasbrenner,
Heißgasbrenner,
Heißgaslöter, Rauchabsaugvorrichtungen,
Lötlampen,
Werkstattlampen;
Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande;
Transportkarren, Transportwagen, Sackkarren;
Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,
soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind;
Druckereierzeugnisse;
Buchbinderartikel;
Fotografien;
Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder
für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel;
Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel);
Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate);
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in
anderen Klassen enthalten ist;
Klasse 17: Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und
Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-,
Packungs-,
und
Isoliermaterial;
Dichtungsmassen,
Dichtungsmittel; Schläuche (nicht aus Metall);
Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide,
Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein,
Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus
Kunststoffe; Werkbänke, Regale, Sprossenleitern aus Holz
oder Kunststoff; Stehleitern, nicht aus Metall;
Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und
Schwämme; Bürsten und Pinseln (ausgenommen
für
Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug, Stahlwolle;
rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von
Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
eingetragen ist.
Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 8
des DPMA hat mit Beschluss 14. November 2019 den Widerspruch zurückgewiesen
und entgegen dem Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke Kosten weder
auferlegt noch erstattet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwar von
Warenidentität auszugehen sei. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
sei jedoch unterdurchschnittlich. Der angesprochene Verkehr werde in dem
Zeichenbestandteil „TOOL“ die Bedeutungen „Werkzeug, Arbeitsgerät, Gerät“ und
in dem Zeichenbestandteil „CRAFT“ die Bedeutungen „Handwerk, Gewerk,
Gewerbe“ erkennen. Damit umreiße der Begriff
„TOOL“ die Art der
Widerspruchsmarke und der Begriff „CRAFT“ das Einsatzgebiet. Von einer durch
Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft könne nicht ausgegangen werden.
Dies könne den eingereichten Katalogseiten und Umsatzzahlen für ein breit
gefächertes Warensortiment nicht entnommen werden. Die Zeichen kämen sich
auch nicht verwechselbar nahe. Alle drei Wortbestandteile seien beschreibend für
die Waren der Klasse 8 und würden in diesem Zusammenhang vielfach im Verkehr
verwendet werden. Die Vergleichszeichen stimmten zwar in der letzten der beiden
Silben überein. Dies reiche unter Berücksichtigung desselben Anlauts aber nicht
aus. Klanglich könne die erste Silbe der angegriffenen Marke „tech“ unter Hinweis
auf den bekannten Begriff „Technik“ ausgesprochen werden oder „tek“ in Anlehnung
an die englische Herkunft und der im deutschen Sprachgebrauch üblichen Begriffe
wie „High-Tech; Bio-Tech“. Der Vokal „e“ werde sehr kurz gesprochen. Im
Zeichenbestandteil
„TOOL“ der Widerspruchsmarke werde das Klangbild
maßgeblich durch ein starkes und klar verständliches „u“ bestimmt. Gleiches gelte
im Falle einer deutschen Aussprache mit dem Doppelbuchstaben „oo“. Auch
schriftbildlich bestünden durch die grafische Gestaltung deutliche Unterschiede.
Begrifflich sei keine Ähnlichkeit festzustellen, weil keine Synonyme vorlägen. Anlass
für eine von der gesetzlichen Regelung abweichenden Kostenentscheidung lägen
nicht vor.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Zutreffend sei die Markenstelle von Warenidentität ausgegangen.
Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
sei nicht
unterdurchschnittlich. Der angesprochene Verkehr kenne die Bedeutung von
„CRAFT“ nicht. Eine Kennzeichnungsschwäche wegen einer beschreibenden
Bedeutung könne aus dem bekannteren Begriff „Craftbier“ nicht abgeleitet werden.
Der Verkehr würde auch die Widerspruchsmarke nicht mit „Handwerkszeug“
übersetzen. Die Übersetzung der Widerspruchsmarke würde vielmehr
„Werkzeughandwerk“
lauten. Dieser
Begriff
sei
eigentümlich
und
unterscheidungskräftig. Schließlich sei die Widerspruchsmarke als englisches
Wortgebilde als Marke in den USA eingetragen worden. Der Widerspruchsmarke
komme zudem eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Zum
Beleg einer solchen seien Katalogseiten und Umsatzzahlen für die unter der Marke
„TOOLCRAFT“ verkauften Produkte in den letzten Jahren vorgelegt worden. Dies
ergebe sich auch aus den weiteren vorgelegten Netto-Umsätzen für die Jahre 2017,
2018 und 2019
für die Waren „Handbetätigte Werkzeuge und Geräte;
Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Bits, Steckschlüssel, Zangen, Feilen,
Messer,
Pinzetten,
Abisolierwerkzeuge,
Schaltschrankschlüssel,
Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Kontrollspiegel, Magnetbohrer,
Montagehaltevorrichtungen, Entlötpumpen, Uhren-Werkzeuge, Bohrer“. Die
intensive Benutzung ergebe sich weiterhin aus den aktuellen Auszügen der Website
der Widersprechenden (Anlage B2). Die Kataloge 2017 und 2018/19 würden an
Kunden in Deutschland verteilt werden. Zwar weiche die benutzte Form der
Widerspruchsmarke von der registrierten Form ab. Dennoch wachse die durch
Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu.
Die Vergleichszeichen seien ähnlich. Die Markenstelle habe eine unzulässige
analysierende Betrachtung vorgenommen. Die einteilige Widerspruchsmarke könne
nicht als Kombinationsmarke betrachtet werden. Auch schutzunfähige,
beschreibende Bestandteile der
jüngeren Marke
könnten
selbständig
kollisionsbegründend wirken. Die angegriffene Marke werde durch den
Zeichenbestandteil „CRAFT“ geprägt. Eine klangliche Ähnlichkeit ergebe sich aus
dem übereinstimmenden Zeichenbestandteil „CRAFT“ und dem Anlaut „T“. Die
Buchstabenzahl sei gleich. Der Verkehr werde die angegriffene Marke nicht „tek
kraft“ aussprechen, sondern „techkraft“. Die aufeinanderfolgenden Konsonanten „k“
würden gegen eine flüssige deutsche Aussprache sprechen. Auch schriftbildlich
liege eine Ähnlichkeit vor. Der angesprochene Verkehr würde die im unteren
Preissegment liegenden Waren nicht erst nach reiflicher Überlegung erwerben und
den beschreibenden Charakter von „CRAFT“ erkennen. Der Verkehr werde die
beiden jeweils ersten Zeichenbestandteile erkennen und verstehen, während der
ihm eher unbekannte Zeichenbestandteil „CRAFT“ zur Orientierung dienen werde.
Schließlich stimmten die Vergleichszeichen begrifflich überein, weil sie sich
sinngemäß stark ähnlich seien. Die jeweils ersten Zeichenbestandteile lägen im
technischen Bereich.
Darüber hinaus sei die Widerspruchsmarke Teil einer Markenfamilie. Die weitere
Marke der Widersprechenden „VOLTCRAFT“ werde umfassend für handbetätigte
elektrische Werkzeuge benutzt, und die Marke „MODELCRAFT“ für ein sehr
umfangreiches Sortiment an Produkten des Modell(?)baus verwendet, wie sich aus
den Katalogseiten der Jahre 2016 – 2020 (Anlagen B 6 – B 12) bzw. 2006 – 2016
(Anlage B 13) ergebe. Dies zeigten auch die Suchergebnisse der C… -
Suchmaschine (Anlagen B 14 – B 16). Die beträchtlichen Umsätze seien durch die
eidesstattliche Versicherung des Herrn P… vom 27. Juli 2020 glaubhaft gemacht
(Anlage B 17).
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 des DPMA vom 14.
November 2019 aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen
worden ist und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2018 225 691
wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 007 453 384
anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. die Kosten des Verfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen.
Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, dass von einer durch Benutzung
gesteigerten Kennzeichnungskraft nicht ausgegangen werden könne. Gemessen
am Gesamtmarkt seien die geringen Umsätze nicht geeignet, eine solche schlüssig
darzulegen.
Eine mittelbare Verwechslungsgefahr liege auch unter dem Gesichtspunkt einer
Markenfamilie nicht vor. Der Zeichenbestandteil „CRAFT“ trete bei den Zeichen
„TOOLCRAFT“, „VOLTCRAFT“ und „MODELCRAFT“ nicht hervor, sondern gehe
jeweils darin auf. Auch wegen des beschreibenden Charakters von „CRAFT“ könne
dieser Zeichenbestandteil nicht die Grundlage für ein Serienzeichen bilden.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke verhalte sich widersprüchlich. Während sie
im vorliegenden Verfahren die Auffassung vertrete, der Begriff „CRAFT“ sei in
Deutschland kein gebräuchlicher Begriff und die allgemeinen Verkehrsteilnehmer
würden die Bedeutung dieses Begriffs nicht kennen, vertrete sie in einem Verfahren
vor dem Landgericht N… die gegenteilige Auffassung. Deshalb sei es
gerechtfertigt, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Mit gerichtlichen Schreiben vom 26. Mai 2020 und vom 24. April 2025 sind die
Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine
Aussicht auf Erfolg habe.
Den zunächst gestellten Antrag auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen
Verhandlung hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 8. Mai 2025
zurückgenommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
aber in der Sache keinen Erfolg.
Zwischen der angegriffenen Marke „
“ und der älteren
Unionsmarke „TOOLCRAFT“ besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§
119 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. 158 Abs. 3 MarkenG.
Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter
Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.
Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein
geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen
höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr.: EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41 - 43 – Hansson
[Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Les Éditions Albert
René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; BGH
GRUR 2018, 79 Rdnr. 9 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.).
1. Zwischen den Widerspruchswaren und den für die angegriffene Marke
geschützten Waren besteht Identität.
a) Eine Ähnlichkeit von Waren ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich
gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung
aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere
ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen
Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender
oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie
stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM). Von einer absoluten
Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer
Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands
der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2015, 176 Rn. 17 –
ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der
Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen
betrieblichen Verantwortungsbereich
für die Qualität der Waren und/oder
Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte
ein geringeres Gewicht zugemessen wird.
b) Zwischen den Widerspruchswaren und den für die angegriffene Marke
geschützten Einzelwaren besteht
Identität. Denn mit der Eintragung der
Widerspruchsmarke für den Oberbegriff „Handbetätigte Werkzeuge" wird zugleich
auch Schutz für die von der angegriffenen Marke umfassten Einzelwaren
beansprucht (vgl. BGH GRUR 2005, 326 - il Padrone/Il Portone), da diese alle unter
den Oberbegriff subsumiert werden können. Weiterhin besteht in Bezug auf die
Oberbegriffe „Handbetätigte Handwerkzeuge; Handwerkzeuge zum Schneiden,
Bohren, Schleifen, Schärfen
sowie
zur Oberflächenbehandlung“ des
Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke zur Ware „Handbetätigte Werkzeuge
und Geräte“ des Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke wortsinngemäß
Identität.
2. Die Vergleichswaren der Klasse 8 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich
sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen
Concord/Hukla) als auch an den Fachhandel für Werkzeuge und gewerbliche
Unternehmen. Die Anschaffung von Werkzeug erfolgt dabei zwar regelmäßig für
einen längeren Zeitraum. Gleichwohl handelt es sich um Allerweltswaren, so dass
nur ein durchschnittlicher Aufmerksamkeitsgrad zu erwarten sein wird.
3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „TOOLCRAFT“ ist insgesamt
durchschnittlich. Auch unter Berücksichtigung der weiteren Unterlagen
im
Beschwerdeverfahren kann nicht von einer durch Benutzung gesteigerten
Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.
a) Von Haus aus ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die im
Identitätsbereich liegenden Widerspruchswaren durchschnittlich.
Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich
unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096
Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe α]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 –
INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung
abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen
erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe
originäre Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar;
BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte
vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler
Kennzeichnungskraft auszugehen
(BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 –
INJEKT/INJEX).
Die Widerspruchsmarke besteht für den angesprochenen Verkehr ersichtlich aus
den beiden zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffen „TOOL“ und
„CRAFT“.
aa)
„TOOL“ bedeutet
im Deutschen
„Werkzeug“
(vgl. Langenscheidt,
Grundwortschatz Englisch, 2000, S. 144). Der Begriff „Werkzeug“ bezeichnet einen
„für bestimmte Zwecke geformten Gegenstand, mit dessen Hilfe etwas
[handwerklich]
bearbeitet
oder
hergestellt
wird“
(vgl.
https://duden.de/rechtschreibung/Werkzeug; BPatG 29 W (pat) 580/19 in GRUR-
RS 2021, 10650 Rn. 16 -
). Die Widerspruchswaren sind in diesem Sinne
Werkzeuge. „TOOL“
ist damit
für die Widerspruchswaren der Klasse 8
beschreibend.
bb) Das Substantiv „CRAFT“ wird mit „(Kunst-)Handwerk, (Kunst-)Fertigkeit,
Geschicklichkeit,
(Handwerks-)Zunft, Gewerbe, Gewerk“ übersetzt
(vgl.
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/craft). Es zählt ebenfalls zum englischen
Grundwortschatz (vgl. BPatG 26 W (pat) 1/15 in BeckRS 2019, 19604 Rn. 78 -
CRAFT-WERK/CRAFTWORK/Kraftwerk).
Der
angesprochene
Durchschnittsverbraucher versteht diesen Begriff, da er zumindest über
Grundkenntnisse des Englischen verfügt (vgl. EuGH GRUR 2018, 89 Rn. 113 –
PORT CHARLOTTE). Dies gilt erst recht für den ebenfalls angesprochenen
Fachverkehr bzw. den Handel. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der
Markenbestandteil „CRAFT“ in den Wortzusammensetzungen „Craft Beer“, „Craft-
Bier“
oder
„Craftbier“
für
ein
handwerklich-geschickt
von
einer
konzernunabhängigen Brauerei
hergestelltes Bier
schon
vor
dem
Kollisionszeitpunkt Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat und
dem Durchschnittsverbraucher auch aus diesem Zusammenhang her bekannt ist.
Soweit die Widersprechende der Auffassung ist, dass dem Begriff „CRAFT“ ferner
die Bedeutung „Kraft“ zukomme (vgl. BPatG 28 W (pat) 131/03 in BeckRS 2009,
3399 – Werkkraft/wolfcraft), kann ihr nicht gefolgt werden. Nachdem das
vorangestellte Wort „TOOL“ ein englisches Wort ist, wird der Verkehr keine
Veranlassung haben, den zweiten Wortbestandteil „CRAFT“ als das deutsche Wort
„Kraft“ aufzufassen.
Auch der Zeichenbestandteil „CRAFT“ ist für sich genommen beschreibend, weil er
zur Beschreibung des Einsatzzweckes der Widerspruchswaren der Klasse 8 dienen
kann.
cc) In der Gesamtheit bedeutet die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den
Widerspruchswaren der Klasse 8 „Werkzeug Handwerk“ oder „Werkzeug
Geschicklichkeit“. Als Gesamtbegriff stellt es ein Phantasiewort dar, das eher einen
Zusammenhang zwischen „Werkzeug“ und „Geschicklichkeit“ herstellt und damit
eine Eigenschaft des Verwenders der fraglichen Waren andeuten könnte.
Angesichts dieser allenfalls assoziativen Anklänge ist die Widerspruchsmarke daher
in ihrer Gesamtheit durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Ohne Hinzutreten eines
weiteren analytischen Schrittes kann ihr die Bedeutung eines „Werkzeug(es) für das
Handwerk“ oder eines „Handwerkzeug(es)“ nicht unmittelbar entnommen werden.
b) Eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft ist weder hinreichend
dargelegt noch glaubhaft gemacht.
aa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der
Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils
der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der
Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.;
EuGH GRUR 2005, 763 Rn. 31 – Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 –
Wunderbaum II). Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der
jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rn. 14 – SIERRA
ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (BPatG GRUR 2018,
529 Rn. 28 – KNEIPP). Die Marke als solche muss als Kennzeichnungsmittel
bekannt sein. Es reicht nicht aus, dass das Zeichen dem Publikum überhaupt
bekannt
ist
(vgl. Büscher/Schiwy/Dittmer, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rdnr. 265).
bb) Zu diesen Voraussetzungen fehlen sowohl konkreter Tatsachenvortrag als auch
Glaubhaftmachungsmittel. Der Sachvortrag der Widersprechenden beschränkt sich
darauf, Angaben und Unterlagen für eine Vielzahl von Waren vorzutragen, ohne
diesen im Hinblick auf die oben genannten Kriterien zu konkretisieren. Im Schreiben
vom 28. Juni 2019 hat die Widersprechende vor der Markenstelle vorgetragen, die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei für eine Vielzahl von Waren der
Klassen 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 21 durch Benutzung gesteigert. Sie habe Kataloge an
Kunden in Deutschland verteilt und unter der Marke „TOOLCRAFT“ Umsätze von
über … Euro erwirtschaftet. In der Beschwerdebegründung hat sie weiter
ausgeführt, dass in Bezug auf die Waren der Klasse 8 „Handbetätigte Werkzeuge
und Geräte; Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Bits, Steckschlüssel, Zangen,
Feilen, Messer, Pinzetten, Abisolierwerkzeuge, Schaltschrankschlüssel,
Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Kontrollspiegel, Magnetbohrer,
Montagehaltevorrichtungen,
Entlötpumpen,
Uhren-Werkzeuge,
Bohrer“
entsprechend der Anlage B 1 unterschiedlich hohe Umsätze in den Jahre 2017,
2018 und 2019 erwirtschaftet worden seien. Daraus kann allein eine Stärkung der
Kennzeichnungskraft nicht abgeleitet werden. Unbehelflich
in diesem
Zusammenhang
der weitere
Vortrag
der Widersprechenden,
die
Widerspruchsmarke verfüge über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für die
Waren „Handbetätigte Werkzeuge und Geräte“. Denn hierbei handelt es sich um
Oberbegriffe, die einen Bezug zu konkreten Waren vermissen lassen. Auch aus den
vorgelegten Auszügen der Internetseiten der Widersprechenden (Anlage B 2) ergibt
sich nichts anderes. Sie lassen keine Rückschlüsse auf eine Steigerung der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu. Ferner ist der Hinweis auf die
Auflagenstärke der von der Widersprechenden verteilten Kataloge ohne Relevanz.
Es kommt nicht auf die Auflagenstärke an, sondern auf den (zusätzlichen) Umstand,
ob die Kataloge auch an Kunden tatsächlich verteilt worden sind. Schließlich ergibt
sich aus den weiteren eingereichten Ausdrucken von Katalogseiten (Anlagen B 6 ff)
lediglich, dass die Widersprechende die Widerspruchsmarke benutzt hat. Die
eidesstattliche Versicherung von Herrn P… vom 27. Juli 2020 (Anlage B 17) ist
nicht eindeutig. Es wird ausgeführt, dass unter der Marke „TOOLCRAFT“ Umsätze
von über … Euro in den Jahren 2016 – 2019 erwirtschaftet worden seien.
Die Widerspruchsmarke beansprucht allerdings Schutz für eine Vielzahl von Waren
der Klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21 und 25. Für welche konkreten
Waren welche Umsätze angefallen sind, ergibt sich aus der eidesstattlichen
Versicherung nicht.
4. Selbst bei identischen Vergleichswaren, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft
der älteren Marke und durchschnittlichem Aufmerksamkeitsgrad wird der gebotene
deutliche Abstand wegen geringer Markenähnlichkeit eingehalten.
a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und
dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; BGH
GRUR 2020, 870 Rn. 58 – INJEKT/INJEX), wobei von dem allgemeinen
Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt,
wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu
unterziehen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere
Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der
angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein
können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2018, 79
Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-
GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den
Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die
Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im
(Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken können (BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 –
BioGourmet). Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig
bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (BGH
GRUR 2020, 870 Rn. 58 – INJEKT/INJEX).
b) Es stehen sich die Vergleichsmarken „
“ und
„TOOLCRAFT“ gegenüber.
aa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke –
hier der angegriffenen Marke – ist von dem in ständiger Rechtsprechung
anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil den
Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu
benennen. Insoweit stehen sich klanglich die Vergleichszeichen „TECH-CRAFT“
und „TOOLCRAFT“ gegenüber.
Der erste Zeichenbestandteil der Widerspruchsmarke „TOOL“ wird im vorliegenden
Warenzusammenhang englisch ausgesprochen, nämlich
„tu:l“. Der erste
Zeichenbestandteil der angegriffenen Marke „TECH“ wird
im vorliegenden
Warenzusammenhang – wie im Englischen – mit „tek“ ausgesprochen. Diese
Aussprache wird deshalb so vorgenommen, weil der Verkehr beide englischen
Wörter erkennt und einheitlich ausspricht. Insoweit kommt es auch nicht darauf an,
dass der Bestandteil „TECH“ hier am Zeichenanfang steht. Zudem sind ihm Begriffe
wie „HIGH-TECH“ und deren – englische – Aussprache geläufig. Der jeweils zweite
Zeichenbestandteil wird gleich ausgesprochen. Er wird entsprechend der
englischen Aussprache „krɑːft“ ausgesprochen werden. Dies liegt deshalb schon
nahe, weil wie ausgeführt der jeweils weitere Zeichenbestandteil, den der Verkehr
kennt, ebenfalls aus der englischen Sprache kommt und deshalb die Zeichen
einheitlich ausspricht.
Trotz der klanglichen Übereinstimmungen am Zeichenende vermag der
übereinstimmende erste Anlaut der Vergleichszeiten keine durchschnittliche
Zeichenähnlichkeit zu begründen. Denn insoweit ist die Vokalfolge für die Frage der
Übereinstimmung des klanglichen Gesamteindrucks von Kollisionszeichen
regelmäßig von besonderer Bedeutung (BGH GRUR 2015, 1004 Rn. 43 – IPS/ISP).
Dem Anlaut der angegriffenen Marke folgt ein kurz gesprochenes „e“, welches
deutlich und prägnant ausgesprochen (vergl. BPatG 26 W (pat) 4/16 in BeckRS
2019, 14544 – e-miglia/MILLE MIGLIA; BPatG 29 W (pat) 100/10 in BeckRS 2011,
4455 – Liwell/LIDL), während die Verbindung „oo“ lang (uu) gesprochen wird. Diese
Abweichungen wirken sich auf den klanglichen Eindruck wesentlich aus, weil bei
kürzeren Wörtern einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker wahrgenommen
werden als bei längeren Markenwörtern (vergl. BPatG 26 W (pat) 48/12 in BeckRS
2014, 4242 - net-m/M"net; BPatG 29 W (pat) 100/10 in BeckRS 2011, 4455 –
Liwell/LIDL). Dieser gänzlich unterschiedlichen Betonung und Artikulation schließt
sich ein weiterer Unterschied an. Nach dem „e“ in der angegriffenen Marke folgt ein
klangstarkes „k“. Bei der Widerspruchsmarke folgt hingegen ein klangschwaches
„L“.
Zu berücksichtigen ist zudem, dass der Verkehr diese klanglichen Unterschiede
schneller und besser erfasst, weil er dem Wort „TECH“ ohne weiteres einen
bestimmten Begriffsinhalt zuordnen kann (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, Rn. 20 –
PICASSO/PICARO; BGH GRUR 2003, 1047 – Kellog`s/Kelly`s; BGH GRUR 2010,
235, Rn. 19 – AIDA/AIDU). Das Zeichenelement „TECH“ ist die bekannte und
gebräuchliche Kurzform des Wortes „Technologie“ (vgl. BPatG 32 W (pat) 71/95 –
naNOTECH; 28 W (pat) 214/94 - TECH; 32 W (pat) 71/95 - ÖKOTECH; 32 W (pat)
182/95 - PROFI-TECH-DIAMANT; 32 W (pat) 80/97 - POWERTECH; 29 W (pat)
392/00 - HOMETECH; 28 W (pat) 20/05 - PrintTech; 28 W (pat) 22/05 – MultiTech).
Ein erkennbarer Sinngehalt führt dazu, dass der Verkehr klangliche Unterschiede
stärker wahrnimmt (BPatG 29 W (pat) 587/17 in BeckRS 2018, 18891 Rn. 30 –
/
).
bb) Auch schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichszeichen deutlich. Anders
als beim klanglichen Zeichenvergleich besteht in bildlicher und begrifflicher Hinsicht
kein Erfahrungssatz, nach dem sich der Verbraucher in erster Linie am Wort- und
nicht am Bildbestandteil der Marke orientiert (BGH GRUR 2008, 505 Rn. 32 – TUC-
Salzcracker; BGH GRUR 2006, 859 Rn. 30 – Malteserkreuz). Der Verbraucher stellt
lediglich dann vorrangig auf den Wortbestandteil ab, wenn es sich bei dem
Bildbestandteil um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende
Verzierung handelt (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 30 – Malteserkreuz). Bei der
Beurteilung der schriftbildlichen Ähnlichkeit der Marken
ist weiter zu
berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere
und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als
die schnell verklingende Bezeichnung einer reinen Wortmarke (BPatG 26 W (pat)
524/17 in GRUR-RS 2021, 11641 Rn. 36 – aurea/AURUM; BPatG 25 W (pat) 2/17
in BeckRS 2017, 137163 Rn. 25 – KIEFFER/KAEFER; BPatG 30 W (pat) 42/14 –
VIVADIA/VIVANDA in BeckRS 2017, 114574 Rn. 33). Während die angegriffene
Marke sich am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang durch zwei horizontale
Striche (E; H) auszeichnet, wird die Widerspruchsmarke durch die zwei kreisrunden
Buchstaben „O“ bestimmt.
cc) Auch begrifflich sind die Vergleichsmarken gut auseinanderzuhalten, weil sich
Markenwörter mit unterschiedlichem Sinngehalt gegenüberstehen. Unmittelbare
begriffliche Verwechslungen sind nur zu befürchten, wenn sich Wörter der
deutschen oder einer gängigen Fremdsprache gegenüberstehen, die ihrem Sinn
nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme
darstellen (BPatG GRUR 1998, 1025, 1026 - Reben-freund/Traubenfreund; BPatG
29 W (pat) 608/17 in BeckRS 2019, 33390 Rn. 46 – WE.RE/WE). Dies ist nicht der
Fall. Entferntere Begriffsähnlichkeiten oder –anklänge reichen nicht aus, um von
einer begrifflichen Ähnlichkeit ausgehen zu können (vgl. BGH GRUR 2004, 779 –
Zwilling/Zweibrüder; BPatG 29 W (pat) 26/15 in BeckRS 2019, 24319 Rn. 37 –
limango/MANGO, BPatG 26 W (pat) 88/07
in BeckRS 2008, 21568 –
Dornröschen/Schneewittchen).
c) Eine Prägung der Vergleichszeichen in klanglicher, bildlicher oder begrifflicher
Hinsicht durch den jeweiligen Zeichenbestandteil „CRAFT“ scheidet aus.
aa) Allein auf den dominierenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke
kann es nur dann ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu
vernachlässigen sind (EuGH GRUR 2016, 80 Rn. 37 – BGW/Scholz; BGH GRUR
2019, 1058 Rn. 38 – KNEIPP; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY;
BGH GRUR 2011, 824 Rn. 23 – Kappa). Die Grundsätze der Prägung werden auch
auf einteilige Zeichen angewendet, wenn der Verkehr aufgrund besonderer
Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen
zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (BGH GRUR 2013,
631 Rn. 33 – AMARULA/Marulablu). Dabei ist zu prüfen, ob die Anwendung des für
kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes
trotz der
formalen
Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.
bb) Der Verkehr wird vorliegend nicht dazu neigen, die Widerspruchsmarke
„TOOLCRAFT“ beziehungsweise die angegriffene Marke
auf den Zeichenbestandteil „CRAFT“ zu verkürzen. Hierfür besteht kein Anlass.
Zwar ist auch der weitere Zeichenbestandteil „TOOL“ beziehungsweise „TECH“ im
vorliegenden Warenzusammenhang glatt beschreibend beziehungsweise besitzt
beschreibende
Anklänge.
Allerdings
dürfen
auch
schutzunfähige
Zeichenbestandteile eines Gesamtzeichens nicht von vornherein außer Betracht
bleiben (vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; BPatG 29 W (pat)
524/18 in GRUR-RS 2021, 644 Rn. 60 – COPYSTOP/COPYTOP). Gleichwohl führt
die Übereinstimmung in einem beschreibenden Zeichenbestandteil regelmäßig
nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil deren Annahme dem markenrechtlichen
Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Rn. 69
a. E., 70 – INJEKT/INJEX; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 39 – pjur/pure; BGH GRUR
2007, 1071 Rn. 49 – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066, Rn. 41 – Kinderzeit).
Ausgehend von dem Grundsatz, dass der Verkehr ein Zeichen regelmäßig in der
Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten, erzeugt bei der Widerspruchsmarke
bereits die Zusammenschreibung
eine Verbindung
zwischen beiden
Wortbestandteilen in der Form, dass beide Wörter zusammengehören. Dies wird
dadurch verstärkt, weil beide Wörter in der gleichen Schriftart und –größe
geschrieben werden, was eine Gleichwertigkeit begründet (vgl. BGH GRUR 1999,
583 – LORA DI RECOARO). Gegen eine Prägung der Vergleichszeichen durch
„CRAFT“ spricht weiter, dass jeweils beide Wortbestandteile gleichermaßen
kennzeichnungsschwach sind, was einer Prägung des Gesamteindrucks durch
eines der beiden Elemente ebenfalls entgegensteht (vgl. BGH GRUR 1996, 775 –
Sali Toft; BPatG 26 W (pat) 543/20 in GRUR-RS 2021, 36794 Rn. 41 – MAXXI
CLEAN/MAXXICLEAN; BPatG 30 W (pat) 7/18 in BeckRS 2019, 15038 Rn.55 –
Endo Aktiv/ENDO-Klinik). Schließlich ist auf Seiten der Widerspruchsmarke auch
zu berücksichtigen, dass das Begriffspaar „TOOLCRAFT“ durchaus einen
sinnhaften Gesamtbegriff darstellen kann (vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 27 -
YO/YOOFOOD; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 38 – RETROLYMPICS).
cc) Eine Prägung durch den Zeichenbestandteil „CRAFT“ kommt auch nicht durch
seine grafische Herausstellung in Betracht. Ein Bestandteil, der nur eine schwache
Kennzeichnungskraft besitzt, kann den Gesamteindruck einer zusammengesetzten
Marke prägen oder innerhalb dieser Marke eine selbständig kennzeichnende
Stellung einnehmen, wenn er sich durch seine Position im Zeichen oder durch seine
Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und in sein Gedächtnis
einprägen kann (EuGH GRUR 2016, 80 Rn. 40 – BGW/Scholz; BGH GRUR 2019,
1058 Rn. 41 - KNEIPP). In der Widerspruchsmarke werden die jeweiligen
Zeichenbestandteile aber im gleichen Schriftbild abgebildet. Auch auf Seiten der
angegriffenen Marke ist „CRAFT“ durch Fettdruck zwar etwas abgesetzt, ansonsten
aber ebenfalls im gleichen Schriftbild wiedergegeben.
d) Aus den vorgenannten Gründen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr
ausgeschlossen.
5. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung ist zu verneinen.
a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens
scheidet aus. Dies ist dann der Fall, wenn die jüngere mit der älteren Marke in einem
Bestandteil übereinstimmt, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines
Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen
wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen
einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen
Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das
gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen
(EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – BAINBRIDGE; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 46 –
RETROLYMPICS; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 36 –YOOFOOD/YO; BGH GRUR
2013, 1239 Rn. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23
– PROTI II).
aa) Vorliegend hat die Widersprechende schon zum Bestehen einer Zeichenserie
und deren Benutzung
im
Inland nicht hinreichend vorgetragen. Die
Widersprechende macht zwar geltend (Schriftsatz vom 28. Juli 2020), sie verfüge
neben der Widerspruchsmarke noch über weitere Marken, die den
Zeichenbestandteil „CRAFT“ enthalten:
- 30 2008 032 148
für Waren der Klassen
9, 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 25,
- 1 037 154 VOLTCRAFT für Waren der Klasse 9,
- UM 446 088 VOLTCRAFT für Waren der Klassen 7, 9 und 11,
- UM 003 248 325
für Waren der Klassen 7, 9 und 11,
sowie
- UM 004 703 765
für Waren und
Dienstleistungen der Klassen 1, 7, 9, 28, 35.
Hierzu trägt sie vor, sie habe neben der Widerspruchmarke auch die Zeichen
„VOLTCRAFT“ und „MODELCRAFT“ umfangreich in den Jahren 2006 – 2016
(Anlage B 13) und 2016 – 2020 (Anlage B 6 – B 12) benutzt. Da die weiteren Marken
der Widersprechenden für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen
eingetragen sind, ist jedoch nicht nachvollziehbar, für welche Waren und
Dienstleistungen von einer tatsächlichen Benutzung auszugehen ist.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich die weitere Marke
auch deshalb nicht eignet, eine Zeichenserie zu begründen, weil sie nicht über einen
wesensgleichen Stammbestandteil verfügt. Sie weicht in ihrem Schriftbild so
erheblich ab, so dass allein die klangliche Übereinstimmung nicht ausreichend ist
(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 543).
bb) Zudem eignet sich der Zeichenbestandteil „CRAFT“ nicht als Stammbestandteil,
weil er beschreibend
ist.
Insoweit
fehlt diesem Zeichenbestandteil der
Hinweischarakter auf die betriebliche Herkunft (vgl. BGH GRUR 2010, 646 Rn.17 –
OFFROAD; Büscher / Dittmer / Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage,
§ 14 MarkenG, Rn. 468). Wie die Widersprechende in ihrem Schriftsatz vom 10.
Februar 2010 (zitiert im Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 5.
April 2019) weiter ausdrücklich festgestellt hat, existiert eine Vielzahl von Marken,
die den Bestandteil
„CRAFT“ beinhalten.
Drittkennzeichen mit einem
entsprechenden oder ähnlichen Bestandteil können die Eignung des Zeichens, vom
Verkehr als Stammbestandteil aufgefasst zu werden, aber ebenfalls ausschließen
oder herabsetzen (Büscher / Dittmer / Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3.
Auflage, § 14 MarkenG Rn. 468; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage,
§ 9 MarkenG Rn. 545).
b) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor.
aa) Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den
Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen
oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht.
Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände
angenommen werden. Diese liegen regelmäßig vor, wenn eine Marke als
Bestandteil in ein zusammengesetztes Kennzeichen übernommen wird und eine
selbständig
kennzeichnende Stellung beibehält, ohne dass
sie das
Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke dominiert oder prägt (vgl. EuGH
GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 50 –
RETROLYMPICS; GRUR 2013, 1239 Rn. 45 – Volkswagen/Volks.Inspektion).
Abgesehen davon, dass die Widerspruchsmarke nicht vollständig
in die
angegriffene Marke aufgenommen worden ist, kommt dem übernommenen
Bestandteil „CRAFT“ in der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende
Stellung schon deshalb nicht zu, weil ihn der Verkehr beschreibend auffasst.
bb) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn
ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in
eine komplexe Marke aufgenommen wird,
in der er neben einem
Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke
eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der
Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den
angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die
fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen
Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 – THOMSON LIFE;
EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 34 – Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 –
OFFROAD). Dies ist nicht der Fall.
III.
Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die
Kosten des patentamtlichen Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens
aufzuerlegen, hat keinen Erfolg.
1. Der Antrag
(vgl. Schriftsatz vom 3. August 2020, Seite 2),
„der
Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen“, ist nicht nur dahin
auszulegen, dass die Beschwerdegegnerin nur die Tragung der Kosten des
Beschwerdeverfahrens durch den Widersprechenden gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG erstrebt. Der Begriff „Kosten des Verfahrens“ differenziert nicht zwischen
dem Beschwerde- und dem Amtsverfahren. Vielmehr liegt hierin auch eine auf die
Kostenentscheidung
der
Markenstelle
bezogene
(konkludente)
Anschlussbeschwerde. In der Formulierung „diese bewusste Widersprüchlichkeit
rechtfertigt den diesseitigen Antrag“ liegt auch eine Bezugnahme auf den im
Amtsverfahren gestellten Kostenantrag, der demzufolge erneut zur Überprüfung
und Entscheidung gestellt werden soll. In Abgrenzung zu dem in BPatG 26 W (pat)
73/19 entschiedenen Fall hat vorliegend noch keine mündliche Verhandlung
stattgefunden, so dass diese Anschlussbeschwerde noch eingelegt werden konnte.
2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die
Kosten des patentamtlichen Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens
aufzuerlegen, hat keinen Erfolg. Nach §§ 63, Abs.1 S.1, 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
gilt insoweit übereinstimmend, dass die Kosten des Verfahrens nur dann einem
Beteiligten ganz oder teilweise auferlegt werden können, wenn dies der Billigkeit
entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600 –
Lewapur). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten
vorliegt, dass mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist
auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter
in einer nach anerkannten
Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf
Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des
Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner
vermeidbare Kosten aufbürdet. Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der
dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur
ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt.
Solche besonderen Umstände liegen hier nicht vor. Die sich im Rahmen der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Markenähnlichkeit
stellenden Probleme und ihre Entscheidung waren nicht jeweils auf den ersten Blick
klar, sondern bedurften eingehender Begründung. Soweit die Inhaberin der
angegriffenen Marke der Auffassung ist, die Widersprechende verhalte sich
widersprüchlich, weil sie vor dem Verletzungsgericht
in Bezug auf die
Kennzeichnungskraft anders argumentiert habe, vermag dies eine Verletzung der
prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu begründen, abgesehen davon, dass der
jeweilige Vortrag keine Bindungswirkung im jeweils anderen Verfahren hat
(vergleiche auch Ingerl/Rohnke/Nordemann/Grabrucker, MarkenG, 4. Aufl. § 71 Rn.
12b), könnte eine widersprüchliche Argumentation allenfalls dazu führen, dass sie
vom zuständigen Spruchkörper als nicht überzeugend angesehen wird. Dies kann
für sich genommen aber noch nicht eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten
bedeuten. Andernfalls wären die markenrechtlichen Kostenvorschriften §§ 63, 71
MarkenG vom Unterliegensprinzip beherrscht, was aber gerade nicht der Fall ist.
Die Anschlussbeschwerde war somit zurückzuweisen. Hinsichtlich der Kosten des
Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei dem Grundsatz, wonach die Beteiligten die
ihnen jeweils erwachsenen Kosten selbst zu tragen haben.
IV.
Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem die
Widersprechende ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung
nicht aufrechterhalten und der Senat eine solche auch nicht für sachdienlich
erachtet hatte.
V.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens
ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Kätker
Staats
Sedlmeier