Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Beschluss vom 20.11.2025 – 30 W (pat) 512/23
30. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:201125B30Wpat512.23.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 512/23 _______________________ (Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2025:201125B30Wpat512.23.0
betreffend die Marke 30 2021 209 121
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. November 2025 unter Mitwirkung des Richters Dr.
Meiser als Vorsitzenden sowie der Richter Merzbach und Hammer
beschlossen:
I.
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
25. Oktober 2022 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus den Marken
30 2012 055 809 und UM 011 784 055 in Bezug auf die von der
angegriffenen Marke 30 2021 209 121 beanspruchten Waren
„Klasse 25: Damenbekleidung; Herrenbekleidungsstücke;“
zurückgewiesen worden ist.
II.
Insoweit ist die angegriffene Marke 30 2021 209 121 wegen des
Widerspruchs aus den Marken 30 2012 055 809 und UM 011 784
055 zu löschen.
III.
Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden wird
zurückgewiesen.
Gründe§
I.
Die am 21. Februar 2021 angemeldete Wort-/Bildmarke
ist am 19. März 2021 unter der Nummer 30 2021 209 121 für die Waren und
Dienstleistungen
„Klasse 25: Damenbekleidung; Herrenbekleidungsstücke;
Klasse 35: Affiliate-Marketing; Akquisitionsberatung; Marketing; Personalvermittlung; Online-Werbe- und -Marketingdienstleistungen;
Klasse 42: Grafikdienstleistungen; Beratung zur Gestaltung von Websites;
Aktualisieren von Internetseiten; Gestaltung von Homepages“
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen
worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 23. April 2021.
Gegen die Eintragung dieser Marke ist am 23. Juli 2021 aus zwei für die
Widersprechende jeweils für die Waren
„Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren, die vollständig oder
überwiegend aus diesen Materialien hergestellt sind; Taschen und Beutel;
Regenschirme und Sonnenschirme; Sporttaschen; Gürtel; Handtaschen aus
Leder und nicht aus Leder; Geldbörsen; Taschen für Wertgegenstände; Teile
und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 18
enthalten
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren;
Golfschuhwaren und Golfbekleidung; Baseballmützen und Wollmützen;
Hemden, Polohemden und T-Shirts; Sweater und Trägershirts; Socken und
Schuhe; Handschuhe; Hosen und Überziehhosen; Jacken
Klasse
28: Golfausrüstung,
nämlich Golfschläger, Hüllen
für
Golfschlägerköpfe, Golftaschen und Golfbälle, Golfhandschuhe; Teile und
Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 28
enthalten“
registrierten Marken mit älterem Zeitrang, nämlich der am 02. November 2012
angemeldeten und am 07. Januar 2013 eingetragenen Wortmarke 30 2012 055 809
VICE
sowie der am 30. April 2013 angemeldeten und seit dem 03. September 2013
eingetragenen Unionswortmarke UM 011 784 055
VICE
Widerspruch erhoben worden.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat auf den ihr mitgeteilten Widerspruch mit
Schriftsatz vom 14. September 2021 unter der Zwischenüberschrift „Spezifische
Nutzung der Kennzeichen durch die Gegenseite
(Nichtbenutzung)“ u.a.
vorgetragen, dass die Widersprechende ihre Marken nicht in den Bereichen nutze,
welche von der Anmelderin beansprucht würden. Die Widerspruchsführerin beziehe
sich in eindeutiger ausschließlicher Ausrichtung auf Golfsportartikel, insbesondere
in den letzten, hier wesentlichen 5 Jahren. Die Widerspruchsführerin habe
dementsprechend auch Geschmacksmuster (lediglich) für Golfbälle angemeldet,
was ihre Tätigkeit ausdrücke.
Die mit einer Tarifbeschäftigten besetzte Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 25. Oktober 2022
zurückgewiesen.
Ausgehend von der vorliegend maßgeblichen Registerlage könnten sich die
Vergleichszeichen hinsichtlich der von der angegriffenen Marke zu Klasse 25
beanspruchten Waren
„Damenbekleidung; Herrenbekleidungsstücke“ auf
identischen Waren begegnen. Ob und
inwieweit eine Ähnlichkeit der
Dienstleistungen der jüngeren Marke mit den weiteren Waren der prioritätsälteren
Marken gegeben sei, könne dahingestellt bleiben, da eine Verwechslungsgefahr
zwischen den Vergleichszeichen ausscheide, und zwar auch, soweit sie sich nach
der Registerlage auf bzw. bei identischen Waren und/oder Dienstleistungen
begegnen könnten.
Die Widerspruchsmarken verfügten über normale Kennzeichnungskraft. Eine
Schwächung der Kennzeichnungskraft durch benutzte Drittmarken sei nicht
ersichtlich. Dies gelte auch für eine seitens der Widersprechenden geltend
gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung. Die bloße
Behauptung einer „intensiven Benutzung und Vermarktung“ sei dafür nicht
ausreichend.
Letztlich könne dies aber auch dahingestellt bleiben. Denn selbst bei unterstellter
erhöhter Kennzeichnungskraft halte die angegriffene Marke auch im Bereich
identischer Waren und unter Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise die
strengen Anforderungen an den Abstand zu den Widerspruchsmarken in jeder
Hinsicht ein.
Schriftbildlich unterscheide sich die angegriffene Marke durch ihre Ausgestaltung
als Wort-/Bildmarke sehr deutlich von den Widerspruchswortmarken. Hierbei sei zu
berücksichtigen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser
eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung einer Bezeichnung gestatte als
das schnell verklingende gesprochene Wort.
Aber auch klanglich und begrifflich unterschieden sich beide Marken ausreichend
deutlich voneinander. Der Wortbestandteil der einsilbigen angegriffenen Marke
„nice“ werde mühelos als das englische Adjektiv mit der Bedeutung „nett, hübsch,
lieb“ erkannt und demnach
„[naɪs]“ ausgesprochen. Die einsilbigen
Widerspruchsmarken VICE, die dem Verkehr aus Begriffen wie „vice president“,
„vice director“ und dergleichen bekannt seien, würden wie „[vaɪs]“ ausgesprochen.
Diese Abweichungen am betonten und erfahrungsgemäß stärker beachteten
Wortanfang seien trotz der sonstigen klanglichen Übereinstimmung ausreichend.
Die Vergleichsmarken seien außerdem sehr kurz, wodurch Abweichungen stärker
wahrgenommen worden würden. Der Verkehr werde die Vergleichsmarken auch
aus der ungenauen Erinnerung und selbst unter ungünstigen akustischen
Übermittlungsbedingungen
mit
hinreichender
Sicherheit
klanglich
auseinanderhalten können und die jüngere Marke nicht mit der älteren verwechseln.
Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheide wegen der unterschiedlichen
Sinngehalte der Markenwörter „nice“ und VICE ebenfalls aus.
Für eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen sei ebenfalls nichts
ersichtlich.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie im
Wesentlichen geltend macht, dass bereits in schriftbildlicher Hinsicht eine die
Gefahr von Verwechslungen begründende Zeichenähnlichkeit vorliege. Insoweit
habe die Markenstelle nicht beachtet, dass die Widerspruchsmarken als
Wortmarken
in
jedweder Schreibweise,
folglich auch
in verschiedensten
Schreibschriftarten, geschützt seien. Insbesondere bei Schriftarten, die als „script“
bekannt seien und welche auch bei der angegriffenen Marke verwendet würden,
läge dann aber eine erhebliche visuelle Zeichenähnlichkeit vor, da der erste
Buchstabe der angegriffenen Marke nicht ohne weiteres als „n“ identifizierbar sei,
dieser daher eine erhebliche Ähnlichkeit zu einem in Schreibschrift wiedergegebenen „v“ aufweise und ferner sämtliche weiteren Buchstaben der Vergleichszeichen identisch seien. Auch hinsichtlich der klanglichen Ähnlichkeit sei eine
Verwechslungsgefahr gegeben. Die Vergleichsmarken würden bis auf den
Anfangsbuchstaben
identisch ausgesprochen.
In begrifflicher Hinsicht
läge
ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit vor. Die Begriffe "nice" und "vice" seien
Antonyme, wodurch eine gedankliche Verknüpfung herstellbar wäre.
Die Widersprechende beantragt mit Schriftsatz vom 14. Februar 2023 wörtlich
(Hervorhebung durch den Senat),
„den Beschluss der Widerspruchsabteilung 8. November 2022
aufzuheben und die Markenanmeldung DE 302021209121 „nice“ in
den Klassen 14 und 25 zurückzuweisen.“
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt mit Schriftsatz vom 17. März 2023,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie macht geltend, dass Ausgangspunkt für die Frage der beim visuellen
Zeichenvergleich maßgeblichen Schriftarten die gelehrte Schreibschrift sei, wo
übliche Schrift, Erwartung und Auffassung der Verkehrskreise betrachtet würden.
Zudem dürfe der blumenähnliche Stern in der angegriffenen Marke nicht ignoriert
werden, zumal dieses Element bei der Unterscheidung im Sinngehalt unterstützend
wirke und eine Hilfe in der Wahrnehmung sei.
In klanglicher Hinsicht sei zudem zu beachten, dass die Wörter unterschiedlich
ausgesprochen würden. Dies betreffe die Lautfolge „ai“ in beiden Zeichen und die
im Inland übliche langsamere Geschwindigkeit der Aussprache von „nice“. Zu
beachten sei ferner, dass die Widersprechende als deutsche Golfball-Herstellerin in
Golf-Kreisen gewachsen sei. Dass davon angesprochene Verkehrskreise diese mit
„nice*“ verwechseln, sei nicht möglich.
Mit Schreiben vom 10. Oktober 2025 wurden die Beteiligten über den Termin zur
Beratung und Entscheidung am 20. November 2025 informiert.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
A. Die Beschwerde
ist zulässig. Soweit die Widersprechende
in
ihrer
Beschwerdebegründung beantragt, „den Beschluss der Widerspruchsabteilung 8.
November 2022 aufzuheben und die Markenanmeldung DE 302021209121 „nice“
in den Klassen 14 und 25 zurückzuweisen“, handelt es sich trotz zutreffender
Benennung der angegriffenen Marke offensichtlich um einen versehentlich aus
einem anderen Verfahren
(vor der Widerspruchsabteilung des EUIPO)
übernommenen Antrag.
Dies wirkt sich auf das vorliegende Beschwerdeverfahren bereits deshalb nicht aus,
weil der Beschwerdebegründung zu entnehmen ist, dass sich die Widersprechende
mit ihrer Beschwerde gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus den
Wortmarken 30 2012 055 809 und UM 011 784 055 gegen die Eintragung der
angegriffenen Marke 30 2021 209 121 wendet. Zudem bedarf es zur Zulässigkeit
einer Beschwerde weder eines Antrags noch einer Begründung
(vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 66 Rdnr. 40, 41), und
vorliegend
ist nach Auslegung von einer Anfechtung des angefochtenen
Beschlusses
in
vollem Umfang
auszugehen
(vgl.
im Einzelnen
Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 66 Rdnr. 40 mwN). Denn mit der in der
Beschwerdebegründung beantragten
„Zurückweisung der Anmeldung“ der
angegriffenen Marke „in den Klassen 14 und 25“ dürfte vor dem Hintergrund, dass
die angegriffene Marke keinen Schutz für Waren der Klasse 14 beansprucht und
der gesamte Antrag offenbar auf einem Versehen beruht, auch keine Beschränkung
des Widerspruchs allein auf die von der angegriffenen Marke zu Klasse 25
beanspruchten Waren verbunden sein. Im Ergebnis wirkt sich die Frage letztlich
ohnehin nicht aus, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen
aus den nachfolgenden Gründen ohnehin nur in Bezug auf die zu Klasse 25
beanspruchten Waren der angegriffenen Marke vorliegt, nicht hingegen auf die von
ihr beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42.
B.
In der Sache hat die Beschwerde insoweit Erfolg, als zwischen der
angegriffenen Marke und beiden Widerspruchsmarken in Bezug auf die von der
angegriffenen Marke zu Klasse 25 beanspruchten (und im Tenor genannten) Waren
eine Verwechslungsgefahr im Sinne von (§ 119 Nr. 1 MarkenG iVm) § 9 Abs. 1 Nr.
2 MarkenG besteht. Der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 35
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2022 ist daher (teilweise)
aufzuheben, soweit der Widerspruch in Bezug auf diese Waren zurückgewiesen
wurde, und aufgrund des Widerspruchs aus den beiden Widerspruchsmarken ist die
teilweise Löschung der angegriffenen Marke für diese Waren anzuordnen.
Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden hat hingegen keinen Erfolg,
da hinsichtlich der übrigen, von der angegriffenen Marke in den Klassen 35 und 42
beanspruchten Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr zwischen der
angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken im Sinne von (§ 119 Nr.1
MarkenG iVm) § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Die Markenstelle hat den
Widerspruch daher insoweit im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2
Satz 2 MarkenG).
1. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität
oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 - Hansson
[Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –
Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 -
OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 48
- Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 - INJEKT/INJEX).
Nach diesen Grundsätzen
ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von
Verwechslungen
zwischen
der
angegriffenen Marke
und
beiden
Widerspruchsmarken in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang, nämlich in
Bezug auf die von der angegriffenen Marke zu Klasse 25 beanspruchten Waren, zu
besorgen.
2. Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit
ist die
Registerlage maßgebend.
a. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke auf den ihr mitgeteilten
Widerspruch mit Schriftsatz vom 14. September 2021 unter der Zwischenüberschrift
„Spezifische Nutzung der Kennzeichen durch die Gegenseite (Nichtbenutzung)“
u.a. vorgetragen hat, dass die Widersprechende ihre Marken nicht in den Bereichen
nutze, welche von der Anmelderin beansprucht würden, sondern sich vielmehr auf
Golfsportartikel beziehe, insbesondere in den letzten, hier wesentlichen 5 Jahren,
ist darin keine Nichtbenutzungseinrede in Bezug auf beide Widerspruchsmarken zu
sehen.
aa. Zwar wäre diese Einrede hinsichtlich beider Widerspruchsmarken statthaft, da
gegen die Widerspruchsmarke 30 2012 055 809 ausgehend vom Tag des Ablaufs
ihrer Widerspruchsfrist am 8. Mai 2013 zum Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke am 19. März 2021 bereits seit mehr als fünf Jahre kein
Widerspruch mehr möglich war (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) bzw. die weitere
Widerspruchsmarke UM 011 784 055 – bei der für den Beginn des als
„Benutzungsschonfrist“ bezeichneten Fünfjahreszeitraums gemäß § 119 Nr. 4
MarkenG i. V. m. Art. 18 UMV nach wie vor der Tag deren Eintragung maßgeblich
bleibt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 119 Rn. 54) – zum Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke bereits mehr als fünf Jahre im Register
eingetragen war.
bb. Aus dem Sachvortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke geht jedoch der
Wille,
eine
über
„Golfsportartikel“
hinausgehende
Benutzung
der
Widerspruchsmarken bestreiten zu wollen, nicht eindeutig genug hervor.
Denn das Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke im Schriftsatz vom 14.
September 2021, dass die Widersprechende ihre Marken nicht in den Bereichen
nutze, welche von der Anmelderin beansprucht würden, sondern sich in „eindeutiger
ausschließlicher Ausrichtung auf Golfsportartikel“ beziehe, „insbesondere in den
letzten, hier wesentlichen 5 Jahren“ kann trotz der Verwendung des Begriffs
„Nichtbenutzung“ in der Zwischenüberschrift sowie unter Benennung eines
Zeitraums von 5 Jahren auch dahingehend verstanden werden, dass sie damit nicht
eine über „Golfsportartikel“ hinausgehende Benutzung bestreiten, sondern lediglich
zum Ausdruck bringen will, dass sie nicht wie die Widersprechende als
Herstellerin/Veräußerin von Golfsportartikeln und dabei
insbesondere von
Golfbekleidung in Erscheinung tritt, sondern – wie nicht zuletzt ihr Hinweis im
Schriftsatz vom 14. März 2020, dass sie selbst „im Beratungssektor („Consulting“)
langjährig tätig sei, verdeutlicht – ihre Marke allein im Bereich der von zu den
Klassen 35 und 42 beanspruchten Dienstleistungen benutzt, demnach nicht in dem
Geschäfts- bzw. Warenbereich, in denen die Widersprechende ihrer Annahme nach
tätig ist.
Damit stellt sie aber lediglich die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren
und Dienstleistungen wegen einer (behaupteten) konkreten Benutzung der
angegriffenen Marke allein für die von ihr zu den Klassen 35 und 42 beanspruchten
Dienstleistungen in Abrede. Wenngleich dies rechtlich insoweit unerheblich ist, als
es für die Frage der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und
Dienstleistungen auf Seiten der angegriffene Marke allein auf die von dieser
beanspruchten Waren und Dienstleistungen ankommt und nicht auf diejenigen, für
die die angegriffene Marke tatsächlich benutzt wird oder benutzt werden soll, so
lässt sich diesem Sachvortrag gleichwohl nicht eindeutig entnehmen, dass die
Inhaberin der angegriffen Marke sich damit gegen die rechterhaltende Benutzung
der für Waren der Klassen 18, 25 und 28 registrierten Widerspruchsmarken wendet.
Dies umso weniger, als allein der bloße Hinweis auf eine Verwendung der
Widerspruchsmarken für „Golfsportartikel“ auch keine eindeutige Zuordnung
ermöglicht, bei welchen der für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und
Dienstleistungen
konkret
eine
(über Golfsportartikel
hinausgehende)
rechtserhaltende Benutzung in Frage gestellt werden soll.
Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke i. S. v. § 43 Abs. 1 MarkenG zu
bestreiten, muss jedoch eindeutig erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur
Benutzung der Widerspruchsmarke in einem anderen Zusammenhang, die auch als
Erörterung der Warenähnlichkeit verstanden werden können, reichen insoweit nicht
aus (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 43 Rdnr. 35, 36; BPatG 25 W (pat)
110/96 – ORTHOCOMP/OSTOCHONT, veröffentlicht auf der Internetseite des
BPatG). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dementsprechend im
Beschwerdeverfahren die von der Markenstelle ohne nähere Erörterung
durchgeführte Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auf Basis der
Registerlage schon nicht – und auch nicht auf den Hinweis des Senats vom 10.
Oktober 2025, wonach von der Registerlage auszugehen sei – angezweifelt bzw.
beanstandet.
cc. Letztlich kann dies sogar offenbleiben. Denn selbst wenn man zugunsten der
Inhaberin der angegriffenen Marke ihren Vortrag in dem vorgenannten Schriftsatz
vom 14. September 2021 dahingehend versteht, dass sie die Benutzung beider
Widerspruchsmarken mit Ausnahme der im Schriftsatz ausdrücklich erwähnten
„Golfsportartikel“ bestreiten will, besteht in Bezug auf die im Tenor genannten
Waren aus den nachfolgenden Gründen eine Verwechslungsgefahr, während sie
hinsichtlich der übrigen von der angegriffenen Marke beanspruchten
Dienstleistungen auch unter alleiniger Zugrundelegung der Registerlage
ausscheidet.
b. Ausgehend
von
der Registerlage
besteht
zwischen
den
sich
gegenüberstehenden Waren der Klasse 25 Identität, während in Bezug auf die von
der angegriffenen Marke zu den Klassen 35 und 42 beanspruchten Dienstleistungen
Unähnlichkeit zu den Widerspruchswaren festzustellen ist.
aa. Die von der angegriffenen Marke zu Klasse 25 beanspruchten Waren
„Damenbekleidung; Herrenbekleidungsstücke“
fallen unter den von den
Widerspruchsmarken zu Klasse 25 beanspruchten weiten Warenoberbegriff
„Bekleidungsstücke“, so dass sich die Vergleichszeichen insoweit auf identischen
Waren begegnen können.
Dies gilt aber auch, wenn man zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke
davon ausgeht, dass sie die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchszeichen
mit Ausnahme von „Golfsportartikel“ bestritten hat. Denn unter den Oberbegriff
„Golfsportartikel“ fällt auch die – von beiden Widerspruchszeichen zudem gesondert
beanspruchte – Ware „Golfbekleidung“, welche wiederum von den von der
angegriffenen Marke beanspruchten Warenoberbegriffen „Damenbekleidung;
Herrenbekleidungsstücke“ umfasst wird, so dass auch insoweit eine Warenidentität
besteht. Ohne Bedeutung ist dabei, dass die für die angegriffene Marke registrierten
Waren „Damenbekleidung; Herrenbekleidungsstücke“ oberbegrifflich nicht auf
„Golfsportartikel“ beschränkt sind. Weisen bei den jeweiligen Oberbegriffen der
Vergleichsmarken nur einzelne Waren oder Dienstleistungen Identität oder
Ähnlichkeit auf, führt dies bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr gleichwohl zur
Löschung der jüngeren Marke für den gesamten Oberbegriff (vgl. BGH GRUR 2008,
903 Nr. 11 SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905 Nr. 13 – Pantohexal;
Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 73).
bb. Hingegen sind die von der angegriffenen Marke in den Klassen 35 und 42
beanspruchten Dienstleistungen zu den für die beiden Widerspruchsmarken
registrierten Waren, auch bei einer zugunsten der Widersprechenden alleinigen
Berücksichtigung der Registerlage, unähnlich.
aaa. So sind Dienstleistungen bereits aufgrund der zwischen der Erbringung einer
unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer
körperlichen Ware bestehenden grundlegenden Abweichungen generell weder mit
den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie
erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich
anzusehen. Lediglich besondere Umstände können im Einzelfall die Feststellung
der Ähnlichkeit nahelegen (vgl. BGH GRUR 2000, 883, 884 – PAPPAGALLO; BGH
GRUR 2012, 1145 Nr. 35 – Pelikan). Maßgeblich
ist
insoweit die
Verkehrsanschauung. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von
Waren und Dienstleistungen liegt nur dann vor, wenn das Publikum annimmt, die
Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder jedenfalls wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR
2012, 1145 Nr. 35 – Pelikan). Dies ist der Fall, wenn bei den beteiligten
Verkehrskreisen der Eindruck aufkommt, dass Ware und Dienstleistung der
Kontrolle
desselben Unternehmens
unterliegen,
sei
es,
dass
das
Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem
Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich
auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR
2012, 1145 Nr. 35 – Pelikan; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rn. 117).
bbb. Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Soweit die Widersprechende vor der
Markenstelle geltend gemacht hat, dass es sich bei den Dienstleistungen der
Klassen 35 und 42 „offensichtlich ausschließlich um Ergänzungsdienstleistungen zu
den beanspruchten Waren“ handele, ist zwar zutreffend, dass die von den
Vergleichszeichen
beanspruchten Bekleidungswaren
regelmäßig
unter
Inanspruchnahme zumindest eines Teils der von der angegriffenen Marke
beanspruchten Dienstleistungen beworben und vermarktet werden. Insbesondere
Werbe-
und Marketing-Dienstleistungen
sind
beim
Vertrieb
von
Bekleidungsstücken, Modeaccessoires und Sportausrüstung zur Steigerung der
Verkaufszahlen gängige Praxis; ebenso sind für den Onlinevertrieb die Gestaltung
von Websites und damit zusammenhängende Dienstleistungen hilfreich und
notwendig. Soweit diese dabei durch Bekleidungshersteller selbst durchgeführt
werden, handelt es sich jedoch in aller Regel um unselbständige, allein der
Förderung des Absatzes ihrer Produkte dienende (Ergänzungs-)Werbe- und
Marketing-Aktivitäten, nicht jedoch um eigenständig und unabhängig von den
eigenen Produkten gegenüber Dritten als Kunden/Abnehmer erbrachte
Dienstleistungen, wie sie die angegriffene Marke zu den Klassen 35 und 42
beansprucht.
Anlass für den Verkehr in Bezug auf die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen
Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen bestünde daher nur dann, wenn sich
feststellen ließe, dass entsprechende Dienstleistungsunternehmen sich selbständig
auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware (Bekleidung) bzw.
Warenhersteller oder –Herstelle/Veräußerer von Bekleidung sich auch auf dem
entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigen. Es ist jedoch weder vorgetragen
noch sind Anhaltspunkte ermittelbar, dass die Anbieter von Werbe- und Marketing-
Dienstleistungen
und
damit
zusammenhängender
Grafik-
und
Gestaltungsdienstleistungen als Hersteller von Bekleidung in Erscheinung treten
bzw. Bekleidungshersteller Werbe- und Marketing-Dienstleistungen als
eigenständige Dienstleistungen gegenüber Dritten anbieten. In diesem Sinne hat
auch die Rechtsprechung bereits mehrfach festgestellt, dass allein die Möglichkeit,
dass für oder mit den (Bekleidungs-)Waren der Widerspruchsmarke(n) geworben
werden kann, den Verkehr noch nicht veranlasst anzunehmen, dass diese Waren
von demselben Unternehmen oder unter der Kontrolle desselben Unternehmens
hergestellt werden, welches die Dienstleistung „Werbung“ als selbstständige
Dienstleistung anbietet, selbst wenn sie mit dem gleichen Zeichen gekennzeichnet
würden (vgl. u.a. BPatG, 25 W (pat) 2/05 v 26.6.2007 – Liliput World/Liliput, juris
Rn. 35; BPatG 29 W (pat) 553/10 – Angel-J Collection/ANGEL, juris Rn. 36).
ccc. Es ist daher festzustellen, dass die angegriffenen Dienstleistungen der Klassen
35 und 42 keine Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren aufweisen (so auch die st
Rspr. hierzu, vgl. mwN Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen,
20. Aufl. 2024, S.
42,
linke Spalte, Stichwort:
„Bekleidungsstücke“: keine Ähnlichkeit zu „Werbung“ [sowie „Geschäftsführung“
und weiteren DL]; S. 468, linke Spalte, Stichwort „Werbung“, keine Ähnlichkeit zu
„Bekleidungsstücken“, auch nicht über Imagetransfer; ferner ungleichartig nach
altem Recht zu „Lederwaren“; vgl. ferner etwa BPatG, 30 W (pat) 505/21 v.
25.5.2023 – edition/EDITION, juris Rn. 148; BPatG, 25 W (pat) 2/05 v 26.6.2007
– Liliput World/Liliput, juris Rn. 34, 35; BPatG 29 W (pat) 553/10 – Angel-J
Collection/ANGEL, juris Rn. 36). Da aber eine gänzlich fehlende Ähnlichkeit der
sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen nicht durch die anderen
Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr ausgeglichen werden kann
(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 38, 64), kommt eine
Verwechslungsgefahr
zwischen
den Vergleichszeichen
bzgl.
dieser
angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 nicht in Betracht, so dass
der Widerspruch aus beiden Widerspruchsmarken bereits aus diesem Grunde
insoweit keinen Erfolg hat und die Beschwerde insoweit zurückzuweisen ist.
3. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen in
Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 25 ist
dagegen von Bedeutung, dass die beiden Widerspruchsmarken 30 2012 055 809
sowie UM 011 784 055
VICE
VICE
von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen.
a. Das Markenwort VICE
ist
inländischen Verkehrskreisen
in seiner
(wortsinngemäßen) Bedeutung als englisches Wort für „Laster, Untugend,
Lasterhaftigkeit“
(vgl. https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/vice)
nicht nur bereits weitgehend unbekannt, sondern verfügt vor allem auch mit dieser
Bedeutung im Hinblick auf die vorliegend im Rahmen der Verwechslungsgefahr auf
Seiten der Widerspruchsmarken maßgeblichen Waren der Klassen 18, 25 und 28
über keinen
für den Verkehr auf Anhieb erfassbaren beschreibenden
Aussagegehalt. Die (deutschen) Begriffe „Laster, Untugend, Lasterhaftigkeit“
beschreiben weder Eigenschaften noch Inhalte der geschützten Waren. Um
VICE/vice als Hinweis darauf zu verstehen, dass diese Waren „lasterhaft“ o.ä. seien,
bedarf es jedenfalls erheblicher gedanklicher Zwischenschritte.
b. Auch als weitgehend bekannte Bezeichnung (auch) für „Vize“ (bspw. Vice
President) oder in seiner Bedeutung „anstelle von“ beschreibt VICE weder
Eigenschaften noch
Inhalte der geschützten Waren,
so dass die
Widerspruchsmarken auch insoweit über keinen die Kennzeichnungskraft der
beiden Widerspruchsmarken mindernden Anklang verfügt.
c. Eine von der Widersprechenden in ihrem Schriftsatz vom 02. Dezember 2021
geltend gemachte Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung,
lässt sich nicht feststellen.
aa. Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens
inklusive des
Investitionsumfangs zur
Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks
Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder
Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen
stammend erkennen (st. Rspr.: EuGH GRUR 2005, 763 Rn. 31 – Nestlé/Mars
GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BGH GRUR 2008, 903 Rn. 13 -
SIERRA ANTIGUO). Die erhöhte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt
der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O.
Rn. 13 f. – SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rn. 22 – INJEKT/INJEX) und im
Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR
2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch
intensive Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu
machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt
ist (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 –
Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken).
bb. An den danach zum Beleg der Steigerung der Kennzeichnungskraft einer
Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung erforderlichen Angaben fehlt es
jedoch vorliegend. Allein der Hinweis auf eine langjährige Benutzung der Marke
erlaubt ohne hinreichend konkrete Angaben zum Marktanteil, zur Intensität,
geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke sowie ggf. zum
Werbeaufwand keine Feststelllungen in Bezug auf eine durch Benutzung gestärkte
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hinsichtlich einzelner oder mehrerer
Waren.
d. Andererseits fehlt es auch an Anhaltspunkten für eine Schwächung der
Widerspruchsmarken durch umfangreiche Verwendung des Markenworts VICE in
Drittzeichen.
Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen, die einen
Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, dass die Drittkennzeichen auf gleichen
oder eng benachbarten Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang in
Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des
Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu
bewirken. Ferner muss ihre Benutzung liquide, also unstreitig oder amtsbekannt,
oder vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht sein, weil nur
insoweit der Verkehr genötigt und daran gewöhnt sein kann, wegen des
Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige
Unterschiede zu achten. Allein die Anzahl der Drittzeichen reicht dafür nicht aus
(BGH GRUR 2009, 685, Nr. 25 - adh.de). Vielmehr müssen der Umfang der
Benutzung und die Bekanntheit der Marken am Markt im Einzelnen dargelegt
werden (BPatG 29 W (pat) 70/11 - A1 A-One Consult/A1, juris; 30 W (pat) 50/16 v.
6. Dezember 2018 – SCHNEIDER/Schneider Electric). Daran fehlt es vorliegend
jedoch. Die bloße Behauptung, der Begriff „Vice“ sei „verwässert“ und die
Aufzählung einiger Marken mit diesem Bestandteil (Schriftsatz der Inhaberin der
angegriffenen Marke vom 14. März 2022) reicht hat dafür nicht aus.
4. Weiterhin weisen die Vergleichszeichen eine jedenfalls durchschnittliche
Zeichenähnlichkeit auf.
a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen
Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B.
BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25
– pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15
– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 – MIXI). Dabei ist von dem
allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so
aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen
ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher
und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 – ZIRH/SIR;
GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29
– MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010,
235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 – METROBUS; GRUR 2006,
60, Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/ Zweibrüder). Dabei
genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die
hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR
2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 – Springender
Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker-
/Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 268 m. w. N.).
b. Ausgehend davon weisen die Vergleichszeichen entgegen der Auffassung der
Widersprechenden zwar in schriftbildlicher Hinsicht nur eine geringe schriftbildliche
Ähnlichkeit auf.
aa. Die angegriffene Wort-/Bildmarke besteht aus dem graphisch
in
schreibschriftähnlicher Form ausgestalteten englischen Wort
„nice“ als
Wortbestandteil in grauer Farbe, an dessen Ende hochgestellt ein stilisierter
blumenartiger Stern in gelber Farbe als Bildbestandteil platziert ist. Dadurch
unterscheidet sie sich deutlich und unübersehbar von den als reine Wortmarken in
Standardschrift eingetragenen Widerspruchszeichen VICE.
bb. Aber auch dann, wenn man zugunsten der Widersprechenden ohne weitere
Sachprüfung allein auf den graphisch ausgestalteten Wortbestandteil „nice“ der
angegriffenen Marke abstellt, weil dieser den Gesamteindruck der angegriffenen
Marke gegenüber der lediglich als dekoratives Element wahrgenommenen
Abbildung eines Sterns prägt — wobei einer Prägung vorliegend nicht ohne
Weiteres eine mögliche Schutzunfähigkeit des Begriffs „nice“ in seiner Bedeutung
„nett, schön“ als werblich-anpreisende und damit beschreibende Angabe
entgegenstehen würde, da dieser Zeichenbestandteil in dem angegriffenen Wort-
/Bildzeichen markenmäßig hervorgehoben und daher auch als kennzeichnendes
Element bzw. betriebliches Herkunftszeichen verstanden wird (vgl. dazu BGH
GRUR 1998, 930, 931 – Fläminger; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 377,
378) —, sind die Vergleichszeichen aufgrund der markanten Grafik des
Wortbestandteils „nice“ der angegriffenen Marke ohne weiteres voneinander zu
unterscheiden.
cc. Dem von beiden Beteiligten
in diesem Zusammenhang umfangreich
durchgeführten Zeichenvergleich auf Grundlage verschiedener „Script“-Schriftarten
kommt in diesem Zusammenhang keine Bedeutung zu.
aaa. Zwar wurden nach früherer Praxis Wortmarken nicht auf eine bestimmte Schrift
oder sonstige Darstellungsform festgelegt und damit beschränkt (vgl. OLG Hamburg
GRUR-RS 2020 - Candecor/CANEACOR), so dass reine Wortmarken auch Schutz
für
jede verkehrsübliche Wiedergabeform beanspruchen konnten (BeckOK
MarkenR/Onken MarkenG § 14 Rn. 367-368.2; OLG Hamburg Urt. v. 10.6.2021 – 5
U
83/18,
GRUR-RS
2021,
14197
–
Catalox/Katalox;
Ingerl/Rohnke/Nordemann/Boddien MarkenG § 14 Rn. 279-283), was alle gängigen
Schrifttypen ebenso wie Fett- und Kursivdruck, Klein- und Großbuchstaben,
gesperrte oder schmale Laufweite umfasste (vgl. BPatG, Beschluss vom 31.1.2007,
32 W (pat) 263/03 — QUELLGOLD/Goldquell; BPatG, Beschluss vom 23.6. 2004,
32 W (pat) 81/03 — NATALLA/nutella).
bbb. Ungeachtet der Frage. ob es sich bei einer, sich wie immer auch gestaltenden
schreib- bzw. „script“-schriftlichen Wiedergabe eines Zeichens überhaupt um eine
verkehrsübliche Wiedergabeform iS der vorgenannten Praxis handelt, steht einem
(schriftbildlichen) Vergleich auf Grundlage eines dem Wortbestandteil „nice“ der
angegriffenen Marke vergleichbaren fiktiven Schriftbildes jedoch in rechtlicher
Hinsicht entgegen, dass im Registerverfahren die Zeichen in der eingetragenen
Form miteinander zu vergleichen sind, demnach die grafisch-farbliche Gestaltung
bei der angegriffenen Marke in (schrift)bildlicher Hinsicht nicht unberücksichtigt
bleiben kann. Theoretisch denkbare Möglichkeiten einer von der Registerlage
abweichenden Markenbenutzung, die gegebenenfalls eine zu große schriftbildliche
Ähnlichkeit begründen, können
im Rahmen des Registerverfahrens keine
Berücksichtigung finden (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 238,
244; BPatG 25 W (pat) 17/16 v. 8. Mai 2019 – Dealversicherung/IDEAL
Versicherung, BeckRS 2019, 11537; 26 W (pat) 565/22 v. 8. August 2025 –
MONi/MONA, GRUR-RS 2025,24885).
Soweit dies im Einzelfall nicht ausschließt, bei ganz geringfügigen Abweichungen
wie zB bei Unterschieden in Groß- und Kleinschreibung gleichwohl von einer
Zeichenidentität auszugehen (vgl. BGH GRUR 2016, 705 Nr. 29-30 – ConText;
BPatG 26 W (pat) 565/22 v. 8. August 2025 – MONi/MONA, GRUR-RS 2025,24885)
– wobei es sich dann nicht um eine Frage des Schutzgegenstands, sondern des
Schutzbereichs (des älteren Zeichens) handelt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO,
§ 9 Rdrn. 244) –, ergibt sich daraus vorliegend bereits deshalb nichts anderes, weil
es sich bei der schriftbildlichen Phantasieausgestaltung des Wortbestandteils „nice“
der angegriffenen Marke nicht um eine geringfügige Abweichung gegenüber den in
Standardschrift eingetragenen Wortzeichen VICE handelt.
ccc. Es verbleibt daher in schriftbildlicher Hinsicht bei einem Vergleich der Zeichen
in ihren konkreten eingetragenen Ausgestaltungen, die aber aus den vorgenannten
Gründen ohne weiteres voneinander zu unterscheiden sind.
c. Dies gilt aber nicht für den klanglichen Vergleich beider Marken. Insoweit weisen
die Vergleichszeichen eine zumindest als durchschnittlich zu bewertende
Ähnlichkeit auf.
aa. Maßgebend dafür ist, dass jedenfalls weite Teile des Verkehrs sowohl das —
insoweit auf Seiten der angegriffenen Marke nach dem beim Klangvergleich
geltenden Grundsatz „Wort vor Bild“ maßgebliche (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.
a. O., § 9 Rn. 470) — Markenwort „nice“ als auch die Widerspruchszeichen VICE
in Anbetracht ihrer allgemeinen Bekanntheit als englische Begriffe mit den
vorgenannten Bedeutungen auch englischen Ausspracheregeln entsprechend
artikulieren werden. In ihrer danach maßgeblichen englischen Aussprache „nais“
bzw. „vais“ stimmen die Vergleichszeichen dann aber im Klangbild bis auf die
konsonantische Abweichung am Wortanfang „V“ bzw. „n“ weitgehend überein.
Anders als bei den in den Entscheidungen BPatG 26 W (pat) 147/99 – FINK/LINK
und – aktueller – BPatG 25 W (pat) 544/20 – XOX/BOXX maßgeblichen Zeichen
klingen die Anfangskonsonanten „v“ bzw. „n“ innerhalb der einteiligen Markenwörter
trotz ihrer Stellung am Wortanfang gegenüber der jeweils nachfolgenden und das
Klangbild beider Marken dominierenden Lautfolge „-ais“ nur kurz an und treten im
Gesamtklangbild nicht besonders hervor. Wenngleich sich diese Abweichung am in
aller Regel stärker beachteten Wortanfang befindet und dadurch grundsätzlich
stärker ins Gewicht fällt und es sich ferner bei beiden Markenwörtern um
(tendenziell leichter zu unterscheidende) Kurzwörter handelt, tritt die Abweichung
gegenüber den weitreichenden Übereinstimmungen beider Markenwörter in der
Lautfolge
jedenfalls nicht so prägnant hervor, dass sie die weitgehend
übereinstimmende Gesamtstruktur im Klangbild und den daraus sich ergebenden
weitgehenden Gleichklang beider Markenwörter nachhaltig beeinflussen und eine
sichere Unterscheidung der Markenwörter ermöglichen könnte.
bb. Dieses insgesamt stark angenäherte Gesamtklangbild beider Markenwörter
wird dabei auch nicht durch den voneinander abweichenden Begriffsinhalt von
„nice“ und VICE nachhaltig reduziert bzw. „neutralisiert“.
aaa. Zwar können Übereinstimmungen im Wort oder Klangbild von Marken durch
deren
abweichenden
Begriffsinhalt
vermindert
werden
(vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 318 mwN). Zu beachten ist jedoch, dass
der abweichende Sinngehalt einer oder beider Marken einer Verwechslungsgefahr
mit einer anderen Marke nur entgegenwirken kann, sofern letztere vom Verkehr
deutlich anders als die erstgenannte wahrgenommen wird, da, im Falle eines
angesichts der weitgehenden Überschneidungen und Gemeinsamkeiten beider
Zeichen ohne weiteres möglichen Verhörens bei mündlicher Wiedergabe bzw.
Übermittlung, der begriffliche Anklang gerade nicht erfasst bzw. bemerkt wird.
Begriffliche Abweichungen bieten daher keine Unterscheidungshilfe bzw. tragen
nicht zur sicheren Unterscheidung bei, wenn die angesprochenen Verkehrskreise
sich wegen der starken klanglichen Gemeinsamkeiten verhören, so dass ihnen
begriffliche Unterschiede bzw. ein begrifflicher Anklang einer Marke überhaupt nicht
zum Bewusstsein kommen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rn. 326
m. w. N.).
bbb. Ausgehend davon tritt auch bei den Markenwörtern „nice“ und VICE deren
abweichender Begriffs- und Bedeutungsgehalt
innerhalb des ansonsten
übereinstimmenden Gesamtklangbildes nicht so deutlich hervor, als dass die
beiden Zeichen dadurch leicht zu unterscheiden wären. Der abweichende Begriffs-
und Bedeutungsgehalt beider Markenwörter reduziert daher die Gefahr eines
Verhörens auch unter Berücksichtigung der kollisionsmindernden Umstände, dass
die Marken sich am Wortanfang unterscheiden und es sich bei diesen um
Kurzwörter handelt, jedenfalls nicht so deutlich, als dass eine zumindest
durchschnittliche Zeichenähnlichkeit verneint werden könnte.
ccc. Der sich danach ergebende Grad der Zeichenähnlichkeit ist auch nicht aus
Rechtsgründen eingeschränkt, weil es sich bei dem Wortbestandteil der
angegriffenen Marke „nice“ in seiner Bedeutung „nett, freundlich“ im vorliegendem
Waren-
und Dienstleistungszusammenhang möglicherweise
um
eine
beschreibende und damit uU freihaltungsbedürftige Angabe handelt. Denn daraus
ergibt sich keine Beschränkung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarken. Dies
wäre vielmehr nur dann der Fall, wenn diese selbst sich an die entsprechende
Angabe anlehnten bzw. als eine (schutzfähige) Abwandlung dieser darstellten und
ihr Schutzumfang sich daher auf die schutzbegründende Eigenprägung gegenüber
der zugrundeliegenden schutzunfähigen Angabe beschränken würde. Dies ist
jedoch bei beiden Widerspruchsmarken VICE nicht der Fall, da sie sich nicht in
irgendeiner Form an das Markenwort „nice“ der angegriffenen Marke anlehnen bzw.
dieses abwandeln.
5. Unter Zugrundelegung einer jedenfalls durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit
besteht im Rahmen der Gesamtabwägung aller für die Verwechslungsgefahr
maßgeblichen Faktoren unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken eine Verwechslungsgefahr
zwischen der angegriffenen Marke und beiden Widerspruchszeichen, soweit sich
die Vergleichszeichen vorliegend auf identischen Waren begegnen können, wie es
in Bezug auf die von der angegriffenen Marke zu Klasse 25 beanspruchten Waren
„Damenbekleidung; Herrenbekleidungsstücke“ der Fall ist.
Insoweit ist die angegriffene Marke daher aufgrund des Widerspruchs aus beiden
Widerspruchsmarken zu löschen.
Hingegen scheidet eine Verwechslungsgefahr
in Bezug auf die von der
angegriffenen Marke zu den Klassen 35 und 42 beanspruchten Dienstleistungen
wie dargelegt bereits aufgrund der insoweit bestehenden Unähnlichkeit zu den
Waren der Widerspruchsmarken aus.
C. Die Beschwerde der Widersprechenden ist daher lediglich bezüglich der Waren
„Damenbekleidung; Herrenbekleidungsstücke“ der angegriffenen Marke erfolgreich
und im Übrigen zurückzuweisen.
D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
Meiser
Hammer
Merzbach