BPatG Beschluss vom 25.05.2023 – 30 W (pat) 505/21

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 505/21

_______________________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

25.05.2023

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2018 109 850

ECLI:DE:BPatG:2023:250523B30Wpat505.21.0

hat

der

30. Senat

(Marken- und Design-Beschwerdesenat)

des

Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2023 unter

Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Dr.

Weitzel und Wagner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21.

Oktober 2020 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch

aus der Marke UM 007 057 169 hinsichtlich der Waren

„Klasse 18: Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen;

Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Reisetaschen; Sporttaschen;

Reisekoffer

[Handkoffer];

Einkaufstaschen;

Kosmetikkoffer;

Möbelbezüge aus Leder; Lederschnüre; Gehstöcke; Regenschirme;

Bekleidungsstücke für Haustiere

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche;

Badeanzüge; Regenbekleidung; Schuhe

[Halbschuhe]; Hüte;

Wirkwaren

[Bekleidung]; Handschuhe

[Bekleidung]; Halstücher;

Hüftgürtel; Schlafmasken; Duschhauben“

sowie aus der Marke UM 006 586 374 hinsichtlich der Dienstleistungen

„Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und

Verkäufer

von

Waren

und

Dienstleistungen;

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“

zurückgewiesen worden ist.

2.

In dem genannten Umfang wird die Löschung der Marke 30 2018 109 850

angeordnet.

3.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

I.

Am 4. September 2018 ist die Wort-/Bildmarke

u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 03: Kosmetika; Parfüms; Ätherische Öle; Luftbeduftungsmittel;

Reinigungsmilch

für Körper-

und Schönheitspflege; Waschmittel;

Reinigungsmittel;

Lederkonservierungsmittel

[Wichse];

Schleifstoffe;

Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants für Menschen oder für

Tiere

Klasse 18: Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder; Taschen;

Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Reisetaschen; Sporttaschen;

Reisekoffer

[Handkoffer];

Einkaufstaschen;

Kosmetikkoffer;

Möbelbezüge aus Leder; Lederschnüre; Gehstöcke; Regenschirme;

Bekleidungsstücke für Haustiere

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche;

Badeanzüge; Regenbekleidung; Schuhe

[Halbschuhe]; Hüte;

Wirkwaren

[Bekleidung]; Handschuhe

[Bekleidung]; Halstücher;

Hüftgürtel; Schlafmasken; Duschhauben

Klasse 35: Werbung; Dekorieren von Schaufenstern; Kommerzielle

Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte;

Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Verkaufsförderung

[Sales promotion] für Dritte; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für

Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen

einer Im- und Exportagentur; Geschäftsführung für darstellende Künstler;

Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische

Bearbeitung von Bestellungen; Buchführung; Sponsorensuche; Vermietung

von Verkaufsständen; Einzelhandelsdienstleistungen

in Bezug auf

Bekleidungsstücke“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register

angemeldet worden. Mit Beanstandungsbescheid vom 10. Januar 2019 hat die

Markenstelle für Klasse 03 mitgeteilt, dass der Eintragung die Schutzhindernisse

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 entgegenstünden. Auf das Erwiderungsschreiben der

der Anmelderin vom 15. Mai 2019 hat die Markenstelle die Beanstandung

aufgehoben. Die Marke ist am 21. Juni 2019 unter der Nummer 30 2018 109 850

eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 26. Juli 2019.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin am 28. Oktober 2019

Widerspruch erhoben aus:

1. der u.a. für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs,

Bars,

Kureinrichtungen,

Freizeit-

und

Fitnesseinrichtungen,

Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementhäuser und

Tagungseinrichtungen

für

Dritte;

Dienstleistungen

eines

Geschäftszentrums; Unternehmensverwaltungsdienste; Planung von

geschäftlichen

Zusammenkünften;

Bereitstellung

von

Konferenzeinrichtungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den

Verkauf von Haushaltswaren und -geräten, nämlich Bekleidungsstücke,

Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Wäsche, Bettzeug

(einschließlich

Bettlaken,

Decken,

Steppdecken,

Federbetten,

Kopfkissen,

Kopfkissenbezüge,

Kissen), Handtücher, Möbel

(einschließlich

Bettmatratzen, Tische, Stühle), Innenausstattung (einschließlich Lampen,

Leuchten, Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte, Uhren, Wandbehänge, Bilder,

gerahmte Artikel), Einrichtungsgegenstände für Badezimmer (einschließlich

Spiegel, Feinporzellan, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecher, Halter für

Zahnputzbecher,

Duschvorhänge,

Duschschienen,

Duschen,

Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen und Zubehör), Toilettemittel,

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Fitness- und Trainingsgeräte,

Spielzeug, Plüschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos,

Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren“

seit dem 1. Mai 2011 registrierten Unionsmarke 006 586 374

EDITION

2. der u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht

in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer;

Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre

und Sattlerwaren; Handtaschen, Rucksäcke, Ranzen; Beutel für Camper oder

Kletterer; Badetaschen; Gepäckgurte; Gepäckanhänger; Rucksäcke;

Sporttaschen; Geldbörsen; Brieftaschen.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Klasse 35: Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem

Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich

Schönheitsprodukte, Toilettemittel, Haushaltsmaschinen, handbetätigte

Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und elektronische

Heimgeräte, einschließlich Haushaltsgeräte, Juwelierwaren, Schmuckwaren,

Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Veröffentlichungen, Regenschirme,

Sonnenschirme,

Lederwaren, Gepäckbehältnisse,

Taschen, Möbel,

Badezimmerzubehör, Behälter und Geräte

für Haushalt und Küche,

Gartenzubehör

und

-geräte, Wohnungseinrichtungen, Webstoffe,

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug

und Spiele, Sportausrüstungen, Lebensmittel, Getränke, Weine, Blumen, in

Warenhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Cafés, über

Versandhauskataloge

oder mittels

Telekommunikation

oder

über

Internetwebsites

zu

ermöglichen;

Werbung;

Geschäftsführung;

Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Stellenvermittlung; Durchführung von

Bonusprogrammen

für Verkaufs-

und/oder Verkaufsförderungszwecke;

Überwachung und Leitung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder

Verkaufsförderungszwecke;

Durchführung

und

Überwachung

von

Treuekartenprogrammen“

seit dem 13. Mai 2009 registrierten Unionsmarke 007 057 169

EDITION

3. sowie der u.a. für die Waren

„Klasse 03: Körperpflegemittel, Reinigungsmittel, Ätherische Öle als Parfüms,

Shampoos, Pflegespülungen, Haarpflegeprodukte; Mittel für die Haut; Seifen;

Körpergel; Zahnpasta, Duschgele, Schilfdiffusoren zur Raumbeduftung

Klasse 25: Bademäntel; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

Halstücher, Mützen, Frisiermäntel“

seit dem 19. Juni 2019 registrierten Unionsmarke 018 019 108

EDITION

Der Widerspruch ist beschränkt auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen

03, 18, 25 und 35 der angegriffenen Marke und stützt sich in Bezug auf:

· die Unionsmarke 006 586 374 auf die Dienstleistungen der Klasse 35,

· die Unionsmarke 007 057 169 auf die Waren und Dienstleistungen der

Klassen 18, 25 und 35,

· die Unionsmarke 180 019 108 auf die Waren der Klassen 03 und 25.

Mit Beschluss vom 21. Oktober 2020 hat die mit einer Beamtin des gehobenen

Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und

Markenamtes festgestellt, der Widerspruch sei zulässig und teilweise begründet,

soweit er sich auf die Unionsmarken 006 586 374 und 007 057 169 stütze. Soweit

der Widerspruch auf die Unionsmarke 018 019 108 gestützt werde, sei er mangels

eines älteren Zeitranges – das Widerspruchskennzeichen sei am 05.02.2019, die

angegriffene Marke hingegen bereits am 04.09.2018 angemeldet worden -

unzulässig.

Soweit der Widerspruch teilweise begründet sei, betreffe dies die Dienstleistungen

der angegriffenen Marke der

„Klasse 35: Werbung; Dekorieren von Schaufenstern; Kommerzielle

Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte;

Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken; Verkaufsförderung

[Sales promotion] für Dritte; Geschäftsführung für darstellende Künstler;

Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische

Bearbeitung von Bestellungen; Buchführung; Sponsorensuche“.

Im Übrigen hat die Markenstelle den Widerspruch hinsichtlich der Klassen 03, 18,

25 (vollständig) und 35 (teilweise) zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr

zwischen den Vergleichsmarken insoweit nicht zu befürchten sei (§§ 119 Nr. 1, 42

Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Kennzeichnungskraft der noch maßgeblichen Widerspruchskennzeichen UM

006 586 374 und UM 007 057 169 sei für die Waren der Klassen 18 und 25 und

einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 35 geschwächt.

Im Hinblick auf die Waren

„Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht

in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer;

Regenschirme,

Sonnenschirme

und

Spazierstöcke;

Peitschen,

Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Handtaschen, Rucksäcke, Ranzen;

Beutel

für Camper oder Kletterer; Badetaschen; Gepäckgurte;

Gepäckanhänger; Rucksäcke; Sporttaschen; Geldbörsen; Brieftaschen“

und Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

vermittelten die Widerspruchsmarken EDITION nämlich die ohne weiteres

verständliche Sachaussage, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um

eine Sonderausgabe oder eine limitierte Produktserie handele, die zeitlich oder

mengenmäßig begrenzt angeboten werde oder sich ausschließlich auf einen

bestimmten Anlass beziehe.

Die Dienstleistungen

„Zusammenstellung von verschiedenen Waren

für Dritte, um dem

Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich

Schönheitsprodukte, Toilettemittel, Haushaltsmaschinen, handbetätigte

Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und

elektronische Heimgeräte, einschließlich Haushaltsgeräte, Juwelierwaren,

Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Veröffentlichungen,

Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren, Gepäckbehältnisse, Taschen,

Möbel, Badezimmerzubehör, Behälter und Geräte für Haushalt und Küche,

Gartenzubehör

und

-geräte, Wohnungseinrichtungen, Webstoffe,

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug

und Spiele, Sportausrüstungen, Lebensmittel, Getränke, Weine, Blumen, in

Warenhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Cafés, über

Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder über

Internetwebsites zu ermöglichen; (…); Durchführung von Bonusprogrammen

für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Überwachung und

Leitung

von

Bonusprogrammen

für

Verkaufs-

und/oder

Verkaufsförderungszwecke; Durchführung

und Überwachung

von

Treuekartenprogrammen“

sowie

„(…); Einzelhandelsdienstleistungen

in Bezug auf den Verkauf von

Haushaltswaren und -geräten, nämlich Bekleidungsstücke, Schuhwaren,

Kopfbedeckungen, Wäsche, Bettzeug (einschließlich Bettlaken, Decken,

Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbezüge, Kissen),

Handtücher, Möbel

(einschließlich Bettmatratzen, Tische, Stühle),

Innenausstattung

(einschließlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeräte,

Fernsehgeräte, Uhren, Wandbehänge, Bilder, gerahmte Artikel),

Einrichtungsgegenstände

für Badezimmer

(einschließlich Spiegel,

Feinporzellan,

Zahnbürstenhalter,

Zahnputzbecher,

Halter

für

Zahnputzbecher,

Duschvorhänge,

Duschschienen,

Duschen,

Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen und Zubehör), Toilettemittel,

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Fitness- und Trainingsgeräte,

Spielzeug, Plüschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos,

Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren“

könnten „Editionen“ zum Gegenstand haben oder sich bestimmungsgemäß hierauf

beziehen. Bei den Widerspruchskennzeichen habe es sich bereits zum

Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke wie auch zum Entscheidungszeitpunkt

um beschreibende Angaben gehandelt, so dass ihnen nur eine schwache

Kennzeichnungskraft

zukomme. Wenngleich

ihnen

wegen

des

Bindungsgrundsatzes nicht jeder Schutz abgesprochen werden könne, sei ihr

Schutzumfang jedoch auf ein Minimum beschränkt, so dass schon geringe

Abwandlungen

oder Hinzufügungen

aus

dem

Schutzumfang

der

Widerspruchsmarken herausführten und eine Verwechslungsgefahr verneint

werden müsse.

Die Kennzeichnungsschwäche sei auch nicht durch eine gesteigerte

Verkehrsbekanntheit der Bezeichnung „EDITION“ als Herkunftsbezeichnung für die

maßgeblichen Waren und Dienstleistungen überwunden worden. Soweit die

Widersprechende geltend mache, sie sei die weltweit bekannte Inhaberin der

Marken „MARRIOTT“ und „MARRIOTT BONVOY“ sowie weiterer Hotelmarken,

habe dies keinerlei Einfluss auf die Kennzeichnungskraft der vorliegend allein

maßgeblichen Widerspruchskennzeichen EDITION. Der weiterhin vorgelegte

Webseitenauszug zur Untermauerung der Aussage, dass die Bezeichnung

„EDITION“ für eine breite Palette von Gastgewerbedienstleistungen genutzt werde,

sei ebenfalls ohne Aussagekraft. Es fehle an einer Glaubhaftmachung der

maßgeblichen Tatsachen beispielsweise durch Vorlage des Ergebnisses von

Verkehrsbefragungen

oder

zumindest

der Angabe

von Umsätzen,

Werbeaufwendungen und Marktanteilen, der geographischen Verbreitung und

Dauer der Markenverwendung sowie die dadurch erreichte Bekanntheit in den

beteiligten Verkehrskreisen. Im Ergebnis seien Umstände, die für eine Steigerung

der Kennzeichnungskraft sprechen würden, weder vorgetragen noch ersichtlich.

Die dem Begriff „EDITION“ anhaftende Kennzeichnungsschwäche führe dazu, dass

er aus Rechtsgründen nicht zur Begründung der Verwechslungsgefahr geeignet sei,

soweit sich die Übereinstimmungen der Vergleichszeichen auf diese

schutzunfähige Angabe beschränkten. Das treffe auf den vorliegenden Fall zu, weil

die Widerspruchszeichen mangels graphischer Ausgestaltung (und anders als die

angegriffene Marke) keine Zeichenelemente besäßen, welche über die begriffliche

Übereinstimmung in dem kennzeichnungsschwachen Wort „Edition“ hinausführten.

Infolgedessen könnten die vorgenannten Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich

derer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auf ein Minimum reduziert

sei,

für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht

herangezogen werden.

In Bezug auf die übrigen Dienstleistungen, nämlich

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,

Kureinrichtungen,

Freizeit-

und

Fitnesseinrichtungen,

Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementhäuser und

Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums;

Unternehmensverwaltungsdienste;

Planung

von

geschäftlichen

Zusammenkünften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen“ (UM 006 586

374) sowie

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Büroarbeiten; Stellenvermittlung“ (UM 007 057 169)

sei

eine

originär

durchschnittliche

Kennzeichnungskraft

der

Widerspruchskennzeichen anzunehmen, da es unüblich sei, diese Dienstleistungen

bezogen auf bestimmte

„Editionen“ zu erbringen und auch sonst kein

beschreibender Aussagegehalt ersichtlich sei. Weitere Umstände, die für eine

Minderung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sprechen würden, seien

weder vorgetragen noch ersichtlich.

In schriftbildlichen Zeichenvergleich von

und „EDITION“ bestehe

wegen der graphischen Ausgestaltung des Schriftbildes der jüngeren Marke keine

hinreichende Zeichenähnlichkeit.

Die Vergleichszeichen seien aber klanglich identisch. Es sei davon auszugehen,

dass die angegriffene Marke ungeachtet der Ziffern „1“, welche erkennbar die

Vokale „i“ ersetzten, zwanglos mit „edition“ benannt werde. Die danach in

klanglicher Hinsicht zu vergleichenden Bezeichnungen „edition“ und „EDITION“

stimmten überein.

Angesichts der klanglichen Markenidentität seien Verwechslungen auch für die

Waren und Dienstleistungen zu bejahen, die den Dienstleistungen, für die die

Widerspruchskennzeichen über eine durchschnittliche Kennzeichenkraft verfügten,

nur entfernt ähnlich seien.

Der Widerspruch sei auf alle Dienstleistungen der Klasse 35 des

Widerspruchskennzeichens UM 006 586 374 und auf alle Waren und

Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35 des Widerspruchskennzeichens UM

007 057 169 gestützt. Bei der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit

könnten jedoch wegen der ansonsten bestehenden Kennzeichnungsschwäche der

Widerspruchskennzeichen (s.o.) lediglich die Dienstleistungen der Klasse 35

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,

Kureinrichtungen,

Freizeit-

und

Fitnesseinrichtungen,

Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementhäuser und

Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums;

Unternehmensverwaltungsdienste;

Planung

von

geschäftlichen

Zusammenkünften; Bereitstellung von Konferenzeinrichtungen“ sowie

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Stellenvermittlung“

berücksichtigt werden.

Die Dienstleistung „Werbung“ sei identisch in den Verzeichnissen enthalten und

umfasse

zudem die angegriffenen Dienstleistungen

„Dekorieren

von

Schaufenstern; Organisation

von Modenschauen

zu Werbezwecken;

Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte; Sponsorensuche“ bzw. sei zu diesen

hochgradig ähnlich. Die weiterhin

für die Widersprechende

registrierten

oberbegrifflichen

Angaben

„Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Büroarbeiten“ umfassten die Dienstleistungen „Geschäftsführung für darstellende

Künstler; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; Verwaltungstechnische

Bearbeitung von Bestellungen; Buchführung; kommerzielle Verwaltung der

Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte“.

Mithin sei eine Verwechslungsgefahr für die vorgenannten identischen bzw.

hochgradig ähnlichen Dienstleistungen

im Hinblick auf die

insoweit

durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchskennzeichen sowie die

Klangidentität der Vergleichszeichen zu bejahen. Die angegriffene Marke sei

deshalb für die oben genannten Dienstleistungen gemäß § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG

zu löschen.

Bei den weiterhin angegriffenen Dienstleistungen

„Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren

und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer

Im- und Exportagentur;

Vermietung von Verkaufsständen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Bekleidungsstücke“

handele es sich um kaufmännische Dienstleistungen, die den Handel, Kauf und

Verkauf von Waren beträfen. Sie unterschieden sich von den

für die

Widersprechende registrierten Dienstleistungen, die allesamt die Unterstützung in

Geschäftsangelegenheiten und bei administrativen Dienstleistungen und der

Verbesserung betrieblicher Strukturen sowie die Kommunikationspolitik von

Unternehmen und die Umsatzsteigerung beim Kunden beträfen, in ihrer Art und

ihrem Zweck. Deshalb werde der Verkehr nicht zu der Auffassung gelangen, die

Dienstleistungen könnten auf einer selbstständigen gewerblichen Tätigkeit

desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen.

Wegen der klassifikatorischen Unschärfe der für die Widersprechende registrierten

Angabe „Dienstleistungen eines Geschäftszentrums“ sei davon auszugehen, dass

es

sich

hierbei

im Wesentlichen

um Geschäftsführungs-

und

Unternehmungsverwaltungsdienste handele, bei denen aus den oben genannten

Gründen keine Ähnlichkeit zu der den Einzel- und Großhandelsdienstleistungen

zuzuordnenden Angabe „Vermietung von Verkaufsständen“ bestehe.

Auch zu den angegriffenen Waren bestehe keine Ähnlichkeit. Dies gelte

insbesondere in Bezug auf die „Werbung“, die für die Ähnlichkeitsbetrachtung am

ehesten in Betracht komme. Denn allein die Möglichkeit, dass für oder mit den

Waren der angegriffenen Marke geworben werden könne, veranlasse den Verkehr

noch nicht zu der Annahme, dass die Waren und die Dienstleistung von demselben

Unternehmen oder unter Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt würden.

Fehle es wie vorliegend an jeglicher Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, komme

eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Der Widerspruch sei deshalb gemäß

§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückzuweisen, soweit er sich gegen die Waren der

Klassen 3, 18 und 25 sowie die Dienstleistungen „Bereitstellen eines Online-

Marktplatzes

für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen;

Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von Verkaufsständen;

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“ richte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde Widersprechenden.

Sie

führt aus, entgegen der Auffassung der Markenstelle verfügten die

Widerspruchsmarken für alle Waren und Dienstleistungen, auf die der Widerspruch

gestützt sei (Klasse 18, 25 und 35), über eine durchschnittliche originäre

Kennzeichnungskraft. Diese sei durch den Ausbau der Hotelmarke der

Beschwerdeführerin

sowie

die

damit

verbundene

Benutzung

der

Widerspruchsmarken im Hinblick auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen

gesteigert.

Dass die Widerspruchsmarken über eine originäre Kennzeichnungskraft verfügten,

ergebe sich bereits daraus, dass das EUIPO die Marken im Jahr 2008 ohne

Beanstandung im Hinblick auf absolute Schutzhindernisse veröffentlicht und später

eingetragen habe. Außerdem enthielten die Widerspruchsmarken keine

beschreibenden Sachaussagen für die betreffenden Waren und Dienstleistungen.

Der Begriff „Edition“ stamme aus dem Verlagswesen und werde für gewöhnlich in

Verbindung mit Publikationen von Musik, Büchern oder Werken verwendet.

Für die Waren der Klasse 18

„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen

Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer;

Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre

und Sattlerwaren; Handtaschen, Rucksäcke, Ranzen; Beutel für Camper oder

Kletterer; Badetaschen; Gepäckgurte; Gepäckanhänger; Rucksäcke;

Sporttaschen; Geldbörsen; Brieftaschen“

und die Waren der Klasse 25

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

gebe es weder Editionen noch würden diese im Sinne von Publikationen

veröffentlicht. Eine unmittelbar beschreibende Sachaussage liege deshalb nicht

vor.

Das gelte auch für die Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke UM

006 586 374:

„(…); Einzelhandelsdienstleistungen

in Bezug auf den Verkauf von

Haushaltswaren und -geräten, nämlich Bekleidungsstücke, Schuhwaren,

Kopfbedeckungen, Wäsche, Bettzeug (einschließlich Bettlaken, Decken,

Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbezüge, Kissen),

Handtücher, Möbel

(einschließlich Bettmatratzen, Tische, Stühle),

Innenausstattung

(einschließlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeräte,

Fernsehgeräte, Uhren, Wandbehänge, Bilder,

gerahmte Artikel),

Einrichtungsgegenstände

für

Badezimmer

(einschließlich

Spiegel,

Feinporzellan,

Zahnbürstenhalter,

Zahnputzbecher,

Halter

für

Zahnputzbecher,

Duschvorhänge,

Duschschienen,

Duschen,

Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen und Zubehör), Toilettemittel, Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege, Fitness- und Trainingsgeräte, Spielzeug,

Plüschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos, Schreibwaren,

Druckereierzeugnisse, Regenschirme, Lederwaren“

und der Widerspruchsmarke UM 007 057 169:

„Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher

eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich

Schönheitsprodukte, Toilettemittel, Haushaltsmaschinen, handbetätigte

Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und elektronische

Heimgeräte, einschließlich Haushaltsgeräte, Juwelierwaren, Schmuckwaren,

Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Veröffentlichungen, Regenschirme,

Sonnenschirme,

Lederwaren, Gepäckbehältnisse,

Taschen, Möbel,

Badezimmerzubehör, Behälter und Geräte

für Haushalt und Küche,

Gartenzubehör

und

-geräte, Wohnungseinrichtungen, Webstoffe,

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug

und Spiele, Sportausrüstungen, Lebensmittel, Getränke, Weine, Blumen, in

Warenhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Cafés, über

Versandhauskataloge

oder mittels

Telekommunikation

oder

über

Internetwebsites zu ermöglichen; (…); Durchführung von Bonusprogrammen

für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke; Überwachung und Leitung

von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke;

Durchführung und Überwachung von Treuekartenprogrammen“.

Insbesondere

könnten Dienstleistungen wie

„Unternehmensverwaltung;

Büroarbeiten; Stellenvermittlung; Durchführung von Bonusprogrammen

für

Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke“ weder „herausgegeben“ werden

noch könne es von ihnen eine „Ausgabe, Auflage oder einen Druck“ geben. Auch

die von der Markenstelle angenommene Interpretation, Dienstleistungen könnten

„Editionen“ zum Gegenstand haben, erfordere mehr als nur einen gedanklichen

Zwischenschritt und treffe überdies auf die vorbenannten Dienstleistungen der

Klasse 35 nicht zu.

Die originäre durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken

EDITION sei durch umfangreiche und langjährige Benutzung erheblich gesteigert

worden. Die Intensität und Dauer der Benutzung, die Höhe der Umsätze und des

Werbeaufwands sowie der Art der Benutzung der Marke EDITION u.a. als

Aushängeschild auf den Hotelgebäuden ergebe, dass die Marke über eine

außerordentlich hohe Bekanntheit verfüge. Die erhöhte Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarken

im Bereich Hotellerie strahle auf die von den

Widerspruchsmarken umfassten Waren und Dienstleistungen aus, führe mithin zu

einer erhöhten Kennzeichnungskraft. Gegenstand von Hotelmarken sei dabei nicht

nur das Angebot von Hotel- und Gastronomiedienstleistungen, sondern ebenfalls

Waren und Dienstleistungen aus anderen Klassen. Die Beschwerdeführerin

betreibe elf EDITION-Luxushotels

in den Städten W…, N… (2x),

M…,

L…,

B…,

B1…,

A…,

S…,

S1…,

T….

13 weitere EDITION-Hotels in anderen Großstädten außerhalb Deutschlands

würden in Kürze eröffnet. Dabei genieße die Hotelmarke der Beschwerdeführerin

eine außerordentlich hohe Bekanntheit bei deutschen Hotelgästen, die regelmäßig

in EDITION-Hotels übernachteten. Das ergebe sich auch aus den überreichten

Werbeunterlagen und Marketingmaterial, insbesondere zu den EDITION-Hotels in

L… und B…. Wie der Webeflyer „EDITION BLEIBT EINE SENSATION

IN L…“ zeige, richteten sich die Werbekampagnen der Beschwerdeführerin

gerade auch an deutsche Kunden. Das ergebe sich auch aus

· den umfangreichen Presseartikeln, die über die EDITION-Hotels der

Beschwerdeführerin berichteten (Anlage Wi5)

· den Hotelbewertungen deutscher Gäste (Anlage Wi6)

· den Auszügen aus sozialen Netzwerken (Anlage Wi7), wo viele User über

das „EDITION“ berichteten.

Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke EDITION sprächen auch die

durch Hotelübernachtungen deutscher Gäste generierten Umsätze aus den Jahren

2012 bis 2019:

Exemplarisch werde eine Auswahl an Rechnungen überreicht, ausgestellt an

Hotelgäste mir deutscher Anschrift (Anlage Wi8). Ergänzend hierzu werde eine

Tabelle mit Mindestumsätzen aus den Jahren 2018 und 2019 für EDITION-Hotels

in verschiedenen Hauptstädten außerhalb Deutschlands vorgelegt. Insbesondere in

der für deutsche Hotelgäste interessanten Stadt L… seien 2019 Umsätze von

mehr als 43.440.000 US$ erzielt worden. Schließlich würden die

Widerspruchsmarken nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit

umfangreich benutzt, wie die weltweiten Eintragungen der Marke EDITION belegten

(Anlage Wi9).

Darüber hinaus liege dem durch die Markenstelle vorgenommenen Vergleich der

Waren und Dienstleistungen die - falsche - Annahme zugrunde, dass die schwache

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken für einen Teil der Waren und

Dienstleistungen dazu führe, dass diese in einen Vergleich nicht miteinzubeziehen

seien. Zunächst verfüge die Widerspruchsmarke

für alle Waren und

Dienstleistungen über eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Aber selbst wenn für einen Teil der Waren/Dienstleistungen nur eine schwache

Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen wäre, würde dies nicht dazu führen, dass

diese Waren

und Dienstleistungen

in

einem Vergleich

der

sich

gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nicht heranzuziehen wären.

Die – deshalb in den Vergleich einzubeziehenden - Waren und Dienstleistungen

seien identisch, zumindest aber ähnlich.

Im Ergebnis zutreffend gehe die Markenstelle davon aus, dass die sich

gegenüberstehenden Zeichen EDITION und

klanglich identisch seien.

Außerdem seien die Zeichen auch in schriftbildlicher Hinsicht hochgradig ähnlich.

Dem Verkehr, der die Zeichen nicht direkt miteinander vergleiche, sondern nur

flüchtig wahrnehme, werde nicht auffallen, dass die Vokale

„i“ der

Widerspruchskennzeichen durch die schriftbildlich hochgradig ähnliche Zahl „1“

ersetzt sei. Die grafischen Unterschiede seien dabei so minimal, dass sie dem

Verbraucher entweder nicht auffielen oder im Gesamteindruck der jüngeren Marke

zu vernachlässigen seien.

Auch andere europäische Markenämter hätten bereits eine Verwechslungsgefahr

der sich gegenüberstehenden Marken EDITION und

bejaht. Rein

exemplarisch würden mehrere Entscheidungen

der

österreichischen,

französischen, portugiesischen und spanischen Markenämter angeführt (Anlagen

Wi10-Wi21), die allesamt eine Verwechslungsgefahr zwischen den vorliegend

streitgegenständlichen Marken angenommen hätten.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 vom 21. Oktober 2020

aufzuheben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren und

Dienstleistungen der Klassen 03, 18, 25 und 35 zurückgewiesen worden ist

und die Löschung der angegriffenen Marke um beantragten Umfang

anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich weder im Widerspruchsverfahren vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt noch im Beschwerdeverfahren zur Sache

geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende erklärt, dass der

Widerspruch aus der Unionsmarke 018 019 108 nicht weiterverfolgt werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthaft

und auch sonst zulässig.

1. Ohne Auswirkung bleibt, dass im Betreff der Beschwerdeschrift vom

5. November 2020 nur eine der drei Widerspruchsmarken – nämlich UM 006 586

374 - genannt ist. Unter der Geltung des § 29 Abs. 1 MarkenV a.F., wonach für

jedes Widerspruchskennzeichen ein gesonderter Widerspruch erforderlich war, war

umstritten, ob die Angabe nur eines Widerspruchskennzeichens im Betreff der

Beschwerde als Beschränkung auf den genannten Widerspruch verstanden werden

kann (bejahend u.a. BPatG 24 W (pat) 132 /03 –HILD.I.SAN/Klosterfrau, a.A.:

BPatG GRUR 2019, 407 – Elysia AL/Eliza).

Auf den vorgenannten Meinungsstreit kommt es im beschwerdegegenständlichen

Fall allerdings nicht an, weil nach § 29 Abs. 1 Satz 2 MarkenV in der seit 14. Januar

2019 geltenden Fassung nicht mehr drei Widersprüche eingereicht wurden,

sondern ein auf drei Widerspruchskennzeichen gestützter Widerspruch vorliegt, der

mit der Beschwerde weiterverfolgt wird. Aus der Formulierung in Ziff. 1 der

Beschwerdeschrift „(wird) beantragt, (…) den Beschluss vom 21. Oktober 2020

aufzuheben (…)“ ergibt sich zudem eindeutig, dass die Widersprechende den

Beschluss des DPMA vollumfänglich anfechten wollte, und zwar gestützt auf alle

drei Widerspruchskennzeichen, wobei der Widerspruch aus der prioritätsjüngeren

Marke UM 018 019 108 nicht mehr Gegenstand des Verfahrens ist.

2. Die zulässige Beschwerde hat im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 18: Rohes oder

teilweise bearbeitetes Leder; Taschen;

Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Reisetaschen; Sporttaschen;

Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer; Möbelbezüge

aus Leder; Lederschnüre; Gehstöcke; Regenschirme; Bekleidungsstücke für

Haustiere

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche;

Badeanzüge; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hüte; Wirkwaren

[Bekleidung]; Handschuhe

[Bekleidung]; Halstücher; Hüftgürtel;

Schlafmasken; Duschhauben

Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer

von Waren und Dienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Bekleidungsstücke“

Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken insoweit Verwechslungsgefahr im Sinne

des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Im Übrigen, nämlich in Bezug auf die

angegriffenen Waren und Dienstleistungen

„Klasse 03: Kosmetika; Parfüms; Ätherische Öle; Luftbeduftungsmittel;

Reinigungsmilch

für Körper-

und Schönheitspflege; Waschmittel;

Reinigungsmittel;

Lederkonservierungsmittel

[Wichse]; Schleifstoffe;

Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants für Menschen oder für

Tiere

Klasse 35: Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von

Verkaufsständen“

ist die Beschwerde unbegründet, da für diese Waren und Dienstleistungen keine

Verwechslungsgefahr besteht und die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu

Recht zurückgewiesen hat.

B. Nach der Anmeldung der angegriffenen Marke haben sich die hierfür

maßgeblichen Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019

sowie zum 1. Mai 2022 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls

maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die angegriffene

Marke am 4. September 2018 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem

14. Januar 2019 angemeldet wurde, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf die gegen

die Eintragung erhobenen Widersprüche § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der vor

dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Der

Widerspruch wurde am 28. Oktober 2019 und damit nach dem 14. Januar 2019

erhoben, so dass das Markengesetz insofern in seiner aktuellen Fassung

anzuwenden ist. Die Anwendung der das Widerspruchsverfahren betreffenden

Vorschriften Widersprüche aus prioritätsälteren Unionsmarken ergibt sich infolge

der Änderungen durch das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz mit Wirkung zum

1. Mai 2022 aus § 119 Nr. 1 und Nr. 4 MarkenG n. F.

C. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr

im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls

umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität

oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit

der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise

auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch

eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann

und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson

[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;

GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –

Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –

OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff.

– Medicon-Apotheke/Medico

Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 –

BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei

dieser

umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken

hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei

insbesondere

die

unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind

(vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a.a.O.

Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

D. Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken im oben

genannten Umfang eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu

bejahen.

1. Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,

sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für

die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten

Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von

denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096

Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 –

INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung

abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen

erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe

originäre Kennzeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar;

GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor,

die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler

Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).

Das Markenwort „EDITION“ stammt vom lateinischen Substantiv „editio“ ab, das mit

„Herausgabe,

Ausgabe

einer

Schrift“

übersetzt

wird

(https://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch/editio). Es

ist

im Sinne von

„[besonders wissenschaftliche] Herausgabe; in bestimmter Form [wissenschaftlich]

herausgegebenes

Werk;

[kritische]

Ausgabe

(https://www.duden.de/rechtschreibung/Edition); Abdruck, Auflage, Ausgabe,

Bearbeitung, Druck, Fassung, Herausgabe, Publikation, Veröffentlichung“

(https://www.duden.de/synonyme/Edition)

in den deutschen und englischen

Sprachgebrauch eingegangen (BPatG 29 W (pat) 3/10 – urban edition; 24 W (pat)

122/06 – cool edition; 24 W (pat) 121/06 – hot edition) und ursprünglich auf dem

Sektor der Bücher, Verlage und Musikalien gebraucht worden.

Dieser aus dem Bereich des Verlagswesens stammende Begriff wird mittlerweile für

Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Art zur Bezeichnung von

besonderen Ausgaben bzw. Serien eines bestimmten Produktes oder einer

bestimmten Dienstleistungslinie eingesetzt (vgl. EuGH GRUR 2010, 931, 932 –

COLOR EDITION; BPatG 29 W (Pat) 3/10 – urban edition; 24 W (pat) 249/97 –

ONLINE-Edition; 26 W (pat) 142/02 – EDITION; 24 W (pat) 121/06 – hot edition; 24

W (pat) 122/06 – cool edition; 26 W (pat) 501/18 – EDITION H/EDITION).

a. Bei dieser Ausgangslage verfügen die Widerspruchsmarken

für die

Dienstleistungen

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,

Kureinrichtungen,

Freizeit-

und

Fitnesseinrichtungen,

Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementhäuser und

Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums;

Unternehmensverwaltungsdienste;

Planung

von

geschäftlichen

Zusammenkünften;

Bereitstellung

von

Konferenzeinrichtungen“

(Widerspruchsmarke UM 006 586 374) sowie „Werbung; Geschäftsführung;

Unternehmensverwaltung;

Büroarbeiten;

Stellenvermittlung“

(Widerspruchsmarke UM 007 057 169)

von Haus aus über eine normale Kennzeichnungskraft. Mit der Markenstelle ist

davon auszugehen, dass es unüblich ist, die vorgenannten Dienstleistungen

bezogen auf bestimmte „Editionen“ zu erbringen, und auch sonst kein

beschreibender Aussagegehalt ersichtlich ist.

b. In Bezug auf die Waren der

„Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht

in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer;

Regenschirme,

Sonnenschirme

und

Spazierstöcke;

Peitschen,

Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Handtaschen, Rucksäcke, Ranzen;

Beutel

für Camper oder Kletterer; Badetaschen; Gepäckgurte;

Gepäckanhänger; Rucksäcke; Sporttaschen; Geldbörsen; Brieftaschen

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

sowie die übrigen Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich

"(…); Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von

Haushaltswaren und -geräten, nämlich Bekleidungsstücke, Schuhwaren,

Kopfbedeckungen, Wäsche, Bettzeug (einschließlich Bettlaken, Decken,

Steppdecken, Federbetten, Kopfkissen, Kopfkissenbezüge, Kissen),

Handtücher, Möbel

(einschließlich Bettmatratzen, Tische, Stühle),

Innenausstattung (einschließlich Lampen, Leuchten, Rundfunkgeräte,

Fernsehgeräte, Uhren, Wandbehänge, Bilder, gerahmte Artikel),

Einrichtungsgegenstände

für Badezimmer

(einschließlich Spiegel,

Feinporzellan,

Zahnbürstenhalter,

Zahnputzbecher,

Halter

für

Zahnputzbecher,

Duschvorhänge,

Duschschienen,

Duschen,

Wasserleitungsgeräte und sanitäre Anlagen und Zubehör), Toilettemittel,

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Fitness- und Trainingsgeräte,

Spielzeug, Plüschspielzeug, Musikaufzeichnungen, CDs, Videos,

Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Regenschirme,

Lederwaren“

(Widerspruchsmarke UM 006 586 374)

„Zusammenstellung von verschiedenen Waren

für Dritte, um dem

Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich

Schönheitsprodukte, Toilettemittel, Haushaltsmaschinen, handbetätigte

Werkzeuge, Optikerwaren, Kameras, CDs, DVDs, elektrische und

elektronische Heimgeräte, einschließlich Haushaltsgeräte, Juwelierwaren,

Schmuckwaren, Uhren, Armbanduhren, Schreibwaren, Veröffentlichungen,

Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren, Gepäckbehältnisse, Taschen,

Möbel, Badezimmerzubehör, Behälter und Geräte für Haushalt und Küche,

Gartenzubehör

und

-geräte, Wohnungseinrichtungen, Webstoffe,

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kurzwaren, Spielzeug

und Spiele, Sportausrüstungen, Lebensmittel, Getränke, Weine, Blumen, in

Warenhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Cafés, über

Versandhauskataloge oder mittels Telekommunikation oder über

Internetwebsites

zu

ermöglichen;

(…);

Durchführung

von

Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder Verkaufsförderungszwecke;

Überwachung und Leitung von Bonusprogrammen für Verkaufs- und/oder

Verkaufsförderungszwecke; Durchführung und Überwachung

von

Treuekartenprogrammen“ (Widerspruchsmarke UM 007 057 169)

ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken jedoch von Haus aus deutlich

verringert.

Die Bezeichnung EDITION vermittelt in Zusammenhang mit den vorgenannten

Waren in ohne Weiteres verständlicher Weise die Sachaussage, dass es sich bei

ihnen um eine Sonderausgabe oder eine limitierte Produktserie handelt, die zeitlich

oder mengenmäßig begrenzt angeboten wird oder sich auf einen bestimmten

Anlass bezieht (vgl. BPatG 26 W( pat)142/02 – EDITION); die von beiden

Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 können

„Editionen“ zum Gegenstand haben oder sich bestimmungsgemäß hierauf

beziehen. Soweit die Widersprechende zu einem anderen Ergebnis kommt,

begründet sie dieses nicht.

2.

Eine

durch

Benutzung

gesteigerte

Kennzeichnungskraft

der

Widerspruchsmarken, die zu einer Erhöhung der teilweise normalen und im Übrigen

geringen Kennzeichnungskraft führen könnte, ist nicht hinreichend dargelegt.

a. Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte

Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu

Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum

Werbeaufwand des Unternehmens

inklusive des

Investitionsumfangs zur

Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks

Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder

Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen

stammend erkennen (st. Rspr.: EuGH GRUR 2005, 763 Rn. 31 – Nestlé/Mars;

GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BGH GRUR 2008, 903 Rn. 13 – SIERRA

ANTIGUO). Die erhöhte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der

Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rn. 13

f. – SIERRA ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rn. 22 – INJEKT/INJEX) und im

Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR

2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch

intensive Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu

machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt

ist (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 –

Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Auch bei einer

Unionsmarke kommt es auf das Verkehrsverständnis im Kollisionsgebiet an, hier

also auf das Verkehrsverständnis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH

GRUR 2018, 79 Rn. 24 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 1239 Rn. 67 –

VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

b. Zu diesen Voraussetzungen fehlt bereits ein hinreichender Tatsachenvortrag.

Soweit die Widersprechende zur Bekanntheit ihrer „EDITION-Hotels“ vorträgt, stellt

sich die Frage einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft in Bezug auf die von den

Widerspruchsmarken umfassten Waren und Dienstleistungen (vgl. Hacker in

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 180). Dies kann aber letztlich

dahingestellt bleiben, weil die Widersprechende bereits eine Bekanntheit der

„EDITION-Hotels“ zum relevanten Zeitpunkt und im relevanten Umfang nicht

hinreichend belegt hat.

Die für die Annahme einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft maßgeblichen

Umstände müssen für das

Inland festgestellt werden. Das gilt auch

für

Unionsmarken. Eine intensive Benutzung und erhöhte Bekanntheit nur im EU-

Ausland genügt insoweit nicht (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13.

Aufl., § 9 Rn. 173). In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass es zum unter

anderem maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am

4. September 2018 kein mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnetes Hotel in

Deutschland gab. Ferner kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die

ausschließlich im Ausland benutzte Hotelmarke „EDITION“ im Inland durch

regelmäßige Presse- oder andere Medienberichte zum Anmeldezeitpunkt bereits

einen Ruf erworben hatte.

Der in deutscher Sprache gefasste und damit an deutschsprachige bzw. deutsche

Kunden gerichtete Werbeflyer „EDITION BLEIBT EINE SENSATION IN L…“

ist zwar vor dem Anmeldetag herausgegeben worden. Das ergibt sich aus der

Textpassage „gültig bis zum 31. Dezember 2016“ (Anlage Wi4 erste Seite).

Allerdings wird nicht deutlich, in welcher Anzahl und wo er verteilt worden ist. Die

übrigen zu Anlage Wi4 eingereichten Werbeunterlagen und Marketingmaterialien

sind hingegen alle in englischer Sprache gehalten, so dass nicht ersichtlich ist,

inwieweit davon deutsche Kunden angesprochen wurden. Der Flyer „CURSE OF

THE RED KISS“ betrifft zudem eine Veranstaltung am 21. Oktober 2018 und dürfte

deshalb im Wesentlichen nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke am 4.

September 2018 herausgegeben worden sein. Das gilt auch für die übrigen in

englischer Sprache gehaltenen Flyer, wo nicht ersichtlich ist, auf welches Jahr sie

sich

beziehen,

z.B.

„PUNCH

ROOM

B…“,

wo

lediglich

„Thursday, October 10th 8 pm“ angegeben ist.

Von den eingereichten Presseartikeln (Anlage Wi5) sind nur sehr wenige in

deutscher Sprache und vor dem Anmeldetag am 4. September 2018 erschienen

(z.B.

„M1…: 40 neue Luxushotels unter acht Marken

für 2018

geplant“ vom 17. Dezember 2017, „Edition geht in B1… an den Start“ vom 9.

August 2018 und „S2… goes R…“ vom 26. August 2015). Die übrigen

Artikel stammen aus einer Zeit nach dem Anmeldetag (z.B.

„The S1…

EDITION“ vom 20. November 2018, „A…: EDITION Hotels (…)“ vom 7.

Januar 2019) oder sind im englischsprachigen Ausland erschienen (z.B. „M2…

Plans More Edition Hotels“, The New York Times vom 11. May 2013 [USA] oder

„Relive Studio 54 at L… newest hotel“ vom 15. September 2013 [UK]).

Die vorgelegten Hotelbewertungen (Anlage Wi6) sind vor dem maßgeblichen

Anmeldetag von 9 deutschen Gästen zu „The B… Edition“, von 17 deutschen

Gästen zu „The L… Edition“, von 20 deutschen Gästen zu „The M…

Edition“ und von 3 deutschen Gästen zu „The N… EDITION“ verfasst worden

(Bewertungsportal Tripadvisor, Booking.com). Es handelt sich deshalb um eine –

verglichen mit der Zahl deutscher Reisender z.B. von 69,6 Mio. in 2017

(https://www.drv.de/public/Downloads_2019/Archiv_Reisen_in_Zahlen/18-07-

06_DRV_ZahlenFakten-2017-Sommerausgabe.pdf) – um eine verschwindend

geringe Anzahl.

Bei den Auszügen aus sozialen Netzwerken (Anlage Wi7) kann nicht festgestellt

werden, von wann sie stammen, weil keine Daten angegeben sind.

Hinsichtlich der vorgelegten Übernachtungs- und Umsatzzahlen in den Jahren 2012

bis 2018 vermögen zwischen 859 und 2.932 Übernachtungen deutscher Gäste pro

Jahr eine gesteigerte Bekanntheit einer erst seit 2010 im Aufbau befindlichen

Hotelgruppe nicht zu belegen. Es wird nicht deutlich, ob sich die Übernachtungen

auf Tage oder Buchungsvorgänge beziehen („Anzahl der Übernachtungen“) oder

ob dieselben Kunden mehrfach Übernachtungen gebucht haben. Außerdem gab es

vor dem Anmeldejahr 2018 weltweit lediglich vier „EDITION-Hotels“. Nach dem von

der

Beschwerdeführerin

vorgelegten

Artikel

„M1…:

neue

Luxushotels unter acht Marken für 2018 geplant“ (Anlage Wi5) sollen bis Ende 2018

sieben neue Hotels auf drei Kontinenten eröffnet werden. Eine gesteigerte

Kennzeichnungskraft

für die Widerspruchsmarke

im Anmeldezeitpunkt

(4.

September 2018) kann hieraus nicht hergeleitet werden.

Außerdem lassen die erzielten Umsatzzahlen ohne Angaben zum Gesamtmarkt

keine Aussage über den Marktanteil zu.

Die von der Widersprechenden angeführten Werbeausgaben in Höhe von 750.000

US$ in 2019 und von pandemiebedingt geringeren Aufwendungen im Jahr 2020 in

Höhe von 95.000 US$ lassen keine Rückschlüsse auf das Anmeldejahr 2018 zu

und zeigen überdies nicht, ob und in welcher Höhe Werbeaufwendungen für

deutsche Kunden getätigt wurden.

Von den 21 exemplarisch vorgelegten Rechnungen an deutsche Hotelgäste

(Anlage Wi8) stammen nur 6 aus einem Zeitraum vor dem maßgeblichen

Kollisionszeitpunkt, dem Anmeldetag am 4. September 2018. Offenbar richten sich

einige dieser Rechnungen an denselben Empfänger, z.B. die beiden Rechnungen

des „The B… EDITION“ mit der Nr. 151 an einen Gast aus W1…, mit der

Nr. 255 an einen Gast aus D…, mit der Nr. 259 an einen Gast aus B2…, so

dass es sich im Ergebnis nur um 3 verschiedene Adressaten handelt.

Die zahlreichen Registereintragungen identischer Marken als Unionsmarken oder

als Marken im europäischen und außereuropäischen Ausland (Anlage Wi9) können

eine intensive Benutzung im Inland nicht belegen.

Die Widersprechende hat daher eine Erhöhung der teilweise normalen, teilweise

geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken

im Zeitpunkt der

Anmeldung der angegriffenen Marke nicht hinreichend dargelegt. Auf den

Schutzumfang zum ebenfalls maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt (vgl. Hacker in

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 225) kommt es deshalb nicht

mehr an.

Im Ergebnis bleibt es deshalb dabei, dass für die Dienstleistungen der Klasse 35

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,

Kureinrichtungen,

Freizeit-

und

Fitnesseinrichtungen,

Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementhäuser und

Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums;

Unternehmensverwaltungsdienste;

Planung

von

geschäftlichen

Zusammenkünften;

Bereitstellung

von

Konferenzeinrichtungen“

(Widerspruchsmarke UM 006 586 374) sowie „Werbung; Geschäftsführung;

Unternehmensverwaltung;

Büroarbeiten;

Stellenvermittlung“

(Widerspruchsmarke UM 007 057 169)

eine normale Kennzeichnungskraft angenommen werden kann. Für die übrigen

Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken ist die Kennzeichnungskraft

deutlich geschwächt.

3. Was den Zeichenabstand zwischen den Vergleichsmarken

und

EDITION anbetrifft, besteht klangliche Identität.

Mit der Markenstelle und der Widersprechenden ist davon auszugehen, dass die

angegriffene Marke trotz der Ziffern „1“ mit „edition“ benannt wird. Wegen der

Ähnlichkeit der Ziffer „1“ mit dem Buchstaben „i“ wird der Verkehr die Abweichung

entweder nicht bemerken oder die Marke

im Hinblick auf die Häufigkeit

werbeüblicher Verfremdungen ohne weiteres mit dem ihm bekannten Wort „Edition“

gleichsetzen. Die danach in klanglicher Hinsicht zu vergleichenden Bezeichnungen

„edition“ und „EDITION“ stimmen überein.

Soweit die Widersprechende geltend macht, die Vergleichszeichen seien auch

schriftbildlich identisch, bestehen wegen der die Buchstaben „i“ ersetzenden Zahl

„1“ im Schriftbild der angegriffenen Marke Unterschiede zum Schriftbild der

Widerspruchsmarken, so dass trotz einer Ähnlichkeit nicht von Identität auszugehen

ist. Im Ergebnis kommt es hierauf aber nicht an, weil - worauf auch die

Widersprechende hinweist

-

für die Annahme einer Verwechslungsgefahr

regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung ausreicht

(st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015,

1114, Rn. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Rn. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.;

vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl. § 9 Rn. 270 m. w.

N.).

4. Angesichts dieser Zeichenidentität ist in Bezug auf die Dienstleistungen der

Klasse 35 für die die Widerspruchsmarken normal kennzeichnungskräftig sind, in

der Gesamtabwägung

eine markenrechtlich

relevante

unmittelbare

Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken auch dann anzunehmen,

wenn sie sich

im Zusammenhang mit entfernt ähnlichen Waren und

Dienstleistungen begegnen können (im Folgenden unter a). Im Hinblick auf die

übrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken, für die eine geringe

Kennzeichnungskraft besteht, ist eine Verwechslungsgefahr nur bei

identischen

oder hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen zu bejahen (im Folgenden

unter b).

a. Eine von Haus aus normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken

besteht für die Dienstleistungen der Klasse 35:

„Geschäftsführung in Bezug auf Hotels, Restaurants, Nachtklubs, Bars,

Kureinrichtungen,

Freizeit-

und

Fitnesseinrichtungen,

Einzelhandelsgeschäfte, Eigentumswohnungen, Appartementhäuser und

Tagungseinrichtungen für Dritte; Dienstleistungen eines Geschäftszentrums;

Unternehmensverwaltungsdienste;

Planung

von

geschäftlichen

Zusammenkünften;

Bereitstellung

von

Konferenzeinrichtungen“

(Widerspruchsmarke UM 006 586 374) sowie „Werbung; Geschäftsführung;

Unternehmensverwaltung;

Büroarbeiten;

Stellenvermittlung“

(Widerspruchsmarke UM 007 057 169).

Der Widerspruch richtet sich ausschließlich gegen die Waren und Dienstleistungen

der Klassen 3, 18, 25 und 35.

Eine Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese in

Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die

ihr Verhältnis zueinander

kennzeichnen

–

insbesondere

ihrer Beschaffenheit,

ihrer

regelmäßigen

betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem

Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer

Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder

anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge

Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein

könnten, sie stammten aus denselben oder ggfls. wirtschaftlich verbundenen

Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken

gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 – 29 – Canon;

EuGH GRUR 2006, 582, Nr. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Nr. 13–-

TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 –

EVIAN/REVIAN). Von einer absoluten Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit

kann dabei nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer

Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands

der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH

GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 Rn. 20 – COHIBA; GRUR

2008, 714 Rn. 32 – idw; GRUR 2009, 484 Rn. 25 – METROBUS; GRUR 2012, 1145

Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO).

Da Benutzungsfragen vorliegend nicht aufgeworfen sind, kommt es für den

Vergleich der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen auf die Registerlage an

(vgl. BGH GRUR 1999, 245, 247 – LIBERO; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,

MarkenG, § 9 Rn. 65). Auf Seiten der jüngeren Marke sind nur die Dienstleistungen

der Klasse 35 maßgeblich,

für die die Markenstelle den Widerspruch

zurückgewiesen hat, nämlich

„Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren

und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer

Im- und Exportagentur;

Vermietung von Verkaufsständen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Bekleidungsstücke“.

aa. Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, besteht keine Ähnlichkeit

zwischen den vorgenannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Klasse 35

und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarken

in Klasse 35. Die

Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Bereitstellen eines Online-Marktplatzes

für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen einer

Im-

und

Exportagentur;

Vermietung

von

Verkaufsständen;

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“ dienen dem

stationären Handel bzw. im Versand- oder Onlinehandel dem Vertrieb bzw. dem

Erwerb von Waren. Adressaten sind somit Händler/Verkäufer und

Endverbraucher/Käufer. Werbedienstleistungen beinhalten hingegen in erster

Linie Maßnahmen zur Umsatzsteigerung beim Kunden. Geschäftsführung,

Unternehmensverwaltung,

Büroarbeiten;

Bereitstellung

von

Konferenzeinrichtungen dienen der Verbesserung betrieblicher Strukturen und

sind Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung oder Unterstützung von betrieblichen

Abläufen des Dienstleistungsempfängers. Diese selbstständigen geschäftlichen

Tätigkeiten für Dritte richten sich an ein unternehmerisch tätiges Publikum (vgl.

29 W (pat) 547/13 - GOURMET BIO / BioGourmet) und werden regelmäßig nicht

von (Einzel-)Handelsunternehmen erbracht (vgl. BPatG 26 W (pat) 530/13 – Tasche

mit rotem Stern / Roter Stern Sportarena).

Insofern unterscheiden sich die

gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 35 im Hinblick auf ihre

Adressaten sowie ihre Art und ihren Zweck. Deshalb wird der Verkehr – trotz

klanglicher Identität der Vergleichsmarken - nicht zu der Auffassung gelangen, die

Dienstleistungen könnten auf einer selbstständigen gewerblichen Tätigkeit

desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen.

bb. Das gilt auch für die von der Widerspruchsmarke UM 006 586 374 umfassten

„Dienstleistungen eines Geschäftszentrums“, bei denen die Markenstelle

angesichts ihrer Einordnung in Klasse 35 ohne weitere Konkretisierung zu Recht

davon

ausgegangen

ist, dass es sich hierbei

im Wesentlichen um

Geschäftsführungs- und Unternehmungsverwaltungsdienste handelt. Zwar können

die

„Dienstleistungen

eines

Geschäftszentrums“

unter

„Einzelhandelsdienstleistungen“ fallen, die für Dritte erbracht werden (vgl. EuGH C-

155/18 P bis C 158/18 P Rn. 126 – BURLINGTON). Allerdings ist dafür erforderlich,

dass die Art der Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, konkretisiert

sind (EuGH, C – 418/02 Rn. 49f. – Praktiker). Soweit eine solche Konkretisierung

fehlt, kann der Widerspruchsgrund nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwar nicht ohne

weiteres verneint werden (vgl. EuGH C-155/18 P bis c 158/18 P Rn. 134 –

BURLINGTON). Allerdings ergibt sich aus dem Fehlen vorliegend, dass es bei den

„Dienstleistungen

eines Geschäftszentrums“

im Wesentlichen

um

Geschäftsführungs- und Unternehmungsverwaltungsdienste geht. Entgegen der

Auffassung der Widersprechenden besteht deshalb aus den zu (aa) genannten

Gründen keine Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

cc. Auch zu den angegriffenen Waren der Klassen 03, 18 und 25 besteht keine

Ähnlichkeit. Dies gilt

insbesondere in Bezug auf die „Werbung“, die für die

Ähnlichkeitsbetrachtung am ehesten in Betracht kommt. Denn allein die Möglichkeit,

dass für oder mit den Waren der angegriffenen Marke geworben werden kann,

veranlasst den Verkehr noch nicht zu der Annahme, dass die Waren und die

Dienstleistung von demselben Unternehmen stammen oder unter Kontrolle

desselben Unternehmens stehen (vgl. BPatG 25 W (pat) 2/05 Rn. 35 – Lilliput World

/ Liliput). Die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“

weisen ebenfalls keine Ähnlichkeit zu den Waren der Klasse 03, 18 und 25 auf.

Zwar mag ein Kosmetik-/Lederwaren- bzw. Bekleidungshersteller sein eigenes

Geschäft führen und verwalten. Der Verkehr nimmt deshalb aber noch nicht an,

dass er solche Dienstleistungen für andere erbringt, also das Geschäft eines

Konkurrenten führt und verwaltet (vgl. BPatG 25 W (pat) 2/05 Rn. 36 – Lilliput World

/ Liliput).

Die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sind deshalb unähnlich. Eine

Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse

35 mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke scheidet

somit aus.

b. Zu Recht weist die Widersprechende darauf hin, dass

trotz der

Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken EDITION in Bezug auf die

Waren der Klassen 18, 25 und die weiteren Dienstleistungen der Klasse 35 – anders

als die Markenstelle annimmt – diese Waren und Dienstleistungen für die

Ähnlichkeitsprüfung heranzuziehen sind (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,

MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 64). Angesichts der klanglichen Identität der

Vergleichsmarken

und EDITION und der unterdurchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken für die vorgenannten Waren und

Dienstleistungen ist in der Gesamtabwägung eine markenrechtlich relevante

unmittelbare Verwechslungsgefahr allerdings nur bei identischen oder hochgradig

ähnlichen Waren und Dienstleistungen zu bejahen.

aa. Waren und Dienstleistungen, bei denen von einer für die Begründung einer

Verwechslungsgefahr erforderlichen

Identität oder engen Ähnlichkeit

ausgegangen werden kann:

(1) In Klasse 18 fallen „Rohes oder teilweise bearbeitetes Leder“ und „Möbelbezüge

aus Leder; Lederschnüre“ der jüngeren Marke unter den Oberbegriff „Leder und

Lederimitationen sowie Waren daraus“ der Widerspruchsmarke UM 007 057 169.

Außerdem sind die Waren „Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Sporttaschen;

Reisekoffer

[Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer; Gehstöcke;

Regenschirme" der jüngeren Marke identisch in der Widerspruchsmarke enthalten.

„Taschen; Reisetaschen; Kosmetikkoffer“

sind hochgradig ähnlich

zu

„Handtaschen; Badetaschen; Reisekoffer; Rucksäcke“.

Die „Bekleidungsstücke für Haustiere“ in Klasse 18 der jüngeren Marke sind zu der

von der Widerspruchsmarke UM 007 057 169 in Klasse 25 erfassten Ware

„Bekleidungsstücke“ hochgradig ähnlich. Die unterschiedliche Klassenzuordnung

steht dem nicht entgegen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 9 Rn.

94). Es gibt außerdem eine Reihe von bekannten Modeherstellern, die auch

Bekleidung für Tiere herstellen, wie z.B. Prada, Ralph Lauren oder Tommy Hilfiger

(vgl. OLG Frankfurt, 6 W 32 /22 – THE DOG FACE/THE NORTH FACE). Darüber

hinaus gleichen sich die Vergleichswaren in der Beschaffenheit sowie in ihrem

Verwendungszweck und ihrer Nutzung.

(2) Des Weiteren sind die von der jüngeren Marke in Klasse 25 enthaltenen

„Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche; Badeanzüge;

Regenbekleidung; Schuhe

[Halbschuhe]; Hüte; Wirkwaren

[Bekleidung];

Handschuhe [Bekleidung]; Halstücher; Hüftgürtel; Schlafmasken; Duschhauben"

identisch zu den Waren in Klasse 25 der Widerspruchsmarke 007 057 169, da die

Oberbegriffe „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" sämtliche

Waren der jüngeren Marke umfassen (vgl. im Hinblick auf „Hüftgürtel“ EuG, T-

0504/20 – Manòu/Manou; vgl. im Hinblick auf „Schlafmasken“ EuG, T-0439/16 –

holyGhost/HOLY, vgl. im Hinblick auf „Duschhauben“ EuG, T-0043/22 – Sanrio

Characters/caractère).

(3) Die „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke“ in Klasse

35 der jüngeren Marke sind identisch zu den „Einzelhandelsdienstleistungen in

Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und

-geräten, nämlich

Bekleidungsstücke (…)“ der Widerspruchsmarke UM 006 586 374.

(4) Enge Ähnlichkeit besteht zwischen „Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für

Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen“ in Klasse 35 der jüngeren

Marke und „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem

Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren, nämlich (…) über

Internetwebsites zu ermöglichen“ (Klasse 35) der Widerspruchsmarke UM 007 957

169. Bei der „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte (…)“ handelt

es sich der Sache nach um Einzelhandel im Online-Bereich, was von dem

„Bereitstellen eines Online-Marktplatzes

(…)“ zwar zu unterscheiden

ist.

Andererseits ist für den Endverbraucher nicht immer klar ersichtlich, ob er auf einem

Online-Marktplatz oder in einem Online-Shop einkauft, zumal Betreiber von Online-

Marktplätzen ihren als Verkäufer auftretenden Kunden oft anbieten, die

Präsentation der Verkaufsangebote zu optimieren.

bb. Waren und Dienstleistungen, bei denen nicht von einer für die Begründung einer

Verwechslungsgefahr erforderlichen Identität oder engen Ähnlichkeit ausgegangen

werden kann:

(1) Die „Vermietung von Verkaufsständen“ sowie „Dienstleistungen einer Im- und

Exportagentur“ der jüngeren Marke sind allenfalls durchschnittlich ähnlich zu den

diesbezüglich für eine Ähnlichkeitsbetrachtung am ehesten heranzuziehenden

„Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von Haushaltswaren und

–geräten, nämlich (…)“ oder „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für

Dritte (…)“ der Widerspruchsmarken.

(2) Eine allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen den in Klasse 03

von der jüngeren Marke umfassten „Kosmetika; Parfüms; Ätherische Öle;

Luftbeduftungsmittel; Reinigungsmilch

für Körper-

und Schönheitspflege;

Waschmittel; Reinigungsmittel; Lederkonservierungsmittel Wichse]; Schleifstoffe;

Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants für Menschen oder für Tiere“ zu

den

von

der Widerspruchsmarke UM

umfassten

Einzelhandelsdienstleistungen wie etwa „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf den Verkauf von [...] Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, [...]

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, [...] Regenschirme, Lederwaren".

Unabhängig davon, ob „Schleifstoffe; Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]“ der

jüngeren Marke von unter die konkret benannten Warenbereiche der

Einzelhandelsdienstleistungen

fallen, kann bereits

im Hinblick auf

die

grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen

Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware

von keinem höheren als einem durchschnittlichen Ähnlichkeitsgrad zu den

vorgenannten Waren der angegriffenen Marke ausgegangen werden (vgl.

BPatG 30 W (pat) 549/20, Rn. 83 – BEAUTY REBELL).

(3) Darüber hinaus sind die von der angegriffenen Marke zu Klasse 03

beanspruchten Körperpflegemittel und Kosmetika und die

für die

Widerspruchsmarke UM 007 057 169

in Klasse 25 eingetragenen

Bekleidungswaren nicht als ähnlich anzusehen (vgl. BPatG 30 W (pat) 3/21 Rn.

32 – Coachella). Denn sowohl nach ihrer Art als auch ihrem Verwendungszweck

oder ihrer Nutzung nach sind sie offenkundig verschieden. Auch das Bestehen

eines ästhetischen Ergänzungsverhältnisses zwischen den

fraglichen

Produkten genügt allein nicht, um das Bestehen einer Ähnlichkeit zwischen den

Produkten zu bejahen (EuG GRUR-RR 2007, 347 – TOSCA/TOSCA BLU). Die

ständige Übung der Modebranche, für andere Produkte Lizenzen zu vergeben,

ist nicht geeignet, eine bestehende

(absolute) Warenunähnlichkeit zu

überwinden (BGH GRUR 2006, 941 Rn. 12 – TOSCA BLU). Eine derartige

Vertriebspraxis kann lediglich im Grenzbereich der Warenähnlichkeit eine

Verwechslungsgefahr begründen, wenn es sich um

funktionsverwandte

Produkte handelt, bei denen der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer,

sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht (BGH, GRUR 2021, 724

Nr. 49 - PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rn. 20 – ZOOM/ZOOM; GRUR

2006, 941 Rn. 14 – TOSCA BLU). Eine Tätigkeit als Bekleidungshersteller

qualifiziert jedoch in keiner Weise zur Herstellung oder zur Kontrolle der

Herstellung von Kosmetika und/oder Körperpflegeprodukten. Das dort

erworbene Know-how lässt sich auf die Herstellung dieser Waren nicht

übertragen (vgl. BPatG 30 W (pat) 3/21 Rn. 32 – Coachella).

cc. Es verbleibt daher dabei, dass eine Verwechslungsgefahr nur in Bezug auf die

im Identitäts- bzw. engen Ähnlichkeitsbereich liegenden, im Tenor genannten

Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu besorgen ist. Im Übrigen

führt die schwache Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken bei allenfalls

durchschnittlicher Warenähnlichkeit dazu, dass selbst bei klanglicher Identität der

Vergleichsmarken eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen ist.

5. Im Ergebnis hat die Beschwerde im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 18: Rohes oder

teilweise

bearbeitetes Leder; Taschen;

Handtaschen; Brieftaschen; Rucksäcke; Reisetaschen; Sporttaschen;

Reisekoffer [Handkoffer]; Einkaufstaschen; Kosmetikkoffer; Möbelbezüge

aus Leder; Lederschnüre; Gehstöcke; Regenschirme; Bekleidungsstücke für

Haustiere

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Mäntel; Hosen; Röcke; Babywäsche;

Badeanzüge; Regenbekleidung; Schuhe [Halbschuhe]; Hüte; Wirkwaren

[Bekleidung]; Handschuhe

[Bekleidung]; Halstücher; Hüftgürtel;

Schlafmasken; Duschhauben

Klasse 35: Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer

von Waren und Dienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug

auf Bekleidungsstücke“

Erfolg, nicht jedoch Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 03: Kosmetika; Parfüms; Ätherische Öle; Luftbeduftungsmittel;

Reinigungsmilch

für Körper-

und Schönheitspflege; Waschmittel;

Reinigungsmittel;

Lederkonservierungsmittel

[Wichse]; Schleifstoffe;

Zahnputzmittel; Potpourris [Duftstoffe]; Deodorants für Menschen oder für

Tiere

Klasse 35: Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Vermietung von

Verkaufsständen“.

E. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der

gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die

Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich

einzulegen.

Hacker

Wagner

Weitzel