Rechtsprechung / BPatG / 2026
BPatG Beschluss vom 11.02.2026 – 28 W (pat) 516/24
28. Senat · ECLI:DE:BPatG:2026:110226B28Wpat516.24.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 516/24 _______________________ (Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 30 2022 229 513
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung
vom 11. Februar 2026 durch die Richterin
Lachenmayr-Nikolaou als Vorsitzende, die Richterin Kriener und die Richterin kraft
Auftrags Dr. Canaris
ECLI:DE:BPatG:2026:110226B28Wpat516.24.0
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 24. August 2022 angemeldete Wort-/Bildmarke
ist am 14. Oktober 2022 unter der Nummer 30 2022 229 513 für die Waren und
Dienstleistungen der
Klasse 04: Holz zur Verwendung als Brennstoff; Brennstoffe und Leuchtstoffe;
Klasse 35: Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Brennstoffe;
Klasse 39: Transport von Frachten und Ladung sowie Umzugsdienste; Transportdienstleistungen
zugunsten
des
ursprünglichen
Inhabers
L…
in
das
beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen
worden.
Gegen die Eintragung der am 18. November 2022 veröffentlichten Marke hat die
Widersprechende am 20. Februar 2023 Widerspruch erhoben.
Sie gründet den Widerspruch zum einen auf ihre seit dem 22. April 2015 unter der
Registernummer 013 032 966 eingetragene Unionsmarke (Widerspruchsmarke 1)
MONTANA
nur gestützt auf die Waren und Dienstleistungen der
Klasse 04: Brennstoffe, beispielsweise Erdgas, Biogas, Gas und Flüssiggas, insbesondere Brenngas, gasförmige Brennstoffmischungen, Benzin (Brennstoff), Holzpellets (Brennstoff), Alkohol (Brennstoff), Torf (Brennstoff), Torfbriketts (Brennstoff), fossile Brennstoffe, flüssige Brennstoffe, feste Brennstoffe, agglomerierte Brennstoffe, mineralische Brennstoffe, Heizöl, Kraftstoffe, insbesondere Dieselkraftstoffe und Ottokraftstoffe, Schmierstoffe, Biobrennstoffe, und Leuchtmittel; elektrische Energie; Staubbindemittel; Schmiermittel sowie industrielle Fette, Wachse und Fluide; Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren, soweit in Klasse 4 enthalten; alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 4 enthalten;
Klasse 35: Großhandelsdienstleistungen betreffend Brennstoffe, beispielsweise Erdgas, Biogas, Gas und Flüssiggas, insbesondere Brenngas, gasförmige Brennstoffmischungen, Benzin (Brennstoff), Holzpellets (Brennstoff), Alkohol (Brennstoff), Torf (Brennstoff), Torfbriketts (Brennstoff), fossile Brennstoffe, flüssige Brennstoffe, feste Brennstoffe, agglomerierte Brennstoffe, mineralische Brennstoffe, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten betreffend Heizöl, Kraftstoffe, Waren; Großhandelsdienstleistungen insbesondere Dieselkraftstoffe Schmierstoffe, Biobrennstoffe, und Leuchtmittel, Staubbindemittel, Schmiermittel sowie industrielle Fette, Wachse und Fluide, chemische Substanzen, chemische Materialien und chemische Präparate sowie natürliche Elemente, sowie Waren; Zusatzstoffe
und Ottokraftstoffe,
vorgenannten
Verbindung
mit
in
Waren;
und Ottokraftstoffe,
Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Brennstoffe, beispielsweise Erdgas, Biogas, Gas und Flüssiggas, insbesondere Brenngas, gasförmige Brennstoffmischungen, Benzin (Brennstoff), Holzpellets (Brennstoff), Alkohol (Brennstoff), Torf (Brennstoff), Torfbriketts (Brennstoff), fossile Brennstoffe, feste Brennstoffe, agglomerierte Brennstoffe, flüssige Brennstoffe, mineralische Brennstoffe, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren; Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Heizöl, Kraftstoffe, insbesondere Dieselkraftstoffe Schmierstoffe, Biobrennstoffe, und Leuchtmittel, Staubbindemittel, Schmiermittel sowie industrielle Fette, Wachse und Fluide, chemische Substanzen, chemische Materialien und chemische Präparate sowie natürliche Elemente, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren; Sammeleinkaufsdienste, kaufmännische Bewertungsdienste, Vorbereitung von Wettbewerben, Agenturgeschäfte, nämlich Dienstleistungen einer Import-Export-Agentur für Waren und Betrieb einer Import-Export-Agentur im Bereich der Energie, Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste, nämlich für Dritte, Verhandlung und Abrechnung kommerzieller Transaktionen Bestelldienste, Preisvergleichsdienste, Beschaffungsdienste für Dritte, Abonnementdienste, insbesondere im Zusammenhang mit Brennstoffen, beispielsweise Erdgas, Biogas, Gas und Flüssiggas, insbesondere Brenngas, gasförmige Brennstoffmischungen, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten kaufmännische Bewertungsdienste, Vorbereitung von Wettbewerben, Agenturgeschäfte, nämlich Dienstleistungen einer Import-Export-Agentur für Waren und Betrieb einer Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste, nämlich Verhandlung und Abrechnung kommerzieller Transaktionen für Dritte, Bestelldienste, Preisvergleichsdienste, Beschaffungsdienste für Dritte, Abonnementdienste, insbesondere im Zusammenhang mit Benzin (Brennstoff), Holzpellets (Brennstoff), Alkohol (Brennstoff), Torf (Brennstoff), Torfbriketts (Brennstoff), fossile Brennstoffe, flüssige Brennstoffe, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten kaufmännische Bewertungsdienste, Vorbereitung von Wettbewerben, Agenturgeschäfte, nämlich Dienstleistungen einer Import-Export-Agentur für Waren und Betrieb einer Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste, nämlich Verhandlung und Abrechnung kommerzieller Transaktionen für Dritte, Bestelldienste, Preisvergleichsdienste, Beschaffungsdienste für Dritte, Abonnementdienste, insbesondere im Zusammenhang mit festen Brennstoffe, agglomerierte Brennstoffe, mineralische Brennstoffe, Heizöl, Kraftstoffe, insbesondere Dieselkraftstoffe und Ottokraftstoffe, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten kaufmännische Bewertungsdienste, Vorbereitung von Wettbewerben, Agenturgeschäfte, nämlich Dienstleistungen einer Import-Export-Agentur für Waren und Betrieb Import- und einer Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste, nämlich Verhandlung
im Bereich der Energie,
im Bereich der Energie,
im Bereich der Energie,
Sammeleinkaufsdienste,
Sammeleinkaufsdienste,
Sammeleinkaufsdienste,
Import-Export-Agentur
Import-Export-Agentur
Import-Export-Agentur
Waren;
Waren;
Waren;
Import-Export-Agentur
Sammeleinkaufsdienste,
im Bereich der Energie,
und Abrechnung kommerzieller Transaktionen für Dritte, Bestelldienste, Preisvergleichsdienste, Beschaffungsdienste für Dritte, Abonnementdienste, insbesondere im Zusammenhang mit Schmierstoffen, Biobrennstoffen, und Leuchtmitteln, Staubbindemitteln, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit kaufmännische vorgenannten Bewertungsdienste, Vorbereitung von Wettbewerben, Agenturgeschäfte, nämlich Dienstleistungen einer Import-Export-Agentur für Waren und Betrieb einer Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste, nämlich Verhandlung und Abrechnung kommerzieller Transaktionen für Dritte, Bestelldienste, Preisvergleichsdienste, Beschaffungsdienste für Dritte, Abonnementdienste, insbesondere im Zusammenhang mit Schmiermitteln sowie industrielle Fette, Wachse und Fluide, chemische Substanzen, chemische Materialien und chemische Präparate sowie natürliche Elemente, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte für andere Unternehmen), (Erwerb von Waren und Dienstleistungen insbesondere Erwerb von Brennstoffen, beispielsweise Erdgas, Biogas, Gas und Flüssiggas, insbesondere Brenngas, gasförmige Brennstoffmischungen, Benzin (Brennstoff), Holzpellets (Brennstoff), Alkohol (Brennstoff), Torf (Brennstoff), Torfbriketts (Brennstoff), sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren für Dritte; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen), insbesondere Erwerb von fossilen Brennstoffen, flüssigen Brennstoffen, festen Brennstoffen, agglomerierten Brennstoffen, mineralischen Brennstoffen, Heizöl, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren für Dritte; Beschaffungsdienstleistungen von Waren und für Dritte insbesondere Erwerb von Dienstleistungen Kraftstoffen, und Ottokraftstoffen, Schmierstoffen, Biobrennstoffen, und Leuchtmitteln, elektrischer Energie, Staubbindemitteln, Schmiermitteln sowie industrielle Fette, Wachse und Fluide, chemische Substanzen, chemische Materialien und chemische Präparate sowie natürliche Elemente, sowie Zusatzstoffe in Verbindung mit vorgenannten Waren für Dritte; Werbung und public relations, nämlich im insbesondere Bereich von Energieinformation; Werbeveranstaltungen, und Produktinformationsveranstaltungen; Erstellen von Energiekosten und von Heizkostenabrechnungen; Telekommunikationseinrichtungen durch Werbung; Marketing; Marktanalytik, organisatorische und betriebswirtschaftliche Energieberatung; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten; alle vorgenannten Dienstleistungen soweit in Klasse 35 enthalten;
für andere Unternehmen), insbesondere Dieselkraftstoffen
Verbraucherinformation, und
Energiewirtschaft;
Werbevorträgen
Durchführung
Vermarktung
Organisation
(Erwerb
Klasse 39: Verteilung durch Leitungen und Kabel; Transport und Verteilung von Heizwärme und Erdgas, Gas und Flüssiggas, nämlich Brenngas sowie
von
Lageröffentliche
insbesondere
Einrichtungen;
Dienstleistungen
und gasförmigen Brennstoffmischungen; Erbringung Logistikdienstleistungen (soweit in Klasse 39 enthalten), insbesondere Disposition und Transport von Mineralölprodukten; Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens, nämlich Bereitstellung und Lieferung von Energie, Wärme, Strom, Heizöl und Gas an Privathaushalte, Gewerbebetriebe eines und Energieversorgungsunternehmens, und Lieferung von Energie, Wärme, Strom, Heizöl und Gas an Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen, Liefern von Energie, Wärme, Strom, Heizöl und Gas über Leitungsnetze; Komplettentsorgung von Heizungsaltanlagen Flüssiggasversorgung; Flüssiggasvorversorgung, Verteilung von Elektrizität, Verteilung von Energie und Wärme; Transport mit Transportwesen, Pipelinetransporte, Binnenschiffen, Transport mit Eisenbahnen, Transport mit Fährschiffen, Transport mit Kraftfahrzeugen, Transport mit Lastkähnen, Transport mit Lastkraftwagen, Transport mit Schiffen, Transportlogistik; Verpackung und Lagerung von Waren; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 39 enthalten; alle vorgenannten Dienstleistungen soweit in Klasse 39 enthalten
Bereitstellung
[Transport];
sowie weiter auf ihre seit dem 15. September 2009 unter der Registernummer
007 591 613 eingetragene Unionsmarke (Widerspruchsmarke 2)
Montana.…Voller Energie
mit Schutz für die nachfolgenden Waren:
Klasse 04: Technische Öle Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe Motorentreibstoffe) Beleuchtungszwecke.
und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, (einschließlich für
Leuchtstoffe; Kerzen
und Dochte
und
Mit Beschluss vom 10. Januar 2024 hat die Markenstelle für Klasse 4 den
Widerspruch zurückgewiesen und eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 119
Nr. 1, 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 MarkenG verneint, weil es an der
erforderlichen Ähnlichkeit der Zeichen fehle.
Zugunsten
der Widersprechenden
sei
von
einer
durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 Montana auszugehen, obwohl es
sich bei Montana um einen Bundesstaat in den USA handele und die Angabe als
geographische Bezeichnung
in Betracht komme. Hinsichtlich der sich
gegenüberstehenden Waren sei von einer teilweisen Identität und von teilweiser
Ähnlichkeit auszugehen, wobei der genaue Ähnlichkeitsgrad dahingestellt bleiben
könne, da auch bei Waren- und Dienstleistungsidentität eine Verwechslungsgefahr
nicht in Betracht komme. Die von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen
Verkehrskreise umfassten sowohl den Fachverkehr als auch die breiten
Endverbraucherkreise, wobei keine Gründe für die Annahme einer erhöhten
Aufmerksamkeit vorlägen.
Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Marken hat die Markenstelle sowohl
eine unmittelbare Verwechslungsgefahr verneint als auch eine Verwechslung durch
gedankliches In-Verbindung-Bringen. Die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit
würden,
trotz des übereinstimmenden Bestandteils MONTAN, markante
Unterschiede in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht aufweisen. Im
bildlichen Gesamteindruck der Marken sei der Unterschied offensichtlich. Die
rangjüngere Marke besäße eine graphische Ausgestaltung, die sie von den
widersprechenden Wortmarken deutlich abhebe. Auch bestehe keine klangliche
Verwechslungsgefahr. Bei Kombinationen von Wort- und Bildelementen orientiere
sich das angesprochene Publikum regelmäßig am Wortbestandteil als der
kürzesten Form der Benennung mit der Folge, dass sich für den klanglichen
Zeichenvergleich die Bestandteile
„MONTAN ENERGIE“ einerseits und
„MONTANA“ bzw. „Montana....Voller Energie“ andererseits gegenüberstünden.
Durch die
zusätzlich
vorhandenen weiteren Bestandteile
sowie die
unterschiedlichen Begriffe „MONTAN“ (zweisilbig) und „MONTANA“ (dreisilbig)
seien die Abweichungen deutlich wahrnehmbar.
Im Vergleich zu der
Widerspruchsmarke 2 weise die angegriffene Marke nicht den weiteren Bestandteil
„voller“ auf. Auch in begrifflicher Hinsicht sei keine Ähnlichkeit vorhanden, die zu
Verwechslungen führen könnte. „MONTAN“ bedeute „Bergbau und Hüttenwesen
betreffend, dazu gehörend: die montane Industrie“ (vgl. Duden Deutsches
Universalwörterbuch, Dudenverl., 9. überarb. und erw. Aufl. 2019, Onlineausgabe).
Begriffe wie „Montanregion“ oder „Montanindustrie“ seien den angesprochenen
Kreisen bekannt. „Montana“ hingegen sei die Bezeichnung eines US-Bundesstaats.
Durch die abweichenden Begriffsinhalte von „MONTAN“ und „MONTANA“ könne
eine Verwechslungsgefahr aufgrund begrifflicher Ähnlichkeit ausgeschlossen
werden.
Ebenso wenig sei von einer Prägung der angegriffenen Marke allein durch den
Wortbestandteil „Montan“ auszugehen, da der Begriff „MONTAN“ ebenso wie der
Begriff „ENERGIE“ beschreibend sei und diese damit gleichgewichtig zueinander
stünden. Zudem sei das jüngere Zeichen ein in sich geschlossener Gesamtbegriff
im Sinn einer „MONTANENERGIE“, also einer Energie, die im Rahmen von
Bergbau und Hüttenwesen gewonnen wird. Damit sei die Gefahr, dass der Verkehr
in einem Bestandteil der jüngeren Marke einen Herkunftshinweis auf den Inhaber
der älteren Marke sähe und es zu Verwechslungen komme, geringer. Aufgrund des
bestehenden Gesamtbegriffs komme dem - übereinstimmenden - Bestandteil
„MONTAN“ in der angegriffenen Marke keine selbständig kollisionsbegründende
Stellung zu. Anhaltspunkte für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im
weiteren Sinne, seien nicht gegeben.
Gegen den der Widersprechenden gemäß elektronischem Empfangsbekenntnis am
15. Januar 2024 zugestellten Beschluss richtet sich die am 8. Februar 2024 beim
DPMA eingereichte Beschwerde der Widersprechenden.
Sie führt zur Begründung ihrer Beschwerde aus, dass zwischen den sich
gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr gegeben sei, insbesondere sei
bei Identität bzw. hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen und erhöhter
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auch eine jeweils hochgradige
Ähnlichkeit der Zeichen in klanglicher, begrifflicher und bildlicher Hinsicht
festzustellen.
Anders als die Markenstelle meine, sei bereits von einer hochgradigen
Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht auszugehen, denn der Begriff „Energie“
sei glatt beschreibend für die insbesondere in Anspruch genommenen Waren und
Dienstleistungen der Klassen 4 und 35. Damit trete dieser Bestandteil ebenso wie
der Bildbestandteil der angegriffenen Marke in einer Weise zurück, dass diese für
den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Bei den sich somit
gegenüberstehenden Begriffen „MONTANA“ und „MONTAN“ trage die zusätzliche
Silbe „A“ der Widerspruchsmarke keineswegs zu einer Unterscheidbarkeit in
klanglicher Hinsicht bei, auch weil sich diese unmittelbar an die identisch
vorhandene Buchstabenkombination T-A-N anschließe.
Bei der Frage des begrifflichen Verständnisses von MONTAN und MONTANA habe
die Markenstelle eine analytische Betrachtungsweise vorgenommen und dabei das
durchschnittliche Wissen der Endverbraucher weit überschätzt. So könne nicht
davon ausgegangen werden, dass die heutigen Durchschnittsverbraucher
bezüglich des Begriffs „Montan“ eine umfangreiche Kenntnis von der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der sogenannten „Montanunion“ besäßen
sowie in Bezug auf „MONTANA“ unmittelbar auf den im deutschen Sprachraum
wenig relevanten US-Bundesstaat schließen würden. Eine solche Interpretation der
jeweiligen Marken sei für die Durchschnittsverbraucher zu weitreichend und zudem
das Ergebnis einer analysierenden Betrachtung. Außerdem sei zu berücksichtigen,
dass die Vergleichszeichen im Bestandteil „montan“ identisch übereinstimmten und
sich beide Begrifflichkeiten von dem lateinischen Begriff „montanus“ im Sinne von
„gebirgig“ ableiteten. Sie seien in semantischer Hinsicht identisch, denn der
Begrifflichkeit „MONTANA“ könne keine andere bzw. keine spezifischere
Bedeutung zugeordnet werden als dem Begriff „MONTAN“. Zudem sei bei einem
Verständnis von Montana als US-amerikanischem Bundesstaat die konkrete
Sprachverwendung zu beachten, denn die Aussprache des Bundesstaats in der
englischen Form als „M-o-n-t-e-n-a“ sei zu unterscheiden von der als „M-O-N-T-A-
N-A“ ausgesprochenen Buchstabenfolge. Daher werde der angesprochene
Verkehrskreis die Widerspruchsmarke nicht dem genannten US-Bundesstaat
zuordnen oder eine gedankliche Verbindung dazu herstellen.
Auch die Annahme, bei „MONTANENERGIE“ handele es sich um einen
Gesamtbegriff, sei abwegig. Dem stehe bereits der bildliche Eindruck der
angegriffenen Marke mit einer klaren und eindeutigen Worttrennung entgegen,
ebenso sei keine „(Ver-)Bindungswirkung“ zwischen den beiden Begriffen
erkennbar. Der Begriff „MONTAN“ steche gegenüber dem glatt beschreibenden
Bestandteil
„ENERGIE“ hervor und nehme demnach eine selbständig
kennzeichnende Stellung innerhalb der angegriffenen Marke ein.
Angesichts der Integration eines der älteren Marke sehr ähnlichen Bestandteils in
eine jüngere Marke und der selbständig kennzeichnenden Stellung dieses
Bestandteils sei zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben.
Des Weiteren sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken erhöht, weil
sich ein Verständnis
von MONTANA als US-Bundesstaat
für die
Durchschnittsverbraucher als Endkunden ohne analysierende Betrachtung nicht
erschließe. Montana sei anders als US-Staaten wie New York, Kalifornien,
Pennsylvania in Deutschland wenig bekannt und werde anders als beispielsweise
der US-Staat Texas, der als Ölstaat gelte, nicht als Energielieferant
wahrgenommen.
Zudem stelle der Bestandteil Montana das bekannte Firmenschlagwort der
Beschwerdeführerin dar. Bei der Widersprechenden handele es sich um einen
integralen Bestandteil der „M…-Gruppe“, einer im Jahr 1960 gegründeten und
im Geschäftsbereich des Vertriebs von Brenn- und Kraftstoffen sowie der
Schmierstoffe tätigen Unternehmensgruppe, die ab dem Jahr 2000 erneuerbare
Energien sowie ab 2008 Erdgasbelieferung an private und gewerbliche Kunden
anbiete. Im Jahr 2011 sei eine Ausweitung der Dienste auf Österreich erfolgt. Im
Geschäftsjahr
2022/2023
habe
die
M…
GmbH
einen
Gesamtjahresumsatz von … Euro erwirtschaftet. Die Unternehmensgruppe
sei in den Jahren 2012 bis 2025 u. a. als beste Kundenberater sowie mit einer
Einordnung unter den Top drei Gasanbietern vielfach ausgezeichnet worden. Sie
habe seit 2022 eine Kooperation mit dem ADAC aufgenommen, was die
Wahrnehmung der Widerspruchsmarken angesichts einer ADAC-Mitgliederzahl von
22,2 Millionen entsprechend verstärkt habe. Die Widerspruchsmarken hätten daher
eine „wesentliche und relevante Verkehrsbekanntheit“ in Deutschland erlangt. Auch
sei das Firmenschlagwort „Montana“ den angesprochenen Verkehrskreisen bereits
vor und nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke bekannt gewesen. Diese
„relevante Bekanntheit“ des Firmenschlagworts Montana rechtfertige es, dem
Wortbestandteil „Montan“ der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende
Stellung gegenüber dem weiteren Bestandteil „Energie“ zuzubilligen und damit eine
Verwechslungsgefahr zu begründen. Der Widerspruchsmarke 1 komme auch
angesichts
der
dargelegten
Verkehrsbekanntheit
eine
gesteigerte
Kennzeichnungskraft zu.
Zudem bestehe tatsächlich eine Verwechslungsgefahr, was sich vor allem bei einer
Suche nach den Wortbestandteilen der angegriffenen Marke mit Hilfe von
Suchmaschinen wie Google oder Bing zeige, die direkt zum Waren- und
Dienstleistungsangebot der Widersprechenden führten (vgl. Anlagen DTS B01 und
DTS B02 = Bl. 79-88 d. A.). Das zeige, dass das Angebot mittels der angegriffenen
Marke und dasjenige des Unternehmens der Widersprechenden zumindest
gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werde und somit jedenfalls
mittelbare Verwechslungsgefahr vorliege, sofern nicht ohnehin bereits eine
unmittelbare Verwechslungsgefahr festgestellt werden könne.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 4 vom 10. Januar 2024 aufzuheben
und wegen des Widerspruchs aus den Marken UM 013 032 966 und UM
007 591 613 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke DE
30 2022 229 513 anzuordnen.
Die Beschwerdegegnerin – eine UG, auf die die jüngere Marke auf Antrag des
ursprünglichen Markeninhabers am 30. Mai 2024 umgeschrieben wurde und deren
Geschäftsführer
der
ursprüngliche Markeninhaber
L…
ist,
–
hat
keinen ausdrücklichen Antrag gestellt.
Der Geschäftsführer der neuen Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit am 17.
Oktober 2024 eingegangenem Schreiben –
in seiner Eigenschaft
„als
kommissarischer Geschäftsführer“
und
unter
dem
Briefkopf
der
Beschwerdegegnerin
–
ausgeführt,
dass
Beschwerdegegner
das
„Bundespatentamt in München“ sei, „weil es gezwungen werden soll, eine zu
unseren Gunsten eingetragene Verfügungsberechtigung über unsere Marke zu
löschen“, und erklärt:
„Sollte das hier angerufene hohe Gericht der Meinung sein, dass der Inhaber
der Marke, nämlich wir, Beschwerdegegner zu sein hat, erklären wir uns
hiermit bereit, das Verfahren zu übernehmen“.
Weiter wird in dem Schreiben die Auffassung vertreten, dass der Widerspruch nicht
zulässig eingereicht worden sei. Denn die Widerspruchsfrist habe am 22. Februar
2023 geendet, der Widerspruch sei aber erst am 1. März 2023 eingereicht worden.
Auch sei die am 8. Februar 2024 eingereichte Beschwerde nicht form- und
fristgerecht eingelegt worden.
Auf den Ladungszusatz des Senats vom 12. Dezember 2025 und den erneuten
Hinweis von 22. Dezember 2025, dass der vorstehend wiedergegebenen Erklärung
der nunmehrigen Markeninhaberin nicht mit der ausreichenden Klarheit zu
entnehmen sei, dass bereits unmittelbar mit dieser Erklärung eine gestaltende
Wirkung – die Übernahme des Verfahrens – beabsichtigt war, hat der frühere
Markeninhaber schließlich mit einem am 2. Januar 2026 bei Gericht eingegangenen
Schreiben in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin
ausdrücklich erklärt, dass die M1… UG als neue Markeninhaberin in das
vorliegende Beschwerdeverfahren eintrete und dieses an Stelle des bisherigen
Beschwerdegegners fortführe.
Der frühere Markeninhaber hat in eigenem Namen mit am 22. Dezember
eingegangenem Schreiben beantragt,
der Widersprechenden die Kosten des gegen ihn geführten Verfahrens
aufzuerlegen.
Der Senat hat mit Ladungszusatz vom 12. Dezember 2025 seine vorläufige
Rechtsauffassung in der Sache dargelegt, wonach zwar von einer Zulässigkeit der
Beschwerde und auch fristgerechter Einlegung des Widerspruchs auszugehen sei
aber keine Verwechslungsgefahr bestehe.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Protokoll der mündlichen
Verhandlung und den Akteninhalt verwiesen.
II.
der Widersprechenden
ist nicht begründet, weil zwischen den sich
gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr
im Sinne von
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG besteht.
1. Vorab
ist
festzuhalten, dass die aktuelle Markeninhaberin als
Beschwerdegegnerin am vorliegenden Verfahren beteiligt ist. Diese hat mit am
2. Januar 2026 eingegangener Erklärung das Verfahren gem. § 28 Abs. 2 MarkenG
übernommen.
Gemäß § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG steht die Beschwerde den am Verfahren vor
dem Patentamt Beteiligten zu. Dies sind
im Widerspruchsverfahren der
Widersprechende sowie der Inhaber der jüngeren Marke, gegen deren Eintragung
sich der Widerspruch richtet, weil es in erster Linie um die Löschung seines
Rechtes, seiner Marke, geht – ungeachtet dessen, dass das DPMA letztlich eine
eventuelle Löschung vollzieht. Dementsprechend richtete sich die Beschwerde
auch gegen den richtigen Beschwerdegegner, den bis zum 29. Mai 2024 als Inhaber
der Marke eingetragenen Herrn L….
Der Umstand, dass die angegriffene Marke im Laufe des Beschwerdeverfahrens
vom bisherigen Markeninhaber auf die Firma M1… UG übertragen wurde
und die Rechtsnachfolgerin mit dem Datum vom 30. Mai 2024 im DPMA-Register
als Inhaberin eingetragen wurde, führte nicht zu einem unmittelbaren Wechsel der
Beteiligten. Vielmehr bedarf es der ausdrücklichen Übernahme des Verfahrens
durch die Rechtsnachfolgerin nach § 28 Abs. 2 MarkenG. Bei der Erklärung der
Übernahme des Verfahrens handelt es sich um eine Prozesserklärung, also eine
prozessgestaltende Erklärung, die als solche auslegungsfähig und grundsätzlich
bedingungsfeindlich ist (vgl. Anders/Gehle, ZPO, 84. Auflage 2025, Vorbemerkung
zu den §§ 128–703d Rn. 61 f.).
Es bedarf vorliegend nicht der Entscheidung, ob das Abstellen auf die Auffassung
des Gerichts in der Erklärung vom 17. Oktober 2024 („Sollte das hier angerufene
hohe Gericht der Meinung sein …“) eine das Prozessrechtsverhältnis der Beteiligten
betreffende und damit möglicherweise zulässige innerprozessuale Bedingung oder
aber – da es gerade um die Beteiligung am Verfahren und damit um das
Prozessrechtsverhältnis geht (vgl. OLG Braunschweig, Urteil vom 12.04.2019 – 3
W 5/18) – eine unzulässige Bedingung darstellt, da die neue Markeninhaberin durch
die Anzeige ihrer Bereitschaft, das Verfahren zu übernehmen, den Eintritt in das
Verfahren bereits nicht mit der ausreichenden Eindeutigkeit erklärt hat.
Mit am 2. Januar 2026 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz hat die neue
Markeninhaberin sodann ausdrücklich erklärt, das Verfahren zu übernehmen, so
dass sie ab diesem Zeitpunkt gem. § 28 Abs. 2 S. 1 MarkenG als
Beschwerdegegnerin zu führen war.
2. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingereicht worden.
Die am 8. Februar 2024 beim DPMA (über DPMADirekt) eingereichte Beschwerde
der Widersprechenden ist innerhalb der Monatsfrist erhoben worden, § 66 Abs. 2
MarkenG. Der Widersprechenden ist der angegriffene Beschluss vom 10. Januar
2024 ausweislich des elektronischen Empfangsbekenntnisses am 15. Januar 2024
zugestellt worden, so dass die am 8. Februar 2024 erfolgte Einreichung der
Beschwerde innerhalb der bis zum 15. Februar 2024 laufenden Monatsfrist erfolgte.
3. Die Beschwerde der Widersprechenden ist aber nicht begründet.
a)
Zwar ist, anders als die Beschwerdegegnerin vorbringt, der Widerspruch
zulässig. Denn er ist fristgerecht innerhalb der Frist von drei Monaten nach der
Veröffentlichung der Eintragung der Marke am 18. November 2022 gemäß § 42
Abs. 1 Satz 1 MarkenG eingelegt worden. Der Widerspruch ist am Montag, den
20. Februar 2023 beim DPMA eingereicht worden. Das ist nach §§ 82 Abs. 1
dem 18. Februar 2023 auf einen Samstag fällt und die Frist daher mit Ablauf des
nächsten Werktags am Montag, den 20. Februar 2023 endet.
b)
Jedoch
fehlt
es
zwischen
den Kollisionsmarken
an
einer
Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG,
so dass der Widerspruch aus beiden Widerspruchsmarken zu Recht
zurückgewiesen wurde gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.
Das Vorliegen der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu
beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der
Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken
und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch
einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL];
GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara
Becker; BGH Beschl. v. 20. November 2025 - I ZB 30/25, GRUR-RS 37098 Rn. 75
- H 15/Hecht H 15; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn.
17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff.
– Medicon-Apotheke/Medico Apotheke). Bei dieser umfassenden Beurteilung der
Verwechslungsgefahr
ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 –
Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).
Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere
Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware oder
Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus
folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende
Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der
Kennzeichen.
aa) Die sich gegenüberstehenden Vergleichswaren in der Klasse 4 und die
Dienstleistungen der Klasse 39 richten sich zum Teil an die Endverbraucher und im
Übrigen an die unternehmerischen Kreise; die Großhandelsdienstleistungen der
Klasse 35 wenden sich an den Fachhandel in Bezug auf Brennstoffe, der im
relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang in der Regel eine etwas
erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt.
bb) Zwischen den sich nach der maßgeblichen Registerlage gegenüberstehenden
Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke einerseits und den Waren
und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 „MONTANA“ andererseits besteht
teilweise Identität, im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit.
Im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 2 stehen sich in der Klasse 4 mit den
„Brennstoffen und Leuchtstoffen“ wiederum identische Waren gegenüber. Eine
Ähnlichkeit besteht ebenso im Verhältnis der Dienstleistungen der Klasse 35 der
jüngeren Marke „Großhandelsdienste in Bezug auf Brennstoffe“ zu den gehandelten
Waren der Klasse 4 „Brennstoffe“ der Widerspruchsmarke 2, weil zahlreiche
Großhändler etwa für Holz oder Holzpellets ebenso wie die Hersteller selbst auch
an die (End)Kunden direkt liefern bzw. direkt verkaufen (vgl. Anlagen 1 zur Ladung
des Senats vom 12. Dezember 2025: Lieferanten.de „Brennstoffe direkt vom
Großhandel oder Hersteller kaufen“; EUROSCHEIT Großhandelspartner für
Brennholz, Brennstoffe und exklusive Branchenprodukte mit Abverkauf bei
Lagerverkauf). Nach ständiger Rechtsprechung ist nicht jede Handelsdienstleistung
automatisch mit der gehandelten Ware etwa im Sinne eines notwendigen
Ergänzungsverhältnisses als ähnlich anzusehen. Für die Annahme eines
Ähnlichkeitsverhältnisses bedarf es vielmehr branchenbezogener Anhaltspunkte.
Solche Anhaltspunkte bestehen vorliegend darin, dass die Händler in größerem
Umfang unter ihren Handelsmarken auch die Waren anbieten und in größerem
Umfang vertreiben (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., §
9 Rn. 128, 129).
In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 39 der angegriffenen Marke besteht
allerdings keine Ähnlichkeit zu den Waren der Widerspruchsmarke 2, weil insoweit
keine Berührungspunkte zwischen den Waren und Dienstleistungen bestehen.
Brennstoffe werden zwar durch Transportunternehmen der Brennstoffhändler oder
durch diese selbst befördert, dabei handelt es sich aber nicht um eine eigenständige
Dienstleistung im Bereich des Transportwesens für Dritte. Angesichts mangelnder
Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit
ist der Widerspruch aus der
Widerspruchsmarke 2 in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 39 schon aus
diesem Grund zurückzuweisen.
cc) Die Widerspruchsmarke 1 verfügt in Bezug auf einen Teil der eingetragenen
Waren
und Dienstleistungen
über
eine
nur
unterdurchschnittliche
Kennzeichnungskraft, da es sich bei der Bezeichnung „MONTANA“ erkennbar um
die auch den Durchschnittsverbrauchern durchaus geläufige Bezeichnung eines
Bundesstaats in den USA handelt, der sich unter anderem durch das Vorkommen
einer Vielzahl von Bodenschätzen auszeichnet, einschließlich Brennstoffen wie
Erdöl bzw. Grundlagen für Brennstoffe wie Kohle, die im Bergbau gewonnen werden
(vgl. den als Anlage 2 mit dem Ladungszusatz übermittelten Artikel aus Wikipedia:
Montana als viertgrößter Bundesstaat mit dem Spitznamen „Treasure State“ wegen
seiner Bodenschätze Erdöl, Erdgas und Kohle). Der US-Staat „Montana“ mag, wie
die Widersprechende meint, zwar bei deutschen Verbrauchern nicht so bekannt
sein wie etwa die US Staaten Kalifornien oder Florida. Dies ändert nichts daran,
dass sehr wohl, nicht zuletzt wegen der dort befindlichen touristisch interessanten
Ziele (z.B. Rocky Mountains, Yellowstone Nationalpark etc.) davon ausgegangen
werden kann, dass den angesprochenen Verkehrskreisen, und zwar sowohl dem
verständigen, normal informierten und angemessen aufmerksamen inländischen
Durchschnittsverbraucher
als
auch
den
ebenfalls
angesprochenen
unternehmerischen Kreisen bzw. dem Fachhandel, der Name „Montana“ als
Bezeichnung eines US-Bundesstaats bekannt ist. Insoweit eignet sich Montana als
geografische Herkunftsangabe von fossilen Brennstoffen jedenfalls in Bezug auf die
Waren der Klasse 4 und die Dienstleistungen der Klasse 35. Auch die von der
Beschwerdeführerin vorgetragene abweichende Aussprache des US-Bundesstaats
(nämlich als
„M-o-n-t-e-n-a“) vermag angesichts der übereinstimmenden
Schreibweise nichts daran zu ändern, dass die angesprochenen Verkehrskreise in
„Montana“ den Namen des Bundesstaats erkennen.
Vor diesem Hintergrund ist dem Vorbringen der Widersprechenden, wonach der
Widerspruchsmarke angesichts der fehlenden Geläufigkeit der Bezeichnung
„Montana“ bei den Verbrauchern, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu Grunde
zu legen sei, nicht zu folgen; dies gilt umso mehr, als bei fehlenden konkreten
Anhaltspunkten, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen,
grundsätzlich nur von normaler bzw. durchschnittlicher Kennzeichnungskraft
auszugehen ist (vgl. BGH a. a. O. Rn. 41 – INJEKT/INJEX; a. a. O. Rn. 10 –
BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft ist aber auch durch die auf den Ladungszusatz des Senats
eingereichten ergänzenden Unterlagen und das Vorbringen in der mündlichen
Verhandlung vom 11. Februar 2026 von der Widersprechenden nicht ausreichend
belegt worden.
Für die Annahme einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft bedarf es hinreichend
konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und
Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive
des Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen
Befragungen zur Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die
Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten
Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.: EuGH GRUR 2005, 763 Rn. 31 –
Nestlé/Mars; GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BGH GRUR 2008, 903 Rn.
13 – SIERRA ANTIGUO). Die erhöhte Kennzeichnungskraft muss dabei bereits im
Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR
a. a. O. Rn. 13 f. – SIERRA - 25 - ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rn. 22 –
INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. –
INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der
Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist von der Widersprechenden
darzulegen und nachzuweisen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts-
oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25
W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken).
Die für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft maßgeblichen
Umstände müssen dabei grundsätzlich für das Inland festgestellt werden (BGH
GRUR 2017, 75 Rn. 42 – Wunderbaum II; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9
Rn. 173). Auch für eine Unionsmarke kommt es auf das Verkehrsverständnis im
Kollisionsgebiet an, hier also auf das Verkehrsverständnis in der Bundesrepublik
Deutschland (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 24 – OXFORD/Oxford Club; GRUR
2013, 1239 Rn. 67 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).
Aus dem Vorbringen der Widersprechenden und den eingereichten Unterlagen sind
zwar ein langjähriges Bestehen der M…-Gruppe seit dem Jahr 1960, ein
Gesamtjahresumsatz von über … Euro
für das Jahr 2022/2023, dem
Anmeldejahr der angegriffenen Marke, sowie zahlreiche Berichterstattungen über
die Unternehmensgruppe auch im Zusammenhang mit mehreren Auszeichnungen
für das Unternehmen („Beste Kundenberatung“, Service Champion“, „Bester
Gasversorger“) und eine Werbe-Partnerschaftsaktion mit dem ADAC bei dessen
22,2 Millionen Mitgliedern in Deutschland für die Jahre 2022 und 2026 zu
entnehmen. Aus den Unterlagen geht aber nicht hervor, in welchem Umfang sich
diese Angaben auf die Bezeichnung „MONTANA“ als Marke beziehen und inwieweit
insbesondere die geltend gemachten Umsätze mit der Widerspruchsmarke im
Zusammenhang mit den entsprechend gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen erzielt wurden. Vielmehr handelt es sich ausschließlich um den
Auftritt und die Bewerbung der
„M…-Unternehmensgruppe“. Auch die
weiteren allgemeinen Angaben zu dem Auftritt und der Bewerbung der
Unternehmensgruppe ersetzen nicht die nach der Rechtsprechung erforderlichen
konkreten Angaben
insbesondere zu den
relevanten Marktanteilen der
Widersprechenden auf dem Energiesektor (in Bezug auf die entsprechenden Waren
und Dienstleistungen). Bei der Widersprechenden handelt es im Übrigen nicht um
einen so großen Energieversorger – wie beispielsweise E.ON, Uniper, RWE –, dass
schon per se von einem hohen Marktanteil auszugehen ist. Die Unterlagen sind
auch in ihrer Gesamtschau nicht hinreichend aussagekräftig, um eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 zu belegen.
Entsprechendes trifft auf die Widerspruchsmarke 2 „Montana … Voller Energie“
zu, wobei insoweit ein beschreibender Gehalt der werbespruchähnlichen und
werbeüblichen Wortfolge im Sinne einer geographischen Herkunft der Waren aus
„Montana (einem Staat) … voller Energie“ vorliegt. Dies kann aber letztendlich
offenbleiben, da selbst bei Annahme einer originär durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft – hinsichtlich der Steigerung der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke 2
fehlt es an
jeglichem konkreten Vortrag – eine
Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.
Zugunsten der Widersprechenden unterstellt der Senat bei beiden
Widerspruchsmarken im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
dd) Es fehlt jedoch an einer ausreichenden Ähnlichkeit der Vergleichsmarken. Auch
im Bereich identischer Waren und Dienstleistungen und bei Zugrundelegung einer
jeweils durchschnittlichen Kennzeichnungskraft hält die jüngere Marke den
gebotenen Abstand sowohl im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 1 als auch im
Verhältnis zur Widerspruchsmarke 2 ein.
Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit
im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 –
Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2021, 482 Rn. 28
– RETROLYMPICS; GRUR 2020, 870 Rn. 58 – INJEKT/INJEX). Dabei genügt für
die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der
genannten Wahrnehmungsbereiche (BGH a. a. O. Rn. 58 – INJEKT/INJEX; GRUR
2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke). Bei der Beurteilung der
Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes
einzubeziehen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, wobei
insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu
berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker
[Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR
2020,
52 Rn.
– Hansson
[Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 28 – RETROLYMPICS; a. a. O.
Rn. 58 – INJEKT/INJEX). Beschreibende Bestandteile sind dabei nicht von
vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen, da auch
beschreibende Elemente den Gesamteindruck eines Zeichens mitbestimmen
können (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 49 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH
GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO). Dies schließt nicht aus, dass unter
Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den
Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der
angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 –
HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON
LIFE; BGH GRUR a. a. O. Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR 2012, 64 Rn. 14 –
Maalox/Melox-GRY). Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in
eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen
wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das
Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung
dominiert oder prägt (BGH a. a. O. Rn. 34 – KNEIPP; a. a. O. Rn. 45 – Culinaria/Villa
Culinaria).
aaa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist sowohl im Verhältnis zur
Widerspruchsmarke 1 als auch im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 2 zu
verneinen.
(1) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke
erfahrungsgemäß in der Regel von dem Wortbestandteil als der einfachsten
Möglichkeit, das Zeichen zu benennen, geprägt. Insoweit stehen sich beim
Vergleich der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke 1 die Bezeichnungen
„Montan Energie“ und „Montana“ gegenüber. In ihrer Gesamtheit unterscheiden
sich die Kollisionszeichen in klanglicher Hinsicht trotz der Übereinstimmungen in
den beiden ersten Silben „Montan“ im Hinblick auf den weiteren Bestandteil
„Energie“ der jüngeren Marke sowie der Endung der älteren Marke auf den Vokal
„a“ ausreichend.
Eine Prägung der angegriffenen Marke durch nur einen Wortteil, insbesondere, wie
von der Widersprechenden geltend gemacht, alleine durch den Wortbestandteil
„Montan“,
ist nicht anzunehmen. Dem steht bereits entgegen, dass die
Wortbestandteile „Montan“ mit der Bedeutung „Bergbau und Hüttenwesen
betreffend“ (vgl. Anlage 3 der mit dem Ladungszusatz übersandten Unterlagen:
Auszug Duden) und „Energie“ aufeinander bezogen sind. Auch wenn es sich bei
„Montan Energie“ nicht um einen bereits geläufigen Begriff zur Bezeichnung
beispielsweise einer „Energie, die den Bergbau und das Hüttenwesen betrifft oder
aus diesem stammt“ handelt bzw. dies nicht ohne Weiteres nachweisbar ist, so sind
den angesprochenen Verkehrskreisen einschließlich des Endverbrauchers doch
diverse Wortzusammenfügungen mit „Montan“ wie „Montanindustrie“ (= der
Wirtschaftszweig, der sich mit der Gewinnung und Verarbeitung von Bodenschätzen
befasst, vgl. Anlage 4 der mit dem Ladungszusatz übermittelten Unterlagen),
„Montan-Union“ (= europäischer Wirtschaftsverband
für Kohle und Stahl),
Montangesellschaft (= Gesellschaft für den Bergbau) oder Montanwissenschaften
(= die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit dem Bergbau und der
Rohstoffgewinnung beschäftigen) geläufig. Dementsprechend wird auch der Begriff
„Montan Energie“ aus sich heraus von den angesprochenen Verbrauchern in dem
oben genannten Sinn verstanden, da der Bergbau oder das Hüttenwesen letztlich
die Gewinnung von Rohstoffen zum Ziel haben und mit Hilfe dieser Rohstoffe
Energie gewonnen oder produziert werden kann. Aufgrund des ohne weiteres
aufeinander bezogenen Sinngehalts der zusammengestellten Wortbestandteile
ergibt sich für die angesprochenen Endverbraucher und Fachkreise keine
Veranlassung, die Marke mit nur einem Bestandteil, sei es „Montan“ oder „Energie“,
wiederzugeben. Dies gilt trotz der Schreibweise der angegriffenen Marke „MONTAN
ENERGIE“ in zwei Worten und auch im Zusammenhang mit denjenigen Waren und
Dienstleistungen, für die der weitere Bestandteil „Energie“ der angegriffenen Marke
unmittelbar beschreibend ist. Inwieweit die angegriffene Marke im Hinblick auf die
beschreibende Bedeutung der Bestandteile „Montan“ und „Energie“ insgesamt als
schwach anzusehen ist, wovon nach Auffassung des Senats auszugehen sein
dürfte, bedarf dabei im vorliegenden Kollisionsfall nicht der Entscheidung.
Im Übrigen wäre selbst bei Annahme einer Prägung der jüngeren Marke durch
„Montan“ im Rahmen der Gesamtabwägung aller maßgeblichen Faktoren trotz der
weitgehenden Übereinstimmung von „Montan“ und „Montana“ im Hinblick auf den
abweichenden Sinngehalt der Widerspruchsmarke „Montana“ als Bezeichnung
eines bekannten US-Bundesstaats, der von den angesprochenen Verkehrskreisen
auf Anhieb erfasst wird, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 318 ff.). Dieser Bewertung steht auch
nicht entgegen, dass sich „Montan“ und „Montana“ lediglich durch einen einzigen
Buchstaben unterscheiden, da der Vokal am Wortende der Widerspruchsmarke 1,
der zudem eine Erhöhung der Silbenanzahl nach sich zieht, von den
angesprochenen Verkehrskreisen nicht überhört werden wird und ihnen somit der
abweichende Sinngehalt in jedem Fall bewusst wird.
Vorstehendes gilt entsprechend im Verhältnis zu der Widerspruchsmarke 2, die
zwar ebenfalls das Wort „Energie“ enthält, sich aber mit dem weiteren, dem Begriff
„Energie“ vorangestellten Wort „voller“ als werbespruchartige Wortfolge deutlich von
der Bezeichnung „Montan Energie“ unterscheidet. Die Frage der Prägung der
Widerspruchsmarke 2 durch den Bestandteil „Montana“ kann offenbleiben, da, wie
zur Widerspruchsmarke 1 ausgeführt, auch bei einer Gegenüberstellung von
„Montan (Energie)“ einerseits und „Montana“ andererseits selbst im Bereich
identischer Waren und Dienstleistungen sowie bei unterstellter durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft
der
Widerspruchsmarke
eine
unmittelbare
Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht zu verneinen ist.
(2) Auch in schriftbildlicher Hinsicht ist keine ausreichende Markenähnlichkeit
gegeben. Denn insoweit kann die bildliche Gestaltung der angegriffenen Marke in
Form eines in auffälliger roter Farbe gehaltenen, in einem Kreis befindlichen Kamin-
oder Holzofens mit gelber, mittig angebrachter Flamme auch bereits aufgrund der
Größenverhältnisse nicht als völlig bedeutungslos angesehen werden. Davon ist
auch auszugehen, soweit die Bilddarstellung jedenfalls in Bezug auf Brennstoffe
(Klassen 4 und 35) kennzeichnungsschwach oder sogar nicht schutzfähig sein mag.
Angesichts der auffälligen Bildgestaltung, die keine Entsprechung in den älteren
reinen Wortmarken findet, ist der bildliche Eindruck der Zeichen so verschieden,
dass nicht von einer Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht ausgegangen
werden kann. Das gilt sowohl im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 1 also auch –
umso mehr – für den Zeichenvergleich zwischen der angegriffenen Marke und der
Widerspruchsmarke 2 „Montana … voller Energie“.
(3) Ebenso wenig ist eine ausreichende Zeichenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht
anzunehmen. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden reicht die
Übereinstimmung in dem in beiden Zeichen enthaltenen Teil „montan“, der sich, wie
die Widersprechende zutreffend anmerkt, von dem darin enthaltenen lateinischen
Begriff „montanus“ im Sinn von „gebirgig“ oder „Gebirge, Bergland, Berg“ ableitet,
nicht aus. Unmittelbare begriffliche Verwechslungen kommen nur dann in Betracht,
wenn sich Wörter der deutschen Sprache gegenüberstehen, die ihrem Sinn nach
vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen und sich als Synonyme
erweisen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 314). Davon kann
vorliegend bei den Wörtern „MONTAN ENERGIE“ einerseits und „MONTANA“ bzw.
„Montana … voller Energie“ andererseits nicht die Rede sein. Montan Energie
vermittelt die Aussage einer – in irgendeiner Art und Weise aus dem Bergbau
stammenden oder den Bergbau betreffenden – Energie, wohingegen es sich bei
Montana begrifflich um die Benennung des US Bundesstaates handelt, was einem
entscheidungserheblichen Teil der angesprochenen Durchschnittsverbraucher
sowie der Fachkreise auch bekannt ist. Insoweit ist eine in ihrer Gesamtheit
übereinstimmende Aussage nicht vorhanden. Entferntere Begriffsähnlichkeiten
oder -anklänge reichen für die Annahme einer begrifflichen Verwechslungsgefahr
nicht aus.
bbb) Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen
gem. § 9 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG ist vorliegend im Verhältnis zu beiden
Widerspruchsmarken nicht gegeben.
Eine mittelbare Verwechslungsgefahr, bei der der Verkehr die Unterschiede
zwischen den Zeichen erkennt, diese aber aufgrund besonderer Umstände
demselben Zeicheninhaber zuordnet, kann sich – abgesehen von der Fallgestaltung
des Serienzeichens –
in besonders gelagerten Fällen auch aus einer
Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben. Dies setzt aber voraus, dass
es sich für maßgebliche Teile des Verkehrs aufdrängt, dass die Zeichen wegen
ihres Begriffsgehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind (vgl.
BeckOK Markenrecht, 43. Edition, Stand: 01.10.2025, § 14 Rn. 527 mit Verweis auf
BGH GRUR 1999, 735 (737) – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 779 (782) –
Zwilling/Zweibrüder). Denn der Verkehr nimmt nach der Lebenserfahrung ein als
Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, und
unterzieht es nicht einer analysierenden, möglichen Begriffsinhalten nachgehenden
Betrachtung (vgl. BGH, GRUR 1999, 735 [736] – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR
2002, 261 [262] – AC; GRUR 2004, 240 [241] - MIDAS/medAS, m. w. N.). Vor
diesem Hintergrund kann bereits nicht davon ausgegangen werden, dass den
angesprochenen Verkehrskreisen die Übereinstimmung der Zeichen in der
Anlehnung an einen gemeinsamen lateinischen Ursprung im Sinn von „montan“,
also „gebirgig, zum Berg gehörend“ und „mons“ mit der Bedeutung „Berg“ ohne eine
weitergehende Zeichenanalyse auffällt.
Ebenso wenig liegt ein Fall einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem
Gesichtspunkt der selbständig kennzeichnenden Stellung vor.
Dabei
führt allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer
zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck
der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser
Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder
prägt, nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbstständig kennzeichnende
Stellung innehaben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es
rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere
Bestandteile als selbstständig kennzeichnend anzusehen (vgl. BGH a. a. O. Leitsatz
2 – Culinaria/Villa Culinaria).
Dieser Fall der Verwechslungsgefahr kann ohnehin nur im Verhältnis der
angegriffenen Marke zu der Widerspruchsmarke 1 in Betracht kommen bzw. im
Verhältnis zur Widerspruchsmarke 2 nur bei Annahme einer Prägung derselben
durch den Bestandteil „Montana“. Doch
ist bereits nicht die mit einem
eigenständigen Begriffsinhalt unterlegte Widerspruchsmarke 1 „Montana“ in das
jüngere Zeichen aufgenommen worden, vielmehr enthält die jüngere Marke das sich
von dieser in der Bedeutung unterscheidende Wort „Montan“. Sollte dennoch mit
der Widersprechenden von einer zwar nicht identischen, aber ausreichend
ähnlichen Übernahme des Widerspruchszeichens
in die
jüngere Marke
ausgegangen werden, kommt dem Bestandteil „Montan“ in der angegriffenen Marke
aber jedenfalls keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, nachdem zum einen
die Bestandteile „Montan“ und „Energie“ in der Art eines Gesamtbegriffs
aufeinander bezogen sind und zum anderen keine besonderen Umstände
vorliegen, die die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung
rechtfertigen. Solche besonderen Umstände, die etwa auch in der Übernahme des
bekannten Firmenschlagworts des Inhabers der älteren Marke liegen können (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 506), sind nicht gegeben. Eine
ausreichende Bekanntheit
von
„Montana“
als Firmenschlagwort
der
widersprechenden Beschwerdeführerin kann auch unter Berücksichtigung des
ergänzenden Vortrags der Widersprechenden zu Geschichte, Umsatzzahlen,
Werbemaßnahmen etc. der M… Gruppe nicht angenommen werden. Insoweit
wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Auch ansonsten sind keine Umstände
ersichtlich, die eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn rechtfertigten.
Unter Berücksichtigung sämtlicher relevanten Umstände hält die jüngere Marke
somit den gebotenen Abstand ein, so dass die Beschwerde der Widersprechenden
mangels ausreichender Ähnlichkeit der Vergleichszeichen erfolglos bleibt.
4. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG gibt der Fall keine Veranlassung.
a) § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG geht von dem Grundsatz aus, dass jeder Beteiligte
seine Kosten selbst trägt. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können gem. § 71
Abs. 1 S. 1 MarkenG ausnahmsweise einem der Beteiligten auferlegt werden, wenn
dies der Billigkeit entspricht. Dies kann bei Vorliegen besonderer Umstände,
beispielsweise bei der Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten, angenommen
werden. Von einer solchen Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten
ist
auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter
in einer nach anerkannten
Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf
Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen
des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. st. Rspr., vgl. z. B. BPatG,
Beschluss vom 19.07.2021, 26 W (pat) 567/18 – Crystal Smoke/Cristal m. w. N.;
Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 71
MarkenG, Rn. 13).
Vorliegend sind derartige besonderen Umstände nicht ersichtlich. Vor allem sind
keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, dass das Verhalten der Widersprechenden
nicht mit der prozessualen Sorgfaltspflicht vereinbar war, da ihre Beschwerde und
ihr Widerspruch nicht als von vorneherein aussichtslos angesehen werden können.
b) Soweit der frühere Inhaber der Marke eine Kostenerstattung gegenüber der
Widersprechenden geltend macht, weil er nicht der richtige Beschwerdegegner
gewesen sei, ist dies schon angesichts der gesetzlichen Regelungen des § 28 Abs.
2 Satz 1 MarkenG, die, wie oben bereits dargestellt wurde, ein Ausscheiden des
bisherigen Markeninhabers von der eindeutigen Übernahmeerklärung durch den
Nachfolger abhängig machen, nicht zutreffend. Die Widersprechende und
Beschwerdeführerin hat die Beschwerde mit Beschwerdeeingang vom 7. Februar
2024 zu Recht gegen den früheren Markeninhaber als Beschwerdegegner
gerichtet.
Der Kostenantrag des früheren Markeninhabers war vorliegend auch nicht förmlich
zu bescheiden. Zwar wirken grundsätzlich Anträge, die ein früherer Beteiligter vor
Übernahme des Verfahrens durch den Rechtsnachfolger gestellt hat, nach dem
Eintritt des Rechtsnachfolgers fort. Vorliegend war der Kostenantrag jedoch
ausdrücklich darauf gerichtet, dass dem ursprünglichen Inhaber der jüngeren Marke
seine Kosten als zu Unrecht Beteiligtem zu erstatten seien. Dieser Antrag ist
ausweislich seiner Begründung ausschließlich auf die Person des früheren
Markeninhabers bezogen und betrifft nicht das vorliegende Prozessrechtsverhältnis
zwischen der Widersprechenden und der aktuellen Inhaberin der angegriffenen
Marke.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie
nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof,
Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe,
durch
eine
beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.
Lachenmayr-Nikolaou
Kriener
Canaris
Bundespatentgericht
28 W (pat) 516/24 (Aktenzeichen)
Verkündet am
11. Februar 2026
…