BGH Urteil vom 05.06.2008 – I ZR 108/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 108/05

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 5. Juni 2008 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 19. März 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesge-

richts Köln vom 27. Mai 2005 wird auf Kosten der Klägerin zurück-

gewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-,

Paket- und Kurierdienstleistungsunternehmen. Sie ist Inhaberin der mit Priorität

vom 22. Februar 2000 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Wort-

marke Nr. 300 12 966 "POST", die für die Dienstleistungen "Beförderung und

Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen und Päckchen" Schutz genießt. Sie ist

weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Bestandteil "Post" gebildet

sind.

Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftender Gesellschafter der Beklag-

te zu 2 ist, firmiert unter "City Post KG". Sie stellt Briefe und Pakete in den Re-

gierungsbezirken Leipzig, Dresden und Chemnitz, in der Stadt Halle und im

Saalekreis zu. Die Beklagte ist Inhaberin der am 20. Januar 2001 angemelde-

ten Wort-/Bildmarke Nr. 301 11 344

Diese ist für die Erbringung von privaten Postdienstleistungen, Paketzu-

stellung, Briefzustellung, Postfachservice und Kurierdienstleistungen eingetra-

gen. Die Beklagte verwendet im Rahmen ihres Internet-Auftritts die Domain-

Namen "city-post-leipzig.de" und "city-post.de.vu" und benutzt die E-Mail-Adres-

se "city-post-leipzig@online.de" und die Vanity-Nummer "0800-CITYPOST".

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Wortmarke "POST" und ihr Un-

ternehmenskennzeichen würden durch die Marke und die Firmenbezeichnung

sowie die Domain-Namen, die E-Mail-Adresse und die Vanity-Nummer der Be-

klagten verletzt.

Sie hat die Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen, die Be-

zeichnungen (Marke, Firmennamen, Domain-Namen, E-Mail-Adresse, Vanity-

Nummer) im Zusammenhang mit Brief-, Paket- und Kurierdienstleistungen zu

verwenden. Sie hat weiterhin Auskunft und Einwilligung in die Löschung der

Marke und des Unternehmenskennzeichens sowie die Feststellung der Scha-

densersatzverpflichtung begehrt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG Köln, Urt. v.

27.5.2006 - 6 U 196/04, juris).

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit der (vom Senat

zugelassenen) Revision. Die ordnungsgemäß geladenen Beklagten waren im

Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht nicht vertreten.

Die Klägerin beantragt, durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte

aus der Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 und 6 MarkenG) und dem Un-

ternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 2 bis 5 MarkenG) verneint. Zur Begründung

hat es ausgeführt:

Zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und der Wort-/Bildmarke

"City Post" der Beklagten zu 1 bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke, die als verkehrsdurchgesetz-

tes Zeichen eingetragen sei, gehe auch unter Berücksichtigung der von der

Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten über ein durch-

schnittliches Maß nicht hinaus. Gegenteiliges folge auch nicht aus den hohen

Werbeaufwendungen der Klägerin und einer Vielzahl von Benutzungsbeispielen

der Klagemarke.

Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt sei,

und den Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen verwendet würden, be-

stehe Identität. Dagegen sei die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zei-

chen gering. Das angegriffene Zeichen werde nicht durch den Bestandteil

"POST" geprägt. Vielmehr übernehme der Bestandteil "CITY" in Anbetracht des

rein beschreibenden Charakters von "POST" die Funktion, das Unternehmen

von anderen Unternehmen abzugrenzen, die Postdienstleistungen erbrächten.

Stünden sich danach die Marken "POST" und "CITY POST" gegenüber, sei

sowohl in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht als auch vom Bedeutungsge-

halt der Zeichen her nur von geringer Zeichenähnlichkeit auszugehen. Wegen

der geringen Zeichenähnlichkeit sei bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft

trotz Dienstleistungsidentität die unmittelbare Verwechslungsgefahr zu vernei-

nen.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens be-

stehe ebenfalls nicht. Der Begriff "POST" weise nicht eindeutig auf die Klägerin

hin. Dies sei für die Annahme eines Serienzeichens aber erforderlich, weil an-

deren Wettbewerbern nach Privatisierung des Postsektors der Marktzutritt an-

sonsten unangemessen erschwert werde.

II. Die zulässige Revision ist nicht begründet. Über sie ist in entspre-

chender Anwendung des § 539 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz ZPO durch ein

unechtes Versäumnisurteil zu entscheiden.

1. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch nach § 14

Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 300 12 966

"POST" nicht zu.

a) Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke

auszugehen. Der Verletzungsrichter ist grundsätzlich an die Eintragung der

Marke gebunden (BGHZ 156, 112, 116 f. - Kinder I; 164, 139, 142 - Dentale

Abformmasse). Die Klagemarke steht nach wie vor in Kraft. Sie ist zwar nach

Erlass des Berufungsurteils in mehreren Löschungsverfahren vom Deutschen

Patent- und Markenamt gelöscht worden, und die hiergegen gerichteten Be-

schwerden der Klägerin sind vom Bundespatentgericht zurückgewiesen worden

(BPatG, Beschl. v. 10.4.2007 - 26 W (pat) 24/06, GRUR 2007, 714 und

26 W (pat) 25-29/06). Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Marken-

verletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Beschl.

v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Urt. v.

24.2.2000 - I ZR 168/97, GRUR 2000, 1028, 1030 = WRP 2000, 1148

- Ballermann). Die Beschwerdeentscheidungen, mit denen das Bundespatent-

gericht die Löschungsanordnungen des Deutschen Patent- und Markenamts

bestätigt hat, sind jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin hat gegen die

Entscheidungen des Bundespatentgerichts Rechtsbeschwerde eingelegt. So-

lange die Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist,

besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage (OLG

Dresden NJWE-WettbR 1999, 133, 136; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 71;

GRUR-RR 2005, 149; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14

Rdn. 13; a.A. OLG Köln ZUM RD 2001, 352, 354; Ingerl/Rohnke, Markenge-

setz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 16). Die gegenteilige Auffassung berücksichtigt nicht

hinreichend die aufschiebende Wirkung des im Löschungsverfahren eingeleg-

ten Rechtsmittels (§ 66 Abs. 1 Satz 3, § 83 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) und die

Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungs-

gerichten, nach denen nur den ersten eine Zuständigkeit zur Prüfung der Ein-

tragungsvoraussetzungen zugewiesen ist (BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02,

GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urt. v. 3.2.2005

- I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaum-

gebäck). Würde bereits eine nicht rechtskräftige Löschungsanordnung ausrei-

chen, um die Bindungswirkung des Verletzungsrichters an die Markeneintra-

gung zu beseitigen, bestünde die Gefahr widersprechender Entscheidungen

zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten bei der Prü-

fung der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG.

b) Ob die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Wortmarke

"POST" der Klägerin und den angegriffenen Zeichen der Beklagten bestehe

keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, im Ergebnis

den Angriffen der Revision standhält, kann offenbleiben. Selbst wenn dies nicht

der Fall sein sollte und von einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klage-

marke und den Kollisionszeichen auszugehen ist, steht der Klägerin der geltend

gemachte Unterlassungsanspruch jedenfalls nach § 23 Nr. 2 MarkenG nicht zu.

aa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, ge-

währt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein

mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale

der Dienstleistungen, insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im ge-

schäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten

Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2

MarkenG sind im Streitfall erfüllt.

bb) Die Vorschrift unterscheidet nicht nach den verschiedenen Möglich-

keiten der Verwendung der in § 23 Nr. 2 MarkenG genannten Angaben (zu

Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004,

I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 19 - Gerolsteiner Brunnen). Die Anwendung des

§ 23 Nr. 2 MarkenG ist deshalb nicht ausgeschlossen, wenn die Voraussetzun-

gen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einschließlich einer Benutzung des ange-

griffenen Zeichens als Marke, also zur Unterscheidung von Waren oder Dienst-

leistungen, vorliegen (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600,

602 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, GRUR

2004, 949, 950 = WRP 2004, 1285 - Regiopost/Regional Post). Entscheidend

ist vielmehr, ob die angegriffenen Zeichen als Angabe über Merkmale oder Ei-

genschaften der Dienstleistungen verwendet werden und die Benutzung den

anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6 Mar-

kenRL) sowie - was inhaltlich mit der Formulierung der Richtlinienvorschrift

übereinstimmt - nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG).

cc) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden

Bestandteil "POST" der Kollisionszeichen zur Bezeichnung von Merkmalen ih-

rer Dienstleistungen. Unter den angegriffenen Zeichen erbringt die Beklagte die

Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen. Für

ihre Marke "CITY CP POST" beansprucht sie ebenfalls Schutz für diese Dienst-

leistungen sowie für Postfachservice und Kurierdienstleistungen.

Der Begriff "Post" bezeichnet in der deutschen Sprache einerseits die

Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zu-

stellt und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z.B. Brie-

fe, Karten, Pakete und Päckchen. Im letzteren Sinn beschreibt der Bestandteil

"POST" der angegriffenen Zeichen den Gegenstand, auf den sich die Dienst-

leistungen der Beklagten beziehen. Er ist daher eine Angabe über ein Merkmal

der Dienstleistungen der Beklagten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG.

dd) Die Benutzung der Kollisionszeichen durch die Beklagte verstößt

auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG.

(1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im

Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von ei-

ner Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszuge-

hen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder

Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Der Sache nach verpflichtet

dies den Dritten, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in un-

lauterer Weise zuwiderzuhandeln (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 24 - Gerol-

steiner Brunnen; Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 33 und 35

- Céline). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des

Einzelfalls (EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR

2005, 153 Tz. 82 und 84 - Anheuser Busch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02,

GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz), die Sache der nationalen

Gerichte ist (EuGH, Urt. v. 17.3.2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR

2005, 509 Tz. 52 - Gillette). Diese gebotene umfassende Beurteilung aller Um-

stände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der angegriffenen Zeichen durch

die Beklagte nicht unlauter ist.

(2) Der Senat hat offengelassen, ob zwischen der Klagemarke und den

beanstandeten Zeichen der Beklagten eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Zugunsten der Klägerin ist deshalb bei der gebo-

tenen Gesamtabwägung vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszuge-

hen. Ein erheblicher Teil des Publikums wird danach eine Verbindung zwischen

den Dienstleistungen der Parteien herstellen, was der Beklagten hätte bewusst

sein müssen. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zur Annahme eines Versto-

ßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, weil die

Schutzschranke des § 23 MarkenG ansonsten leerliefe (vgl. EuGH GRUR

2004, 234 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2007, 971 Tz. 36 - Céline;

BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 34/02, GRUR 2005, 423, 425 = WRP 2005, 496

- Staubsaugerfiltertüten).

Der Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten

in Gewerbe oder Handel steht im Streitfall der Umstand entgegen, dass die

Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Deutsche Bundespost, als früheres Mono-

polunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut

war und seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch

für private Anbieter in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonde-

res Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die in Rede stehen-

den Dienstleistungen beschreibenden Wortes "POST" zur Kennzeichnung ihrer

Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Beschränkung des

Schutzumfangs der Klagemarke würden die erst später auf den Markt eintre-

tenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung des Wortes

"POST" ausgeschlossen und ausschließlich auf andere

(Fantasie-)Be-

zeichnungen verwiesen. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen,

die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der

Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Marken-

recht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbe-

werbs spielen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen;

GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, GRUR 2008,

503 Tz. 45 - adidas), ist Wettbewerbern, die neu auf einem bisher durch Mono-

polstrukturen gekennzeichneten Markt auftreten, die Benutzung eines beschrei-

benden Begriffs wie "POST" auch dann zu gestatten, wenn eine Verwechs-

lungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnachfolgerin des bisherigen

Monopolunternehmens eingetragenen bekannten Wortmarke besteht. Dadurch

tritt zwar eine Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke ein. Diese

Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG im vor-

liegenden Fall aber im Kern bereits dadurch angelegt, dass eine beschreibende

Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der Ansicht der Revision kommt

es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte zur Kennzeichnung ihrer

Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht zwingend auf den Begriff

"POST" angewiesen ist, sondern auch andere Bezeichnungen wählen könnte.

Die Beschränkung des Schutzumfangs ist allerdings auf ein angemessenes

Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzutretenden Wettbewerber sich

durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort abgrenzen

müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Marken-

inhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungsgefahr erhöhen dürfen.

Nach diesen Maßstäben hat die Beklagte mit den angegriffenen Zeichen,

die den Zusatz "City" und "CITY CP" enthalten, einen ausreichenden Abstand

zu der Klagemarke gewahrt, um nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten

in Gewerbe oder Handel zu verstoßen. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte

sich weitergehend an die Kennzeichen der Klägerin angelehnt hat, bestehen

nicht.

c) Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch lässt sich auch nicht

auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 Mar-

kenG stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Klägerin unter-

stellt werden, dass die Klagemarke die Voraussetzungen einer bekannten Mar-

ke erfüllt (hierzu näher Büscher, FS Ullmann, 2006, S. 129, 140 f.).

Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgt jedoch nicht ohne

rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Insoweit gelten dieselben Erwägungen (II 1 b dd), die der Annahme eines Ver-

stoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen

(vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999,

931 - BIG PACK).

d) Die weiteren Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Einwilli-

gung in die Löschung der Marke und des Unternehmenskennzeichens der Be-

klagten (§ 14 Abs. 2, 5 und 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB) bestehen ebenfalls

nicht, weil die Klagemarke nicht verletzt worden ist.

2. Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit die Klägerin die Klage auf

das Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und das Firmenschlagwort

"POST" der vollständigen Firmenbezeichnung gestützt hat.

a) Zugunsten der Klägerin kann eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15

Abs. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen unterstellt

werden. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnungen

"Deutsche Post AG" und "Post" die Voraussetzungen erfüllen, die an ein be-

kanntes Unternehmenskennzeichen nach § 15 Abs. 3 MarkenG zu stellen sind.

b) Den aus § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG abgeleiteten Ansprüchen we-

gen Verwechslungsgefahr steht jedoch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 Mar-

kenG entgegen. Hierfür sind dieselben Erwägungen maßgeblich, die zum Aus-

schluss der markenrechtlichen Ansprüche nach § 23 Nr. 2 MarkenG geführt

haben.

c) Die aus dem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens nach

§ 15 Abs. 3 MarkenG hergeleiteten Ansprüche sind nicht gegeben, weil die Be-

klagte die Kollisionszeichen nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer

Weise verwendet hat. Insoweit gilt nichts anderes als das zum Schutz der Mar-

ke "POST" der Klägerin Ausgeführte.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Kirchhoff

Koch

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 09.09.2004 - 31 O 246/04 -

OLG Köln, Entscheidung vom 27.05.2005 - 6 U 196/04 -