Rechtsprechung / BPatG / 2000
BPatG Beschluss vom 25.01.2000 – 33 W (pat) 4/00
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 397 12 601.8
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 25. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,
des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Pagenberg 10.99
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für
Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. September 1999 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das
Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I
Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und
Markenamt") ist am 20. März 1997 von der
F…-Gesellschaft
m.b.H. in W…
die Wortmarke
Bodenmörtel
für Waren und Dienstleistungen der Klassen 19 und 37 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.
Die Vertreter haben am 28. Mai 1997 die Umschreibung der Markenanmeldung
auf
Herrn Prof. Dr.-Ing.habil. W…
beantragt und hierzu die Übertragungs- und Annahmeerklärungen vom
15. Mai 1997 eingereicht, die beide - seitens der Anmelderin als Geschäftsführer -
von "Prof. Dr. W…" unterschrieben sind.
Die Markenstelle
für Klasse 19 des Patentamts hat "die Anmeldung der
F…-Gesellschaft m.b.H" durch Beschluß vom 8. Dezember 1997 teilweise gemäß
zurückgewiesen.
Gegen diesen Beschluß haben die Vertreter Erinnerung eingelegt und in der Erinnerungsbegründung vom 20. April 1998 zunächst beantragt, die Unwirksamkeit
des Beschlusses festzustellen, weil er sich trotz des Umschreibungsantrags gegen
die Rechtsvorgängerin richte.
Daraufhin ist den Vertretern mit Schreiben der Markenstelle vom 29. Mai 1998
den Anmelder, an den die Rechte der Anmeldung übertragen worden seien, übersandt; eine Umschreibung der Anmeldung habe bisher aus amtsinternen Gründen
noch nicht stattgefunden.
Die Erinnerung hat die Markenstelle durch Beschluß vom 7. September 1999 "in
Sachen der Markenanmeldung des Herrn Prof. Dr.-Ing.habil. W…"
ohne Sachbegründung zurückgewiesen, da eine Begründung der Erinnerung nicht
eingegangen sei.
Mit der Beschwerde wird beantragt,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Beschwerdegebühr
zurückzuzahlen.
Der Beschwerdeführer
verweist auf die Erinnerungsbegründung
vom
20. April 1998 und rügt, diese sei vom Erinnerungsprüfer überhaupt nicht berücksichtigt worden.
II
Die Beschwerde ist den Anträgen entsprechend begründet.
Der Senat hält es für angebracht, das Anmeldeverfahren gemäß § 70 Abs 3 Nr 2
MarkenG an das Patentamt zurückzuverweisen, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, da das Erinnerungsverfahren an wesentlichen Mängeln leidet. Eine
Verfahrensverzögerung wird hierdurch nicht eintreten, weil der Senat das erst seit
dem 28. Dezember 1999 beim Patentgericht anhängige Beschwerdeverfahren
vorgezogen hat und nunmehr eine baldige sachgerechte Entscheidung der Markenstelle über die Umschreibung der Anmeldung sowie die Erinnerung zu erwarten ist.
Fraglich erscheint zunächst, ob der Beschwerdeführer als Rechtsnachfolger der
Anmelderin Inhaber der Markenanmeldung geworden ist.
Aus der Amtsakte ist nicht ersichtlich, ob die Markenstelle den Umschreibungsantrag vom 28. Mai 1997 überhaupt geprüft und die Umschreibung vollzogen hat.
Zwar sprechen die Benennung des Beschwerdeführers als Adressaten des Erinnerungsbeschlusses sowie die Streichung der Anmelderin im Anmeldevordruck
eher für die Umschreibung, aber im Anschluß an die Mitteilung der Markenstelle
vom 29. Mai 1998, die Umschreibung habe noch nicht stattgefunden, gibt es keinen Umschreibungsvermerk.
Der Umschreibungsantrag wird von der Markenstelle auch noch gemäß § 31
- dürfte allein nicht gemäß § 31 Abs 3 MarkenV zum Nachweis des Rechtsübergangs ausreichen. Er ist nämlich wegen des offensichtlichen Insichgeschäftes
gemäß § 181 BGB unwirksam, wenn Prof. Dr. W… als Geschäftsführer der
GmbH der Anmelderin nicht ausdrücklich - insbesondere durch Gesellschaftsvertrag - vom Verbot des Insichgeschäftes befreit gewesen ist. Der Umfang der Bevollmächtigung ergibt sich regelmäßig bereits aus dem Handelsregister.
Da die Umschreibung jedenfalls zur Zeit des Beschlusses vom 8. Dezember 1997
noch nicht vorgenommen worden war, hätte dieser Beschluß gemäß §§ 28 Abs 3,
31, 61, 94 MarkenG iVm § 72 Abs 1 MarkenV auch an den im Umschreibungsantrag genannten Rechtsnachfolger zugestellt werden müssen. Ob die nachträgliche
formale Übersendung (§ 72 Abs 2 MarkenV) unter Umständen genügen kann, wird
hier wegen der tatsächlichen Erinnerungseinlegung nicht erheblich sein.
Vor allem verletzt aber der Erinnerungsbeschluß das rechtliche Gehör (vgl Art 103
Abs 1 GG, § 59 Abs 2 MarkenG). Wie aus dem - auf der ersten Seite der
Erinnerungsbegründung angehefteten - Vermerk des Erinnungsprüfers vom
29. Mai 1998 ersichtlich, hatte er von dem jedenfalls schon zu dieser Zeit in der
Amtsakte befindlichen Schriftsatz vom 20. April 1998 Kenntnis genommen. Zudem
ist nach dem Vermerk des Sachbearbeiters vom 30. Juli 1998 die Akte dem Erinnungsprüfer unter dem ausdrücklichen Hinweis auf "Bl 28 iVm Bl 21" - i.e. Mitteilung der Markenstelle vom 29. Mai 1998 und Schriftsatz vom 20. April 1998 - zur
etwaigen Beschlußfassung vorgelegt worden. Die Nichtbeachtung der zweifellos
bereits damals in der Akte vorliegenden Erinnerungsbegründung im Beschluß vom
7. September 1999 stellt somit einen schwerwiegenden verfahrensrechtlichen
Mangel dar.
Die - vom Beschwerdeführer auch beantragte - Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG ist aus Billigkeitsgründen geboten, weil die
Einlegung der Beschwerde keine Entscheidung in der Hauptsache, sondern lediglich die Zurückverweisung bewirkt hat, die ausschließlich auf den vom Patentamt zu vertretenden Verfahrensmängeln beruht.
Winkler
Pagenberg
v. Zglinitzki
Cl