Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Beschluss vom 28.11.2002 – 10 W (pat) 50/01
10. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Patentanmeldung 196 40 643.9-23
wegen Erstattung der Vertretergebühr
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. November 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den
Richter Knoll und die Richterin Püschel
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 10.99
G r ü n d e
I
Der zunächst nicht anwaltlich vertretene Anmelder reichte im Februar 1996 beim
Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung
zur teilflächenspezifischen Zielflächenbehandlung" als Zusatzanmeldung zur Patentanmeldung 195 30 356.3 ein. Er stellte im Dezember 1996 Antrag auf Verfahrenskostenhilfe und im Februar 1997 Prüfungsantrag.
Das Patentamt gewährte dem Anmelder mit Beschluss vom 16. Mai 1997 Verfahrenskostenhilfe und teilte ihm mit Bescheid vom 28. Mai 1997 mit, dass der Prüfungsantrag am 16. Mai 1997 wirksam gestellt sei und die Anmeldung nunmehr im
Prüfungsverfahren unter dem um die Abteilungskennzahl erweiterten Aktenzeichen geführt werde.
Mit Wirkung vom 29. Juli 1998 ordnete das Patentamt dem Anmelder antragsgemäß den Antragsteller als Vertreter bei.
Auf den im Dezember 1998 ergangenen Prüfungsbescheid des Patentamts erging
im Mai 1999 der Beschluss über die Zurückweisung der Anmeldung; beides wurde
dem Anmelder persönlich, nicht aber seinem Vertreter, dem Antragsteller übermittelt. Am 22. Januar 2000 beantragte der Antragsteller für den Anmelder, den
Antrag auf Erteilung des Zusatzpatents in einen Antrag auf Erteilung eines selbständigen Patents umzuwandeln. Im Februar 2000 legte er gegen den Zurückweisungsbeschluss Beschwerde ein, woraufhin das Patentamt im Wege der Abhilfe
den Beschluss aufhob und die Sache erneut in Behandlung nahm. Am
27. Juli 2001 wurde die Anmeldung zurückgenommen. Am selben Tage reichte
der Antragsteller eine Kostenberechnung über insgesamt 2.736,44 DM beim Patentamt ein.
Durch Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. September 2001 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 01 M des Deutschen Patent- und Markenamts die zu erstattenden Kosten auf 1.680,84 DM festgesetzt. Zur Begründung ist ausgeführt, die Gebühr für das Anmelde- und Offensichtlichkeitsverfahren gemäß § 2 Abs 2 Nr 1
VertrGebErstG von 910,- DM könne nicht erstattet werden, da eine Mitwirkung des
Vertreters bei der Anmeldung oder im Offensichtlichkeitsverfahren nicht ersichtlich
sei.
Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde und trägt zur Begründung vor, die mit Wirkung vom 29. Juli 1998 erfolgte Beiordnung habe zeitlich
vor Wirksamwerden des Prüfungsantrages gelegen, so dass eine Mitwirkung bei
der Patentanmeldung gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG stattgefunden habe.
Denn der im Februar 1997 gestellte Prüfungsantrag habe zu diesem frühen Zeitpunkt nicht greifen können, da das Prüfungsverfahren der Hauptanmeldung zu
diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen gewesen sei. Erst mit Schriftsatz vom
21. Januar 2000, mit dem der Antrag auf Weiterführung der vorliegenden Zusatzanmeldung als selbständige Anmeldung gestellt worden sei, habe mit der Prüfung
der Schutzvoraussetzungen der vorliegenden Anmeldung begonnen werden können. Folglich sei der Prüfungsantrag auch zu diesem Zeitpunkt erst wirksam geworden.
Der Antragsteller beantragt sinngemäß,
den Kostenfestsetzungsbeschluss
im Umfang der Beschwer
aufzuheben und ihm für das Anmelde- und Offensichtlichkeitsverfahren gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG eine 13/10 Gebühr
zuzusprechen.
II
Die Beschwerde
ist gemäß § 7 Nr 2 Vertretergebühren-Erstattungsgesetz
der Sache ohne Erfolg. Denn dem Antragsteller steht die begehrte 13/10 Gebühr
gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG nicht zu.
Gemäß § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG (idF vom 16. Juli 1998) steht dem Vertreter
für die Anmeldung eines Patents und im Verfahren nach § 42 PatG eine
13/10 Verfahrensgebühr zu. Für die Entstehung dieser Gebühr ist nicht erforderlich, dass ein Vertreter sowohl bei der Anmeldung als auch im Verfahren nach
§ 42 PatG mitgewirkt hat (vgl BPatG BlPMZ 1996, 459). Diesem bisher in der
Praxis schon vorherrschenden Gesetzesverständnis hat der Gesetzgeber durch
die mit Wirkung vom 1. Januar 2002 erfolgte Ersetzung des Wortes "und" durch
"oder" in § 2 Abs 2 Nr 1 Rechnung getragen (vgl Art 13 des Gesetzes zur
Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom
13. Dezember 2001, BlPMZ 2002, 14 ff, 29). Nachdem die Tätigkeit des Vertreters
bereits im Juli 2001 geendet hat, ist hier zwar die frühere Gesetzesfassung zugrundezulegen, dies hat jedoch keine entscheidungserheblichen Auswirkungen.
In ständiger Rechtsprechung wird demnach die in § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG
enthaltene Formulierung "für die Anmeldung eines Patents und im Verfahren nach
§ 42 PatG" als Bezeichnung eines Verfahrensabschnitts verstanden, nämlich als
Bezeichnung des Anmeldeverfahrens bis zum Beginn des Prüfungsverfahrens,
das dann Gegenstand der Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr 2 VertrGebErstG ist (vgl
BPatG BlPMZ 1996, 459). Der Vertreter erhält die Gebühr nach § 2 Abs 2 Nr 1
VertrGebErstG dann nicht, wenn er erst nach Stellung bzw Wirksamwerden des
Prüfungsantrages tätig geworden ist (vgl die Rspr des Juristischen Beschwerdesenats
vom
28. Januar 2002;
vom
13. März 2000, LS in juris; BlPMZ 1988, 132, 133 re Sp unten).
Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller weder bei der Einreichung der Anmeldung mitgewirkt noch ist er in sonstiger Weise in dem gemäß § 2 Abs 2 Nr 1
VertrGebErstG bezeichneten Verfahrensabschnitt tätig geworden, denn seine Beiordnung ist erst nach Beginn des Prüfungsverfahrens erfolgt. Die Beiordnung ist
hier mit Wirkung vom 29. Juli 1998 erfolgt und damit über ein Jahr nach Beginn
des schon am 16. Mai 1997 eingeleiteten Prüfungsverfahrens. Hinsichtlich des
Zeitpunkts des Beginns des Prüfungsverfahrens ist zu berücksichtigen, dass der
im Februar 1997 gestellte Prüfungsantrag zu seiner Wirksamkeit der Zahlung der
Prüfungsantragsgebühr gemäß § 44 Abs 3 PatG aF
(Fassung bis
31. Dezember 2001) bedurfte (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 44 Rdn 19, 20) und
hiervon wurde der Anmelder durch die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe am
16. Mai 1997 befreit. Das Patentamt hat über den Beginn des am 16. Mai 1997
eingeleiteten Prüfungsverfahrens nicht nur in dem Bescheid vom 28. Mai 1997
Mitteilung gegeben, sondern es hat in der Folgezeit auch einen Prüfungsbescheid
erlassen.
Demgegenüber hat der Umstand, dass die vorliegende Anmeldung zunächst nur
als Zusatzanmeldung angemeldet und dieses Zusatzverhältnis erst durch den Antrag auf Umwandlung in eine selbständige Anmeldung im Januar 2000 beendet
worden ist, die Wirksamkeit des Prüfungsantrages nicht berührt. Es ist keine gesetzliche Grundlage zu erkennen, dass ein Prüfungsantrag, der zu seiner Wirksamkeit der in § 44 PatG genannten Voraussetzungen bedarf, die hier im Mai
1997 sämtlich erfüllt waren, im Fall einer Zusatzanmeldung gemäß § 16 Abs 1
Satz 2 PatG noch weiterer Voraussetzungen für seine Wirksamkeit bedürfte. Zwar
ist das Bestehen des Hauptpatents Voraussetzung für die Erteilung des Zusatzpatents (vgl Schulte, aaO, § 16 Rdn 14), doch kann hieraus nicht geschlossen
werden, dass auch schon ein in der Zusatzanmeldung gestellter Prüfungsantrag
zu seiner Wirksamkeit des Bestehens des Hauptpatents bzw des Wegfalls der
Aussetzung bedürfte es nicht, wenn schon der Prüfungsantrag als (noch) nicht
wirksam anzusehen ist. Darüber hinaus kann aber auch eine Zurückweisung der
Zusatzanmeldung vor Erledigung der Hauptanmeldung in Betracht kommen, nämlich wenn ein Zusatzpatent trotz unterstellter Patentfähigkeit der Hauptanmeldung
nicht gewährbar ist (vgl Schulte, aaO, § 16 Rdn 16 mwN; Busse, PatG, 5. Aufl,
§ 16 Rdn 26), und auch dies zeigt, dass das Bestehen des Hauptpatents nicht als
Wirksamkeitsvoraussetzung für den Prüfungsantrag in der Zusatzanmeldung angesehen werden kann. Im Mai 1997 hat demnach hier ein wirksamer Prüfungsantrag vorgelegen, wie nicht zuletzt auch der in der Folgezeit ergangene Prüfungsbescheid zeigt.
Beim Antragsteller ist somit nur eine Tätigkeit nach Beginn des Prüfungsverfahrens festzustellen, die durch die bereits zuerkannte Gebühr gemäß § 2 Abs 2 Nr 2
VertrGebErstG abgegolten ist.
Schülke
Knoll
Püschel
Pr