Rechtsprechung / BPatG / 2003
BPatG Beschluss vom 24.09.2003 – 29 W (pat) 182/02
29. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 300 86 830.8
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die
Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink 10.99
beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juli 2002 wird aufgehoben, soweit
die Anmeldung für die Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Unterhaltung;
sportliche und kulturelle Aktivitäten" zurückgewiesen wurde.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
Die Wortmarke
G r ü n d e
I.
XtraRoaming
ist am 27. November 2000 für die Waren und Dienstleistungen der
Klasse 9:
Elektrische und elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten;
maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, Chip-Karten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Klasse 35:
Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;
Klasse 38:
Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Geräten und Einrichtungen für
die Telekommunikation;
Klasse 41:
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;
Klasse 42:
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen
für die Telekommunikation
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 23. Juli 2002 als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Bei dem Bestandteil "Xtra" handele es sich um eine werbeübliche Schreibweise des Wortes "extra", das als beschreibender Hinweis auf eine besondere und außergewöhnliche Qualität gebräuchlich sei. In der Gesamtheit bedeute das Zeichen daher soviel wie "besonders gutes, außergewöhnliches Roaming" und weise in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich darauf hin, dass diese geeignet
und bestimmt seien, dem Käufer ein besonders gutes Roaming zu verschaffen.
Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zwar handele es sich bei "Roaming" im
Zusammenhang mit Mobilfunk um einen Fachbegriff, der den Wechsel zwischen
Funknetzen oder Funkzellen bezeichne. Außerhalb des Mobilfunkbereichs sei das
Wort aber nur in der Bedeutung von "Herumwandern, Schlendern" gebräuchlich.
Der Bestandteil "Xtra" werde in der Werbesprache nicht anstelle des Wortes
"extra" verwendet. Außerdem habe der Begriff "extra" nur in Verbindung mit einem
nachfolgenden Adjektiv oder Adverb die Bedeutung von "besonders". Als sprachunübliche Phantasiebezeichnung sei "XtraRoaming" daher weder freihaltebedürftig noch fehle ihm die erforderliche Unterscheidungskraft. Dementsprechend gebe
es sowohl hinsichtlich des Bestandteils "Xtra" als auch hinsichtlich des Bestandteils "Roaming" insbesondere in den Klassen 9 und 38 einschlägige Voreintragungen. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die Anmelderin seit 1997 einen großen Teil ihrer Waren und Dienstleistungen mit Marken kennzeichne, die mit dem
Präfix "Xtra" gebildet seien. Angesichts der Marktstellung der Anmelderin und der
erheblichen Werbeaufwendungen für die Einführung und Marktdurchsetzung der
"XtraCard" genieße die "Xtra"-Markenfamilie bei den beteiligten Verkehrskreisen
eine überdurchschnittliche Bekanntheit. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
des Stammbestandteils "Xtra" hat die Anmelderin das Ergebnis einer im
Februar 2001 durchgeführten Verkehrsbefragung vorgelegt. Danach gaben 51%
der Gesamtbevölkerung und 75% der 14- bis 29-jährigen an, die Bezeichnung
"Xtra" im Bereich Mobilfunk schon einmal gehört oder gesehen zu haben. Die
Frage, ob die mit "Xtra" bezeichneten Produkte und Dienstleistungen im Mobilfunkbereich von einem ganz bestimmten Anbieter kämen, wurde von 33% der befragten Gesamtbevölkerung und 54% in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen bejaht. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass der Verkehr in dem angemeldeten
Zeichen infolge der Bekanntheit des Bestandteils "Xtra" eine Abwandlung dieses
Bestandteils bzw eine Abwandlung der eingetragenen Marke "XtraCard" erkenne
und das Zeichen daher ohne weiteres als Unternehmenshinweis verstehe.
Sie beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Dem angemeldeten Zeichen fehlt mit Ausnahme der im Tenor genannten Dienstleistungen die
erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1, § 37 Abs 1 MarkenG).
Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Jede
noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu
überwinden. Einer Wortmarke fehlt nur dann die Unterscheidungskraft, wenn ihr
ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender
beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt,
das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird
(BGH GRUR 1999, 1089 – YES; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE). Ersteres ist
hier der Fall.
1. Maßgeblich für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sind die
Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz begehrt, und die Wahrnehmung der Verkehrskreise, an die sich diese Waren und Dienstleistungen richten (vgl EuGH GRUR 2001, 1148 – Bravo; EuG WRP 2002, 426 – LITE). Als Abnehmer bzw Empfänger der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kommt
der normale Endverbraucher in Betracht, der als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig anzusehen ist (vgl EuGH GRUR Int 1998, 795 – Gut
Springenheide; BGH GRUR 2002, 812 – FRÜHSTÜCKS-DRINK II).
2. Das angemeldete Zeichen ist sprachüblich aus den beiden Begriffen "Xtra" und
"Roaming" zusammengesetzt. Dass es sich bei dem englischen Wort "Roaming"
um einen Fachbegriff des Mobilfunks handelt, der den Wechsel zwischen mehreren Mobilfunknetzen beschreibt, haben Anmelderin und Markenstelle insoweit
übereinstimmend dargelegt. Bei "Xtra" handelt es sich um eine werbeübliche Abwandlung des Wortes "extra". Die Verkürzung der Vorsilbe "Ex" auf den Buchstaben "X" ist ein in der Werbesprache häufig verwendetes Gestaltungsmittel (vgl
BPatG
24 W (pat) 270/97
- XPERTWARE;
– X-TRA;
27 W pat) 153/97
- X-tra; 28 W (pat) 159/99 – XTREME; 28 W (pat) 59/00
- XPERT; 30 W (pat) 3/02
- PlantXpert).
In Kombination mit Substantiven
kennzeichnet der Begriff "Extra" eine Sache als etwas Zusätzliches, Besonderes,
zB
Extrablatt,
Extraklasse,
Extrawurst
(vgl
Duden,
Deutsches
Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001, CD-ROM) und gehört damit zu einem der sehr
häufig
in der Allgemeinsprache vorkommenden und
in
ihr verwurzelten
Wortbildungselemente. Dementsprechend dient er auch als allgemeines
Werbeschlagwort und findet für Waren und Dienstleistungen jedweder Art
Verwendung, so auch im beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebiet.
3. Als eine Kombination zweier schutzunfähiger Begriffe fehlt dem Zeichen die
erforderliche Unterscheidungskraft. In der Gesamtheit bedeutet "XtraRoaming"
nämlich soviel wie "Extra-Roaming" und enthält damit auch in der Verbindung der
beiden Bestandteile keinen Aussagegehalt, der über eine beschreibende Bedeutung hinausgeht. Wie bereits erwähnt bezeichnet der Begriff "Roaming" die Möglichkeit eines Mobilfunkteilnehmers, sein Mobilfunkgerät auch in Mobilfunknetzen
zu nutzen, bei denen er nicht Kunde ist, und er beschreibt daher unmittelbar die
Dienstleistung des Mobilfunks sowie die zugehörigen Geräte, die die Inanspruchnahme des Roamings ermöglichen. Wegen des engen sachlichen Zusammenhangs des Wechsels zwischen mehreren Mobilfunknetzen und dem Erstellen der
Software, die das Roaming technisch ermöglicht, bzw der Projektierung und Planung der zugehörigen Netzwerke und Vermittlungsstellen, erschließt sich auch
bezüglich dieser Dienstleistungen der beschreibende Aussagegehalt unmittelbar.
Da das Roaming eine wesentliche Voraussetzung für die ständige Erreichbarkeit
bzw die ständige Verfügbarkeit mobiler Dienste und damit von zunehmender Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit von Arbeitsabläufen ist, werden die technischen
Möglichkeiten des Roamings außerdem fortlaufend weiterentwickelt, um beispielsweise einen Wechsel zwischen verschiedenen Übertragungstechniken bzw
den sogenannten Mobilfunkgenerationen 2G und 3G zu ermöglichen (vgl zB
Funkschau 10/2003, S 20 – Multi-Access-Roaming; telekom praxis 2003, 32
- UMTS im Zeitdilemma). Der Verkehr wird in dem angemeldeten Zeichen in Verbindung mit den nicht im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen daher lediglich einen Hinweis auf ein zusätzliches Roaming-Angebot erkennen und nicht
einen Hinweis auf einen bestimmten Anbieter. Im Bereich des Mobilfunks, dem die
in Klasse 9 beanspruchten Apparate, Instrumente, Geräte, Datenaufzeichnungsträger und Chip-Karten sowie die Dienstleistung der Telekommunikation und die
ergänzenden Dienstleistungen im Bereich der Programmierung und Projektierung
zugerechnet werden können, ist dieser Bedeutungsgehalt für das angesprochene
Publikum auch ohne weiteres verständlich. Die begriffliche Unschärfe des Begriffs
"XtraRoaming" steht der Annahme einer beschreibenden Angabe dabei nicht entgegen. Denn auch wenn sich daraus nicht konkret entnehmen lässt, worin das
Besondere des Roaming-Angebots besteht, ist das betroffene Sachgebiet durch
den Fachbegriff "Roaming" eingegrenzt und damit ausreichend beschrieben (vgl
BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt).
4. Der Hinweis der Anmelderin auf die zahlreichen Voreintragungen von Kombinationsmarken mit den Bestandteilen "Extra" und "Roaming" führt zu keiner anderen
Beurteilung. Aus der Eintragung gleicher oder vergleichbarer Marken kann kein
Eintragungsanspruch hergeleitet werden, da es sich bei der Entscheidung über die
Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt. Zudem muss die Beachtung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns der Erteilungsbehörde
in Einklang gebracht werden, wonach niemand einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht hat (vgl EuG MarkenR 2002, 260 – SAT.2).
5. Auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass ein zusammengesetztes
Kennzeichen in seiner Gesamtheit schutzfähig sein kann, wenn eines der von
Haus aus schutzunfähigen Elemente sich im Verkehr gemäß § 8 Abs 3 MarkenG
durchgesetzt hat, wie die Beschwerdeführerin dies für den Bestandteil "Xtra" in
Anspruch nimmt, wird der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung "XtraRoaming" keinen Herkunftshinweis erkennen (vgl BGH GRUR 1983, 245 – BEKA
Robusta; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 434; Ingerl/Rohnke, MarkenG,
Weder aus der von der Anmelderin vorgetragenen intensiven Benutzung einer
Vielzahl von "Xtra"-Marken mit anderen Wortverbindungen, noch aus einer etwaigen Durchsetzung des Bestandteils "Xtra" alleine kann die Schutzfähigkeit abgeleitet werden.
5.1. Die von der Anmelderin vorgelegte Verkehrsbefragung zum Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils "Xtra" bezieht sich ausschließlich auf den
Mobilfunkbereich, so dass die Verkehrsdurchsetzung von vorneherein schon nur
für die Dienstleistung des Mobilfunks und die Mobilfunkgeräte in Betracht kommt.
Darüber hinaus genügt die Verkehrsbefragung aber auch nicht den von der ständigen Rechtsprechung für die Durchsetzung eines Zeichens geforderten Ansprüchen. Die Produkte und Dienstleistungen im Mobilfunkbereich richten sich an die
Allgemeinheit der Bevölkerung. Da sich das Spektrum möglicher Nutzer von Mobilfunkdienstleistungen und –geräten von Kindern und Jugendlichen über die gesamte berufstätige Bevölkerung bis hin zu Seniorinnen und Senioren erstreckt, ist
für den Senat das Ergebnis der Befragung unter den 14- bis 27jährigen nicht von
Bedeutung. Diese Altersgruppe mag zwar als die begehrteste Zielgruppe derartiger Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen, sie ist jedoch nicht ausschlaggebend für die Bestimmung der Verkehrskreise im markenrechtlichen
Sinne. Soweit das Ergebnis der Verkehrsbefragung vom Februar 2001 unter der
sogenannten erwachsenen Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren einen Zuordnungsgrad von 33% für die Bezeichnung "Xtra" als Hinweis auf einen Anbieter im Mobilfunkbereich ergibt, liegt dieser Prozentsatz deutlich unter dem vom Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung verlangten Durchsetzungsgrad von mindestens 50%, die auch auf Zustimmung in der Literatur trifft (vgl BGH GRUR 2001,
1042 – REICH UND SCHÖN; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 432;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl 2003, § 8 Rdn 336; Ströbele/Hacker, MarkenG,
7. Aufl 2003, § 8 Rdn 468).
5.2. Aber selbst wenn man nicht auf einen bestimmten, fest fixierten Prozentsatz
für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung abstellen (vgl EuGH GRUR 1999, 723
- Chiemsee Rdn 52), sondern weitere maßgebliche Kriterien für eine Verkehrsdurchsetzung, insbesondere den Marktanteil der Anmelderin, den Werbeaufwand
und die Dauer der Benutzung, berücksichtigen wollte, können die hierzu von der
Beschwerdeführerin gemachten Angaben nicht stützend für die Annahme einer
Verkehrsdurchsetzung von "Xtra" herangezogen werden. Nach dem Vortrag der
Anmelderin und ausweislich des vorgelegten Werbematerials verwendet die Anmelderin den Bestandteil "Xtra" stets in Kombination mit anderen Begriffen zur
Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Marktanteil, Höhe der Werbeaufwendungen sowie Dauer der Benutzung beziehen sich daher nicht auf den
Bestandteil "Xtra" alleine, sondern gelten zum einen für alle von der Beschwerdeführerin benutzten Marken mit dem Bestandteil "Xtra" und zum anderen eben nur
für diese Wortverbindungen und nicht für die isolierte Verwendung des Bestandteils "Xtra". Auch soweit der für die Marke "XtraCard" getätigte Werbeaufwand gesondert ausgewiesen ist, gilt Gleiches. Diese Aufwendungen können nicht als
Nachweis für eine isolierte Verkehrsdurchsetzung von "Xtra" gelten.
5.3. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens kam nicht in Betracht, da die Beschwerdeführerin die Verkehrsbefragung vom Februar 2001 bereits als Nachweis
der Verkehrsdurchsetzung vorgelegt hatte und der Senat sie auch als solchen
nach den fachlichen Kriterien einer demoskopischen Umfrage behandelt und in
das Verfahren miteinbezogen hat. Ein darüber hinausgehender Vortrag der Beschwerdeführerin dafür, dass die Durchführung einer erneuten Umfrage aufgrund
möglicher veränderter Umfrageergebnisse seit Februar 2001 zu einem anderen
Ergebnis führen könnte, lag nicht vor. Für den Senat ergaben sich auch keine anderen Anhaltspunkte, denen nachzugehen die Amtsermittlungspflicht geboten
hätte. Insbesondere erscheint der Zeitraum von zweieinhalb Jahren als nicht zu
weit zurückliegend um hier vernünftigerweise von deutlich anderen Ergebnissen
zugunsten der Beschwerdeführerin ausgehen zu müssen.
6. Im Übrigen stünden der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unter Einbeziehung der in der Entscheidung "BEKA Robusta" des Bundesgerichtshofs zum
Ausdruck kommenden Grundsätze noch folgende Überlegungen entgegen:
6.1. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um ein mehrgliedriges Kennzeichen, sondern um eine Wortverbindung. Die Binnengrossschreibung des Bestandteils "Roaming" ist eine übliche grafische Gestaltung, aus der sich nicht die
Mehrteiligkeit des Zeichens ableiten
lässt
(vgl BPatG 29 W (pat) 208/01
- TeleOffice; 30 W (pat) 244/01 – orderView; 32 W (pat) 281/02 – kochSensor;
33 W (pat) 142/00 - EasyTrade). Bereits aus diesem Grund ist der Fall nicht ohne
weiteres übertragbar.
6.2. Die Verbindung der beiden schutzunfähigen Bestandteile ergibt ein neues
Wort mit einem eigenständigen und für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Sachaussage geeigneten Sinngehalt, in dem der Verkehr das als verkehrsbekannt unterstellte Element "Xtra" nicht mehr als Herkunftshinweis erkennt.
Der in der Entscheidung "BEKA Robusta" formulierte Grundsatz, wonach ein aus
zwei schutzunfähigen Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen in der Regel
dann schutzfähig ist, wenn sich ein Bestandteil im Verkehr durchgesetzt hat, beruht hingegen auf der Annahme, dass der Verkehr auch im Nebeneinander eines
verkehrsbekannten Elements mit einem weiteren schutzunfähigen Bestandteil regelmäßig den Herkunftshinweis erkennt. Bei den von der Rechtsprechung entwickelten Erfahrungssätzen zur Wahrnehmung von Zeichen kommt es aber stets
auf die Umstände des Einzelfalls an. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof
wiederholt diese Einzelfallprüfung zur Wahrnehmung mehrgliedriger Zeichen
durch den Verkehr betont (zB BGH GRUR 1999, 241 – Lions; GRUR 2000, 233
- RAUSCH/ELFI RAUCH; WRP 2003, 1228 – City Plus). Dabei ergibt sich für den
Senat im vorliegenden Fall Folgendes: Der Bestandteil "Xtra" ist in seiner Verbindung mit dem weiteren Wort "Roaming" zu einem neuen Gesamtbegriff mit einem
eigenständigen, die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt geworden, der vom angesprochenen Publikum nur als solcher und nicht als Kombination eines Herkunftshinweises mit einer beschreibenden Angabe verstanden
wird. Denn als allgemeiner und werbeüblicher Ausdruck der Verstärkung lässt sich
das Wort "extra" zu einer beliebigen Anzahl von Begriffen verbinden, bei denen
jeweils der weitere Bestandteil die Sachaussage enthält. Dementsprechend ergab
die Recherche des Senats in der Wortschatz-Datenbank der Universität Leipzig
rund 1.500 Treffer für Wortverbindungen mit dem Begriff "Extra" und rund 1.100
Treffer für Zusammensetzungen mit dem Bestandteil "Extra-" (ohne Mehrfachnennung, vgl www.wortschatz.uni-leipzig.de). Auf Grund der sprachüblichen Wortbildung und der Häufigkeit der Verwendung von "extra" im allgemeinen Sprachgebrauch erkennt der Verkehr den Bestandteil "Xtra" daher in dem angemeldeten
Zeichen nur in seiner beschreibenden Bedeutung. Sein unter Umständen möglicher Charakter als herkunftshinweisender Stamm einer Serienmarke ist darin
untergegangen und tritt in der Wahrnehmung des Verkehrs vollkommen zurück.
6.3. Des weiteren handelte es sich bei BEKA um ein bereits seit langem im Wege
der Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Zeichen, dh es ging um die Besitzstandswahrung und nicht – wie hier - um die Anerkennung der Verkehrsdurchsetzung für einen schutzunfähigen Bestandteil einer Wortverbindung im Rahmen des
Eintragungsverfahrens.
7. Hinsichtlich der Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten" ist
jedoch die Unterscheidungskraft zu bejahen. Zwar handelt es sich dabei um
Dienstleistungen, die auch im Wege des Mobilfunks und damit unter Einsatz von
Roaming angeboten oder in Anspruch genommen werden können. Insoweit besteht aber zum Roaming als einer besonderen Modalität des Mobilfunks nur ein
mittelbarer Zusammenhang, denn diese Dienstleistungen sind ihrer Art nach unabhängig von der technischen Infrastruktur, mit der sie erbracht werden. Das Wort
"XtraRoaming" bezeichnet oder beschreibt weder wesentliche Merkmale dieser
Dienstleistungen noch lässt sich ihm für diese Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender Begriffsgehalt zuordnen, der die Verkehrskreise von der Vorstellung wegführen könnte, es mit einem Unternehmenshinweis zu tun zu haben.
Grabrucker
Ri'in Pagenberg ist auf Dienstreise und kann daher nicht unterzeichnen.
Grabrucker
Fink
Hu