BPatG Beschluss vom 17.10.2005 – 5 W (pat) 11/03

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 11/03 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend das Gebrauchsmuster 200 15 550

hier: Kostenbeschwerde

hat der 5. Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts am

17. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Müllner, der Richterin

Werner und des Richters Müller

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die Löschung des Gebrauchsmusters 200 15 550, die im patentamtlichen Löschungsverfahrens Lö I 128/02 auf der Grundlage der patentamtlichen

Verfügung vom 5. Dezember 2002 veranlasst wurde, nicht

rechtswirksam ist, weil kein wirksamer Löschungsantrag vorliegt.

2. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 2003 wird aufgehoben.

3. Die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen werden

gegeneinander aufgehoben.

4.

Zugunsten der Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin

wird die Erstattung der Beschwerdegebühr angeordnet.

G r ü n d e

I

Das Gebrauchsmuster 200 15 550 ist am 8. September 2000 angemeldet und am

26. Oktober 2000 mit zwölf Schutzansprüchen in das Register eingetragen worden. Zuletzt war die Antragsgegnerin als Inhaberin des Gebrauchsmusters eingetragen.

Mit Schreiben vom 25. Juni 2002 hat die Antragsgegnerin die Antragstellerin auf

einen bestimmten Stufenbohrer aus deren Produktion angesprochen und die Auffassung vertreten, diese Produkte könnten das Gebrauchsmuster verletzen. Mit

Schriftsatz von 19. Juli 2002 hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin mitgeteilt,

dass die Antragstellerin den in Rede stehenden Stufenbohrer bereits vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters hergestellt und vertrieben habe. Gleichzeitig hat

die Antragstellerin die Antragsgegnerin zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster

aufgefordert. Für den Fall, dass der erbetene Verzicht nicht bis zum 26. Juli 2002

erklärt worden sei, hat die Antragstellerin die Einleitung des Löschungsverfahrens

angekündigt. Die Antragsgegnerin hat auf dieses Schreiben hin die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass

das Gebrauchsmuster teilweise schützfähig war und zwar in dem Umfang, in dem

es nach dem späteren Teil-Löschungsantrag der Antragstellerin bestehen bleiben

sollte. Mit Schreiben vom 8. August 2002 hat die Antragsgegnerin der Antragstellerin mitgeteilt, dass sie auch bei einer Beschränkung des Gebrauchsmusters von

einem Verletzungsfall ausgehe und sich weitere Schritte vorbehalte. Den erbetenen Verzicht hat die Antragsgegnerin weder ganz noch teilweise erklärt.

Am 12. September 2002 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt ein auf den

10. September 2002 datiertes Schriftstück der Verfahrensbevollmächtigten der

Antragstellerin ein. Darin wurde die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang

der Schutzansprüche 4, 5, 11 und 12 beantragt, soweit diese auf die Schutzansprüche 1 oder 2 zurückbezogen waren. Auf Seite 2 oben dieses Schriftstückes

heißt es ua:

„Über die Löschungsantragsgebühr wird Scheck beigefügt.“

Dem Schriftstück war ein auf den 11. September 2002 datierter Verrechnungsscheck über 300 EUR beigefügt, der von dem Verfahrensbevollmächtigten der

Antragstellerin unterschrieben war und in der Rubrik „Verwendungszweck“ folgende Eintragungen trug:

„Geb.-Code: 323100, Geb für Lö-Verfahren“

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Scheck umgehend an den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin zurückgesandt zusammen mit dem

Hinweis darauf, dass ab 1. Januar 2002 gemäß der Verordnung über die Zahlung

der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostZV) die Zahlung von Gebühren per Scheck nicht mehr möglich war.

Die Zahlung der Löschungsgebühr erfolgte dann auf anderem Wege.

Das Schriftstück mit dem Löschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am

28. Oktober 2002 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 29. November 2002, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 2. Dezember 2002, erklärte die

Antragsgegnerin, sie „verzichte“ auf einen Widerspruch. Gleichzeitig beantragte

die Antragsgegnerin, die Kosten des Löschungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen.

Mit Verfügung vom 5. Dezember 2002 hat die Gebrauchsmusterabteilung entsprechend dem Teillöschungsantrag in den am 12. September 2002 eingereichten

Schriftstücken eine teilweise Löschung des Gebrauchsmusters verfügt. Das Register weist diese Teillöschung per 29. November 2002 aus.

Mit Beschluss vom 9. April 2003 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des patentamtlichen Verfahrens der

Antragsgegnerin auferlegt.

Hiergegen hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren stellte der erkennende Senat fest, dass der bei den patentamtlichen Akten befindliche Löschungsantrag vom 10. September 2002 nicht

unterschrieben ist. Auf die richterliche Verfügung vom 23. November 2004 reichte

die Antragsgegnerin die bei ihr eingegangenen Exemplare dieses Löschungsantrages zu den Gerichtsakten. Beide Stücke sind ebenfalls nicht unterschrieben.

Im Zuge der Bemühungen des erkennenden Senats um eine einvernehmliche

Beilegung des Rechtsstreits hat die Antragsgegnerin – entsprechend dem Löschungsantrag aus dem Schriftstück der Antragstellerin vom 12. September 2002 - auf das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 4, 5, 11

und 12 verzichtet, soweit diese Schutzansprüche auf die Schutzansprüche 1 oder

2 zurückbezogen sind.

Im anhängigen Kostenbeschwerdeverfahren streiten die Verfahrensbeteiligten

weiter über die Kostenlast in beiden Rechtszügen.

Die Antragsgegnerin hält den Teil-Löschungsantrag vom 12. September 2002 für

unwirksam und meint, die Antragstellerin müsse schon deswegen die Verfahrenskosten tragen. Sollte der Teil-Löschungsantrag wirksam sein, so ist die Antragsgegnerin der Auffassung, ihre Reaktion auf Zustellung dieses Antrages müsse einem „sofortigen Anerkenntnis“ iSv § 93 ZPO gleichgestellt werden mit den entsprechenden Folgen für die Kostenlasten. Denn die Antragsgegnerin habe für den

Teil-Löschungsantrag keine Veranlassung gegeben. Die Aufforderung der Antragstellerin zum vollen Verzicht auf das Gebrauchsmuster hätte für die Antragsgegnerin keine Obliegenheit zu einem teilweisen Verzicht begründet.

Die Antragstellerin meint, dass die am 12. September 2002 eingereichten, nicht

unterschriebenen Schriftsätze jedenfalls in Zusammenschau mit dem gleichzeitig

eingereichten Verrechnungsscheck vom 11. September 2002 dem Schriftlichkeitserfordernis des § 16 GebrMG genügten und mithin einen wirksamen Löschungsantrag darstellten.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin führt in der Sache zu den aus

dem Tenor ersichtlichen Entscheidungen.

1.

Die von der Gebrauchsmusterabteilung I

in dem patentamtlichen

Löschungsverfahren Lö I 128/02 verfügte Teillöschung des Gebrauchsmusters im

Umfang der Schutzansprüche 4, 5, 11 und 12, soweit diese auf die Schutzansprüche 1 oder 2 rückbezogen sind, ist unwirksam, weil kein wirksamer Löschungsantrag iSv § 16 GebrMG vorliegt.

Die am 12. September 2002 beim Patentamt eingereichten Schriftstücke der Verfahrensbevollmächtigen der Antragstellerin stellen keinen wirksamen Löschungsantrag iSv § 16 GebrMG dar. Keines der auf den 10. September 2002 datierten

Schriftstücke, die auf eine teilweise Löschung des Gebrauchsmusters angelegt

waren und am 12. September 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind, trug eine Unterschrift. Damit genügen diese Schriftstücke nicht

dem Schriftformerfordernis des § 16 Satz 1 GebrMG.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der anderen obersten Gerichtshöfe ist die eigenhändige Unterschrift eines Patentanwalts unerlässliche

Wirksamkeitsvoraussetzung für dessen Rechtsmittelschriften und dessen sonstige

fristwahrenden bestimmenden Schriftsätze. In seiner Entscheidung GRUR 1989,

506, 507 f hat der Bundesgerichtshof dazu ua ausgeführt:

„Durch die Unterschrift und die damit vorausgesetzte Schriftlichkeit soll sichergestellt werden, dass dem Schriftstück Inhalt und Bedeutung der abzugebenden Erklärung und die Person des Erklärenden hinreichend zuverlässig entnommen werden können. Außerdem muss feststehen, dass es sich bei dem Schriftstück nicht nur um einen Entwurf handelt, sondern dass es mit Wissen und Willen des Berechtigen dem Empfänger zugeleitet worden ist. Es ist ein Gebot der Rechtssicherheit, so weit wie möglich für Klarheit darüber zu sorgen, ob eine für den Gang des Verfahrens wesentliche Prozesserklärung von der nach dem Gesetz dazu befugten Person auch tatsächlich abgegeben worden ist und der Erklärende dafür die Verantwortung trägt.“

Diese Überlegungen, die im Zusammenhang mit der Einreichung eines nicht unterzeichneten schriftsätzlichen markenrechtlichen Widerspruchs beim Deutschen

Patent- und Markenamt durch einen Patentanwalt entwickelt wurden, lassen sich

direkt auf die Einreichung eines gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsantrages

durch einen Patentanwalt übertragen, weil der Löschungsantrag die bestimmende

Prozesserklärung ist, mit der allein das zweiseitige Löschungsverfahren eingeleitet

werden kann. Die fehlende Unterschrift auf dem Schriftstück vom 10. September 2002 mit dem gegen das Gebrauchsmuster gerichteten Löschungsantrag hat

die Ungewissheit begründet, ob der handelnde Patentanwalt tatsächlich eine

Prozesserklärung diesen Inhalts und für diesen Antragsteller abgeben wollte.

Denn bei dem nicht unterzeichneten Text konnte es sich ebenso gut um einen

versehentlich zur Versendung gebrachten bloßen Entwurf handeln, der für den

Fall vorbereitet worden war, dass der Antragsteller seinem Patentanwalt einen

entsprechenden Auftrag erteilen oder einen von seinem Anwalt etwa geforderten

Kostenvorschuss leisten sollte, vgl auch BGH aaO, S 508.

Der Inhalt der am 12. September 2002 eingereichten Schriftstücke wird auch nicht

gedeckt von den Erklärungen und der Unterschrift auf dem Verrechnungsscheck

vom 11. September 2002, der den Schriftstücken beigeheftet war. Zwar lässt dieser Verrechnungsscheck klar erkennen, dass er für die Gebühr nach Nr 323 100

des Gebührenverzeichnisses in der Anlage zu § 2 Abs 1 PatKostG und damit für

ein Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nach § 16 GebrMG bestimmt war. Dabei handelt es sich jedoch um Standardangaben im Zusammenhang mit einer Gebührenzahlung. Dagegen enthält der Scheck keine ausdrückliche Erklärung über

einen Löschungsantrag gegen ein bestimmtes Gebrauchsmuster. Eine solche Erklärung lässt sich ihm auch nicht im Wege der Auslegung entnehmen, auch nicht

in der Zusammenschau mit den anderen Schriftstücken, mit denen zusammen er

am 12. September 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht

wurde. Denn angesichts der fehlenden Unterschrift unter dem Schriftsatz mit dem

verfahrensbestimmenden Löschungsantrag konnte auch die Ausstellung des Verrechnungsschecks eine reine Vorbereitungshandlung gewesen sein, die in Erwartung einer endgültigen Entscheidung des Antragstellers unternommen worden und

zusammen mit dem Entwurf für den Schriftsatz versehentlich versandt worden

war.

Mangels eines wirksamen Löschungsantrages konnte die Zustellung der am

12. September 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen

Schriftstücke bei der Antragsgegnerin nicht die 1-Monats Frist nach § 17 Abs 1

GebrMG für den Widerspruch auslösen und das Gebrauchsmuster ist nach der

Zustellung zu keiner Zeit erloschen. Vielmehr hat der unwirksame Löschungsantrag und seine weitere Behandlung durch die Gebrauchsmusterabteilung den Bestand des eingetragenen Gebrauchsmusters unberührt gelassen. Die Verfügung,

mit der die Gebrauchsmusterabteilung am 5. Dezember 2002 die teilweise Löschung des Gebrauchsmusters nach § 17 Abs 1 GebrMG angeordnet hat, und die

sich anschließende Löschung im Register sind daher unwirksam.

Im Interesse der Registerklarheit war die Aufnahme einer entsprechenden Feststellung in den Tenor zweckmäßig. Diese nur klarstellende Feststellung lässt den

Charakter des anhängigen Verfahrens als reine Kostenbeschwerde unberührt.

2.

Die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen sind gem § 18 Abs 2

Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG aus Gründen der Billigkeit gegeneinander

aufzuheben, weil beide Verfahrensbeteiligten in zurechenbarer Weise in etwa gleichem Umfang zur Entstehung dieser Kosten beigetragen haben.

Die Antragstellerin muss sich entgegenhalten lassen, mit ihrem unwirksamen Löschungsantrag ein gebrauchsmusterrechtliches Löschungsverfahren angestoßen

zu haben, das – wegen der Unwirksamkeit des Antrages - zu keinem Ergebnis in

der Sache führen konnte. Die Antragsgegnerin muss sich entgegenhalten lassen,

dass sie zur Stellung eines Löschungsantrages Veranlassung gegeben hatte. Veranlassung zur Einreichung eines Löschungsantrags gibt ein Gebrauchsmusterinhaber durch ein Verhalten, das beim Antragsteller vernünftigerweise den Schluss

auf die Notwendigkeit eines Löschungsverfahrens rechtfertigt. Ein solches Verhalten liegt regelmäßig dann vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber einer Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters oder einer wesensgleichen

Handlung nicht nachkommt (vgl BPatGE 30, 177 f). Dabei ist Voraussetzung, dass

der Antragsteller den Gebrauchsmusterinhaber unter Angabe der Löschungsgründe und Setzung einer angemessenen Frist zu einer der genannten Handlungen auffordert (BPatGE aaO).

Diese Voraussetzungen erfüllt das Schreiben der Antragstellerin an die Antragsgegnerin vom 19. Juli 2002. In diesem Schreiben hat die Antragstellerin zum Ausdruck gebracht, dass nach ihrer Auffassung das Gebrauchsmuster durch zwei offenkundige Vorbenutzungen neuheitsschädlich vorweggenommen worden und

insoweit nicht schutzfähig iSd § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG iVm §§ 1 und 3 GebrMG

war. Die beiden Fälle der Vorbenutzung hatte die Antragstellerin nachprüfbar konkretisiert, indem sie die jeweiligen Hersteller, das Herstellungsjahr und das neuheitsschädliche Produkt identifiziert hatte. Das und die Androhung der Einleitung

eines Löschungsverfahrens ließen keine Zweifel an der Ernstlichkeit des Löschungsbegehrens der Antragstellerin zu. Das hat auch die Antragsgegnerin so

gesehen, die – wie in ihrer Beschwerdebegründung dargetan – auf dieses Schreiben hin die Schutzfähigkeit ihres Gebrauchsmusters erneut geprüft hat und dabei

zu der Überzeugung kam, dass diese Schutzfähigkeit im Umfang des späteren Löschungsantrages nicht gegeben sein könne.

Der Auffassung der Antragsgegnerin, das Löschungsverfahren wäre entbehrlich

gewesen, wenn die Antragstellerin sie nicht zu einem uneingeschränkten, sondern

- entsprechend ihres späteren Teil-Löschungsantrages - nur zu einem eingeschränkten Verzicht aufgefordert hätte, schließt sich der Senat nicht an. Die Verantwortung für die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters liegt bei dessen Inhaber und nicht bei Dritten. Wer zum umfassenden Verzicht auf sein Gebrauchsmuster aufgefordert wurde und den geltend gemachten Löschungsgrund – wie

hier – nur teilweise für gerechtfertigt hält, hat die Möglichkeit, dies dem Auffordernden gegenüber in geeigneter Weise (Teilverzicht, teilweiser Verzicht auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster usw) zum Ausdruck zu bringen. Der Auffordernde

kann daraufhin seinerseits seine Entscheidung über die Einleitung eines Löschungsverfahrens und dessen Umfang erneut überprüfen. Macht der Gebrauchsmusterinhaber dagegen von der Möglichkeit eines Teilverzichts keinen Gebrauch,

so hat er jedenfalls in dem Umfang Veranlassung für das spätere Löschungsverfahren gegeben, in dem er später unterliegt. Das bedeutet auch, dass er bei

einem erfolgreichen Teillöschungsantrag – wie hier - die gesamten Verfahrenskosten tragen müsste (vgl auch insoweit BPatG aaO S 182). Nur in dem umgekehrten Fall – der Gebrauchsmusterinhaber verzichtet bereits vor Einleitung des

Löschungsverfahrens teilweise auf sein Gebrauchsmuster und das Gebrauchsmuster wird dann im Wege eines Feststellungsantrages auch insoweit erfolgreich

angegriffen – kann im Einzelfall für diesen Teil der Löschung eine Kostenlast des

Antragstellers in Frage kommen.

3.

Gem § 80 Abs 3 PatG iVm § 18 Abs 2 Satz 1 und 2 GebrMG ist der

Antragsgegnerin die Beschwerdegebühr zu erstatten. Diese Anordnung beruht auf

Billigkeitserwägungen. Die Überprüfung eines schriftsätzlich eingereichten Löschungsantrages daraufhin, ob er ordnungsgemäß unterschrieben ist, gehört zu

den Aufgaben des Patentamts. Erkennbar unwirksame Löschungsanträge sollen

nicht zugestellt werden. In diesen Fällen soll vielmehr der Antragsteller auf die

Unwirksamkeit seines Antrages hingewiesen werden mit dem Ziel, dass die Wirksamkeitsvoraussetzungen geschaffen werden oder der Antrag zurückgenommen

wird. Die Feststellung, dass dem patentamtlichen Löschungsverfahren kein wirksamer Löschungsantrag zugrunde lag, hat der Kostenbeschwerde der Antragsgegnerin einen gänzlich neuen, für die Antragsgegnerin unvorhersehbaren Verlauf

gegeben. Aus diesen Gründen erscheint es gerecht, der Antragsgegnerin die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Müllner

Werner

Müller

WA