Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 24.10.2006 – 4 ZA (pat) 36/06
4. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
B E S C H L U S S
In der Patentnichtigkeitssache
g e g e n
(zu 4 Ni 47/04 (EU)) _______________________
(Aktenzeichen)
…
… 08.05
…
betreffend das europäische Patent EP 0 844 592
(DE 597 09 305)
(hier: Kostenfestsetzung)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. Oktober 2006 durch …
beschlossen:
1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der
Rechtspflegerin vom 25. April 2006 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens beträgt 2.380,80 €.
G r ü n d e
I.
Mit Urteil vom 14. Dezember 2005 hat der Senat der Beklagten die Kosten des
Verfahrens auferlegt. Der Wert des Streitgegenstandes war auf 200.000,-- EUR
festgesetzt worden.
Ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren war während des Nichtigkeitsverfahrens anhängig.
Die Klägerin hat beim Bundespatentgericht Kostenfestsetzung beantragt. Dabei
hat sie unter anderem für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 fache Gebühr
gemäß Nr. 3100 der Anlage 1 zum RVG in Höhe von 2.360,80 EUR sowie eine
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 der Anlage 1 zum RVG in Höhe von
20,00 EUR beansprucht.
Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25. April 2006 hat die Rechtspflegerin des
Bundespatentgerichts diese Gebühren in einer Gesamthöhe von 2.380,80 EUR
festgesetzt. Zur Begründung wurde angeführt, nach ständiger Rechtsprechung
des Bundespatentgerichts sei § 143 Abs. 3 PatG im Bereich des Nichtigkeitsverfahrens analog anzuwenden.
Gegen den am 23. Mai 2006 zugestellten Beschluss richtet sich die am 6. Juni 2006 eingelegte Erinnerung der Beklagten, mit der sie die Festsetzung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts angreift. Sie rügt, dass § 143 Abs. 3 PatG
analog angewandt worden sei. Die Vorschrift betreffe ihrem Wortlaut nach nur Patentstreitsachen, zu denen ein Nichtigkeitsverfahren nicht gehöre. Schließlich sei
kein Raum für eine analoge Anwendung der Vorschrift, da keine ungewollte Gesetzeslücke vorliege und der Fall der Kosten einer Doppelvertretung in erster Instanz im Rahmen des § 91 ZPO sachgerecht gelöst werden könne.
Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.
II.
Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet.
Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG
auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 91 ff. ZPO).
Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Dazu gehören nach Absatz 2 dieser Vorschrift die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei.
§ 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO schränkt die Erstattungspflicht dahin ein, dass die Kosten
mehrerer (Rechts-)Anwälte nur insoweit zu erstatten sind, als sie die Kosten eines
Rechtsanwalts nicht übersteigen. Dem Wortlaut nach bezieht sich diese Beschränkung nur auf die Inanspruchnahme mehrerer Rechtsanwälte, nicht jedoch auf die
zweier Anwälte unterschiedlicher Fakultäten. Aber selbst wenn letzteres der Fall
wäre, schlössen die Besonderheiten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Patentgericht die entsprechende Anwendung des § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO aus, denn eine
Vertretung durch sowohl einen Patentanwalt als auch einen Rechtsanwalt kann im
Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens mit Rücksicht auf dessen technischen und
rechtlichen Gehalt im Einzelfall durchaus notwendig sein. Der strikte Ausschluss
der Kostenerstattung für einen mitwirkenden Anwalt der anderen Fakultät kann daher im Nichtigkeitsverfahren nicht gelten.
Im vorliegenden Fall war die Hinzuziehung des Rechtsanwalts außerhalb der
mündlichen Verhandlung im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO notwendig, da ein das
Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig war. In diesen Fällen ist
nämlich regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen,
etwa im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren.
Da vor dem Bundespatentgericht kein Anwaltszwang herrscht und sich jeder Beteiligte gemäß § 97 Abs. 1 PatG durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen
kann, steht es im Nichtigkeitsverfahren in Fällen eines parallelen Verletzungsverfahrens jedem Verfahrensbeteiligten frei, einen Patentanwalt zu beauftragen. Er ist
deshalb nicht verpflichtet, in Fällen eines parallelen Verletzungsverfahrens seine
Vertretung auf den dort bevollmächtigten Rechtsanwalt zu beschränken, denn diesem fehlt für das Nichtigkeitsverfahren regelmäßig die technische Sachkunde. In
diesem Fall wäre daher ein mitwirkender Patentanwalt zu bestellen.
Der Senat hält an der bisherigen Rechtsprechung (BPatG 31, 51; 31, 75; 33, 160;
34, 85; 46, 167; zuletzt: BPatGE 47, 50; vgl. auch Busse-Keukenschrijver, PatG,
6. Aufl., § 84 Rdnr. 56 m. w. N.) nicht mehr fest. Für eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren ist zumindest seit der
Änderung des § 143 PatG durch Art. 7 Nr. 36 des Gesetzes zur Bereinigung von
Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (PatKostG) vom
13. Dezember 2001 (BlPMZ 2002, 14, 25) kein Raum mehr (so auch Benkard-
Rogge, PatG 10. Aufl., § 84 Rdnr. 31).
Voraussetzung für eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im
Nichtigkeitsverfahren wäre nämlich, dass der Gesetzgeber eine solche in einer
Verweisungsvorschrift vorgesehen hätte oder dass der zur Entscheidung stehende
Fall trotz vergleichbarer Sachverhaltsgestaltung im Gesetz unbewusst nicht geregelt wäre. Keine der Voraussetzungen liegt vor.
§ 84 Abs. 2 PatG verweist ausdrücklich auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung, nicht hingegen auf § 143 Abs. 3 PatG. Wäre eine solche Verweisung gewollt
gewesen, hätte mehrfach, zuletzt anlässlich der Änderung des § 143 PatG durch
das KostRMoG vom 5. Mai 2004 (BGBl I S. 718), dazu Gelegenheit bestanden.
Der Verzicht auf eine Verweisungsvorschrift ist gerechtfertigt. § 143 Abs. 3 PatG
ist eine Sondervorschrift zu § 91 Abs. 1 ZPO für Patentstreitsachen. Dort wird darauf verzichtet, vom Kostengläubiger den Nachweis für die Notwendigkeit der Inanspruchnahme zweier Anwälte unterschiedlicher Fakultäten zu verlangen. Deren
Notwendigkeit wird generell unterstellt. Das hat seinen Grund in dem im Verletzungsverfahren herrschenden Anwaltszwang (§ 143 Abs. 1 PatG i. V. m. § 78
Abs. 1 ZPO). Der Rechtsanwalt muss daher in Patentstreitsachen einen Patentanwalt hinzuziehen, wenn und soweit ihm die die technische Kompetenz fehlt.
Eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im Patentnichtigkeitsverfahren hätte dagegen in nicht wenigen Fällen zur Folge, dass - unter Verstoß gegen den Grundsatz, dass nur notwendige Kosten erstattungspflichtig sind - die unterlegene Partei auch nicht notwendige Kosten für die Inanspruchnahme eines
zweiten Anwalts schuldete. Anders als in Patentstreitsachen sind im Nichtigkeitsverfahren Fälle denkbar, in denen die Mitwirkung eines weiteren Anwalts unnötig
ist. Im Nichtigkeitsverfahren lassen sich die Parteien regelmäßig durch einen Patentanwalt bzw. Patentassessor oder durch einen im gewerblichen Rechtsschutz
erfahrenen Rechtsanwalt vertreten. Wird ein Patentanwalt bevollmächtigt, besteht
aber in der Regel kein Bedarf, einen mitwirkenden Rechtsanwalt hinzuzuziehen,
da das Betreiben des Nichtigkeitsverfahrens zum Kernbereich der beruflichen Tätigkeit eines Patentanwalts gehört. Einer rechtskundigen Mitwirkung bedarf der
Patentanwalt nur in besonderen Fällen, etwa bei gleichzeitiger Anhängigkeit eines
Verletzungsverfahrens.
Auch fehlt es an der weiteren Voraussetzung für eine analoge Anwendung von
§ 143 Abs. 3 PatG. Es liegt keine ausfüllungsbedürftige Regelungslücke vor. Wie
dargelegt, verweist § 84 Abs. 2 PatG auf § 91 Abs. 1 ZPO, also auf eine Vorschrift, die geeignet ist, die Frage der Kostenpflicht und deren Umfang sachgerecht zu behandeln.
Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gegen diese Entscheidung ist
als unzulässig zurückzuweisen. Dieses Rechtsmittel ist gemäß § 99 Abs. 2 PatG
nur in den besonderen Fällen des § 100 PatG statthaft. Danach ist die Rechtsbeschwerde nur zulässig gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate, durch die über
eine Beschwerde nach § 73 PatG entschieden wird. An dieser Voraussetzung fehlt
es. Gegenstand der Entscheidung ist eine Erinnerung gegen einen Beschluss des
Rechtspflegers nach § 23 Abs. 1 Nr. 12 RpflG. Auch wird dieser Beschluss nicht
von einem Beschwerdesenat, sondern von einem Nichtigkeitssenat getroffen (vgl.
Rdnr. 62).
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1
ZPO.
Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur
Überprüfung gestellten Betrag.
gez.
Unterschriften