Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 28.04.2009 – 6 W (pat) 330/05
6. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
28. April 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen:
§ 21 Abs. 1 Nr. 3, § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG, 46 Abs. 1 PatG
Kugelgelenk
Die Rücknahme des zulässigen einzigen Einspruchs beendet entgegen dem Wortlaut des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG das Einspruchsverfahren, wenn dieser Einspruch ausschließlich auf den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt war und das Streitpatent auf den Einsprechenden übertragen worden ist. Die Beendigung des Einspruchsverfahrens ist aus Gründen der Rechtssicherheit durch Beschluss festzustellen.
BUNDESPATENTGERICHT
6 W (pat) 330/05 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 199 23 869
hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing.
Ganzenmüller
beschlossen:
Es wird festgestellt, dass das Einspruchsverfahren beendet ist.
G r ü n d e
I .
Gegen das Patent 199 23 869 mit der Bezeichnung „Kugelgelenk und Verfahren
zu seiner Herstellung“, dessen Erteilung am 25. Mai 2005 veröffentlicht wurde, ist
am 25. August 2005 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist ausschließlich
auf den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt worden.
Nachdem die bisherige Patentinhaberin das Streitpatent auf die Einsprechende
übertragen hatte, hat die einzige Einsprechende ihren Einspruch mit Schriftsatz
vom 18. Mai 2006, per Fax eingegangen am 19. Mai 2006, zurückgenommen. Das
Patent wurde am 9. Juni 2006 auf die ehemalige Einsprechende umgeschrieben.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden und auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio
fori zuständig geblieben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 859, 861 f.
- Informationsübermittlungsverfahren I; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2009, 184 f. - Ventilsteuerung).
2. Das Einspruchsverfahren ist nach Rücknahme des einzigen fristgerecht erhobenen, mit Gründen versehenen ausreichend substantiierten und ausschließlich auf den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützten Einspruchs beendet.
2.2. Nach dem Wortlaut des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG beendet die Rücknahme
des zulässigen einzigen Einspruchs das Einspruchsverfahren zwar nicht.
Diese Vorschrift ist eine Ausprägung des allgemein geltenden Untersuchungsgrundsatzes (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 61 Rn. 32) und
entspricht der Eigenschaft des Einspruchsverfahrens als Popularrechtsbehelf, der der Allgemeinheit die Möglichkeit geben soll, alsbald nach Veröffentlichung der Patenterteilung Gründe geltend zu machen, die dem Rechtsbestand des erteilten Patents entgegenstehen und so in einem besonders kostengünstigen Verfahren das erteilte Patent einer vertieften Prüfung zu unterwerfen, jedenfalls aber zur Klärung der unter Schutz gestellten technischen
Lehre und deren inhaltlicher Festlegung beitragen soll (BGH GRUR 1994,
439 - Sulfonsäurechlorid; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 59 Rn. 9). Die Regelung des § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG differenziert deshalb nicht zwischen den
einzelnen Einspruchsgründen, sondern ordnet in jedem Fall nach Rücknahme des Einspruchs eine Weiterführung des Einspruchsverfahrens von
Amts wegen an (vgl. dazu Benkard, a. a. O., § 59 Rn. 63b; offen gelassen in
BGH a. a. O. - Lichtfleck; vgl. dazu auch BGH GRUR 1995, 333 - Aluminium-
Trihydroxid; vgl. auch BPatGE 47, 141 ff. - Aktivkohlefilter).
Auch das Ausscheiden des früheren Patentinhabers aus dem Verfahren aufgrund der Übertragung des Patents an die frühere Einsprechende hat im Regelfall noch keine verfahrensbeendigende Wirkung. Für die frühere Einsprechende ist die neue Patentinhaberin kraft Gesetzes in das Verfahren eingetreten (§ 30 Abs. 3 PatG, § 265 Abs. 2 ZPO). Einer Sachprüfung der Widerrufsgründe steht eine solche Änderung der Verfahrensbeteiligten grundsätzlich nicht entgegen. Das Einspruchsverfahren ist vielmehr auch unter solchen
Voraussetzungen mit einer Sachentscheidung abzuschließen (BGH GRUR
1996, 42 ff. - Lichtfleck).
2.3. Nach Auffassung des Senats ist jedoch das Einspruchsverfahren nicht fortzuführen, wenn der einzige nunmehr zurückgenommene Einspruch ausschließlich auf den Einspruchsgrund der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1
Nr. 3 PatG) gestützt worden ist (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 21
Rn. 18, anders aber § 59 Rn. 63b, Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 61 Rn. 27;
Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., 61 Rn. 28; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl.,
S. 606;
BPatG
Beschluss§
vom
11.11.2008;
8 W (pat) 306/08 Beschluss vom 10.11.2008; 8 W (pat) 359/04 Beschluss
vom 24.8.2006, jeweils veröffentlicht in juris Das Rechtsportal). Denn eine
weitere Prüfung der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr 3 PatG) im
gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG fortgesetzten Einspruchsverfahren kann vorliegend nicht mehr stattfinden (vgl. dazu auch BPatGE 36, 213 f; zuvor erwogen in BGH a. a. O. S. 281 - Lichtfleck).
Der Einspruchsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG hat die Frage der Zuordnung der Erfindung sowie die Anmeldung durch einen Nichtberechtigten zum
Gegenstand und dient anders als die Einspruchsgründe des § 21 Abs. 1
Nr. 1, 2 und 4 PatG ausschließlich dem Interesse des Verletzten, der allein
einspruchsberechtigt ist, und nicht - wie die übrigen Einspruchsgründe - der
im Allgemeininteresse liegenden Klärung der Frage, ob die Erfindung
schutzwürdig ist (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 21 Rn. 18, 23 und
§ 8 Rn. 5; BPatG GRUR 2009, 72 Rn. 44 - Schweißheizung für Kunststoffrohrmatten; Kraßer, a. a. O., S. 374 f.; Winterfeldt, VPP-Rundbrief Nr.
2/1996, S. 42). Der von § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG bezweckte Schutz des Erfinderrechts ist aber jedenfalls dann sicher gewährleistet, wenn der Einsprechende, der seinen Einspruch ausschließlich auf widerrechtliche Entnahme
gestützt hat, bereits selbst Patentinhaber geworden ist und außerdem durch
die Rücknahme seines Einspruchs zu erkennen gegeben hat, dass er sein
Nachanmelderecht gem. § 7 Abs. 2 PatG nicht geltend machen will (vgl.
dazu auch BPatGE 36, 213 f.; BGH a. a. O., 281 - Lichtfleck).
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der durch eine
BPatGE 47, 141 ff. - Aktivkohlefilter). Es wäre ein Wertungswiderspruch und
außerdem verfassungsrechtlich bedenklich, wenn bei einer freiwilligen Übertragung des Streitpatents dieses grundgesetzlich geschützte Eigentumsrecht
entgegen dem Willen des früheren Einspruchsführers und nunmehrigen Eigentümers im Einspruchsverfahren von Amts wegen aufgrund des Einspruchsgrundes des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG widerrufen werden könnte. Eine
Weiterführung der Prüfung würde daher den Schutzzweck dieses Einspruchs- und Widerrufsgrundes verfehlen, weil sie gerade den Verletzten mit
einem Widerruf oder einer Beschränkung des Patents schädigen könnte.
2.4. Für eine Fortführung des Einspruchsverfahrens zur Prüfung der Einspruchs-
und Widerrufsgründe des § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG von Amts wegen
besteht mit dem Ausschluss der Prüfung des Einspruchsgrundes des § 21
Abs. 1 Nr. 3 PatG auch keine Grundlage mehr für eine Prüfungsbefugnis und
die sich aus dem Untersuchungsgrundsatz ergebende Ermittlungspflicht in
der ersten Instanz des Einspruchsverfahrens (§ 46 Abs. 1 PatG i. V. m. § 59
Abs. 4 PatG).
Zwar können grundsätzlich nach pflichtgemäßen Ermessen anstelle eines
Einspruchsgrundes oder zusätzlich auch weitere Widerrufsgründe nach § 21
Abs. 1 PatG von Amts wegen in das Verfahren einbezogen und zur Grundlage einer Entscheidung gemacht werden (vgl. BGH GRUR 1995, 333
- Aluminium-Trihydroxid; BPatGE 47, 141 ff. - Aktivkohlefilter). Wie bereits
oben ausgeführt, bezwecken jedoch § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG und ein allein auf
diesen Widerrufsgrund gestütztes Einspruchsverfahren, anders als die übrigen, dem Interesse der Allgemeinheit dienenden Einspruchsgründe des § 21
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG, ausschließlich den Schutz des Verletzten. Es
würde daher diesem Schutzzweck widersprechen, die weiteren im öffentlichen Interesse bestehenden Widerrufsgründe von Amts wegen in das allein
dem Schutz des Verletzten dienende Verfahren einzubeziehen und das Einspruchsverfahren zur Prüfung dieser Einspruchsgründe fortzuführen (vgl.
dazu auch BPatG 11 W (pat) 29/04, Beschluss v. 12.1.2009 - Prüfungskompetenz bei widerrechtlicher Entnahme).
Weiterhin ist zu bedenken, dass die nunmehr wohl herrschende Meinung davon ausgeht, dass die Patentfähigkeit des widerrechtlich entnommenen Gegenstands nicht Vorraussetzung des Tatbestands der widerrechtlichen Entnahme ist (vgl. Busse, a. a. O., § 21 Rn. 78; Schulte, a. a. O., § 21 Rn. 48;
vgl. dazu auch BGH GRUR 2007, 996 Rn. 13). Danach scheidet auch ein
Widerruf des Patents auf Grund anderer Widerrufsgründe als dem geltend
gemachten der widerrechtlichen Entnahme aus, weil dem Verletzten das
Nachanmelderecht gemäß § 7 Abs. 2 PatG abgeschnitten wird, wenn der
Einspruch wegen fehlender Schutzfähigkeit scheitern könnte. Um ein solches
dem Schutzzweck von § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG und § 7 Abs. 2 PatG widersprechendes Ergebnis zu vermeiden, darf die Patentfähigkeit daher nicht im
auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruchsverfahren, sondern nur
in der Nachanmeldung des Verletzten, sofern dieser eine solche einreicht,
geprüft werden (vgl. Busse, a. a. O., § 21 Rn. 78; Schulte, a. a. O., § 21
Rn. 48; Kraßer, a. a. O., S. 606).
2.5.
Im vorliegenden Fall sprechen daher nach Auffassung des Senats überwiegende Gründe dafür, das Gesetz nach seinem Sinn und Zweck entgegen
dem Wortlaut dahingehend auszulegen, dass das Einspruchsverfahren beendet ist. Für eine Entscheidung über den Bestand des Streitpatents ist daher kein Raum mehr.
3. Um das Einspruchsverfahren förmlich abzuschließen und zur Klarstellung der
Sach- und Rechtslage im Interesse der verbliebenen Verfahrensbeteiligten
war die Beendigung des Einspruchsverfahrens durch Beschluss festzustellen
(vgl. BPatG 8 W (pat) 306/04 Beschluss vom 11.11.2008; BPatG
8 W (pat) 359/04 Beschluss vom 24.8.2006, jeweils veröffentlicht in juris Das
Rechtsportal; vgl. dazu auch BPatGE 46, 247 Ziff. 4 - gerichtliches Einspruchsverfahren II; BGH GRUR 1997, 615, I. 2. und II. 2. - Vornapf).
Lischke
Guth
Schneider
Ganzenmüller
Cl