Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 06.05.2009 – 29 W (pat) 19/05
29. Senat
Zitiert von 5 Entscheidungen Zitiert 8+ Entscheidungen 1 häufig zusammen zitierte 15+ zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 19/05 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 08.05
…
betreffend die Marke 398 64 846
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. Mai 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker,
der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2004 wird aufgehoben, soweit der Löschungsantrag für die Waren und Dienstleistungen
"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-,
Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente
(soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare
Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und
sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;
Finanzwesen; Immobilienwesen;
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation
von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen
Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von
Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von
Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern"
zurückgewiesen wurde. Insoweit wird das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Löschung der Eintragung der Marke 398 64 846 anzuordnen.
2.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Am 4. November 1998 wurde als sonstige Markenform die Farbe "Magenta"
mit den Farbangaben RAL 4010 bzw. Pantone Rhodamine Red U, ergänzt um den
Zusatz "Die Farbe ’Magenta’ wird als isolierte Farbe in jeglicher Erscheinungsform
beansprucht", angemeldet. Das DPMA hat die Eintragung zurückgewiesen, wogegen die Beschwerdegegnerin Beschwerde erhob. Mit Beschluss des BPatG
vom 24. Juli 2002 (Az: 29 W (pat) 75/02) wurde die Entscheidung des DPMA vom
29. Senat aufgehoben und das angemeldete Zeichen mit der Begründung für
schutzfähig gehalten, sowohl die Markenfähigkeit als auch die grafische Darstellbarkeit seien entsprechend der oberstgerichtlichen Rechtsprechung zu bejahen.
Im Hinblick auf die konkrete Unterscheidungskraft sah der Senat die angemeldete
Farbe in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für ungewöhnlich an. Daraufhin erfolgte am 21. November 2002 die Eintragung der abstrakten
Farbmarke 398 64 846 in das Markenregister für die Waren und Dienstleistungen
der
Klasse 9:
Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-,
Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente
(soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare
Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und
Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und
sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;
Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen; Bauwesen;
Klasse 37:
Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation;
Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere
für Funk und Fernsehen;
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation
von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen
Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);
Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten,
Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.
Am 2. Oktober 2003 stellte die Beschwerdeführerin einen Löschungsantrag gem.
§ 50 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG a. F. beim DPMA. Die Markenabteilung 3.4.
hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 18. November 2004 zurückgewiesen
und zur Begründung im Wesentlichen folgendes ausgeführt:
Die angegriffene Marke sei im Einklang mit der gefestigten nationalen Rechtsprechung sowie der des EuGH zu abstrakten Farbmarken als solche markenfähig
(vgl. EuGH GRUR 2003, 604 ff. - Libertel; GRUR 2004, 858 ff. - Heidelberger Bauchemie; BGH GRUR 1999, 491 - gelb/schwarz; GRUR 1999, 730 - magenta/grau;
GRUR 2001, 1154 - violettfarben; Beschluss vom 25. März 1999 I ZB 24/98
- magenta). § 3 Abs. 2 MarkenG sei nicht anwendbar, denn dieser beziehe sich
nur auf Formmarken, nicht auf abstrakte Farbmarken. Eine analoge Anwendung
der Vorschrift sei ausgeschlossen, da es sich um eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift handle. Die grafische Darstellbarkeit sei ebenfalls gegeben. Die
Markeninhaberin habe durch die Festlegung nach einem international anerkannten
Kennzeichnungscode den Anforderungen des EuGH genügt. Die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stünden der Eintragung ebenfalls nicht
entgegen. Insoweit werde auf die Entscheidung des BPatG vom 24. Juli 2002, (Az:
29 W (pat) 75/02) Bezug genommen. Auch unter Berücksichtigung der jüngeren
Rechtsprechung des EuGH zu Libertel (a. a. O.), wonach einer Farbmarke nur
unter außergewöhnlichen Umständen wegen des zu berücksichtigenden Allgemeininteresses Unterscheidungskraft zukomme, sei die Begründung des BPatG
gültig, da es sich bei Magenta um eine ungewöhnliche Farbe auf den beanspruchten Waren- und Dienstleistungssegmenten handle. Auf die drucktechnische Bedeutung der Farbe "Magenta", die sich im Übrigen von "Pink" oder "Purpur" unterscheide, komme es nicht an, da diese nicht die Verwendung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen widerspiegle.
Von der beantragten, aber mangels Sachdienlichkeit nicht erforderlichen, nur im
Ausnahmefall vorgesehenen Anhörung sei im Interesse einer ökonomischen Verfahrensführung abgesehen worden.
Dagegen legte die Löschungsantragstellerin am 20. Januar 2005 Beschwerde ein.
Sie trägt vor:
Es bestehe ein großes Allgemeininteresse an der Nichtmonopolisierung von Farben, was sich an dem Marktverhalten der Beschwerdegegnerin bei Abmahnungen
und in Verletzungsverfahren zeige. Abstrakten Farben als Marke fehle gem. § 3
Abs. 1 MarkenG generell die Zeicheneigenschaft ebenso wie die abstrakte Unterscheidungseignung. Sowohl Rechtsprechung als auch Literatur vernachlässigten,
dass die abstrakte Farbmarke bzw. die einzutragende Farbe einen umfassenden
Schutzgegenstand dergestalt habe, dass der Farbton nicht nur in jeder beliebigen
flächigen oder räumlichen Gestaltung, sondern auch in der Verwendung mit anderen Farbtönen – jeweils mit unterschiedlicher Gewichtung der einzelnen Farben –
auftreten könne. Diese enorme Breite des Schutzgegenstands sei zu berücksichtigen, da die Unterscheidungseignung nicht nur für bestimmte Gestaltungs- und
Ausprägungsformen zu gewährleisten sei, sondern der Verkehr sämtliche vom
Schutzgegenstand umfasste Ausprägungsformen erkennen und ein und demselben – nicht unterschiedlichen – Unternehmen zuordnen müsse. Eine derartige
Zuordnung sei nicht möglich, da ein Farbton – kontextunabhängig – nicht Träger
eindeutiger Informationen sein könne.
Die von der Markeninhaberin bei der Anmeldung gemachten Angaben entsprächen ferner nicht den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit einer Marke
gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG. Weder die Beschreibung der Farbe und der Farbkarten noch das Farbmuster legten den Schutzgegenstand der Farbmarke eindeutig
fest. Das Hinterlegen eines farbig bedruckten Mediums sei als Farbmuster unzureichend, da damit nur eine "Körperfarbe", d. h. eine Oberflächeneigenschaft, definiert werde. Die grafische Darstellung sei zudem unzureichend. Die Benennung
eines Farbtons aus einer Farbtabelle reiche nicht aus, weil sich z. B. die nach dem
Farbklassifikationssystem RAL beschriebenen Farbtöne ausschließlich auf subtraktive Farbmischungen durch Absorption (Körperfarben), nicht aber auch auf
additive Farbmischungen durch Überlagerung (Lichtfarben) bezögen. Unzureichend sei die Bezugnahme auf das RAL-System weiter, weil es sich nicht um eine
leicht zugängliche grafische Darstellung handle, da die Original-Registerkarten nur
schwer beschaffbar, teuer und zeitlich nicht unbegrenzt beziehbar seien. Die Bezeichnung nach dem Klassifikationssystem RAL und zugleich nach dem weiteren
System Pantone sei widersprüchlich und aufgrund der fehlenden Kompatibilität
der Systeme nicht eindeutig bestimmt, weshalb bereits die Anmeldung der Beschwerdeführerin unbestimmt sei.
Der eingetragenen Farbmarke fehle auch die konkrete Unterscheidungskraft im
Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, und zwar sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als auch zum Zeitpunkt der nunmehr begehrten gerichtlichen Entscheidung.
Die Farbe "Magenta" gehöre zu den allgemein in der Werbung beliebtesten Farben, werde für viele Waren und Dienstleistungen benutzt, die auch die Markeninhaberin angemeldet habe und sei weder für die Waren noch für die Dienstleistungen ein ungewöhnlicher Farbton, was technische, historische und farbpsychologische Gründe habe. Technisch handle es sich bei "Magenta" um eine der vier
Grundfarben des Vierfarbdrucks (CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, Black), wie er
im Offset-Druck oder bei Computerfarbdruckern verwendet werde. Historisch sei
Purpur, das Magenta entspreche, eine der kostspieligsten und z. B. in der katholischen Kirche wichtigsten Farben. Farbpsychologisch habe es neben Rot die Funktion als zweite Signalfarbe.
Weder das DPMA noch das BPatG hätten im Eintragungsverfahren ausreichende
Tatsachenermittlungen zum Vorliegen der Farbe "Magenta" durchgeführt. Diese
würde aber häufig und auf allen Gebieten eingesetzt, und zwar nicht nur zur Kennzeichnung von Waren, sondern insbesondere auch auf Umverpackungen und in
der Werbung. Print- und Internetwerbung würden durch den Farbton "Magenta"
dominiert, was sich drucktechnisch bereits aus Kostenersparnisgründen im Zweifarbendruck erklären lasse. Hierzu legt die Löschungsantragstellerin umfangreiche
Belege vor.
Die fehlende Unterscheidungskraft der Farbe "Magenta" sei nicht durch die im
Laufe des Beschwerdeverfahrens in Anspruch genommene Verkehrsdurchsetzung
gem. § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden, denn die von der Beschwerdegegnerin
vorgelegten Verkehrsdurchsetzungsgutachten seien nicht ausreichend konkret auf
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eingegangen, sondern nähmen
pauschal Bezug auf "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren". Der Farbton der im Rahmen der Gutachten den Befragten vorgelegten monochrom gefärbten Farbkarten sei nicht näher spezifiziert
und werde zudem immer als "Magenta" bezeichnet. Diese wörtliche Bezeichnung
als "Magenta" hätte unterbleiben müssen, da sie einen Vorteil für die Beschwerdegegnerin begründe, die über entsprechende Wortmarkeneintragungen verfüge.
Den Befragten seien ferner keine anderen in dem Farbton gehaltenen Elemente
mit unterschiedlichem Hintergrund vorgelegt worden, was aufgrund der Breite des
Schutzgegenstands zwingend erforderlich gewesen wäre. Insgesamt mangle es
auch an einer präzisen Fragestellung. Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Umfrage zu "Video-on-Demand" aus dem Jahr 2007 gehe von falschen Tatsachengrundlagen aus und sei weder geeignet die originäre Unterscheidungskraft
noch eine Verkehrsdurchsetzung zu beweisen. Es fehle auch bereits an der
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zu berücksichtigen sei ferner, dass ein
wesentlicher Teil der eingetragenen Dienstleistungen nicht von der Beschwerdegegnerin selbst, sondern zumindest bis 2006 von einer ihrer Tochtergesellschaften, der T… AG, erbracht worden sei.
Da Beweisanträge der Beschwerdeführerin übergangen, der Grundsatz auf rechtliches Gehör nicht beachtet und ein Antrag auf Anhörung trotz offensichtlicher
Sachdienlichkeit im Verfahren vor dem DPMA ignoriert worden seien, lägen
schwerwiegende Verfahrensfehler vor und die Beschwerdegebühr sei zurückzuerstatten.
Die Löschungsantragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt,
1.
den Beschluss vom 18. November 2004 aufzuheben und die
Marke 398 64 846 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 a. F.
MarkenG zu löschen;
2.
gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,
im Hauptantrag:
die Beschwerde zurückzuweisen;
mit Hilfsantrag 1:
Die Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA vom
18. November 2004 zurückzuweisen auf der Grundlage des auf
die folgenden Waren und Dienstleistungen eingeschränkten Verzeichnisses:
Klasse 9:
Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-,
Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente
(soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare
Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren in
Klasse 9 für den Einsatz im Zusammenhang mit
Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung und Übertragung von elektronischen Daten,
insbesondere Übermittlung, Sammeln und Liefern
von Nachrichten und elektronische Anzeigenvermittlung, über Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, Satellit,
faseroptische Netzwerke und Computernetzwerke,
Telefondienst, Telefonkonferenzdienst, Telegrafendienst, Telegrammdienst, Telekopierdienst, Internetdienst, Rundfunk, Fernsehen, insbesondere Übertragung und Ausstrahlung von Hörfunk-, Fernseh-,
Audio- und Videoprogrammen, Ausstrahlung von
Kabelfernsehsendungen, Bereitstellen von Zugängen
zu Computernetzwerken, insbesondere dem Internet,
mittels analoger und digitaler Anschlüsse, Personenrufdienste, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen, Auskünfte über Telekommunikation; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte
Apparate;
Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher;
Klasse 36: Finanzwesen;
Immobilienwesen, nämlich Vermittlung, Verwaltung, Verpachtung und Wertermittlung
von Grundstücken;
Klasse 37: Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojektprüfungen,
Errichtung von ortsfesten Bauten und Leitungen; Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen
für die Telekommunikation;
Klasse 38: Telekommunikation, nämlich Bereitstellung und
Übertragung von elektronischen Daten, insbesondere Übermittlung, Sammeln und Liefern von Nachrichten und elektronische Anzeigenvermittlung, über
Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, Satellit, faseroptische Netzwerke und Computernetzwerke, Telefondienst, Telekopierdienst, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienst, Internetdienst, Rundfunk, Fernsehen, insbesondere Übertragung und Ausstrahlung von Hörfunk-, Fernseh-, Audio- und Videoprogrammen,
Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Bereitstellen von Zugängen zu Computernetzwerken,
insbesondere dem Internet, mittels analoger und digitaler Anschlüsse, Personenrufdienste, Sammeln und
Liefern von Pressemeldungen; Betrieb und Vermietung von Geräten für die Nachrichtenübertragung
und von Einrichtungen für die Telekommunikation,
nämlich von Geräten für den elektronischen Zugang
zu Festnetztelefonnetzen, Mobilfunknetzen, Satellitenverbindungen,
faseroptischen
Netzwerken,
Computernetzen und Kabelnetzen für Rundfunk und
Fernsehen, Geräte für die Übertragung, den Empfang, die Aufzeichnung und die Überwachung von
elektronischen Daten, insbesondere Bildern, Signalen, Nachrichten, Audio und Videodateien (die von
Daten- und Textverarbeitungsgeräten erzeugt wurden); Auskünfte über Telekommunikation;
Klasse 41: Erziehung, nämlich Betrieb von Kindertagesstätten
und Kindergärten; Ausbildung, nämlich Veranstaltung und Organisation von Kursen und Seminaren im
Geschäfts-, Telekommunikations- und Computerbereich und die Verteilung diesbezüglichen Kursmateri-
als; Unterhaltung, nämlich visuelle und akustische
Darbietungen, insbesondere Musik-, Turn-, Tanz-
und Ballettdarbietungen; Bereitstellung von Musik-,
Misch-, Nachrichten- und Comedyprogrammen über
Computernetzwerke; Bereitstellung von Unterhaltungsangeboten und Spielen zur Anforderung durch
Endverbraucher über Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, terrestrisches Fernsehen, Rundfunk und Fernsehkabelnetze, Computernetzwerke; Organisation
von Sport- und Kulturveranstaltungen; Veranstaltung
von Messen und Ausstellungen im Bereich visueller
und akustischer Darbietungen, insbesondere Musik-,
Turn-, Tanz- und Ballettdarbietungen; Veröffentlichung von Büchern, Magazinen, Zeitschriften, Handbüchern, Broschüren und Handzetteln zum Thema
Telekommunikation; Herausgabe von Büchern in
elektronischer Form, nämlich Texten und Grafiken
Dritter zum Thema Telekommunikation, welche auf
elektronischen Datenträgern,
insbesondere CDs,
DVDs und Online gespeichert sind;
Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von
Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von
Computerhardware zum Zweck des Online-Zugangs;
Projektierung und Planung von Einrichtungen für die
Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung und Übertragung von
elektronischen Daten, insbesondere Übermittlung,
Sammeln und Liefern von Nachrichten und elektronische Anzeigenvermittlung, über Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, Satellit, faseroptische Netzwerke und
Computernetzwerke, Telefondienst, Telefonkonferenzdienst, Fernschreibdienst, Leitungs-, Routing-
und Verbindungsdienst, Internetdienst, Rundfunk,
Fernsehen, insbesondere Übertragung und Ausstrahlung von Hörfunk-, Fernseh-, Audio- und Videoprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Bereitstellen von Zugängen zu Computernetzwerken, insbesondere im Internet, mittels analoger und digitaler Anschlüsse, Personenrufdienste,
Sammeln und Liefern von Pressemeldungen, Auskünfte über Telekommunikation.
Mit Hilfsantrag 2:
Die Beschwerde
gegen
den Beschluss
des DPMA
vom
18. November 2004 zurückzuweisen auf der Grundlage des auf die folgenden Waren und Dienstleistungen eingeschränkten Verzeichnisses:
Klasse 9:
Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-,
Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente
(soweit
in Klasse 9 enthalten); Apparate zur
Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und
Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren in Klasse 9 für den Einsatz im Zusammenhang
mit Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich
Bereitstellung und Übertragung von elektronischen
Daten, insbesondere Übermittlung, Sammeln und
Liefern von Nachrichten und elektronische Anzeigenvermittlung, über Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, Satellit, faseroptische Netzwerke und Computernetzwerke, Telefondienst, Telefonkonferenzdienst,
Telegrafendienst, Telegrammdienst, Telekopierdienst, Internetdienst, Rundfunk, Fernsehen, insbesondere Übertragung und Ausstrahlung von Hörfunk-, Fernseh-, Audio- und Videoprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Bereitstellen
von Zugängen zu Computernetzwerken, insbesondere dem Internet, mittels analoger und digitaler Anschlüsse, Personenrufdienste, Sammeln und Liefern
von Pressemeldungen, Auskünfte über Telekommunikation; Verkaufsautomaten und Mechaniken für
geldbetätigte Apparate;
Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher;
Klasse 36: Finanzwesen;
Immobilienwesen, nämlich Vermittlung, Verwaltung, Verpachtung und Wertermittlung
von Grundstücken;
Klasse 37: Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojektprüfungen;
Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen
für die Telekommunikation
im oben genannten
Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten;
Klasse 38: Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische
Übermittlung von Filmen und Sendungen; Betrieb
und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch
leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten;
Klasse 41: Erziehung, nämlich Betrieb von Kindertagesstätten
und Kindergärten; Ausbildung, nämlich Veranstaltung und Organisation von Kursen und Seminaren im
Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen der
Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische
Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb
und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch
leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten sowie die Verteilung diesbezüglichen Kursmaterials; Veröffentlichung von Büchern, Magazinen, Zeitschriften, Handbüchern, Broschüren und Handzetteln; Herausgabe von Büchern
in elektronischer Form, nämlich von Texten und Grafiken Dritter, welche auf elektronischen Datenträgern,
insbesondere CDs, DVDs, und Online gespeichert
sind; alle vorgenannten Dienstleistungen im Hinblick
auf die genannten Medien zum Thema Telekommunikation im vorgenannten Sinn;
Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von
Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von
Computerhardware zum Zweck des Online-Zugangs;
Projektierung und Planung von Einrichtungen für die
Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen,
technische Übermittlung von Filmen und Sendungen;
Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die
Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten.
Die Beschwerdegegnerin hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens folgende Gutachten vorgelegt:
-
"Rechtsgutachterliche Stellungnahme zu der rechtlichen Bedeutung des Allgemeininteresses im Sinne der ’Libertel’-Rechtsprechung des EuGH für den
Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer Farbmarkenanmeldung" von Prof. Dr Karl-Heinz Fezer, Juristische Fakultät der Universität
Konstanz;
-
-
"Was beinhaltet Telekommunikation?" von Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot, Betriebswirtschaftliche Fakultät der LMU München;
"Gewaltenübergreifende Bindungswirkung. Zur Maßgeblichkeit von Gerichtsentscheidungen
für Behörden" von Prof. Dr. Bodo Pieroth/Dr. Hartmann,
Rechtswissenschaftliche Fakultät der WWU Münster (veröffentlicht in "Die Verwaltung", 41. Band S. 463 ff);
-
"Die Rückwirkung von Vorabentscheidungen (Art. 234 EGV) des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften
(EuGH) und
ihre Grenzen" von
Prof. Dr. Rudolf Streinz, Rechtswissenschaftliche Fakultät der LMU München;
- Demoskopisches Gutachten vom Oktober 2007 "Die konkrete Unterscheidungskraft der Farbe Magenta für ’Video on Demand’";
- Demoskopisches Gutachten vom Februar 2009 "Die Durchsetzung des Farbtons MAGENTA als Unternehmenshinweis";
- Demoskopisches Gutachten vom Februar 2009 "Die Produktpalette der
Telefonanbieter aus Sicht der Bevölkerung".
Des Weiteren hat sie Bezug genommen auf ein demoskopisches Gutachten vom
September 1999 "Magenta, Bekanntheit, Zuordnung und Verkehrsgeltung der
Farbe", das im parallelen Löschungsverfahren 29 W (pat) 20/05 Gegenstand des
Eintragungsverfahrens war.
Sie trägt vor:
Bereits das DPMA hätte den gestellten Löschungsantrag als unzulässig verwerfen
müssen, da durch die Eintragungsentscheidung des BPatG vom 24. Juli 2002
(Az.: 29 W (pat) 75/02) für das Amt bindend über die Schutzfähigkeit der
eingetragenen Farbmarke entschieden worden sei. Räume man derselben Verwaltungsbehörde die Befugnis ein, eine vorangegangene und sie bindende Entscheidung erneut auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu können und gegebenenfalls die Entscheidung des Gerichts für unrichtig zu erklären, so verletzte
auszulegen, dass ein Markenlöschungsverfahren, einer Marke, nur dann durch
das DPMA erfolgen dürfe, wenn sie aufgrund eines Verwaltungsakts des Amts
eingetragen worden sei und nicht aufgrund eines Beschlusses des BPatG. Allein
aus der Tatsache, dass ein entsprechender Antrag im Markengesetz ohne dahingehende Differenzierung vorgesehen sei, folge nicht seine Zulässigkeit in letzterer
Konstellation. Das DPMA hätte daher den Antrag als solchen schon als unzulässig
verwerfen müssen. Zur Untermauerung ihrer Ansicht verweist die Beschwerdeführerin auf das im Verfahren vorgelegte Gutachten von Pieroth/Hartmann zur
"Gewaltenübergreifenden Bindungswirkung" (vgl. auch Pieroth/Hartmann, "Gewaltenübergreifende Bindungswirkung
- Zur Maßgeblichkeit von Gerichtsentscheidungen für Behörden" in "Die Verwaltung", 41. Band 2008, S. 463 - 481).
Das DPMA habe als Verwaltungsbehörde die Entscheidung der dritten Gewalt
nicht mehr in Frage stellen dürfen.
Im Weiteren trägt die Beschwerdegegnerin vor, die Farbmarke "Magenta" sei zu
Recht als abstrakte Farbmarke eingetragen worden, da es ihr weder zum damaligen noch zum jetzigen Zeitpunkt an der abstrakten Markenfähigkeit oder der konkreten Unterscheidungskraft gefehlt habe bzw. fehle. Die abstrakte Markenfähigkeit eines konturunbestimmten Farbtons sei gerichtlich durch das BPatG und den
BGH ebenso bestätigt worden wie durch den EuGH. Im Verfahren "Libertel" habe
sich der EuGH ausdrücklich zum Schutz einer abstrakten Farbmarke für Dienstleistungen der Telekommunikationsbranche und nicht nur zu einer Warenaufmachungsfarbmarke geäußert. In derselben Entscheidung sei – wie später zum wiederholten Male – bestätigt worden, dass Farben durch Wiedergabe eines international anerkannten Farbcodes und eines Farbmusters grafisch dargestellt werden
könnten. Die Kritik der Beschwerdeführerin an der fehlenden Bestimmtheit der
Farbcodeangaben übersehe, dass eine naturwissenschaftlich 100 %ige Exaktheit
des Farbtons weder erforderlich noch für das menschliche Auge nachvollziehbar
sei. Im Übrigen sei die Farbe in der Anmeldung ausschließlich durch Angabe des
Farbtons RAL 4010 spezifiziert worden. Die Angabe von "Pantone Rhodamine
Red U" aus dem Pantone-Farbsystem diene lediglich den Wirtschaftsteilnehmern
zur Bestimmung des Schutzgegenstands, soweit sie die andere Farbskala benutzten.
Die originäre Unterscheidungskraft der Farbe "Magenta" ergebe sich zum einen
aus der Ungewöhnlichkeit der Farbe als solcher, zum anderen aus der bis dahin
fehlenden Üblichkeit dieser Farbe für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen, und zwar weder als gebräuchliche Werbefarbe noch als Hausfarbe von Telekommunikationsunternehmen derselben Branche. Diese Farbe wurde aufgrund
genauer Analyse von Marketingstrategien angemeldet und bewusst" gegen den
Strich" eingesetzt, um sich so von Wettbewerbern abzugrenzen, die sich ebenfalls
durch den Einsatz von Farben auszeichnen. Die Beschwerdeführerin habe das
Wesen der Farbmarke nicht erkannt und schließe aus konkreten Benutzungszusammenhängen auf das Fehlen der originären Unterscheidungskraft.
Selbst wenn man – zu Unrecht – von einem Fehlen der Unterscheidungskraft von
Hause aus ausgehe, sei die Farbmarke "Magenta" im Hinblick auf einen Großteil
der eingetragenen Waren und Dienstleistungen im Eintragungszeitpunkt aufgrund
der vorgelegten Meinungsbefragungsgutachten aus dem Parallelverfahren
29 W(pat) 20/05 aus den Jahren 1998 sowie 1999 verkehrsdurchgesetzt gewesen.
Das während des Beschwerdeverfahrens vorgelegte Gutachten aus dem
Jahr 2007 "Zur konkreten Unterscheidungskraft der Farbe Magenta für Video on
Demand" weise einen Zuordnungsgrad zwischen 45 % und 96 % der Verkehrsbeteiligten für die Markeninhaberin aus und zwar in Bezug auf eine Dienstleistung,
die noch kaum am Markt etabliert sei. Dies sei Nachweis zum einen für die
Gewöhnung des Verkehrs an Farben in dieser Branche im Allgemeinen und zum
anderen für die waren- und dienstleistungsübergreifende Wirkung der Farbe
"Magenta" als Herstellerhinweis von Haus aus. "Magenta" sei der prototypische
Fall der auf eine Farbe ausgerichteten Kennzeichnungsstrategie eines Unternehmens.
Schließlich hält die Beschwerdegegnerin das weitere demoskopische Gutachten
vom Februar 2009, basierend auf einer Befragung im Januar 2009, für ausschlaggebend für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung, im Zeitpunkt der vom Senat
zu treffenden Entscheidung.
Soweit der Senat unter Bezugnahme auf die Entscheidung des EuGH zu "Libertel"
in der Verfügung vom 3. April 2006 und später in der mündlichen Verhandlung
darauf verwiesen habe, dass die Vielzahl der von der Marke erfassten Oberbegriffe nicht den Anforderungen einer sehr beschränkten Zahl von Waren und
Dienstleistungen und eines sehr spezifischen Marktes genüge, werde diese Auffassung nicht geteilt. Die Formulierung des Verzeichnisses orientiere sich an den
Bezeichnungen der Klasseneinteilung nach Anlage 1 zu § 19 MarkenVO und
verwende die dort aufgeführten Oberbegriffe. Eine Unzulässigkeit von Oberbegriffen könne der vorgenannten Entscheidung des EuGH nicht entnommen werden. Zur Untermauerung ihres Vorbringens nimmt sie Bezug auf das Gutachten
von Picot zur Frage nach dem Begriffsinhalt "Telekommunikation". Sie weist
darauf hin, dass darin die konvergierenden Märkte und eine Verschmelzung der
Kommunikationsformen, auch durch multifunktionale Geräte, aufgezeigt werde.
Dies entspreche der Nizzaer Klassifikation. Deshalb seien die Dienstleistungen
rund um Hörfunk und Fernsehen für die Beschwerdegegnerin zu Recht eingetragen. Des Weiteren ergebe sich aus der gutachterlichen Stellungnahme von Fezer
zur Bedeutung des Allgemeininteresses im Sinne der "Libertel"-Rechtsprechung
des EuGH für den Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer
Farbmarkenanmeldung, dass die mangelnde Spezifikation von Oberbegriffen kein
eigenständiger Löschungsgrund sei.
Im Übrigen berufe sie sich auf Vertrauensschutz. Sie habe auf die Rechtmäßigkeit
und Beständigkeit der gerichtlich erfochtenen Entscheidung zu ihren Gunsten
vertraut und dementsprechend hohe Aufwendungen für den Einsatz der Marke
getätigt. Damit habe sie einen schützenswerten Besitzstand erworben, der nicht
nachträglich entzogen werden könne, ohne dass sich die Rechtslage grundlegend
verändert habe. Dies sei nicht der Fall gewesen. Die von der Beschwerdeführerin
für ihr Löschungsbegehren in Anspruch genommenen Entscheidungen des EuGH
begründeten keine veränderte Gesetzeslage, sondern es sei lediglich die Rechtsprechung in einem Vorlageverfahren fortgeführt worden. Dies bestätige das vorgelegte Gutachten zur Rückwirkung von Vorabentscheidungen von Streinz. Auch
der 29. Senat des BPatG habe sich in seiner Eintragungsentscheidung zur verfahrensgegenständlichen Marke im Jahr 2002 bereits mit Problemen beschäftigt,
die der EuGH später ebenso formuliert habe.
Die Beschwerdeführerin führte in ihrer Replik auf die Beschwerdeerwiderung
hinsichtlich der Zulässigkeit des Löschungsantrags und des in Anspruch genommenen Vertrauensschutzes Folgendes aus:
Die Zulässigkeit des Löschungsantrags an das DPMA sei gegeben. Das im
Markengesetz vorgesehene Löschungsverfahren stelle keinen Verstoß gegen
Art. 92 GG dar, soweit es zu einer Überprüfung einer gerichtlichen Entscheidung
durch die Exekutive führe. Es bestehe auch keine entgegenstehende Rechtskraft,
da es sich um unterschiedliche Verfahren mit unterschiedlichen Beteiligten handle.
§ 50 MarkenG setze nach seinem Wortlaut nur einen Verstoß gegen §§ 3, 8
MarkenG voraus und schränke das Verfahren nicht ein auf Marken, die aufgrund
einer Eintragungsentscheidung des Amts ergangen sind. Das von der Beschwerdegegnerin zur Frage der Zulässigkeit des Löschungsbegehrens vorgelegte Parteigutachten von Pieroth/Hartmann, bleibe in sich widersprüchlich. Die
Unzulässigkeit des Löschungsantrags aufgrund der "gewaltenübergreifenden Bindungswirkung" sei weder praktikabel noch sachlich erforderlich. Das weiter vorgelegte Gutachten zur Frage der Rückwirkung von Vorabentscheidungen des -
EuGH von Streinz, führe nicht zu einem Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Innerhalb der Grenzen des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG gebe es
keinen weiteren Vertrauensschutz, insbesondere nicht wegen einer "geänderten
Rechtslage" aufgrund der Entscheidung des EuGH zu "Libertel" (vgl. EuGH
GRUR 2003, 604 ff.). Zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im
Jahr 2002 konnte weder von einer gefestigten nationalen Rechtsprechung und
Verwaltungspraxis ausgegangen werden, noch habe die Entscheidung des Gerichtshofs in der Sache "überrascht". Es lägen die vom EuGH in der Entscheidung
zu "Libertel" (a. a. O.) geforderten "außergewöhnlichen Umstände" für die Bejahung einer abstrakten Farbmarke weder in Form eines spezifizierten Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses noch eines spezifischen Marktes vor.
Das am 16. Januar 2009 vorgelegte demoskopische Gutachten hält die Beschwerdeführerin ebenfalls für nicht berücksichtigungsfähig, da es insoweit schon an einer korrekten Fragestellung fehle, wenn nur vom Zusammenhang zwischen Farbe
und den Dienstleistungen "Telefonieren bzw. von Telefonanbietern" ausgegangen
werde und nicht der Charakter der Farbe als grafisches Werbemittel oder Dekorationselement in der Wahrnehmung der Befragten abgefragt worden sei. Des
Weiteren beinhalte das Gutachten weitere methodische Mängel.
Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den ca. 979 Blatt umfassenden
Akteninhalt und 63 Anlagen, insbesondere auf den Sachvortrag der Parteien mit
den dazugehörigen Unterlagen einschl. vorgelegter CDs, insbesondere der Beschwerdeführerin, zur Verwendung des Farbtons "Magenta" und ähnlicher pinkfarbiger Töne im weitesten Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen Bezug genommen (Anlagen 23 - 30 (übereinstimmend mit
Anlagen 23 - 30 im Verfahren 29 W (pat) 20/05), 34 - 36, 38 - 42, 44 - 55, 57 - 61,
63, 64 der Beschwerdeführerin und Anlagen 39 - 53 (übereinstimmend mit den
Anlagen 39 - 50 im Verfahren 29 W (pat) 20/05), 55 - 83 der Beschwerdegegnerin).
II.
A.
Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt
gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG. Auch ist die Beschwerdeführerin beschwert,
da ihr Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist.
Die beiden Hilfsanträge der Beschwerdegegnerin mit einem jeweils eingeschränkten Verzeichnis sind zulässig
(Reichold
in: Thomas/Putzo, ZPO,
28. Auflage, § 260, Rn. 8). Der Senat geht davon aus, dass im Rechtsbeschwerdeverfahren auch bei hier nur teilweisem Erfolg aufgrund des ersten
Hilfsantrags die Überprüfung des Hauptantrags erfolgt, da die Beschwerdegegnerin
insoweit beschwert
ist. Die Ausführungen des BGH vom
13. Dezember 2007 im Verfahren I ZB 26/05 - idw (GRUR 2008, 724, Rn. 35) sind
auf ein Widerspruchsverfahren bezogen. Der Senat hält diese für das hier vorliegende Verfahren nicht für anwendbar.
B.
Die Beschwerde ist nur teilweise begründet.
1.
Der Senat hält den Antrag auf Löschung der Marke 398 64 846 "Magenta"
Löschungsantrag eines Dritten beim DPMA zu stellen. Das Gesetz unterscheidet
nicht, ob es sich um eine Marke handelt, die aufgrund einer Schutzfähigkeitsprüfung allein durch die Behörde in das Register aufgenommen worden war oder um
eine, die aufgrund einer im Beschwerdeverfahren ergangenen - das DPMA gemäß
§ 70 Abs. 4 MarkenG bindenden - Gerichtsentscheidung eingetragen worden ist.
Dem steht nicht die Bindung an die Rechtskraft der genannten gerichtlichen Entscheidung des BPatG vom 24. Juli 2002 im Verfahren 29 W (pat) 75/02 entgegen.
Auch unter dem Gesichtspunkt der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung verbietet es sich hier nicht, dass die Exekutive die vorangegangene rechtskräftige
gerichtliche Entscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit hin erneut überprüft. Denn die
im Verfahren aufgeworfene Rechtsfrage war vom DPMA unter dem Gesichtspunkt
einer erst sich konturierenden Rechtslage in dem völlig neuen Rechtsgebiet abstrakter Farbmarken zu beurteilen. Dieser Auffassung des Senats von der Neuheit
der Rechtslage stehen auch nicht Grundsätze des Vertrauensschutzes entgegen.
1.1. Der Senat hält einen derartigen Löschungsantrag - über den beim BPatG
bislang nur in einem weiteren Verfahren entschieden worden ist (32 W (pat) 28/05
- Karl May, GRUR 2008, 518) - nicht für unzulässig wegen entgegenstehender
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung des 29. Senats vom 24. Juli 2002
(29 W (pat) 75/02) zur originären Schutzfähigkeit der eingetragenen abstrakten
Farbmarke 398 64 846 "Magenta".
Das Markengesetz kennt keine Regelung zur Rechtskraftwirkung von Entscheidungen des BPatG, aber gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG sind die Vorschriften der
ZPO anzuwenden, "wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen". Deshalb kann auch auf Wertungen der Verwaltungsgerichtsordnung zurückgegriffen werden, weil das DPMA als Verwaltungsbehörde über die Eintragung in Form eines Verwaltungsakts entscheidet und das
BPatG die Rechtmäßigkeit dieses Verwaltungsakts vergleichbar dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren überprüft. Rechtskraftbindung bedeutet in beiden Verfahrensordnungen, "dass eine abweichende Entscheidung verboten und dass jede
neue Verhandlung und Entscheidung über die rechtskräftig festgestellte Rechtsfolge ausgeschlossen ist. Dieses "ne bis in idem" ist die entscheidende Aussage
der materiellen Rechtskraft." (Reichold in: Thomas/Putzo, 28. Aufl., 2007, § 322,
Rn. 7). Die im Zivilprozess entwickelte sog. prozessrechtliche Rechtskrafttheorie
gilt auch im Verwaltungsprozess (Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl., § 121, Rn. 2),
weshalb die Verwaltungsbehörde an eine rechtskräftige Entscheidung des Gerichts gebunden ist, unabhängig davon, ob diese sachlich richtig oder falsch ist.
Eine neue Sachentscheidung ist der Behörde nicht mehr möglich, solange sich die
materielle Rechtslage nicht verändert. Die materielle Rechtskraft erfasst dabei nur
die Entscheidung über den Streitgegenstand, nicht dagegen tatsächliche Feststellungen im Urteil (Kopp/Schenke, a. a. O., Rn. 21a).
§ 121 VwGO bestimmt, dass rechtskräftige Urteile, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist, die Beteiligten und ihre Rechtsnachfolger binden.
Die Markenbeschwerdesenate des BPatG erlassen zwar keine Urteile, sondern
Beschlüsse, doch entspricht die Entscheidung des Gerichts in der Sache einem
Feststellungsurteil, aufgrund dessen die Behörde verpflichtet wird, eine angemeldete Marke einzutragen oder die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt. Hier
greift im Hinblick auf die Besonderheit des markenrechtlichen Verfahrens (§ 82
Abs. 1, Satz 1, 2. Hs. MarkenG) § 121 VwGO i. V. m. § 84 Abs. 1 S. 3 VwGO ein,
in dem bestimmt ist, dass auch Beschlüsse, die der materiellen Rechtskraft fähig
sind, von § 121 VwGO umfasst werden.
Ein Beschluss entfaltet jedoch nur insoweit Bindungswirkung, soweit "über den
Streitgegenstand" entschieden worden ist, was nicht nur im gerichtlichen Instanzenzug gilt, sondern auch in einem späteren Verfahren bei einem Gericht. Die
materielle Rechtskraft einer Entscheidung in einem Vorprozess stellt ein in jeder
Lage des Verfahrens zu beachtendes Prozesshindernis dar und schließt jede
neue Verhandlung und Entscheidung über die rechtskräftig festgestellten Rechtsfolgen aus. Aus demselben Grund wäre ein Verwaltungsakt, der gegen die Bindungswirkung verstoßen würde, grundsätzlich rechtswidrig (Kopp/Schenke,
a. a. O., § 121, Rn. 9). Das bedeutet im Einzelnen, dass ein Verfahren ohne Sachprüfung als unzulässig abzuweisen ist, wenn der Streitgegenstand "derselbe",
d. h. identisch ist. Dies ist hier jedoch nicht der Fall.
Das Löschungsverfahren ist ein Verfahren, in dem sich als Parteien der Löschungsantragsteller und der Markeninhaber gegenüberstehen, das aber nur dem
öffentlichen Interesse an der Bereinigung des Registers von rechtswidrig eingetragenen Marken und nicht der Durchsetzung subjektiver öffentlicher Rechte oder
sonstiger wirtschaftlicher Interessen des Antragstellers unmittelbar dienen soll.
Daher ist das Löschungsverfahren ein Popularverfahren, das jedermann mit einem
Antrag beim DPMA initiieren kann. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass ein
Interesse der Allgemeinheit an einer Registerbereinigung besteht und dass der
Löschungsantragsteller - wie auch in anderen Bereichen, in denen das nationale
Recht europäisiert ist - zur Durchsetzung des Rechts beiträgt (P. M. Huber, Recht
der Europäischen Integration, 2. Aufl., 2002, § 8 Rdnr. 11; J. Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997). Marken, denen absolute Schutzhindernisse entgegenstehen, die damit zu Unrecht im Register erscheinen, sollen daraus entfernt werden können, denn es besteht nach dem
Markengesetz - im Unterschied zu § 48 VerwVfG - nur in sehr beschränktem Umfang eine Rücknahmemöglichkeit der Exekutive, nämlich nur innerhalb von zwei
Jahren, wenn die Eintragung unter Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG n. F. erfolgt ist.
Des Weiteren ist zu beachten, dass die Beteiligung Dritter an Verfahren nicht nur
ein wesentlicher Grundsatz des deutschen Rechts ist, sondern auch unionsrechtlicher Vorgaben, die Deutschland umzusetzen hat. Das Verwaltungsrecht kennt
zahlreiche Drittbeteiligungsrechte, die in allen Verfahrensarten vorkommen, im
Vorverfahren ebenso wie im Aussetzungs-, Normenkontroll-, Widerspruchs- oder
sonstigen Verwaltungsverfahren. Die Einbeziehung Dritter, die nicht Partei sind,
soll die Möglichkeit geben, ihre rechtlichen Interessen zu wahren. Ein "rechtliches
Interesse" ist gegeben, wenn ein in der Sache ergehendes Urteil zwar für den
Dritten keine Rechtswirkung hätte, seine Rechtsstellung aber in tatsächlicher Hinsicht oder wegen der faktischen Präjudizialität des Urteils gleichwohl faktisch beeinträchtigt würde. Nicht erforderlich ist, dass der Dritte auch selbst klagebefugt
wäre oder möglicherweise in seinen Rechten verletzt ist. Es genügt vielmehr,
"dass er in seiner von der Rechtsordnung anerkannten und geschützten Rechts-
und
Interessensphäre durch die Entscheidung
tangiert werden kann"
(Kopp/Schenke, a. a. O., § 65, Rn. 9). Dies ist hier beim Antragsteller als Wettbewerber der Markeninhaberin der Fall und deshalb ist hier von einem anderen
Streitgegenstand auszugehen.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass eine gerichtliche Entscheidung nur
zwischen den Parteien dieses Verfahrens in Rechtskraft erwächst. Beteiligt am
Eintragungsverfahren war jedoch nur der Anmelder und nicht das DPMA. Es ist
zwar erlassende Behörde, doch handelt es sich beim Beschwerdeverfahren um
ein einseitiges Verfahren. Aus historischen Gründen und wegen des fiskalisch begründeten Wunsches, die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsträgerin des
DPMA nicht zum Beteiligten des Eintragungsbeschwerdeverfahrens zu machen,
ist ausschließlich der Anmelder Partei des Beschwerde- bzw. Rechtsbeschwerdeverfahrens vor dem BPatG und dem BGH.
Hinzu kommt, dass der Löschungsantragsteller - der Dritte - ebenfalls nicht an
dem früheren Verfahren beteiligt war. Er konnte seine Beteiligungsrechte zu keinem früheren Zeitpunkt geltend machen, da das gesamte einseitige Eintragungsverfahren bis zum BGH einschließlich der Verkündung des Beschlusses gem. § 67
Abs. 3 Nr. 2 MarkenG nichtöffentlich ist. Die entgegen diesen Vorgaben stattfindende Veröffentlichung der Anmeldung durch das DPMA ändert an der Möglichkeit der Beteiligung nichts. Erst nach Eintragung und Veröffentlichung der Marke
erfahren Konkurrenten und Dritte, dass diese registerrechtlich eingetragen und
damit existent ist. Sind sie in eigenen Rechten betroffen gemäß §§ 42 Abs. 1, 51
Abs. 5 MarkenG, können sie gemäß § 42 MarkenG Widerspruch oder gemäß § 55
Abs. 1 MarkenG Klage erheben. Sind sie nicht selbst betroffen, steht nur der
Eintragungsverfahren ergangenen Beschlusses nicht auf das Löschungsverfahren
auswirken. Gibt der Gesetzgeber Dritten im Rahmen eines (Popular-)Löschungsantrags dieses Recht, so ist diese Art des "Rechtsbehelfs" mit einzubeziehen bei
diesen Überlegungen zur Rechtskraft. Popularverfahren sind im deutschen Recht
zwar die Ausnahme; soweit sie der Gesetzgeber vorgesehen hat, stehen sie jedoch gleichwertig neben den anderen Klagearten.
1.2. Der Zulässigkeit des Löschungsantrags auf erneute Überprüfung der
Schutzhindernisse durch das DPMA nach Erlass einer gerichtlichen, es nach § 70
Abs. 4 MarkenG bindenden Entscheidung, steht grundsätzlich das Prinzip der Gewaltenteilung, bzw. der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung entgegen. Sie
kommt jedoch hier nicht zum Tragen wegen offener Rechtsprobleme bei der
Anwendung des neuen Markengesetzes von 1995 im Zuge der Harmonisierung
entsprechend der Markenrechtsrichtlinie.
1.2.1. Die gewaltenübergreifende Bindungswirkung ist abgeleitet von Art. 20
Abs. 2 S. 2, Art. 92 GG und beinhaltet den Vorrang der Judikative gegenüber der
Exekutive. Sie greift ein, wenn eine Behörde, die das bei ihr beantragte Verwaltungsverfahren durchführen soll, im vorangegangenen Verfahren an die rechtskräftige Entscheidung gebunden war und der Streitstoff des beantragten Löschungsverfahrens mit dem Streitstoff des rechtskräftig entschiedenen Rechtsstreits übereinstimmt. Eine Verletzung liegt nur dann nicht vor, und die Exekutive
soll wieder den ersten Zugriff haben, wenn sich im Zeitraum zwischen gerichtlicher
Entscheidung und Stellung des Löschungsantrags die Sach- und Rechtslage verändert hat.
Der Senat sieht im vorliegenden Verfahren, in dem es um die erneute Überprüfung
einer gerichtlichen Entscheidung durch die Behörde geht, die an diese Entscheidung gebunden war, grundsätzlich das Prinzip gewaltenübergreifender Bindungswirkung in Frage gestellt. Er teilt die in dem von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Rechtsgutachten von Pieroth/Hartmann (veröffentlicht in: Die Verwaltung,
a. a. O.) dargelegte Ansicht. Danach läuft ein Verständnis von § 50 Abs. 1 und 2
i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG in dem Sinne, dass das DPMA als Exekutive die
Frage der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zum Eintragungszeitpunkt,
auch dann überprüfen kann, wenn diese Frage bereits vom BPatG in einem
Vorprozess entschieden worden war, dem zuwider. Aus dem Grundsatz der Gewaltengliederung und dort aus der Überordnung der Gerichte über die Verwaltung
gemäß Art. 20 Abs. 2 S. 2 und Art. 97 Abs. 1 GG ergibt sich ein Vorrang der Judikative gegenüber der Exekutive, so dass Gerichtsentscheidungen durch Organe
der anderen Gewalten, einschließlich der Verwaltungsinstanz, welcher die Entscheidung ansonsten obläge, nicht aufgehoben werden können (Gutachten S. 9,
24). Dabei geht es hier nur um die Bindung der Verwaltungsbehörde "Deutsches
Patent- und Markenamt" an die gerichtliche Entscheidung und nicht um die Frage
der Bindung des BPatG an seine eigene Entscheidung. Die gewaltenübergreifende Bindungswirkung soll verhindern, dass Personen, die am Ausgangsverfahren und -prozess unbeteiligt waren, Verwaltungsverfahren einleiten können, in
denen der rechtskräftig verhandelte Streitstoff entscheidend ist. Der Wortlaut der
Dies führt zu einem Spannungsverhältnis, das im Wege verfassungskonformer
Auslegung in der Weise zu lösen ist, als ein Löschungsantrag nur auf eine Marke
abzielen kann, die nicht aufgrund vorheriger gerichtlicher Entscheidung eingetragen worden war. Geltendes Recht ist daher in einem Verfahren wie hier am
Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG) zu überprüfen. Die
Schutzfähigkeitsprüfung im Eintragungsverfahren ist nicht nur durch das DPMA,
also ausschließlich durch die Verwaltungsbehörde vorgenommen worden, sondern in der Beschwerdeinstanz bereits durch das BPatG. Das Prinzip der Rechtssicherheit, das aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG erwächst,
statuiert die grundsätzliche Rechtsbeständigkeit rechtskräftiger Entscheidungen
und sonstiger in Rechtskraft erwachsener Akte der öffentlichen Gewalt (Hofmann
in Schmidt/Bleibtreu/Klein, Kommentar zum GG, 11. Aufl., Art. 20, Rn. 57 f.). Das
ist ein hohes verfassungsrechtlich geschütztes Gut, dessen Durchbrechung
grundsätzlich einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedarf. Aus dieser
muss sich ergeben, dass in Fällen wie dem vorliegenden Akte der Rechtsprechung durch den Träger einer anderen Staatsgewalt - hier die Exekutive -
abgeändert werden dürfen. Nach dem Prinzip der Gewaltenteilung in Art. 20
Abs. 2 Satz 2 GG können Akte der Rechtsprechung von Trägern anderer Gewalten grundsätzlich nicht abgeändert werden. Die rechtsprechende Gewalt ist dabei
nach Art. 92 GG gegen Einwirkungen stärker abgeschirmt als die anderen Gewalten (Hofmann in Schmidt/Bleibtreu/Klein, a. a. O., Art. 20, Rn. 55 unter Hinweis auf
BVerwGE 18, 241). Eine Lösung, die die Grundsätze der gewaltenübergreifenden
Bindungswirkung unter Berücksichtigung von Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG beachtet,
findet sich in der Patentnichtigkeitsklage nach § 81 PatG, der eine ähnliche Gemengelage regelt. Der bestandskräftige Verwaltungsakt der Erteilung eines Patents kann angegriffen werden, aber nicht in einem Verwaltungsverfahren, sondern nur in einem kontradiktorischen gerichtlichen Verfahren zwischen zwei Parteien. Somit besteht keine Prüfungskompetenz der Verwaltung mehr, sondern
unmittelbar nur des Gerichts. Das Patentnichtigkeitsverfahren ist somit ein besonders ausgestaltetes Verfahren zur Beseitigung eines Rechts als Folge eines bestandskräftigen und auch nicht mehr der Überprüfung in einem nachgeschalteten
Verwaltungsverfahren zugänglichen Verwaltungsakts (Keukenschrijver in: Busse,
PatG, 6. Aufl., vor § 81, Rn. 1). Zurecht wird in der Veröffentlichung von
Pieroth/Hartmann (Die Verwaltung a. a. O, S. 476) auf Regelungen hingewiesen,
(wie z. B. § 61 Abs. 1 S. 2 BNatSchG und § 2 Abs. 1 S. 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz i. V. m. den korrespondierenden landesgesetzlichen Regelungen), die
Rechtsbehelfe für unstatthaft erklären, wenn der angegriffene Verwaltungsakt auf
Grund einer Gerichtsentscheidung erlassen worden ist. Dies stellt eine notwendige
einfachgesetzliche Ausprägung gewaltenübergreifender Bindungswirkung dar
(Pieroth/Hartmann, Die Verwaltung, a. a. O., S. 477). Es ist nicht möglich, aus
dem Fehlen einer solchen Vorschrift im Markengesetz den Rückschluss zu ziehen,
dass damit die gewaltenübergreifende Bindungswirkung ausgeschlossen sein
solle, denn einfaches Recht kann nicht Verfassungsrecht überspielen. Der Wortlaut von § 54 Abs. 1 S. 1 MarkenG berücksichtigt aber gerade nicht, dass eine
Reduktion seines Anwendungsbereichs zumindest in den Fällen geboten ist, in denen Marken aufgrund einer vorangegangenen Entscheidung des BPatG bzw. des
BGH vom DPMA eingetragen werden. Denn insoweit sind die Schutzfähigkeitsvoraussetzungen bereits durch ein Gericht geprüft worden, so dass Gründe der
Gewaltenteilung und der Rechtssicherheit de lege ferenda dafür sprechen, über
den Antrag des Dritten auf Löschung auch nur ein Gericht entscheiden zu lassen.
Diese mangelnde gesetzliche Regelung ist insbesondere im Zusammenhang mit
der Historie des Warenzeichenrechts/Markenrechts zu sehen. Daraus ergibt sich,
dass zum einen die Beachtung der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung bis
zum Erlass des GG nicht erforderlich war und sich zum anderen mit der Gründung
des BPatG im Jahre 1961, das aus diesem Grunde geschaffen werden musste,
eine solche Konstellation überhaupt erst ergeben konnte. Der Wortlaut des Gesetzes war aber nicht entsprechend dieser Entwicklung angepasst worden.
Das Gesetz über den Markenschutz vom 30. November 1874 sah überhaupt keine
Regelung für eine Löschung auf Antrag eines Dritten vor. Erstmals enthielt das
Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 (R.G.Bl. S. 441)
in § 8 Nr. 2 eine Regelung, nach der auch ein Dritter eine Löschung in Verfalls-
und Verwechslungsfällen im Wege der Klage geltend machen konnte (§ 9 Abs. 4).
Ein Antrag eines Dritten beim Patentamt war "zunächst" nur für den Fall vorgesehen, dass der Geschäftsbetrieb des Markeninhabers nicht mehr fortgesetzt worden war und sollte bei dessen Widerspruch dann ebenfalls im Wege der Klage
weiterverfolgt werden können. Gegen Akte des Reichspatentamts sah das Gesetz
keinen gerichtlichen Rechtsweg vor. Über die in § 10 Abs. 2 vorgesehene Beschwerde entschied ebenfalls das Reichspatentamt.
Das Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936 (RGBl. II S. 134) sah bereits in § 10
Abs. 2 Nr. 2 S. 2 die Antragslöschung eines Dritten wegen anfänglicher Schutzunfähigkeit vor. Über den Antrag entschied letztverbindlich das Reichspatentamt,
bei dem die Beschwerdesenate angesiedelt waren. Eine gerichtliche Überprüfung
gab es nicht. Die Gerichte sollten nach § 11 Abs. 2 nur für Verwechslungs- und
Verfallsklagen zuständig sein. Da man bis zur Geltung des Grundgesetzes das
Prinzip der Gewaltenteilung nicht kannte, bedurfte es daher keiner entsprechenden Differenzierung. § 10 Abs. 2 Nr. 2 S. 2, Abs. 3 des Warenzeichengesetzes in
seiner Neufassung vom 18. Juli 1953 (BGBl 1953 I S. 645) ist wortgleich mit der
Norm des Gesetzes von 1936. Man ging noch bis zum Erlass des Warenzeichengesetzes i. d. F. vom 9. Mai 1961 (BGBl. I S. 574) auf der Grundlage des
6. ÜLG v. 23. März 1961 (BGBl. I S. 274) und zwar schon unter Geltung des
Grundgesetzes davon aus, dass die Beschwerdesenate des DPMA über
Rechtsbehelfe in rechtmäßiger Weise entscheiden konnten, womit sich ebenfalls
eine entsprechende Differenzierung erübrigte. Die auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhende Gründung des BPatG im Jahr 1961 (BVerwG GRUR
1959, 435; FS 50 Jahre VPP, Böhmert/Grabrucker "Zur Entstehung des Bundespatentgerichts", S. 551), die die hier im Verfahren auftretende Frage zur Folge hat,
weil in § 13 Abs. 1 WZG erstmals eine Beschwerde an ein Gericht, das BPatG,
vorgesehen war, führte zu keiner Änderung des Löschungsverfahrens. Die Löschung eines Warenzeichens von Amts wegen war gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG
und auf Antrag eines Dritten beim DPA gem. § 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 WZG ohne
Unterschied zwischen amtlichen oder gerichtlichen Eintragungsanordnungen
weiterhin in der hergebrachten Art und Weise geregelt. Gleiches galt bei der
Neuordnung des Markenrechts von 1995 aufgrund der Vorgaben von Art. 3 Abs. 1
S. 1 der Markenrechtsrichtlinie (RL 89/104/EG) im Zuge der Harmonisierungsverpflichtung.
Dieses Problem war aber durchaus relevant und wurde diskutiert. 1965 hatte sich
der Unterausschuss Verfahrensfragen im Ausschuss für Warenzeichen- und
Wettbewerbsrecht der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht mit der Frage des "Instanzenzugs" beschäftigt und sich u. a. dafür
ausgesprochen, das Markenlöschungsverfahren dem Nichtigkeitsverfahren in Patentsachen anzugleichen, und zwar dahingehend, dass - soweit die Zuständigkeit
des Patentamts betroffen ist - der Löschungsantrag dort zwar gestellt, die Sache
aber bei Widerspruch durch den Markeninhaber gleich an das BPatG abgegeben
werden sollte. Um dem Verlust einer Instanz vorzubeugen, sollte nach diesem
Vorschlag die Nichtzulassungsbeschwerde an den BGH eingeführt werden
(FS Zehn Jahre Bundespatentgericht, Heinz Harmsen, Vorschläge für die Änderung von Verfahrensvorschriften bei einer Großen Warenzeichenreform, S. 127).
Es bedürfte also insoweit einer klarstellenden Regelung durch den Gesetzgeber in
§ 50 MarkenG, ob das DPMA als Verwaltungsbehörde Entscheidungen des Gerichts erneut überprüfen kann oder nicht. Sollte in einem solchen Fall, wofür manches spricht, der Rechtsweg entweder direkt zum Gericht - im Sinne einer
Markennichtigkeitsklage - eröffnet werden, oder das DPMA das Verfahren ohne
sachliche Prüfung zur Entscheidung an das Gericht "durchreichen" oder den Antragsteller auf die Beschwerdemöglichkeit beim BPatG entsprechend § 53 Abs. 4
MarkenG hinweisen, erforderte auch dies eine gesetzliche Regelung. Insoweit
wird sich diese Aufgabe bei zukünftigen gesetzgeberischen Überlegungen stellen.
Der Senat folgt im Übrigen nicht der vereinzelten Auffassung, dass die in der
Folge der gerichtlichen Entscheidung vorgenommene Eintragung ein selbständiger erneut angreifbarer Verwaltungsakt ist, der geeignet ist, dieses o. g. Verfassungsprinzip des Vorrangs der Judikative außer Kraft zu setzen. Ansonsten liefe
nämlich die Bindungswirkung und damit das Vertrauen des Bürgers in die Rechtssicherheit
leer. Er stimmt
insoweit den Ausführungen der Gutachter
Pieroth/Hartmann zu (Gutachten Pieroth/Hartmann, S. 12 f.).
1.2.2. Aus diesen Lücken der gesetzlichen Regelung des markenrechtlichen
Löschungsverfahrens folgt für den Senat jedoch nicht zwingend ihre Nichtanwendbarkeit und damit eine Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG wegen
Satz 2 GG. Die Grundsätze gewaltenübergreifender Bindungswirkung greifen
nämlich dann nicht ein, wenn sich die Sach- oder Rechtslage nach der gerichtlichen Entscheidung geändert hat.
Von einer veränderten Sachlage ist hier nicht auszugehen. Sie ist nur anzunehmen, wenn sich die Tatsachen ändern, die für die getroffene Entscheidung maßgeblich waren, d. h. deren Subsumtion die Entscheidung trägt. Neue Beweismittel,
wie die Vorlage von Belegen für die Verwendung des Farbtons "Magenta" in der
Werbung und im allgemeinen Marktauftritt, gehören nicht dazu. Sie sind lediglich
Beweismittel und nicht Teil des Lebenssachverhalts, der unter § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3
MarkenG zu subsumieren war, somit nur Instrumente zur Erkenntnis desselben
(Pieroth/Hartmann, a. a. O., S. 467).
Bei Prüfung, ob eine "unveränderte Rechtslage" vorliegt, ist zwischen der Gesetzeslage und der Rechtsprechung zu unterscheiden. Die Gesetzeslage hat sich
zwischen dem Erlass der Entscheidung des 29. Senats im Juli 2002 (Eintragung
21. November 2002) und dem Zeitpunkt der Löschungsantragstellung
im
Oktober 2003 nicht verändert. Die Änderung der Rechtslage umfasst nach herrschender Meinung nicht eine Änderung der Rechtsprechung, auch nicht bei einem
Sinneswandel der Höchstgerichte, einschließlich des EuGH. Hier handelt es sich
aber auch deshalb um keine "Änderung der Rechtslage", obwohl nach gefestigter
Rechtsprechung des EuGH seinen Urteilen im Vorabentscheidungsverfahren
grundsätzlich Wirkung ex tunc zukommt. Durch die Auslegung von Bestimmungen
des Gemeinschaftsrechts, die er in Ausübung seiner Befugnisse aus Art. 234 EG
vornimmt, wird erläutert, gewährleistet und verdeutlicht, in welchem Sinne und mit
welcher Bedeutung eine Bestimmung ab ihrem Inkrafttreten zu verstehen und wie
sie anzuwenden gewesen ist (EuGH DÖV 2004, 530, 532). Demgemäß müssen
nationale Gerichte Vorschriften auch auf Rechtsverhältnisse anwenden, die vor
dem Erlass eines Urteils des EuGH entstanden sind. Da der Gerichtshof in diesen
Fällen erstmals die Norm auslegt, liegt keine Änderung der Rechtsprechung vor
(Schwarze/Schwarze, EU-Kommentar, Art. 234, Rn. 67 m. w. N.; BPatG
24 W (pat) 71/02 - DAKOTA).
Jedoch soll nach einer differenzierenden Mindermeinung der Wandel der Rechtsprechung dann mit einzubeziehen sein, wenn er "Ausdruck einer neuen allgemeinen Rechtsauffassung"
ist (Gutachten Pieroth/Hartmann, S. 17 f.). Dem
schließt sich der Senat an.
Ausgehend von dem Grundsatz des Vorrangs der Judikative vor der Exekutive,
der von dem Gedanken der Rechtssicherheit und des Vertrauens der Bürger in die
Beständigkeit gerichtlicher Entscheidungen getragen ist, liegt es für den Senat
nahe, hier den Verständnisumfang der "veränderten Rechtslage" auf die besonderen Umstände auszudehnen, die die Einführung des neuen Markengesetzes von
1995 im Zuge der Harmonisierung mit sich brachte. Die bislang in der Rechtsprechung zum Problem der Definition "veränderte Rechtslage" ergangenen Entscheidungen betreffen nicht die hier vorliegende besondere Tatsache, dass ein
der Harmonisierung unterworfenes Rechtsgebiet weitgehend umgestaltet wird und
dabei die völlig neue Markenform der abstrakten Farbmarke eingeführt wird. Bei
der Umsetzung des Markengesetzes konnte insoweit auf keine feststehende
Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Sie war vielmehr erst in der Entstehung.
Insofern trifft weder die Ansicht zur "Änderung" noch die zum "Wandel" der
Rechtsprechung zu. Der Senat greift jedoch hier angesichts der Besonderheit
dieses Sachverhalts den Gedanken auf, dass die Entscheidung des EuGH zu
Libertel im Mai 2003 zu einer neuen in allen Mitgliedstaaten geltenden allgemeinen Rechtsauffassung zu abstrakten Farbmarken geführt hat, die es vorher in
dieser Präzision nicht gab.
Von einem gefestigten Verständnis des harmonisierten § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
konnte nicht ausgegangen werden. Unsicherheiten in der nationalen Rechtsprechung, die letztendlich erst vom EuGH durch seine verbindliche Auslegung beseitigt wurden, sind einem derartigen Umwälzungsprozess immanent. Entsprechend
stellte sich die Unsicherheit dieser rechtlichen Situation bzw. die mangelnde Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Beurteilung in den unterschiedlichsten Entscheidungen zu den Problemen der nicht-konventionellen Markenform der abstrakten
Farbmarke dar.
Eine oberstgerichtliche, d. h. letztinstanzliche Rechtssicherheit durch den EuGH
bestand jedenfalls im Zeitraum zwischen dem Jahr 2002 - Entscheidung des
29. Senats - und Oktober 2003 - Zeit der Löschungsantragstellung - nicht. Die
Tatsache, dass der BGH und vereinzelte Entscheidungen des BPatG grundsätzlich die Markenfähigkeit, die grafische Darstellbarkeit und die Schutzfähigkeit
abstrakter Farbmarken unter bestimmten Voraussetzungen bejahten, wohingegen
die Praxis des DPMA überwiegend ablehnend war und die Senate des BPatG
nicht einheitlich entschieden, führte dazu, dass für einen Teil des Markengesetzes,
was die nicht-konventionelle Markenform der abstrakten Farbmarke betraf, "neue
Wege zu gehen waren" (Jahresbericht BPatG 1997 in GRUR 1998, 625). Im Übrigen geben die jeweiligen Jahresberichte des BPatG in ihrer Einleitung die fehlende Rechtssicherheit in der Rechtsprechung kontinuierlich wieder, so dass es
möglich ist, das Kriterium der "Veränderung der Rechtslage", bzw. des "grundsätzlichen Wandels der Rechtsprechung" durch das Kriterium der "Entstehung
einer Rechtslage" zu ersetzen. So wird in den jeweiligen Jahresberichten des
BPatG (m. w. N.) ausgeführt:
"Zu Farbmarken ergab sich eine abweichende Ansicht gegenüber
dem Vorjahr" (JB BPatG 1998, GRUR 1999, 605),
"… haben sich Tendenzen, die sich in den vergangenen Jahren
als erste Weichenstellungen zu den neuen Markenformen
abzeichneten, verfestigt. Da der BGH außer seinen bekannten
Entscheidungen zu Farbmarken (GRUR 1999,491 - gelb/schwarz;
GRUR 1999, 730 - magenta/grau; I ZB 24/98 - magenta; I ZB 5/98
- schwarz/zinkgelb) noch keine weiteren Beschlüsse zu den neuen
Markenformen erlassen hat, ist insoweit nach wie vor von der Ansicht der Senate des Bundespatentgerichts auszugehen" (JB
BPatG 1999, GRUR 2000, 366),
"… EuGH, BGH und BPatG befinden sich in einer Situation von
sich gegenseitig zuspielenden offenen Fragestellungen und
einander ergänzenden Antworten" (JB BPatG 2000, GRUR 2001,
373),
"Zu den zahlreichen offenen Rechtsfragen dieser Markenform
(abstr. Farbmarke) wurde vom BGH im Berichtsjahr das Problem
des Prüfungsmaßstabes für die Unterscheidungskraft bei Einfarbenzeichen geklärt" (JB BPatG 2001, GRUR 2002, 377),
"Im Jahr 2002 war die Rspr. erneut mit Fragen der EU-Harmonisierung befasst. Sich daraus ergebende Auslegungs- und Anwendungsprobleme mündeten in 2 Vorlagebeschlüssen zum EuGH.
Sie betrafen … die Markenfähigkeit abstrakter Farbmarken … . Im
Verfahren zur absoluten Schutzfähigkeit ist die abstrakte Farbmarke … mit der Vorlage erneut Gegenstand rechtstheoretischer
Auseinandersetzung geworden, nachdem aufgrund der Entscheidungen des BGH eine Konsolidierung eingetreten war" (JB BPatG
2002, GRUR 2003, 469),
"Nach der Entscheidung des EuGH zu "Orange" ergingen durch
das BPatG vier bedeutsame Entscheidungen zu abstrakten
Farbmarken." (JB BPatG 2003, GRUR 2004, 273),
"Bei dreidimensionalen Marken kann von einer vorhersehbaren
und einschätzbaren Rechtsprechung des BPatG ausgegangen
werden. Lediglich die abstrakte Farbmarke steht nach wie vor zur
Diskussion" (JB BPatG 2005, GRUR 2006, 266) und
"Fragen zur Farbkombinationsmarke scheinen gelöst. Neue
Aspekte traten hierbei jedoch auf zur Bindungswirkung der
Entscheidungen des BGH, wenn diese von Urteilen des EuGH
sachlich überholt waren" (JB BPatG 2006, GRUR 2007, 267).
Es kommt auch nicht darauf an, dass das HABMarmonisierungsamt für den
Europäischen Binnenmarkt als Gemeinschaftsorgan die Eintragungsfähigkeit von
Farbmarken zum damaligen Zeitpunkt gemäß der Gemeinschaftsmarkenverordnung bejaht und die Farbmarke "Magenta" als Gemeinschaftsmarke (GM 212787
am 3. August 2000 und GM 212753 am 19. September 2000 für die Klassen 38
und 42) eingetragen hat. Der EuGH hat festgestellt, dass Markeneintragungen in
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder durch das HABM für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter nationaler Marken nicht maßgeblich sind
(EuGH GRUR Int. 2004, 631 ff., Rn. 59 bis 65 - Henkel).
Mit der zwischen den entscheidungserheblichen Zeitpunkten ergangenen Entscheidung zu Libertel hat der EuGH die dogmatische Diskussion um die grundsätzliche Markenfähigkeit der abstrakten Farbmarke und ihrer grafischen Darstellbarkeit beendet und darüber hinaus konkrete Ausführungen zur Prüfung der Unterscheidungskraft gemacht. Bei letzterer stellte er nach den hergebrachten und
unumstrittenen markenrechtlichen Maßstäben zunächst darauf ab, dass von der
Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszugehen sei. Im Weiteren jedoch traf er die
neue, aber grundsätzliche Aussage im Kontext der abstrakten Farbmarke, dass für
gewöhnlich Farben kein betriebliches Unterscheidungsmittel seien und vom Publikum generell nicht als solches wahrgenommen würden, es sei denn es lägen
außergewöhnliche Umstände vor. Damit hat er für diese Markenkategorie von vorneherein in der Art einer Umkehrung der Beweislast im Unterschied zu den konventionellen anderen Markenkategorien einen anderen Prüfungsmaßstab gefordert. Dieser wird von der Rechtsprechung nunmehr allgemein unter Einbeziehung
der weiteren beispielhaften Aufzählung des EuGH dahingehend verstanden, dass
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einer Branche im wirtschaftlichen
Sinne derart angehören müssen und diese sinnvoll eingrenzbar sein muss, um die
Wahrnehmung der Verbraucher im Hinblick auf eine mögliche betriebliche Herkunftswirkung überhaupt feststellen zu können. Dies sowohl im Hinblick darauf,
dass die Behauptung von der fehlenden Gewöhnung stimmt, oder umgekehrt sich
eine solche Gewöhnung belegen lässt, als auch im Hinblick auf Feststellungen zur
konkreten Unterscheidungskraft der beanspruchten Farbe (BPatG GRUR 2009,
161, 162 - YELLO, Rechtsbeschwerdeverfahren I ZB 76/08; GRUR 2009, 167
- Sonnengelb; GRUR 2009, 170, 171 - Rapsgelb; GRUR 2008, 428, 429 - Rot;
29 W (pat) 64/06 - Giftgrün; 30 W (pat) 131/05 - Cadmiumgelb; 33 W (pat) 143/02
- Gelb). Dies kann jedoch nicht anhand von umfassenden Waren- und Dienstleistungsoberbegriffen der Nizzaer Klassifikation geschehen, denn diese sind so gestaltet, dass darunter fallende einzelne Waren und Dienstleistungen aufgrund der
wirtschaftlichen Präsenz am Markt, ihren Herstellungsstätten oder Erbringungsnutzen bei Dienstleistungen und daher in der Wahrnehmung der Verbraucher derart unterschiedlichen Branchen angehören können, dass sie nicht als einheitliche
Branche mit eigenen Kennzeichnungsgewohnheiten anzusehen sind (BGH MarkenR 2008, 492, - LOTTOCARD). Wegen dieser Aussage konnte in der nationalen
Rechtsprechung nach der Entscheidung des EuGH zu Libertel im Jahr 2003 nicht
mehr von der Schutzgewährung abstrakter Farbmarken für einen Oberbegriff, der
Waren und Dienstleistungen umfassen kann, die in zahlreiche Branchen im wirtschaftlichen Sinne entsprechend ihrem Marktauftritt aufgefächert sind, ausgegangen werden.
Somit war erst mit dieser Entscheidung vom Mai 2003 zwischen dem Aufhebungsbeschluss des BPatG vom Juli 2002 zur Zurückweisung der Anmeldung und
dem Löschungsantrag vom Oktober 2003 Rechtssicherheit eingetreten.
Dieser Mangel an Rechtssicherheit bei Anwendung des Markengesetzes lässt
nach Ansicht des Senats zu, dass die Exekutive als erste wieder Zugriff haben soll
auf die vom Dritten beantragte Entscheidung über die Löschungsreife der Marke.
1.3. Dieser vom Senat vertretenen Ansicht steht auch nicht der Grundsatz des
Vertrauensschutzes entgegen.
Die Beschwerdegegnerin hat keine Rechtsposition erlangt, die losgelöst von § 50
MarkenG Vertrauensschutz genießen würde dass sich der EuGH in der Zwischenzeit erstmals zum Schutz von Farbmarken geäußert hat, steht dem nicht entgegen. Vor diesem Hintergrund kann letztlich dahingestellt bleiben, ob sich die Beschwerdegegnerin als gemischt-wirtschaftliches Unternehmen gegenüber einem
Akt des DPMA überhaupt auf Vertrauensschutz berufen kann.
1.3.1. § 50 MarkenG sieht einen Antrag auf Löschung grundsätzlich innerhalb von
zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung vor, was in diesem Umfang von
vorneherein von Gesetzes wegen schon Vertrauensschutz ausschließt. Insoweit
ist auch das Eigentum i. S. v. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG gestaltet. Das einmal erteilte
Markenschutzrecht ist von hohem Verfassungsrang (EGMR GRUR 2007, 696 ff.,
Rn. 78 - Budweiser; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 33, Rn. 8; Fezer/Grabrucker,
Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, 2007, Rn. 594). Mit
§ 50 Abs. 1 und 2 MarkenG steht es jedoch unter dem gesetzlichen Vorbehalt der
Löschung, sofern die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG eingetragen
ist.
Eine schutzfähige Rechtsposition im Sinne eines Vertrauensschutzes, auf die ein
Anmelder sich innerhalb der ersten zehn Jahre nach dem Tag der Eintragung berufen kann, entsteht lediglich in einem eng begrenzten Ausnahmefall. Um einen
solchen handelt es sich in der Entscheidung des BGH zu "Elzym" (GRUR 1975,
368, 369). Auf Vertrauensschutz berufen kann sich danach ein Anmelder innerhalb der Zehn-Jahresfrist allenfalls dann, wenn eine langjährige "mindestens
10 Jahre bestehende Eintragungspraxis" existiert, "… die wiederholt die Billigung
der Beschwerdeinstanz gefunden und auch zu einer entsprechend angepassten
Rechtsprechung" (BGH, a. a. O.) geführt hat. Eine derartige, ein schutzwürdiges
Vertrauen begründende Rechtsprechung gab es für Farbmarken zum Eintragungszeitpunkt nicht. Der BGH hat sich erstmals in der Entscheidung vom
10. Dezember 1998 (GRUR 1999, 491 - Farbmarke gelb/schwarz) unter Aufhebung des Beschlusses des BPatG zur Markenfähigkeit von Farbmarken geäußert.
In der Entscheidung vom 25. März 1999
(GRUR 1999, 730
- Farbmarke
magenta/grau) hat er nochmals zur Markenfähigkeit und zusätzlich zur grafischen
Darstellbarkeit Stellung genommen. Erst in einer Entscheidung vom 1. März 2001
(GRUR 2001, 1154 - Farbmarke violettfarben) - ebenfalls unter Aufhebung der
Entscheidung des BPatG - hat er dann zur Frage der Unterscheidungskraft einer
konturlosen Farbmarke entschieden. Sowohl das DPMA als auch das BPatG haben bis zu diesem Zeitpunkt die Schutzfähigkeit der Farbmarke verneint. Der -
EuGH hatte sich zur Frage der Schutzfähigkeit von Farbmarken - die ja letztlich
auf die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG zurückgeht - noch nicht
geäußert gehabt. Vor diesem Hintergrund konnte die Beschwerdegegnerin kein
schutzwürdiges Vertrauen bilden. Sie musste schon wegen der gesetzlichen
Normierung des Löschungsverfahrens in § 50 MarkenG und seiner der Rechtssicherheit dienenden Befristung auf zehn Jahre während dieser Zeit mit einem
Löschungsantrag rechnen (Streinz, a. a. O., S. 22).
1.3.2. Diese Auslegung wird auch nicht durch die Markenrechtsrichtlinie in Frage
gestellt. Ganz im Gegenteil stimmt § 50 MarkenG mit der Umsetzung der Ersten
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Marken (RL 89/104/EWG) vom 21. Dezember 1988 überein, wonach sich
aus Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG ergibt, dass bereits eingetragene Marken für
ungültig zu erklären sind, wenn sie die entsprechenden Schutzfähigkeitsvoraussetzungen nicht aufweisen. Sinn und Zweck der Regelung ist es, dass sich das
Gericht unabhängig davon, aufgrund welcher Umstände es zu einer anderen besseren Rechtseinsicht gekommen ist, korrigieren und eine Marke, die weder früher
noch jetzt schutzfähig ist, löschen kann. Innerhalb dieses Zehnjahreszeitraums
kann bereits deshalb kein schutzwürdiger Vertrauenstatbestand vorliegen. Zwar
führt das Rechtsgutachten von Streinz zur Rückwirkung von Vorabentscheidungen
insoweit zutreffend aus, dass dies die Marke nicht zu einem "bedingten" oder
"widerruflichen" Recht mache. Dennoch kann aufgrund des harmonisierten Gesetzes ein Markeninhaber innerhalb von zehn Jahren seine Marke verlieren, und
zwar auch dann, wenn er erhebliche finanzielle Aufwendungen getätigt hat. Dagegen kann sich schutzwürdiges Vertrauen nicht bilden. Der Umstand, dass letztinstanzlich der EUGH die Entscheidung darüber trifft, wie diese Vorschriften der
Art. 2 und Art. 3 RL 89/104/EWG und die darauf beruhenden Regelungen der
Die Anforderungen, die an die Eintragung einer konturunbestimmten Farbmarke
zu stellen sind, sind nach der Registrierung der angegriffenen Farbmarke am
21. November 2002 durch den EuGH in mehreren Entscheidungen näher spezifiziert worden (EuGH GRUR 2003, 604 ff. - Libertel am 6. Mai 2003; GRUR 2004,
858 ff. - Heidelberger Bauchemie GmbH am 24. Juni 2004; MarkenR 2005, 27 ff.
- Orangeton am 21. Oktober 2004), was ihre Berücksichtigung im vorliegenden
Zusammenhang jedoch aus den oben genannten Gründen nicht ausschließt
(BPatG 24 W (pat) 71/02 - DAKOTA). Auf eine frühere Rechtsprechung des BGH
könnte sich die Beschwerdegegnerin allenfalls berufen, wenn die angegriffene
Marke schon vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden wäre, was nicht der Fall
ist. Für einen Rückgriff auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes ist insoweit
kein Raum. Es liegt auch keine Ausnahme im von der Beschwerdegegnerin aufgrund des Rechtsgutachtens von Streinz zitierten Sinne vor.
Dass der EuGH erst im Jahre 2003 Gelegenheit bekam, zur unionsrechtlichen
Schutzwürdigkeit von Farbmarken Stellung zu nehmen, ist dem Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EG immanent. Da der Vertragsgeber dem Gerichtshof dort die Aufgabe zugewiesen hat, grundsätzlich letztverbindlich über die Auslegung von Unionsrecht zu entscheiden, stehen - wie im gerichtlichen Instanzenzug - die Erkenntnisse der nationalen Gerichte stets unter dem Vorbehalt einer die
Rechtseinheit in der Europäischen Union und den "effet utile" gewährleistenden
Entscheidung des EuGH.
Auch der BGH hat klargestellt, dass richtlinienkonforme Auslegung die Klärung
des Richtlinienrechts durch den EuGH bedeutet. Dies selbst dann, wenn ein
oberstes Bundesgericht seine Rechtsauffassung nicht kraft eigener Erkenntnis
geändert habe, sondern sich die abweichende Rechtsauffassung aus einer zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung des EuGH ergebe, "der zur verbindlichen
Klärung des Richtlinienrechts allein zuständig ist (Art. 234 EG). Die Beachtung des
höherrangigen Rechts gebietet das Zurücktreten der verfahrensrechtlichen Bindung … " (BGH GRUR 2007, 55, 56, Rn. 12 - Farbmarke gelb/grün II). Diese
Erwägungen sind auch zugrunde zu legen, wenn eine Marke bereits rechtsbeständig eingetragen ist, aber innerhalb von zehn Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers noch gelöscht werden kann. Deshalb ist eine so ausgelegte Bestimmung des Unionsrechts auch auf Rechtsbeziehungen anzuwenden, die vor dem
Erlass der Vorabentscheidung des EuGH entstanden sind.
Auf die Praxis des HABM kommt es aus den oben bereits dargelegten Gründen
nicht an.
Zwar gibt es Konstellationen - wie das Gutachten Streinz aufzeigt -, bei denen
Rückwirkungsprobleme im Zusammentreffen von unionalen Anforderungen insbesondere der praktischen Wirksamkeit, des sog. "effet utile", und des im nationalen
Recht ausgestalteten Vertrauensschutzes auftreten können (s. a. Huber, Recht
der Europäischen Integration, a. a. O., § 4, Rn. 51, § 24, Rn. 4, 12 ff.). So kann es
vorkommen, dass der EuGH, der auch Verfassungsgericht der Europäischen Union ist, die Wirkungen seiner Urteile zeitlich begrenzt und ein Rückwirkungsverbot
positiv feststellt (EuGH, Rs. 43/75, Slg. 1976, 455, Rn. 71 f. - Defrenne/Sabena;
Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921, Rn. 143 - Union royale des sociétés de football
association ASBL u. a. ./. Jean-Marc Bosman). Dies erfolgt allerdings vor allem im
Rahmen der Nichtigkeitsklage nach Art. 230 EG, nicht in Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EG. Eine solche ausdrückliche zeitliche Begrenzung ist in
den Urteilen zu Farbmarken nicht zu finden (EuGH GRUR 2003, 604 ff. - Libertel;
GRUR 2004, 858 ff. - Heidelberger Bauchemie GmbH; MarkenR 2005, 27 ff.
- Orangeton). Ferner gibt es, wie im Rechtsgutachten von Streinz ausgeführt
(a. a. O., S. 12), problematische steuerrechtliche Fallkonstellationen, die hier
ebenfalls nicht einschlägig sind. Rückwirkungsprobleme weisen ferner die Verfahren einer europarechtlich gebotenen Staatshaftung im Rahmen des Tatbestandsmerkmals der "objektiv qualifizierten Pflichtverletzung" auf (EuGH, Rs. C-46/93,
Slg. 1996, 1029 - Brasserie du Pêcheur; P. M. Huber, a. a. O., § 24, Rn. 63), die
ebenfalls nicht einschlägig sind.
Auch der Fall, dass nach nationalem Recht rechtskräftige Gerichtsurteile und bestandskräftige Verwaltungsakte mit Blick auf den Grundsatz der praktischen Wirksamkeit ("effet utile") ausnahmsweise doch abgeändert werden können, liegt hier
nicht vor. Wegen der Ausführungen
im 5. und 7. Erwägungsgrund der
RL 89/104/EWG und den Vorgaben in Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG, die sich in
§ 50 MarkenG wiederfinden, steht fest, dass der Rat der Europäischen Gemeinschaften ausdrücklich vorsieht, dass bestandskräftig eingetragene Marken im
Falle der nachträglichen Feststellung von Schutzhindernissen für ungültig erklärt
werden bzw. nach deutscher Terminologie gelöscht werden können. Wegen der
unionsrechtlich induzierten Möglichkeit der nachträglichen Ungültigerklärung einer
Marke kann nicht über den Grundsatz der Gewährung von Vertrauensschutz die
Regelung des § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG faktisch ausgehebelt werden.
1.3.3. Dahingestellt bleiben kann schließlich das Problem der Erforderlichkeit von
Vertrauensschutz im Hinblick auf die Relevanz finanzieller Folgen, sofern sie nicht
die Mitgliedstaaten, sondern Individuen einschließlich juristischer Personen des
Privatrechts betreffen (vgl. Gutachten Streinz, S. 20). Insoweit ist fraglich, ob die
Beschwerdegegnerin sich als gemischt-wirtschaftliches Unternehmen gegenüber
der Bundesrepublik Deutschland überhaupt auf Vertrauensschutz berufen kann,
denn die der Bundesrepublik Deutschland zuzurechnende Beteiligung betrug im
Geschäftsjahr 2007 ausweislich des Geschäftsberichts der Deutschen Telekom
AG 2007, Seite 53, 31,7 % (bejahend: BVerwGE 114, 160/189; 118, 352/329;
BVerwG, NVwZ 2004, 742 f.; BVerfGE 115, 205/227 f.). Das musste hier jedoch
angesichts der vorangegangenen Argumente nicht weiter vertieft werden.
2.
Die Beschwerde hat in der Sache auch teilweise Erfolg, soweit der Löschungsantrag begründet ist. Für die Waren und Dienstleistungen
"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);
Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte
und Computer;
Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;
Finanzwesen; Immobilienwesen;
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen;
Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die
Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken
sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und
Computern"
ist die angegriffene Marke teilweise zu löschen, da ihrer Eintragung das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand und dieses Schutzhindernis weder im Zeitpunkt der Eintragung noch im Zeitpunkt der Entscheidung
des Gerichts im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden worden war (§ 50
Abs. 1 und Abs. 2, Satz 1 MarkenG).
2.1. Die angegriffene Marke ist markenfähig im Sinne von § 3 MarkenG und
erfüllt die Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG.
Farbmarken sind abstrakt geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1
MarkenG). Dies entspricht ständiger und gefestigter Rechtsprechung des EuGH,
des BGH und des BPatG (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 27 - Libertel;
GRUR 2004, 858, 859, Rn. 22, 23 - Heidelberger Bauchemie GmbH; BGH
GRUR 2001, 1154 - violettfarben; GRUR 1999, 730 - magenta/grau; GRUR 1999,
491 - gelb/schwarz; BPatG GRUR 2005, 1056 - zweifarbige Kombination
Dunkelblau/Hellblau; GRUR 2005, 1049 - zweifarbige Kombination Grün/Gelb II;
BPatG GRUR 2005, 585 - Gelb). Der Vortrag der Beschwerdeführerin versucht die
in den Vorlageverfahren zu Libertel und Heidelberger Bauchemie (a. a. O.) vom
EuGH bereits berücksichtigten Bedenken (vgl. die entsprechenden Stellungnahmen des Generalanwalts) erneut einzubringen. Der Senat sieht sich jedoch
nicht veranlasst, diese wieder aufzugreifen. Die Ausführungen zur Unbestimmtheit
des Schutzgegenstands abstrakter Farbmarken zu den Problemen des Wiedererkennens von Farben durch das menschliche Auge in unterschiedlichen Kombinationen und Darstellungsformen mögen die Frage ihrer rechtserhaltenden Benutzung oder markenmäßigen Benutzung in wettbewerbsrechtlichen Verfahren betreffen, sind aber nicht Gegenstand des Eintragungsverfahrens. Für die Frage der
drucktechnischen Funktion der Farbe Magenta als notwendige Grundfarbe des
Vierfarbendrucks gilt nach Auffassung des Senats Entsprechendes.
Abstrakte Farbmarken sind ihrem Wesen nach stets konturunbestimmt, denn ihr
Schutzgegenstand ist die Farbe an sich ohne konkrete flächenhafte oder räumliche Begrenzungen (vgl. BPatG GRUR 2005, 1056, 1057 - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau; Grabrucker, WRP 2000, 1331, 1334). Damit sind sie
vom Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG ausgenommen, der das Bestehen einer Form ausdrücklich voraussetzt. Als Ausnahmevorschrift ist § 3 Abs. 2
MarkenG außerdem restriktiv, also anmelderfreundlich auszulegen und nicht analogiefähig.
Mit dem eingereichten Farbmuster, der sprachlichen Beschreibung der beanspruchten Farbe und der Angabe der Farbklassifikationsnummer erfüllt die angegriffene Marke auch die vom EuGH aufgestellten Anforderungen an die grafische
Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 36 ff.
- Libertel; GRUR 2004, 858, Rn. 36 - Heidelberger Bauchemie GmbH). Die Bedenken der Beschwerdeführerin, dass das Einhalten dieser Erfordernisse nicht ausreichend sei, teilt der Senat nicht. Die von der Beschwerdeführerin erstrebte hundertprozentige Festlegung der Farbe durch Angabe der physikalischen Formel und
der farbkolometrischen Eigenschaften führt weit über die vom EuGH postulierten
Voraussetzungen hinaus. Er hat sich in den beiden genannten Entscheidungen zu
den Voraussetzungen der grafischen Darstellung nach Art. 2 MRL 89/104/EWG in
einer Weise geäußert, die keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung dieser
Vorschrift lässt. Daher bleibt auch kein Raum, die Frage der grafischen Darstellbarkeit dem Gerichtshof erneut nach Art. 234 EG vorzulegen (vgl. Fezer/Grabrucker, Hdb. Markenpraxis, Bd. I, Rn. 652). Unbeachtlich sind insoweit
auch die Bedenken der Beschwerdeführerin gegen die Unabhängigkeit der Institute, die Farbregisterkarten zur Verfügung stellen. Bei den von der Markeninhaberin verwendeten Farbklassifikationssystemen RAL und Pantone handelt es sich
um international anerkannte Systeme, deren Verwendung der Gerichtshof ausdrücklich zur Behebung etwaiger Ungenauigkeiten in der grafischen Darstellung
als ausreichend ansieht (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 38 - Libertel).
2.2.
Für die Waren und Dienstleistungen
Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);
Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Finanzwesen; Immobilienwesen;
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen;
Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die
Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken
sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und
Computern"
fehlte der Marke bereits im Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der
Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der
Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH
GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR;
BGH GRUR 2005, 417, 418
- BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18
- FUSSBALL WM 2006). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer
abstrakten Farbmarke ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass das angesprochene
Publikum nicht daran gewöhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine abstrakte Farbe im
Handel grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird. Nur unter
außergewöhnlichen Umständen kann ihr daher Unterscheidungskraft zukommen,
etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH GRUR 2003,
604, Rn. 65 f. - Libertel).
Die Prüfung der Unterscheidungskraft ist daher nur möglich, wenn die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Teil einer überschaubaren und in sich abgeschlossenen Branche sind und somit einem spezifischen Marktsegment im wirtschaftlichen Sinne angehören, für das sich Feststellungen zur Präsentation der
jeweiligen Waren oder Dienstleistungen am Markt treffen lassen. Denn nur unter
diesen Voraussetzungen sind aussagekräftige Rückschlüsse aus dem Marktauftritt
der Produkte oder Dienstleistungen auf die Wahrnehmung des Verkehrs möglich
(vgl. BGH GRUR 2002, 538 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse; GRUR 2001,
1154, 1155
- Farbmarke violettfarben; BPatG GRUR 2005, 1056, 1058
- zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau; 33 W (pat) 143/02
- Gelb;
30 W (pat) 131/05 - Cadmiumgelb). Gehören die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen hingegen ihrer Art nach sehr unterschiedlichen und vielfältigen
Branchen an, so ergibt sich eine Fülle von Farbauftritten auf ganz unterschiedlichen wirtschaftlich nicht abgrenzbaren Gebieten mit gegebenenfalls unterschiedlichen Kennzeichnungsgewohnheiten. Dies hat zur Folge, dass sich für die konkreten Waren oder Dienstleistungen nicht feststellen lässt, in welcher Weise eine abstrakte Farbe vom Verbraucher wahrgenommen wird. Der Senat stimmt insoweit
mit der von Fezer in seinem Gutachten vertretenen Auffassung überein (vgl. Fezer, a. a. O., Seite 36).
Diese Auffassung entspricht im Übrigen der markenrechtlichen Systematik, wie sie
der BGH in seinen Entscheidungen zu "AC" und "LOKMAUS" zum Ausdruck gebracht hat, wonach die Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens nicht bei
der Zugrundelegung des Warenoberbegriffs stehen bleiben darf, sondern sich eine
Eintragung schon verbietet, wenn nur für eine unter den Oberbegriff fallende Ware
ein Schutzhindernis vorliegt (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; GRUR 2005,
578, 581 - LOKMAUS). Auch wenn die vom BGH entschiedenen Sachverhalte nur
das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG betrafen, müssen diese
Grundsätze für § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entsprechend gelten. Denn auch insoweit erscheint es nicht gerechtfertigt, die Eintragung der Marke für einen Oberbegriff zu gewähren, weil für diesen keine eindeutigen Feststellungen zur Verkehrsauffassung getroffen werden können, während andererseits für einzelne,
unter diesen Oberbegriff fallende Waren feststeht, dass das Zeichen vom Verkehr
nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Ungeachtet der
Tatsache, dass der EuGH, wie oben ausgeführt, mit der Entscheidung zu "Libertel"
erstmalig seine Rechtsauffassung zur Unterscheidungskraft abstrakter Farbmarken geäußert und damit erst den Ausgangspunkt für eine harmonisierte Rechtsprechung geschaffen hat, handelt es sich damit bei den "außergewöhnlichen Umständen" nach Auffassung des Senats nicht um ein neues Tatbestandsmerkmal,
sondern die Anwendung markenrechtlicher Grundsätze (vgl. EuGH GRUR 2003,
604, Rn. 66 - Libertel).
2.2.1. Die Waren "Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll-
oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild
oder Daten" genügen diesen Anforderungen an eine sehr beschränkte Zahl von
Waren nicht. Die beanspruchten Apparate und Instrumente umfassen eine
Vielzahl unterschiedlichster Waren, wie z. B. Alarmgeräte, Landvermessungsinstrumente, Signaltafeln, Telefone, Radio- und Fernsehgeräte, Schallplattenspieler u. v. m., die sich keiner einheitlichen Branche zurechnen lassen. Entsprechendes gilt für die Waren "maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger". Dieser
Obergriff umfasst sowohl unbespielte als auch bespielte Datenträger und damit
Hörbücher und Musik-CDs ebenso wie Videokassetten, DVDs, CD-Rohlinge und
USB-Sticks. An einem spezifischen Marktsegment fehlt es auch für die Waren
"Datenverarbeitungsgeräte und Computer", die ebenfalls eine große Bandbreite
an Geräten vom Laptop bis zum Rechner eines Großrechenzentrums umfassen.
Es handelt sich damit weder um eine sehr beschränkte Zahl von Waren, noch ist
es möglich, die genannten Waren einem spezifischen Marktsegment zuzuordnen,
anhand dessen die Wahrnehmung des Verkehrs von Farbverwendungen festgestellt werden könnte.
2.2.2. Entsprechendes gilt für die Dienstleistung "Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen" und "Computer", die ebenfalls aus den genannten Gründen
vielfältigen und sehr unterschiedlichen Branchen angehören können.
2.2.3. Kein Teil eines spezifischen Marktsegments sind darüber hinaus die Dienstleistungen "Finanzwesen; Immobilienwesen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung;
Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung
von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln
und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen". Auch hier handelt es sich
um weite Oberbegriffe, die sich einer großen Zahl unterschiedlicher Einzeldienstleistungen zuordnen lassen. Der Senat hat daher nicht feststellen können, dass
diese Dienstleistungen vom jeweils angesprochenen Publikum als eine einheitliche und in diesem Sinne spezifische Branche wahrgenommen werden. Unter dem
Oberbegriff "Finanzwesen" werden alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Finanz- und Geldangelegenheiten zusammengefasst, also die Dienste von Bankinstituten ebenso wie von anderen Kreditinstituten, Investmentgesellschaften,
Wertpapiermaklern und Treuhändern (vgl. Internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen, 9. Ausgabe, Erläuternde Anmerkung zu Klasse 36). Die
Dienstleistung "Immobilienwesen" umfasst die Verwaltung, Vermittlung, Vermietung von Immobilien und deren Schätzung (vgl. Internationale Klassifikation, Liste
von Waren und Dienstleistungen nach Klassen geordnet, Klasse 36). Dass die
Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen" eine unüberschaubare Vielzahl unterschiedlichster Branchenangebote umfassen können, ist offensichtlich. Dem Oberbegriff "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" sind die für Unternehmen erbrachten Dienstleistungen zuzurechnen, die die Datenverarbeitung von
Kundendaten, Produktdaten und Ähnlichem ermöglichen. Er umfasst aber auch
das Programmieren von Computerspielen, Lernsoftware oder Abrechnungssysteme für den Einzelhandel oder Gewerbetreibende und damit ebenfalls sehr unterschiedliche Leistungsangebote. Entsprechendes gilt für die "Dienstleistungen
einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen". Anders als die technische Bereitstellung eines Internetzugangs handelt es
sich dabei um sog. Content-Dienste, die auf die Zurverfügungstellung von Inhalten
ausgerichtet sind. Diese Dienste können einerseits von Internet- und Serviceprovidern erbracht werden und andererseits von jedem Datenbankbetreiber, der seine
Daten, z. B. Rechtsprechungssammlungen, Zeitungsarchive usw., im Internet anbietet. Damit lassen sich diese Dienstleistungen sowohl dem Markt der Telekommunikations als auch dem der Datenbankdienste zurechnen. Nach dem Gutachten
von Picot sind Content-Dienste für Unternehmen, die Telekommunikationsdienste
anbieten, zwar typischerweise nicht Teil der Wertschöpfungskette mit den vier wesentlichen Stufen Netzbereitstellung, Durchführung von Übertragungsdienstleistungen, Rechnungserstellung und Kundenbetreuung sowie Akquisition einschließlich Bereitstellung eines physischen oder virtuellen "Point of Sale" bzw. "Point of
Service" (vgl. Picot, a. a. O., S. 55 ff.). Im Hinblick auf zukünftige Tendenzen im
Telekommunikationsmarkt nennt das Gutachten den Content aber als ein Beispiel
der zunehmend konvergenten Entwicklung im Telekommunikations- und Mediensektor. Denn infolge der durch die Digitalisierung ermöglichten Trennbarkeit von
Inhalt und Trägermedium kann sich die Telekommunikation grundsätzlich auch die
Märkte für Fach- und Unterhaltungsinformation mit erschließen, deren Inhalte sich
elektronisch abbilden lassen (vgl. Picot, a. a. O., S. 37 ff., 74). Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen, die nach dem Gutachten noch nicht als abgeschlossen angesehen werden können, und der Überschneidung zwischen dem Marktsegment der Telekommunikationsdienste einerseits und der dem Medienbereich
zuzurechnenden Datenbankdienste andererseits lassen sich die vorgenannten
Dienstleistungen keiner einheitlichen Branche zuordnen. Sie ermöglichen daher
keine Feststellungen zur Wahrnehmung abstrakter Farbmarken durch die angesprochenen Verbraucher (vgl. BPatG GRUR 2009, 161 - Yello).
2.3. Auch soweit die Markeninhaberin in den Hilfsanträgen 1 und 2 diese
Oberbegriffe eingeschränkt hat, führt dies zu keiner anderen Beurteilung.
2.3.1. Die Formulierung "alle vorgenannten Waren in Klasse 9 für den Einsatz im
Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung
und Übertragung von elektronischen Daten, insbesondere Übermittlung, Sammeln
und Liefern von Nachrichten und elektronische Anzeigenvermittlung über Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, Satellit, faseroptische Netzwerke und Computernetzwerke, Telefondienst, Telefonkonferenzdienst, Telegrafendienst, Telegrammdienst, Telekopierdienst, Internetdienst, Rundfunk, Fernsehen, insbesondere
Übertragung und Ausstrahlung von Hörfunk-, Fernseh-, Audio- und Videoprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Bereitstellen von Zugängen zu
Computernetzwerken, insbesondere dem Internet, mittels analoger und digitaler
Anschlüsse, Personenrufdienste, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen,
Auskünfte über Telekommunikation" erläutert lediglich den Begriff der Telekommunikation und schränkt damit die oberbegrifflich beanspruchten Waren in keiner
Weise ein.
2.3.2. Für die Dienstleistungen in Klasse 36 "Vermittlung, Verwaltung, Verpachtung und Wertermittlung von Grundstücken" lässt sich ebenso wenig wie für den
Oberbegriff des Immobilienwesens feststellen, dass es sich um ein abgrenzbares,
in sich abgeschlossenes Segment handelt.
2.3.3. Bei den Dienstleistungen "Betrieb von Kindertagesstätten und Kindergärten" in Klasse 41 kann die Frage eines spezifischen Marktsegments dahingestellt
bleiben. Denn selbst wenn man dies zu Gunsten der Markeninhaberin unterstellt,
handelt es sich um eine Branche, bei der Farben in vielfältiger Weise zur
dekorativen Gestaltung und als Werbemittel verwendet werden, so dass es jedenfalls an einer Übung des Verkehrs fehlt, abstrakte Farben als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen. Entsprechendes gilt für die Einschränkung in Klasse 42 "Vermietung von Computerhardware zum Zweck des Online-Zugangs".
Nach den Feststellungen des Senats ist es bei Computerhardware üblich, die jeweiligen Gehäuse zu dekorativen Zwecken farbig einzufärben. Wegen des engen
funktionalen Zusammenhangs zwischen der Hardware und den darauf gerichteten
Vermietungsdienstleistungen ist auch insoweit davon auszugehen, dass der Verkehr Farben nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt.
2.3.4. Die in Klasse 41 zu den Dienstleistungen "Ausbildung; Veröffentlichung von
Büchern" vorgenommenen Einschränkungen sind lediglich thematischer Art und
daher zur Spezifizierung eines Marktsegments ungeeignet. Auch innerhalb einer
bestimmten thematischen Ausrichtung gibt es nämlich angesichts der verschiedenen Zielgruppen, wie etwa Fachverkehr, Schüler und Studenten, Kinder, Senioren,
eine große Zahl unterschiedlicher Angebote an Ausbildung und Büchern.
2.3.5. Rein erläuternder Art ist auch die Einschränkung des Oberbegriffs "Unterhaltung", die lediglich die Vielzahl der unterschiedlichen, von diesem Oberbegriff umfassten Dienstleistungen erläutert. Als unzulässige Erweiterung unbeachtlich ist außerdem die in Klasse 41 erklärte Einschränkung auf "Veranstaltungen von Messen und Ausstellungen im Bereich visueller und akustischer Darbietungen".
2.4. Anders verhält es sich hingegen bei den Waren
Verkaufsautomaten;
Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation.
Insoweit handelt es sich um eine sehr beschränkte Zahl von Waren und auch ein
sehr spezifisches Marktsegment. "Verkaufsautomaten" sind Waren, die nur vom
Fachverkehr erworben werden und für die es nach den Feststellungen des Senats
nur wenige Anbieter gibt. Maßgeblicher Verkehrskreis für die Waren "Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation" ist die Allgemeinheit der Verbraucher, die als "sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation"
regelmäßig nur Branchenverzeichnisse kennt. Diese werden ebenso wie Telefonbücher nur von wenigen Herstellen angeboten, regelmäßig kostenlos an die
Haushalte abgegeben und sind im freien Handel nicht erhältlich, so dass auch
insoweit von einem sehr spezifischen Markt auszugehen ist (vgl. BPatG GRUR
2009, 170, 171 - Rapsgelb).
Für diesen lässt sich aber nicht feststellen, dass der Verkehr Farbverwendungen
als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt. Für Verkaufsautomaten zeigt die
Recherche des Senats, dass insoweit verschiedene Farben zu dekorativen Zwecken, hingegen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis eingesetzt werden. Bei
Telefonbüchern und Branchenverzeichnissen ist es üblich, wie bei Druckereierzeugnissen im Allgemeinen, unterschiedlichste Farben und Farbkombinationen
zur dekorativen Gestaltung der Umschlag- und Innenseiten einzusetzen. Verwendet werden dabei alle werbeüblichen Farben, die geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu wecken, wozu auch die verschiedensten Abstufungen von Magenta zählen. Die Farben werden dabei regelmäßig nicht als
Merkmal des herausgebenden Verlags hervorgehoben. Es wird auch nicht auf
andere Weise ein Identifikationszusammenhang zwischen den verwendeten
Farben und dem jeweiligen Verlagsunternehmen hergestellt. Daher ist nicht davon auszugehen, dass Farben generell und so auch Magenta vom angesprochen
Verbraucher als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden (vgl.
BPatG GRUR 2008, 428, 430 - Rot; GRUR 2009, 167, 169 - Sonnengelb;
GRUR 2009, 170, 172 - Rapsgelb).
Deshalb führt auch die von der Markeninhaberin im Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 übereinstimmend erklärte Einschränkung auf "Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher" zu keinem anderen Ergebnis.
2.5.
Für die oben genannten Waren und Dienstleistungen
"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);
Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte
und Computer;
Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;
Finanzwesen; Immobilienwesen;
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen;
Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die
Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken
sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und
Computern"
war die verfahrensgegenständliche Marke weder im Zeitpunkt der Eintragung
noch im Zeitpunkt der Entscheidung infolge ihrer Benutzung im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG).
Maßgebliche Kriterien für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung sind nach
der Rechtsprechung des EuGH insbesondere der von der Marke gehaltene
Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung auf Grund der Marke als
von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von
Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden. Die Voraussetzungen für die Eintragung als verkehrsdurchgesetzte Marke sind erfüllt, wenn sich
anhand der genannten Kriterien feststellen lässt, dass ein erheblicher Teil der
maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als Unternehmenshinweis auffasst
(vgl. EuGH GRUR 2005, 763, Rn. 31 - Nestlé/Mars; GRUR 2002, 804 , Rn. 60 f.
- Philips; GRUR 1999, 723, Rn. 51 f. - Windsurfing Chiemsee). Nach der Rechtsprechung des BGH ist dabei regelmäßig ein Durchsetzungsgrad von mindestens
50 % erforderlich (vgl. BGH GRUR 2008, 710, Rn. 26 - VISAGE; GRUR 2006,
760, Rn. 20 - LOTTO).
2.5.1. Für die Waren und Dienstleistungen "Elektrische, elektronische, optische,
Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in
Klasse 9 enthalten); maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Finanzwesen; Immobilienwesen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung;
Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung
von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln
und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern" ergibt sich dies bereits aus der Tatsache, dass sie weder im September 1999 noch im Januar 2009 Gegenstand der
demoskopischen Befragung waren. Sie lassen sich unter keinem Gesichtspunkt
den abgefragten "Apparate auf dem Gebiet rund ums Telefon; Einrichtungen auf
dem Gebiet rund ums Telefon; Wartung und Reparatur solcher Einrichtungen;
Drucksachen und Druckerzeugnisse im Zusammenhang mit Einrichtungen auf
dem Gebiet rund ums Telefon" (vgl. Liste 3 des Gutachtens vom September 1999) bzw. den Dienstleistungen "Telefonieren und Leistungen von Telefonanbietern" (vgl. Tabelle 1, Gutachten vom Januar 2009) zuordnen.
2.5.2. Aber selbst für Waren, die zu Gunsten der Markeninhaberin als abgefragt
angesehen werden können, geben weder das demoskopische Gutachten vom
September 1999 noch das im Beschwerdeverfahren von der Markeninhaberin
eingereichte Gutachten vom Januar 2009 hinreichende Anhaltspunkte für eine
Verkehrsdurchsetzung. Die jeweiligen Formulierungen "Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" (1999) und
"Dienstleistungen im Zusammenhang mit Telefonieren und Leistungen von Telefonanbietern" (2009) ermöglichen keine eindeutige Zuordnung der Befragungsergebnisse zu den einzelnen im Verzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen. Sie sind daher nicht geeignet, die Verkehrsdurchsetzung für die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen nachzuweisen (vgl. EuGH GRUR 2002,
804, Rn. 58 - Philips; BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN).
Für das Gutachten vom September 1999 geht der Senat zu Gunsten der
Markeninhaberin davon aus, dass jedenfalls die Waren "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation" Gegenstand der
Befragung waren. In der Liste 3, die den Befragten zur Erläuterung der Frage
nach "Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums
Telefonieren" vorgelegt wurde, sind "Apparate auf dem Gebiet rund ums Telefon"
ebenso wie "Drucksachen und Druckerzeugnisse im Zusammenhang mit Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon" ausdrücklich aufgeführt. Ob darüber hinaus auch die eingetragenen "Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich
Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln
und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen", bzw. die Dienstleistung
"Vermietung von Computerhardware zum Zweck des Online-Zugangs gemäß der
in den Hilfsanträgen erklärten Einschränkung als abgefragt gilt, kann dahingestellt
bleiben. Das Gutachten enthält nämlich keine Frage, die eine eindeutige Zuordnung der erzielten Ergebnisse zu den abgefragten Waren- und Dienstleistungsgruppen ermöglicht. Damit bleibt unklar, auf welche konkreten Waren und
Dienstleistungen sich der für "Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet rund
ums Telefon oder ums Telefonieren" ermittelte Zuordnungsgrad von insgesamt
68,7 % bezieht. Anhaltspunkte für zusätzliche Angaben der Markeninhaberin, die
jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt eine entsprechende Differenzierung zwischen
den einzelnen Waren und Dienstleistungen ermöglicht hätten, lassen sich im
Übrigen auch nicht dem der Eintragung der Marke 395 52 630 als verkehrsdurchgesetzt zugrundeliegenden Gerichtsbeschluss vom 19. April 2000 (parelleles Löschungsverfahren 29 W (pat) 20/05) entnehmen, der lediglich pauschal von
der Durchsetzung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Bereich
der Telekommunikation ausgeht (vgl. BPatG 32 W (pat) 72/97).
Zum Verkehrsdurchsetzungsgutachten vom Januar 2009 ist zunächst festzustellen, dass die Formulierung "im Zusammenhang mit Telefonieren und Leistungen
von Telefonanbietern" methodisch nicht den an ein Verkehrsdurchsetzungsgutachten zu stellenden Anforderungen genügt. Denn der Begriff "Telefonanbieter"
weist bereits auf einen Dienstleister hin und nimmt damit die entscheidungserhebliche Frage vorweg, ob das Zeichen überhaupt als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob bei dieser ausdrücklich auf Telefondienstleistungen zugeschnittenen Formulierung die eingetragenen Waren und Dienstleistungen "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung,
Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige
Verzeichnisse für die Telekommunikation; Dienstleistungen einer Datenbank,
nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie
Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen" bzw. die
hilfsweise eingeschränkte Dienstleistung "Vermietung von Computerhardware
zum Zweck des Online-Zugangs" überhaupt Gegenstand der Befragung waren.
Dies kann dahingestellt bleiben, weil auch dieses Gutachten keine Frage enthält,
die eine Differenzierung nach Waren und Dienstleistungen ermöglicht und damit
bezüglich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen keine Rückschlüsse auf
eine mögliche Verkehrsdurchsetzung ermöglicht. Ebenfalls unbehelflich ist insoweit das demoskopische Gutachten vom Januar 2009 zur Produktpalette der
Telefonanbieter. Bezüglich der in Rede stehenden Waren zeigt es, dass Waren
wie "Telefone, Handys, Anrufbeantworter, Faxgeräte" Telefonanbietern nur im
Zusammenhang mit Einzelhandelsdienstleistungen zugerechnet werden. Content-
Dienste wie "Downloads für das Handy wie Klingeltöne, Spiele, Songs usw." und
"Angebote von aktuellen Nachrichten oder Sportergebnissen für den Abruf über
das Handy" werden zwar in erheblichem Umfang mit Telefonanbietern in Verbindung gebracht (s. oben). Diese Feststellung allein kann aber zum Nachweis
der Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken
sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen" nicht
ausreichen.
Gleiches gilt für die entsprechend eingeschränkten Waren und Dienstleistungen
der Hilfsanträge 1 und 2.
2.6.
Im Übrigen ist die Beschwerde zurückzuweisen. Für die Waren und
Dienstleistungen
Mechaniken für geldbetätigte Apparate;
Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation,
Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen,
Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation
sowie für die aufgrund des Hilfsantrags 2 eingeschränkten Dienstleistungen
Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojektprüfungen; Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen
war die angegriffene Marke sowohl im Zeitpunkt der Eintragung
als auch im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts unterscheidungskräftig (§ 50 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG).
2.6.1. Die Waren "Mechaniken für geldbetätigte Apparate" sind in ihrer Zahl sehr
beschränkt und Teil eines sehr spezifischen Markts im Sinne der Rechtsprechung
des EuGH (vgl. GRUR 2003, 604, Rn. 66 - Libertel). Der Senat hat insoweit auch
nicht feststellen können, dass Farben in dieser Branche als dekoratives Gestaltungsmittel oder Werbefarbe verwendet werden. Dagegen spricht vor allem die
Tatsache, dass derartige Mechaniken üblicherweise in die zugehörigen Apparate
eingebaut werden und damit - anders als etwa Verkaufsautomaten - für den
Verbraucher nicht sichtbar sind. Deshalb waren die Belege der Beschwerdeführerin nicht einschlägig und nicht einzubeziehen. Für diese Waren kann der Marke
die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.
2.6.2. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen "Installation, Wartung und
Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation; Betrieb und Vermietung
von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation".
Der Begriff "Einrichtungen für die Telekommunikation" bezeichnet die zur Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen erforderliche technische Infrastruktur, z. B. Kommunikationsnetze, Leitungen, Verteilerkästen, öffentliche Telefonzellen, Funk- und Sendetürme und Satelliten. Nach der bei der Klassifizierung
von Waren und Dienstleistungen verwendeten Diktion, die zwischen "Einrichtungen" einerseits und "Apparaten, Geräten" andererseits unterscheidet, umfasst
der Begriff der "Einrichtungen" damit nicht die bei der Telekommunikation eingesetzte Hardware in Form von Telefonapparaten, Mobiltelefonen usw. (vgl. die vom
DPMA bereitgestellte Suchmaschine für Waren und Dienstleistungen unter
http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/suche/suchen.html).
Maßgeblicher Verkehrskreis für die genannten Dienstleistungen ist daher ausschließlich das Fachpublikum, insbesondere die Betreiber von Telekommunikationsnetzen (vgl. Picot, a. a. O., S. 60 ff.). Es handelt sich folglich um eine spezialisierte Branche mit hoher Investitionsintensität und wenigen Anbietern. Denn da in
Deutschland bereits vor der Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts eine
sehr umfängliche technische Infrastruktur bestand, die von der Markeninhaberin
übernommen wurde, ist der Bedarf an Ausbau und Erweiterung der bestehenden
Infrastruktur begrenzt (vgl. Picot, a. a. O., S. 56, für den Bereich des Mobilfunks).
Dem steht nicht entgegen, dass der weite Oberbegriff der Telekommunikation eine
große Vielfalt unterschiedlichster Dienstleistungen umfasst. Denn die genannten
Dienstleistungen sind auf die der Telekommunikation zugrundeliegenden technischen Infrastruktur ausgerichtet und als solche unabhängig von der Art und Vielzahl der mittels dieser Infrastruktur erbrachten Telekommunikationsdienste.
Für diese Dienstleistungen fehlt der Farbmarke ausweislich der im Wege der
Amtsermittlung angestellten Recherchen zu beiden maßgeblichen Zeitpunkten
nicht die notwendige Unterscheidungskraft. Zu diesen Dienstleistungen, die ihrer
Natur nach farblos sind, finden sich keine Belege - auch nicht unter den von der
Beschwerdeführerin vorgelegten -, nach denen für diese spezialisierten, den technischen Übertragungsvorgang erst ermöglichenden Dienstleistungen die Farbe
"Magenta" als grafisches oder sonst werbemäßiges Gestaltungsmittel üblich wäre
und nicht nur zufällig einmal auftritt. Weiterhin lässt sich auch eine beschreibende
Bedeutung der Farbe "Magenta", etwa im Sinne einer Symbol- oder Sicherheitsfarbe, nicht belegen. Als eine nach den Regeln des Marketing an weiblichen Zielgruppen ausgerichtete Farbe aufgrund ihrer traditionell emotionellen Wertigkeit ist
sie für den hier maßgeblichen Bereich der ausschließlich technischen Dienstleistungen untypisch und daher ohne Weiteres geeignet, vom angesprochenen Fachpublikum als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden (vgl.
BPatG Mitt. 2003, 77 - abstrakte Farbmarke magenta (2); Baechler, Rote Bullen
und lila Kühe, 2008, S. 16 ff., 24, Rn. 31).
2.6.3. Keine Unterscheidungskraft hat die Marke hingegen für die eingetragenen
Dienstleistungen "Bauwesen; Telekommunikation". Denn es handelt sich um weite
Oberbegriffe, die sich wegen der Vielzahl der unterschiedlichsten Dienstleistungen, die der Verkehr damit verbindet, keinem in sich abgeschlossenen und spezifischen Marktsegment zuordnen lassen.
Der Oberbegriff "Bauwesen" umfasst insbesondere "Dienstleistungen, die sich auf
die Errichtung von Bauten, Straßen, Brücken, Dämmen oder Leitungen beziehen,
sowie Dienstleistungen von Unternehmern, die auf dem Gebiet des Bauwesens
spezialisiert sind, wie Maler, Klempner, Heizungsinstallateure oder Dachdecker"
(vgl. Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 9. Ausgabe, Erläuternde Anmerkung zu Klasse 37). Daraus ergibt sich eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Branchen im Bereich der Bauunternehmungen und Handwerksberufe, die keine einheitlichen Feststellungen zur
Wahrnehmung des Verkehrs in Bezug auf die herkunftshinweisende Wirkung abstrakter Farben ermöglichen.
Der Oberbegriff der Telekommunikation bezeichnet, wie im Gutachten von Picot
dargelegt, "die nachrichtentechnisch gestützte gezielte oder gestreute Übertragung von Daten jeglicher Art (Text, Grafiken, Bilder, Audio, Video, Stimme und alle
möglichen Kombinationen) in analoger oder digitalisierter Form über verschiedenste Netze" (vgl. Picot, a. a. O., S. 16). Sie umfasst damit die Individualkommunikation bzw. vermittelte Telekommunikation, wie z. B. das Telefonieren und
den Sprechfunk, die zwischen zwei Teilnehmern eine exklusive Zweiwegverbindung herstellt. Ebenfalls der Telekommunikation zuzurechnen ist darüber hinaus die Massenkommunikation bzw. verteilte Telekommunikation, bei der von einem Punkt aus allen berechtigten Teilnehmern gleichzeitig Kommunikationsinhalte
angeboten werden, und die damit auch den Rundfunk in seinen beiden Varianten
Hörfunk und Fernsehen umfasst (vgl. Picot, S. 13 ff.). Dieses Begriffsverständnis
der Telekommunikation als Oberbegriff für die Individual- und die Massenkommunikation findet seine Entsprechung in der Internationalen Klassifikation von
Waren und Dienstleistungen. Zwar enthält die der Klasse 38 zugeordnete
Dienstleistung "Telekommunikation" nach der Erläuternden Anmerkung insbesondere "Dienstleistungen, die im Wesentlichen in der Verbreitung von Rundfunk-
oder Fernsehprogrammen bestehen". Hingegen nennt Teil II der Klassifikation, der
aus einer nach Klassen geordneten Liste der Waren und Dienstleistungen besteht,
nicht nur Dienstleistungen der Massenkommmunikation, wie "Ausstrahlung von
Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen, Bereitstellen von
Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste", sondern daneben auch
zahlreiche Dienstleistungen der Individualkommunikation, wie "Telefaxdienste, Telefondienste, Telegrafiedienste, Telegrammdienste" (vgl. Klassifikation von Nizza,
Neunte Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007, Teil I und II). Die vom Oberbegriff "Telekommunikation" erfassten Dienstleistungen sind damit außerordentlich vielfältig
und erstrecken sich auf Endkundenleistungen sowie auf Bereitstellung, Betrieb
und Angebot unterschiedlichster Dienste für leitungsgebundene und drahtlose
Individual- und Massenkommunikation (vgl. Picot, a. a. O., S. 29). Mangels eines
spezifischen Marktsegments können daher die für die Prüfung der Unterscheidungskraft notwendigen Feststellungen zur Wahrnehmung der angesprochenen
Verbraucher nicht getroffen werden. Deshalb muss es bei der grundsätzlichen
Aussage des EuGH bleiben, dass Farben für gewöhnlich vom maßgeblichen Publikum nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden und daher
nicht unterscheidungskräftig sind (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 65 - Libertel).
Auch das von der Beschwerdeführerin zur konkreten Unterscheidungskraft der
Farbe Magenta für "Video on Demand" vorgelegte demoskopische Gutachten vom
Oktober 2007 bestätigt diese Beurteilung. Denn es zeigt deutlich, dass sich die
Wahrnehmung des Verkehrs in Bezug auf die herkunftshinweisende Wirkung abstrakter Farben nur im Zusammenhang mit konkreten Dienstleistungen - hier
"Video on Demand" - feststellen lässt. Hingegen erlaubt es keine Rückschlüsse
auf die Unterscheidungskraft der Farbe "Magenta" für das gesamte Spektrum der
vom Oberbegriff "Telekommunikation" umfassten Dienstleistungen. Die Wahrnehmung der abstrakten Farbe als herkunftshinweisend für eine erst kürzlich eingeführte und nur einem kleinen Teil der Verbraucher bekannte Dienstleistung erfolgt
ausschließlich aufgrund der Zuordnung zu dem bereits am Markt präsenten Leistungsangebot der Markeninhaberin, für die sie die Farbe intensiv benutzt und nicht
aufgrund einer abstrakten Zuordnung zum Begriff der Telekommunikation. Im Übrigen hat der Senat Zweifel, wenn der repräsentative Querschnitt sich nur aus
24 % der Bevölkerung zusammensetzt, ob dann gültige Aussagen für die hier
maßgebliche Allgemeinheit der Verbraucher getroffen werden können (vgl. S. 6
des Gutachtens).
2.6.4. Die im Hilfsantrag 1 zu den Dienstleistungen "Bauwesen; Telekommunikation" erklärten Einschränkungen rechtfertigen keine andere Beurteilung. Die
Formulierung in Klasse 37 "Bauwesen, nämlich Bauprojektprüfungen, Errichtung
von ortsfesten Bauten und Leitungen" umfasst unverändert ein weites Spektrum
unterschiedlicher von Bauunternehmen und Handwerkern erbrachten Baudienstleistungen. Die in Klasse 38 erklärte Einschränkung des Begriffs Telekommunikation erläutert lediglich die Vielfalt der unter diesem Oberbegriff zusammengefassten Dienstleistungen und ermöglicht daher ebenso wenig die Eingrenzung
auf eine spezifische Branche.
2.6.5. Die Farbe war für die eingetragenenen Dienstleistungen "Bauwesen; Telekommunikation" bzw. für die entsprechend im Hilfsantrag 1 erklärten Einschränkungen beanspruchten Dienstleistungen auch weder im Zeitpunkt der Eintragung
noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats infolge ihrer Benutzung im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG).
Die Dienstleistungen "Bauwesen" bzw. "Bauwesen, nämlich "Bauprojektprüfungen, Errichtung von ortsfesten Bauten und Leitungen" müssen schon deshalb
unberücksichtigt bleiben, weil sie nicht Gegenstand der Befragung im September
1999 bzw. Januar 2009 durchgeführten Befragungen waren. Das gilt auch unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass auf der Liste 3 des Gutachtens aus dem
Jahr 1999, die den Befragten zur Erläuterung der Frage "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" vorgelegt
wurde, nur die Angabe "Wartung und Reparatur von Einrichtungen auf dem Gebiet
rund ums Telefon" aufgeführt ist. Denn Wartungs- und Reparaturdienste befassen
sich mit der Wiederinstandsetzung oder Erhaltung von Gegenständen und Gebäuden. Sie sind nicht gleichzusetzen mit den auf die Errichtung von Bauten ausgerichteten Dienstleistungen des Bauwesens bzw. mit Bauprojektprüfungen.
Für die Dienstleistung "Telekommunikation" bzw. die diesbezüglich erklärten Einschränkungen im Hilfsantrag 1 bestehen hinsichtlich des demoskopischen Gutachtens vom September 1999 bereits Zweifel, ob Telekommunikationsdienste
überhaupt Gegenstand der Befragung waren. Gestellt wurde die Frage
"Und haben Sie diese Farbe im Zusammenhang mit Waren oder
Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren schon gesehen? Hier sind die verschiedenen Gebiete
aufgeschrieben."
Dazu wurde den Befragten eine Liste 3 vorgelegt, überschrieben mit "Waren oder
Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren". Sie
lautet:
Apparate auf dem Gebiet rund ums Telefon
Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon
Wartung und Reparatur solcher Einrichtungen
Drucksachen und Druckerzeugnisse im Zusammenhang mit Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon.
Diese Fragestellung in Verbindung mit der Liste 3 bringt zum Ausdruck, dass nicht
nach der Dienstleistung des Telefonierens als einem Teilbereich der Telekommunikation, sondern nur nach den diese ergänzenden oder voraussetzenden Waren
und Dienstleistungen, wie Telefone und Telefonbücher sowie Telefonzellen und
Wartungsarbeiten gefragt werden sollte. Darüber hinaus enthält das Gutachten
aber auch keine weitergehende Frage, anhand derer sich feststellen ließe, für
welche der in der Liste 3 genannten Waren und Dienstleistungen sich die Marke
mit welchem Prozentsatz infolge ihrer Benutzung durchgesetzt hat. Auch dem der
Eintragung zugrundeliegenden Beschluss des BPatG lassen sich hierzu keine
Feststellungen
entnehmen
(vgl. BPatG Beschluss
v.
24. Juli 2002
- 29 W (pat) 75/02).
Dies gilt gleichermaßen für das demoskopische Gutachten vom Januar 2009. Abgesehen von den methodischen Bedenken ermöglicht hier die Formulierung
"Einmal angenommen, Sie sehen diesen Farbton hier irgendwo im Zusammenhang mit Telefonieren und Leistungen von Telefonanbietern" (vgl. Tabelle 1) keine
konkrete Zuordnung der erzielten Befragungsergebnisse zur Vielzahl der mit dem
Oberbegriff der Telekommunikation beanspruchten Dienstleistungen. Das gilt auch
unter Berücksichtigung des von der Markeninhaberin vorgelegten Gutachtens zur
Produktpalette der Telefonanbieter aus der Sicht der Bevölkerung vom
Januar 2009. Es zeigt lediglich, dass bei Fragestellungen, die nicht im Einklang
stehen mit den gesetzlichen Vorgaben des Markenrechts und der Klassifikation,
auch die erzielten Ergebnisse nicht den markenrechtlichen Anforderungen genügen können. So rechnen die angesprochenen Verbraucher einem Telefonanbieter in erheblichem Umfang auch über die Telekommunikation hinausgehende
Dienstleistungen zu, wie "Verkauf von Telefonen, Handys, Anrufbeantwortern,
Faxgeräten" (89 %) oder "Verkauf, Vermietung, Kundendienst für Telefonanlagen
in Firmen, Unternehmen" (71 %, Schaubild 1). Schon aufgrund dieser sehr unterschiedlichen Vorstellungen
ist eine eindeutige Zuordnung der abgefragten
"Leistungen von Telefonanbietern" zu dem im Verzeichnis eingetragenen Oberbegriff der Telekommunikation entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des
Markengesetzes und der Markenverordnung in Verbindung mit der Internationalen
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen nicht möglich. Darüber hinaus
wurde der Bereich des Hörfunks, der ebenfalls der Telekommunikation zuzurechnen ist (s. oben), mit "Digitales Radio, Übertragung von Radiosendungen in besonders guter Qualität" nur sehr eingeschränkt abgefragt und erzielte außerdem
mit 43 % einen Prozentsatz, der deutlich unter dem für die Verkehrsdurchsetzung
zu fordernden Zuordnungsgrad von mindestens 50 % liegt. Nach alledem rechtfertigt das demoskopische Gutachten vom Januar 2009 zur Verkehrsdurchsetzung des Farbtons "MAGENTA" nicht die Annahme der Verkehrsdurchsetzung für
die Dienstleistung "Telekommunikation". Denn die Verkehrsdurchsetzung für einzelne, unter einen weiten Oberbegriff fallende Dienstleistungen genügt nicht zum
Nachweis für den gesamten Oberbegriff (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 581 - LOK-
MAUS; GRUR 2002, 261, 262 - AC).
2.6.6. Unterscheidungskräftig von Hause aus ist die Marke aber für die im Hilfsantrag 2 eingeschränkte Dienstleistung "Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojektprüfungen". Der Senat konnte keine Feststellungen dazu treffen, dass auf dem
spezifischen Marktsegment Farben im Allgemeinen dekorativ oder werblich verwendet werden und der Farbe "Magenta" eine sonstige Bedeutung, etwa im Sinne
einer Sicherheitsfarbe, zukommt. Auch die Belege der Beschwerdeführerin ergaben hier nichts. Daher ist davon auszugehen, dass das angesprochene Publikum
die Farbe als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt.
Für die im Hilfsantrag 2 eingeschränkten Dienstleistungen
Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen
und Sendungen
ist die angegriffene Marke jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts
aufgrund von Verkehrsdurchsetzung schutzfähig.
Für diese Dienstleistungen, die zum Kernbereich der geschäftlichen Aktivitäten der
Beschwerdeführerin zählen, ist die intensive und andauernde Benutzung der angegriffenen Marke gerichtsbekannt. Der BGH hat bereits im Jahr 2003 festgestellt,
dass die abstrakte Farbmarke "Magenta" bereits vor ihrer Eintragung im Jahr 2000
für die von der Markeninhaberin erbrachten Telekommunikationsdienstleistungen
aufgrund ihrer Benutzung Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG erlangt hatte
und schon im September 1999 rund 70 % der Bevölkerung als Herkunftshinweis
auf das Unternehmen der Markeninhaberin bekannt war (vgl. BGH GRUR 2004,
151, 153 - Farbmarkenverletzung I; GRUR 2004, 154, - Farbmarkenverletzung II).
Gestützt wird diese Ansicht des Senats darüber hinaus durch das demoskopische
Gutachten vom Januar 2009. Danach können 79 % der Befragten, für die das Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, dieses zutreffend mit "Deutsche
Telekom" bzw. mit Marken der Markeninhaberin benennen und beziehen sich damit eindeutig auf die Dienstleistungen, die die Beschwerdeführerin tatsächlich erbringt und für die sie das beanspruchte Zeichen bekanntermaßen intensiv und
umfänglich benutzt. Dieser Prozentsatz liegt erheblich über dem von der Rechtsprechung geforderten Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % (vgl. BGH
GRUR 2008, 710, Rn. 26 - VISAGE; GRUR 2006, 760, Rn. 20 - LOTTO). Er ist
daher für die nach der Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden und von
der Beschwerdeführerin tatsächlich im Verkehr angebotenen Dienstleistungen
"Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen" trotz der methodischen Ungenauigkeit der Abfrage angesichts des hohen Durchsetzungsgrads
ein Indiz für die Verkehrsdurchsetzung. Dem steht nicht entgegen, dass die genannten Dienstleistungen nicht unter der Unternehmensbezeichnung der Markeninhaberin, sondern den für die verschiedenen Konzernbereiche eingesetzten
Marken, insbesondere T-Mobile, T-Online, T-Com und ab 2007 T-Home erbracht
werden. Denn für die Ermittlung des relevanten Zuordnungsgrads ist es ausreichend, dass die Befragten das Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuordnen, so dass auch die Nennung von eindeutig dem Unternehmen zurechenbaren
Marken genügt (vgl. Niedermann, GRUR 2006, 367, 370 ff.; Pflüger, GRUR 2004,
652, 656; Ströbele, GRUR 2008, 569, 572).
2.6.7. In Bezug auf die unter 2.6.
für unterscheidungskräftig gehaltenen
Dienstleistungen lässt sich der Farbe "Magenta" auch kein beschreibender
Sinngehalt entnehmen, so dass der Eintragung insoweit nicht das Schutzhindernis
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.
C.
D.
Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).
Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71
Abs. 3 MarkenG unbegründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann
nach ständiger Rechtsprechung (vgl. Fezer; Markenrecht, 3. Aufl., § 71, Rn. 14;
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71, Rn. 35; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71, Rn. 30 ff.) angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der
Staatskasse andererseits unbillig erscheint. Die Rückzahlung ist die Ausnahme
vom Grundsatz der grundsätzlichen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde und
kommt bei fehlerhafter Sachbehandlung durch die Vorinstanz, insbesondere bei
Vorliegen von Verfahrensfehlern, in Betracht. Die Rückzahlung scheidet nur dann
aus, wenn auch ohne Fehlverhalten des DPMA inhaltlich dieselbe Entscheidung
ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen. Ein
derartiger Verfahrensfehler liegt nach der geltenden Rechtslage nicht vor. Das
Deutsche Patent- und Markenamt musste in der Sache über den Antrag auf Löschung nicht nur formal, sondern auch sachlich entscheiden, da es bisher keine
Markennichtigkeitsklage gibt.
Soweit die Beschwerdeführerin rügt, es sei rechtsfehlerhaft gewesen, dass ihre
Beweisanträge übergangen, der Grundsatz auf rechtliches Gehör nicht beachtet
und ein Antrag auf Anhörung trotz offensichtlicher Sachdienlichkeit ignoriert worden seien, fehlt es jedenfalls an der Kausalität zwischen den behaupteten Verfahrensfehlern und dem Beschwerdeerfordernis, da nicht davon auszugehen ist, dass
die Markenstelle anders entschieden und sich in Widerspruch zur Entscheidung
des BPatG im Verfahren 29 W (pat) 75/02 gesetzt hätte.
E.
Die Rechtsbeschwerde ist gem. § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Fortbildung
des Rechts zuzulassen.
Grabrucker
Fink
Dr. Kortbein
Hu