Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 29.10.2009 – 35 W (pat) 6/07
35. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 6/07 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 20 2006 012 584.1
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die
Richter Baumgärtner und Dipl.-Ing. Prasch 08.05
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Gebrauchsmusteranmelders wird der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 24. Januar 2007 aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Der Anmelder und Beschwerdeführer (im folgenden: Beschwerdeführer) hat am
16. August 2006 Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters mit der Bezeichnung „eCD - elektronisches Cleaning Document“ gestellt, das 4 Schutzansprüche
mit folgendem Wortlaut umfasst:
1.
eCD - elektronisches Cleaning Document zur Ausstellung
nach erfolgten Tankinnenreinigungen geeignetes Zertifikat
als Nachweis für die erfolgte Reinigung
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausstellung nur dann erfolgen kann, wenn die Freigabe durch einen zentralen Server erfolgt ist.
2.
eCD nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass
die
Ausstellung
nur
durch
stationäre
Tankinnenreinigungsanlagen erfolgen kann, denen Zugriff
auf den Server gewährt wurde.
3.
eCD nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ihm ein einmalig zu verwendender alphanumerischer
Code zugeordnet wird.
4.
eCD nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zugrunde liegenden Reinigungsdaten, insbesondere
die Vorladung des Behälters, auf einem zentralen Server abgefragt werden können.
Mit Bescheid vom 23. Oktober 2006 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes
die Anmeldung beanstandet und ihre Zurückweisung angekündigt. Die Anmeldung
beanspruche ein Verfahren zur Ausstellung des elctronic cleaning documents, bei
dem vorgegebene spezifische Daten abgelegt, abgefragt, eingespeist, vergeben,
überprüft bzw. gesperrt würden. Verfahren seien aber vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. Auch könne nur das, was am Anmeldetag in den Unterlagen offenbart worden sei, im Eintragungsverfahren umformuliert und den
gebrauchsmusterrechtlichen Vorschriften angepasst werden, eine inhaltliche Erweiterung, insbesondere eine nachträgliche Ergänzung der Anmeldung sei nicht
möglich.
Nachdem der Beschwerdeführer sich innerhalb der ihm gesetzten Monatsfrist
nicht zu der Beanstandung geäußert hatte, hat die Gebrauchsmusterstelle des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung durch einen Beamten des gehobenen Dienstes im Einverständnis mit dem Leiter der Gebrauchsmusterstelle
mit Beschluss vom 24. Januar 2007 aus den Gründen des Bescheids vom
23. Oktober 2006 zurückgewiesen.
Gegen den am 2. Februar 2007 zugestellten Beschluss richtet sich die am
2. März 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde, mit der der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Eintragung des
Gebrauchsmusters im Wesentlichen mit der Begründung weiterverfolgt, dass es
sich bei der angemeldeten Erfindung nicht um ein elektronisches Verfahren zur
Ausgabe des bisherigen Reinigungszertifikats handle. Vielmehr betreffe die Anmeldung eine neue Konstruktion des Dokuments, die für ein besseres und reibungsloses Funktionieren sorge, und bei der das früher körperlich existierende
Reinigungszertifikat durch ein elektronisches Dokument in Form eines verschlüsselten Algorithmus ersetzt werde.
Der Gebrauchsmusterinhaber beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 24. Januar 2007 aufzuheben und die Eintragung des Gebrauchsmusters 20 2006 012 584 anzuordnen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
1.
Nach § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG führen nur solche Anmeldungen zur Eintragung eines Gebrauchsmusters in das Register, die den Anforderungen der
zu überprüfen hat. Im Eintragungsverfahren wird nicht geprüft aufgrund
der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 8 Abs. 1 S. 2 GebrMG, ob
der Gegenstand der Anmeldung neu ist, auf einem erfinderischen Schritt
beruht oder gewerblich anwendbar ist. Nicht geregelt ist, ob oder inwieweit
andere Schutzvoraussetzungen einer Prüfung unterliegen. Es entspricht
aber bisher der h. M., dass neben den formellen Voraussetzungen auch
4; Benkard/Goebel PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 8 GebrMG Rn. 4;
Busse/Keukenschrijver PatG, 6. Aufl. 2003, § 8 GebrMG Rn. 3; Loth,
GebrMG, 2001, § 8 Rn. 4).
2.
Im Rahmen der sog. absoluten Schutzvoraussetzungen prüft die
Gebrauchsmusterstelle daher, ob eine gebrauchsmusterfähige Erfindung
oder ob eine technische Lehre vorliegt (BPatG BlPMZ 2000, 55 – Doppelmotivkarte) oder ein Schutzausschluss für Computerprogramme (BGH
GRUR 2004, 495 ff. – Signalfolge) oder für ein Verfahren (BPatG, Beschluss vom 3. November 2004, 5 W (pat) 11/01, abrufbar bei juris Das
Rechtsportal) Schutz beansprucht wird. Diese Ausdehnung der Prüfungskompetenz ist – allerdings nur ansatzweise – kritisiert worden.
2.1.
Kraßer a. a. O. weist zutreffend darauf hin, dass diese Übung auf eine Zeit
zurückgeht, in der es aufgrund des Raumformkriteriums leicht zu erkennen
war, „ob der Gegenstand, für den die Eintragung begehrt wurde, seiner Art
nach im damaligen Anwendungsbereich des Gebrauchsmusterschutzes
lag“ (vgl. zur geschichtlichen Entwicklung insbes. BGH GRUR 1965,
234 ff., 235/238 – Spannungsregler). Durch die nunmehr geltenden gesetzlichen Vorschriften ist der Bereich, für den Gebrauchsmuster eingetragen werden können, deutlich ausgeweitet worden. Dies kann, wie Kraßer
a. a. O. zu Recht anführt, zu erheblichen Abgrenzungsproblemen führen,
beispielsweise bei der Beurteilung der Technizität oder der Frage, ob ein
Verfahren vorliegt oder nicht, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 495 ff. – Signalfolge; GRUR 2006, 135 Arzneimittelgebrauchsmuster. In beiden Entscheidungen ist allerdings die Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle, die die Anmeldungen jeweils zurückgewiesen hatte, nicht behandelt
worden.
2.2.
Vor dem Hintergrund computerimplementierter Erfindungen weist Meier-
Beck im Zusammenhang mit dem Erfindungsbegriff, der im Gebrauchsmusterrecht wie im Patentrecht gelte, auf die „missliche Konsequenz“ hin,
das die Eintragungsvoraussetzungen (damit) von einem materiellen Kriterium abhingen, „auf dessen Prüfung das Eintragungsverfahren kaum eingerichtet“ sei (GRUR 2007, 11 ff.).
2.3. Keukenschrijver a. a. O. sieht für die Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen keine „klare gesetzliche Grundlage“.
3.
Nach Auffassung des erkennenden Senats existiert in der Tat keine
gesetzliche Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben würde,
im Eintragungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse zu prüfen. § 8
Abs. 2 GebrMG noch auf § 2 GebrMG. Der Senat hält es für nicht zulässig, aus der Erwähnung des Begriffs „Erfindungen“ in § 4 Abs. 1 S. 1
i. V. m. Abs. 2 Nrn. 2 bis 4 GebrMG herzuleiten, dass es sich hierbei um
eine Anforderung der Anmeldung i. S. v. § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG handelt,
über deren Vorliegen die Gebrauchsmusterstelle zu befinden hätte, wie
dies bisher im Anschluss an die zum früheren Recht ergangene Entscheidung „Spannungsregler“ des Bundesgerichtshofs geschieht.
Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 GebrMG ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters
kurz und genau zu bezeichnen und nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 GebrMG in den
Schutzansprüchen anzugeben, was als schutzfähig unter Schutz gestellt
werden soll. § 4 Abs. 3 Nr. 4 GebrMG fordert von der Anmeldung weiterhin, eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters bzw.
nach § 4a Abs. 2 GebrMG Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als
Beschreibung anzusehen sind. Das Gesetz enthält weder hinsichtlich dieser Voraussetzungen noch hinsichtlich des Begriffs „Erfindung“ Hinweise
darauf, dass gleichzeitig auch die in § 1 Abs. 2 und in § 2 GebrMG genannten Ausschlusskriterien nicht erfüllt sein dürfen.
Nach § 1 Abs. 2 GebrMG werden die dort nicht abschließend aufgezählten
geistigen Leistungen als nicht schützbare Gegenstände i. S. v. § 1 Abs. 1
GebrMG definiert. Auch nach § 2 GebrMG werden die dort genannten Erfindungen (Nr. 1), Pflanzensorten oder Tierarten (Nr. 2) und Verfahren
(Nr. 3) nicht als Gebrauchsmuster geschützt. Weder in § 1 GebrMG noch
in § 2 GebrMG findet sich die Formulierung „… werden nicht als
Gebrauchsmuster eingetragen“, vielmehr stellen beide Vorschriften auf die
Schützbarkeit ab. Dass Eintragung und Schutzfähigkeit im Gebrauchsmusterrecht unterschiedliche Dinge sind, ergibt sich unzweifelhaft aus
§ 13 GebrMG i. V. m. § 15 GebrMG. Die Auseinandersetzung mit der
Frage, ob ein Gebrauchsmuster nach den §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig
ist oder nicht, hat gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG im Löschungsverfahren zu erfolgen, für das § 10 Abs. 3 S. 1 GebrMG eine kompetente personelle Ausstattung vorsieht.
4.
Sollen abweichend von seinem Charakter als Registerverfahren bereits im
Eintragungsverfahren nicht nur die formellen, sondern auch die sog. absoluten Schutzvoraussetzungen von der Gebrauchsmusterstelle überprüft
werden, erfordert dies eine eindeutige gesetzliche Regelung. Dies kann
der Gesetzgeber ohne weiteres dadurch erreichen, dass er im Wege der
Verweisung in § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG die Eintragung nicht nur von der
Einschluss der Prüfung, ob die betreffende Anmeldung die in § 1 Abs. 2
GebrMG genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche beansprucht.
Es kann nach Auffassung des Senats nicht davon ausgegangen werden,
dass es angesichts der bisherigen Rechtsprechung für den Gesetzgeber
keinen Anlass gebe, eine entsprechende Regelung in das Gesetz aufzunehmen, wie dies der BGH in seiner Entscheidung „Spannungsregler“
(GRUR 1965, 234 ff.) zur damaligen Rechtslage festgestellt hat. Denn es
liegt keine einheitliche Rechtsprechung über den Umfang der Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle vor. Das Bundespatentgericht hat in
seiner
in einem Löschungsverfahren ergangenen Entscheidung vom
19. Oktober 1994 (BPatGE 35, 1 ff.) ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle sowohl bei der Priorität als auch bei der Abzweigung nach § 5
GebrMG lediglich die formellen Erfordernisse überprüfen dürfe. Nicht in die
Prüfungskompetenz falle die Frage der Erfindungsidentität, da es insoweit
auf den Offenbarungsgehalt ankomme, also darauf, welche technische
Lehre der durchschnittliche Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens den jeweiligen Anmeldungen entnehme (a. a. O. S. 3). Unter Bezugnahme auf die Entscheidung BPatGE 35,1 vertritt (Bühring a. a. O. § 5
Rn. 53) die Auffassung, dass die Gebrauchsmusterstelle die materiellen
Voraussetzungen der Abzweigung nicht mehr prüfe.
In der Entscheidung BPatG BlPMZ 2000, 55 – Doppelmotivkarte hat der
Senat ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle im Eintragungsverfahren grundsätzlich gehalten sei, zu prüfen, ob die angemeldete Lehre technischer Natur sei, da der Charakter des Eintragungsverfahrens keinen
Ausschluss der Technizitätsprüfung im Eintragungsverfahren verlange. Es
sei, wie die Vorschriften über die persönliche und sächliche Ausstattung
der das Eintragungsverfahren verwaltenden Gebrauchsmusterstelle des
Patentamts erkennen ließen, auf die Prüfung nicht nur der formellen, sondern auch der materiellen Schutzvoraussetzungen gerichtet, um die
Gebrauchsmusterrolle von der Aufnahme von vornherein schutzunfähiger
Erfindungen freizuhalten. Allerdings wird in der Entscheidung Doppelmotivkarte nicht für sämtliche Fälle die Prüfungskompetenz der Gebrauchmusterstelle bejaht. Vielmehr reiche sie nur soweit, als die Prüfung auf der
Grundlage des in der Anmeldung schlüssig Dargelegten möglich sei und
solange nicht im Einzelfall die besondere Schwierigkeit des technischen
Sachverhalts, dessen Erfassung ohne besonderen technischen Sachverstand unmöglich erscheine, zur Beschränkung des Umfangs der im
Eintragungsverfahren durch die Gebrauchsmusterstelle durchführbaren
Prüfung nötige (BPatG a. a. O., S. 56).
Die Entscheidung – Doppelmotivkarte geht nicht auf die Frage ein, inwiefern die persönliche und sächliche Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle
zwar ausreicht bzw. ausreichen kann, um die Frage der Technizität einer
Lehre kompetent zu beurteilen, andererseits aber nicht – wie früher
(BPatGE 35, 1 ff.) entschieden – um die Erfindungsidentität zu beurteilen.
Geeignete Gesichtspunkte für eine zuverlässige Abgrenzung dafür sind
nicht erkennbar.
Ob die
sog. absoluten Schutzhindernisse
im Rahmen des
Eintragungsverfahrens von der Gebrauchsmusterstelle geprüft werden
können oder nicht, kann auch nicht vom technischen Sachverhalt im jeweiligen Einzelfall abhängen (vgl. BGH a. a. O. – Spannungsregler), denn
die Eintragungsvoraussetzungen müssen für alle Gebrauchsmusteranmeldungen gleich sein. Dementsprechend kann die Prüfungskompetenz
nicht davon abhängen, ob die Schutzhindernisse offensichtlich erkennbar
sind (so aber Kraßer a. a. O.). Abgrenzungskriterien dafür, wo die jeweiligen Grenzen verlaufen, sind nicht erkennbar. Ebenso wie Meier-Beck
a. a. O. hat der BGH bereits in der Entscheidung „Spannungsregler“ zu
Recht darauf hingewiesen, dass die Eintragung eines Gebrauchsmusters
„an sich“ nicht von der Prüfung und Feststellung der sachlichen (materiellen) Schutzvoraussetzungen abhänge, insbesondere weil eine derartige
Prüfung nach der Behördenorganisation des Patentamts nicht bewältigt
werden könne und sich die Aufgabe der Gebrauchsmusterstelle deshalb
auf die Prüfung der formalen Voraussetzungen des damaligen § 2
GebrMG beschränke. Da sich die gesetzlichen Voraussetzungen gegenüber der früheren Rechtslage erheblich verändert haben und beispielsweise die Beurteilung der Technizität oder der Frage, ob ein Programm für
eine Datenverarbeitungsanlage als solches oder ob – wie im vorliegenden
Fall – ein Verfahren beansprucht wird, grundsätzlich einen besonderen
technischen Sachverstand erfordert, kann es auch nicht darauf ankommen, ob der Anmelder das Vorliegen der materiellen Schutzvoraussetzungen zumindest schlüssig darlegt (BGH a. a. O. – Spannungsregler; BPatG
a. a. O. – Doppelmotivkarte), da auch die Prüfung der Schlüssigkeit nicht
ohne den entsprechenden Sachverstand vorgenommen werden kann.
5.
Nachdem aufgrund der gesetzlich vorgegebenen personellen Ausstattung
der Gebrauchsmusterstelle die Einbindung von technischem Sachverstand
nicht vorgesehen ist, muss die Prüfungskompetenz im Eintragungsverfahren auf die rein formalen Voraussetzungen beschränkt bleiben, solange
nicht der Gesetzgeber zum einen konkret regelt, welche absoluten
Schutzvoraussetzungen vor der Eintragung geprüft werden dürfen und
zum anderen
für eine entsprechende personelle Ausstattung der
Gebrauchsmusterstelle sorgt.
Demzufolge ist der angefochtene Beschluss aufzuheben.
Er hätte im Übrigen selbst dann keinen Bestand, wenn man der Auffassung von Kraßer a. a. O. folgen würde. Denn bei der vorliegenden Anmeldung, deren Ansprüche neben Einrichtungs- möglicherweise auch Verfahrensaspekte aufweisen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
Erfindung offensichtlich das Schutzhindernis des § 2 Nr. 3 GebrMG erfüllt.
Die Gebrauchsmusterstelle hat ihre Auffassung, dass dieses Schutzhindernis der Eintragung entgegensteht, auch nicht näher begründet.
Gegenstand der Anmeldung ist nach der vorliegenden Formulierung der
Ansprüche ein eCD, ein elektronisches Cleaning Document. Nach dem Inhalt der Beschreibung soll es sich hierbei um ein manipulations- und fälschungssicheres Dokument handeln, das einerseits elektronisch erstellt
wird und für dessen Ausstellung andererseits weitere Bedingungen erfüllt
sein müssen. Die Ansprüche sind nach ihrem Wortlaut daher nicht auf ein
Verfahren, sondern auf ein elektronisches Dokument gerichtet und damit
auf einen Gegenstand. Dass dieser „Gegenstand“ gegebenenfalls nur auf
dem Rechner erzeugt werden kann und nur dort zur Verfügung steht, steht
einer Eintragung grundsätzlich nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2004,
495 ff. - Signalfolge). Programmbezogene spezifische Lehren und Product-by-Process-Ansprüche sind im Gebrauchsmusterrecht generell zulässig (vgl. Bühring, 7. Aufl. 2007, § 1, Rn. 88 ff; § 2 Rn. 28; § 1 Rn. 174 -
eine Signalfolge kann sinnvoll nur durch die Programmierschritte dargestellt werden).
6.
Der Senat ist vorliegend gehindert, in der Sache selbst zu entscheiden.
Denn Gegenstand einer Beschwerdeentscheidung ist die Prüfung, ob der
angefochtene Beschluss rechtmäßig ist (vgl. BGH GRUR 1995 –Aluminium-Trihydroxid). Die Gebrauchsmusterstelle durfte die Anmeldung nicht
wegen des Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses zurückweisen,
da ihr hierfür gesetzlich keine Prüfungskompetenz zugewiesen ist. Der
Beschluss vom 24. Januar 2007 ist daher unabhängig davon aufzuheben,
ob das Schutzhindernis tatsächlich vorliegt oder nicht, weil die Voraussetzungen für eine Sachentscheidung beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht vorlagen. Dieser Mangel kann daher nicht in der Beschwerdeinstanz beseitigt werden.
Müllner
Baumgärtner
Prasch
prö